Panoramica del sistema dei design in India

1. Panoramica del sistema (finalità, autorità competente, base giuridica)

In India, al fine di tutelare il design (disegno o modello) dei prodotti industriali e simili, è stata promulgata la Legge sui disegni e modelli del 2000 (Designs Act, 2000). Tale legge costituisce una revisione completa della precedente legge sui disegni e modelli, emanata nel 1911, ed è entrata in vigore l’11 maggio 2001.Lo scopo della legge sui disegni e modelli è quello di tutelare l’aspetto visivo (l’aspetto estetico) dei prodotti, anziché i loro aspetti puramente funzionali, al fine di incoraggiare la creazione di disegni e modelli di prodotti e prevenirne l’imitazione. Il sistema indiano dei disegni e modelli adotta il principio del «primo a depositare» (first to file), in base al quale il diritto spetta a chi presenta la domanda per primo.

L’ente competente per questo sistema è il Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM), che fa capo al Dipartimento per la Promozione dell’Industria e del Commercio Interno (DPIIT) del Ministero del Commercio e dell’Industria.Le domande di registrazione dei disegni e modelli vengono accettate presso gli uffici brevetti (di Chennai, Mumbai, Delhi e Calcutta), ma il centro nevralgico delle attività di esame e registrazione dei disegni e modelli è l’Ufficio brevetti di Calcutta (Ufficio dei disegni e modelli).

L’India è aderente alla Convenzione di Parigi e all’Accordo TRIPS dell’OMC nell’ambito del quadro internazionale dei diritti di proprietà intellettuale e riconosce la rivendicazione del diritto di priorità per i disegni e modelli ai sensi della Convenzione di Parigi. Tuttavia, non essendo aderente alla Convenzione dell’Aia (sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli), non è possibile presentare domande internazionali di registrazione di disegni e modelli che designino l’India come paese designato.Per ottenere la protezione di un disegno o modello in India, è necessario presentare una domanda direttamente sul territorio indiano (oppure una domanda avvalendosi della priorità di Parigi).

2. Definizione dei disegni e modelli oggetto di protezione e requisiti di registrazione

Definizione di disegno o modello (Design): ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della Legge indiana sui disegni e modelli, per «disegno o modello» si intende qualsiasi caratteristica relativa alla forma, al contorno, al motivo, alla decorazione o alla combinazione di colori applicata alla superficie di un prodotto (oggetto), che nel prodotto finito eserciti un fascino estetico a livello visivo(indipendentemente dal fatto che si tratti di forme bidimensionali o tridimensionali, realizzate con tecniche artigianali, meccaniche o chimiche, e a prescindere dal fatto che siano integrate o separate dall’oggetto). In altre parole, è il design stesso dell’aspetto esteriore di un prodotto industriale a costituire l’oggetto della protezione. Si noti inoltre che un design non può esistere separatamente dal prodotto, ma deve sempre assumere la forma applicata a un determinato «oggetto».

Requisiti di registrazione: il disegno o modello oggetto di registrazione deve soddisfare i seguenti requisiti.

• Novità e originalità (Novelty & Originality): il disegno o modello presentato deve essere nuovo e originale. Deve trattarsi di un disegno o modello che non sia mai stato pubblicato o reso pubblico in nessun paese del mondo (requisito di novità assoluta). In altre parole, non possono essere registrati disegni o modelli che siano stati pubblicati o utilizzati apertamente in India o all’estero prima della presentazione della domanda.Anche i disegni che appaiono sostanzialmente identici a quelli preesistenti, pur essendo il semplice risultato della combinazione di più disegni noti, vengono considerati privi di novità.

• Valore estetico visibile: il disegno o modello deve produrre un effetto estetico attraverso la vista sul prodotto finito. I disegni o modelli non visibili, come la forma di parti non visibili dall’esterno in condizioni di normale utilizzo, non sono oggetto di protezione.Inoltre, le forme e le strutture che sono puramente funzionali (forme o principi che indicano la funzione o la struttura stessa del prodotto) non rientrano nell’ambito dei disegni e modelli. Ai sensi della legge sui disegni e modelli, il design è esclusivamente un elemento estetico, mentre le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto non sono oggetto di protezione.

• Ordine pubblico e buoni costumi: è inoltre requisito che il contenuto del disegno o modello non sia contrario all’ordine pubblico e ai buoni costumi. Ad esempio, i disegni o modelli che ledono l’etica o i sentimenti del pubblico, quali motivi socialmente offensivi o osceni, vengono respinti alla registrazione.Inoltre, non sono ammessi i disegni e modelli che potrebbero minacciare la sicurezza o l’ordine pubblico.

• Utilizzabilità industriale: sebbene non sia espressamente specificato nella legge indiana sui disegni e modelli, si presume di fatto che un disegno o modello si applichi a prodotti industrialmente realizzabili in serie. Pertanto, le opere d’arte pure che non sono oggetti di uso pratico (le opere d’arte in sé) rientrano nell’ambito del diritto d’autore e non in quello dei disegni e modelli, risultando così escluse dalla registrazione.

Eccezioni alla perdita di novità: sebbene, in linea di principio, sia vietata la divulgazione prima della presentazione della domanda, la legge indiana sui disegni e modelli prevede alcune eccezioni limitate alla perdita di novità.Ad esempio, esiste una misura di salvaguardia secondo cui, «in caso di esposizione al pubblico in occasione di determinate esposizioni o eventi simili», se la domanda viene presentata entro sei mesi dalla data di divulgazione, non si perde la novità. Tale disposizione è limitata alle esposizioni in occasione di fiere internazionali riconosciute dal governo e non si applica alla divulgazione commerciale generica.

3. Disegni e modelli non registrabili (esclusioni)

I disegni e modelli che non soddisfano i requisiti di registrazione sopra indicati non possono essere registrati. L’articolo 4 della legge indiana sui disegni e modelli elenca i disegni e modelli non registrabili come segue.

• Mancanza di novità e originalità: disegni e modelli identici o sostanzialmente simili a quelli esistenti, che non presentano caratteristiche di novità o originalità.

• Divulgazione o uso pubblico precedente: disegni e modelli che siano stati resi pubblici o utilizzati in India o all’estero prima della presentazione della domanda.

• Mera combinazione di disegni e modelli noti: disegni e modelli costituiti da disegni e modelli noti o da una loro combinazione, al punto da non essere distinguibili dai modelli esistenti.

• Motivi ripugnanti o illegali: disegni osceni, immorali, scandalosi o contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni definitorie della legge sui disegni e modelli, non possono essere registrati nemmeno gli elementi che non rientrano nella definizione stessa di «disegno o modello». Nello specifico, sono esclusi i seguenti elementi:

• Struttura e funzione in sé: il metodo o il principio stesso della struttura di un prodotto, o i semplici dispositivi meccanici (forme che svolgono una funzione puramente funzionale) non rientrano nel concetto di disegno o modello.

• Marchi e segni distintivi: i marchi definiti dalla legge sui marchi e i «marchi di proprietà» (Property Mark) ai sensi del Codice penale indiano (ad esempio, le indicazioni sui prodotti volte all’identificazione del proprietario) non possono essere registrati come disegni e modelli.

• Opere d’arte: le opere artistiche (artistic work) definite dalla legge sul diritto d’autore non costituiscono disegni o modelli, ma sono oggetto del diritto d’autore e non possono essere registrate come disegni o modelli. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dipinti, le sculture e il design degli edifici in sé.

Come sopra indicato, è necessario prestare attenzione al fatto che i disegni e modelli che presentano esclusivamente caratteristiche funzionali o che sono oggetto di altri regimi di tutela giuridica (marchi, diritti d’autore, ecc.) non possono essere registrati come disegni e modelli in India.

4. Procedura di deposito (documenti necessari, lingua, formato, costi)

Documenti e informazioni da presentare: per presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello in India, è necessario compilare il modulo prestabilito (Form-1) con i dati richiesti e allegare i seguenti documenti e informazioni.

• Informazioni sul richiedente: nome (o ragione sociale) del richiedente, indirizzo, nazionalità, ecc. In India, non solo l’inventore (autore) stesso, ma anche il suo cessionario (ad esempio una società) può fungere da richiedente. Qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante, occorre presentare anche una procura (Power of Attorney).

• Denominazione del disegno o modello: la denominazione del prodotto (oggetto) per il quale si richiede la registrazione. Si prega di indicare nel modo più specifico possibile il nome del prodotto a cui si applica il disegno o modello (ad esempio: «custodia per smartphone», «sedia», ecc.).

• Classificazione di appartenenza: classe e sottoclasse della classificazione dei disegni e modelli (Classificazione di Locarno) a cui si fa riferimento. L’India ha aderito alla Convenzione di Locarno nel 2019 e da allora adotta la Classificazione internazionale dei disegni e modelli (Classificazione di Locarno). Al momento della presentazione della domanda, la classificazione va specificata in base all’ultima versione della tabella della Classificazione di Locarno (una classificazione per ogni domanda).Si noti che, in linea di principio, in una singola domanda è possibile registrare un solo disegno o modello; tuttavia, per i set di articoli venduti abitualmente come insieme (ad esempio: set di posate, ecc.), è possibile presentare una domanda unica come «disegno o modello di set».

• Disegni o fotografie del disegno o modello: si devono presentare disegni o fotografie che rappresentino il disegno o modello. Di norma, si preparano le sei viste del prodotto (frontale, posteriore, superiore, inferiore, laterale sinistra e laterale destra) e, se necessario, le viste oblique (viste tridimensionali).Nel caso dei disegni, esistono norme relative allo spessore delle linee e alla modalità di ombreggiatura; è tuttavia ammessa anche la presentazione di fotografie. Sui disegni o sulle fotografie da presentare si deve riportare la «Dichiarazione di novità (Statement of Novelty)» e, se necessario, una clausola di esclusione (disclaimer) relativa alle parti non comprese nell’ambito dei diritti.Ad esempio, qualora il disegno o modello includa loghi o caratteri, si raccomanda di inserire una dichiarazione del tipo «la parte relativa ai caratteri non è rivendicata come disegno o modello», oppure di specificare espressamente che i meccanismi delle parti mobili non rientrano nell’ambito di protezione. Qualora si intenda rivendicare un disegno o modello parziale, è necessario indicarlo chiaramente nei disegni mediante linee tratteggiate o simili, come descritto di seguito (si veda la sezione «Aspetti pratici da tenere in considerazione» riportata più avanti).

• Documenti relativi al diritto di priorità (Convenzione di Parigi): qualora sia stata precedentemente presentata una domanda in uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare tale diritto di priorità. Per rivendicare il diritto di priorità, è necessario presentare la domanda in India entro sei mesi dalla data della prima domanda (se trascorre anche un solo giorno oltre i sei mesi, non si potrà beneficiare del diritto di priorità).Al momento del deposito della domanda è necessario presentare i documenti relativi al diritto di priorità (la pubblicazione della prima domanda o una copia della stessa) e la relativa traduzione in lingua inglese (qualora la lingua originale non sia l’inglese).I documenti relativi al diritto di priorità possono essere integrati anche dopo la presentazione della domanda, purché entro tre mesi; in tal caso, sono necessari una richiesta di proroga secondo le modalità previste e il pagamento della relativa tassa. Inoltre, qualora il richiedente non sia l’autore dell’opera – ad esempio nel caso in cui si faccia valere il diritto di priorità basato su una domanda depositata negli Stati Uniti – potrebbe essere richiesto un certificato di cessione da parte dell’autore.

• Certificazione di piccola impresa o start-up: in India, i richiedenti che rientrano nella categoria delle piccole imprese (Small Entity) o delle start-up possono beneficiare di una riduzione delle tasse. Qualora si rientri in tale categoria, è necessario presentare, al momento del deposito della domanda, una dichiarazione giurata prestabilita (ad esempio il Modulo 24) a dimostrazione di tale qualifica (in caso di mancata presentazione, si verrà considerati alla stregua di una grande impresa).

Lingua: i documenti di domanda possono essere redatti in inglese o in hindi. Tuttavia, nella pratica, poiché le comunicazioni con l’esaminatore e la documentazione vengono gestite quasi esclusivamente in inglese, è consuetudine prepararli in tale lingua. Sebbene l’Ufficio indiano dei brevetti fornisca un servizio di traduzione in inglese dei documenti, si raccomanda l’utilizzo di documenti in lingua inglese per garantire il regolare svolgimento della procedura.

Requisiti formali: La domanda di registrazione di un disegno o modello in India può essere presentata anche tramite deposito elettronico online (e-filing) (dal 2015 in poi).I disegni e le fotografie devono essere disposti su fogli in formato A4 secondo lo schema prestabilito, con l’aggiunta di una descrizione (denominazione della vista) per ciascun disegno. Nel caso in cui si intenda rappresentare un disegno o modello parziale, è consentito indicare le parti non oggetto di protezione con linee tratteggiate o punteggiate, mentre le parti per le quali si richiede la protezione devono essere disegnate con linee continue.Ogni domanda riguarda un unico disegno o modello (un unico oggetto); tuttavia, nel caso di «disegni o modelli di set», è possibile presentare una domanda che consideri l’intero set come un unico disegno o modello. Inoltre, vige il principio «una domanda per una classe», per cui gli oggetti appartenenti a classi diverse devono essere oggetto di domande separate.

Tasse: al momento del deposito della domanda si versano le tasse ufficiali previste.In India le tasse variano a seconda della categoria del richiedente; per i privati, le piccole imprese e le start-up, esse sono limitate al 25% di quelle applicate alle grandi imprese (riduzione del 75%). Ad esempio, la tassa di deposito per un nuovo disegno o modello è pari a 1.000 rupie per privati/piccole imprese ecc. e a 4.000 rupie per le grandi imprese (in caso di deposito elettronico).Inoltre, sono previste tariffe specifiche per casi quali la rivendicazione del diritto di priorità, l’aggiunta di disegni, la proroga dei termini, la tassa di registrazione e la tassa di rinnovo. Il pagamento va effettuato tramite il sistema di pagamento online dell’Ufficio indiano dei brevetti o tramite una banca designata. Qualora si ricorra a un agente, sono previsti onorari separati a suo carico, ma le tasse da versare all’ufficio sono di per sé fissate a un livello relativamente contenuto.

5. Procedura dall’esame alla registrazione (esame formale, esame di merito, notifica dei motivi di rigetto, ecc.)

Tipi di esame: dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto l’esame formale (Formal Examination), durante il quale si verificano l’eventuale mancanza di documenti necessari e il rispetto dei requisiti formali.In questa fase vengono verificati l’aspetto grafico dei disegni, eventuali omissioni nella domanda, l’attribuzione della classificazione appropriata e la conferma del pagamento delle tasse; in caso di carenze, vengono impartite istruzioni di correzione. Una volta soddisfatti i requisiti formali, si procede all’esame di merito (Substantive Examination).Nel corso dell’esame di merito, l’esaminatore valuta se il disegno o modello soddisfi la definizione prevista dalla legge sui disegni e modelli e i requisiti di registrazione (novità, originalità, ordine pubblico e buoni costumi, ecc.). Nelle domande di registrazione di disegni e modelli in India non è necessario presentare una richiesta di esame; la domanda viene automaticamente sottoposta a esame dopo il deposito.

Esito dell’esame e relativa gestione: se dall’esame di merito non emergono problemi relativi ai requisiti di registrazione, viene emessa una decisione di registrazione e il disegno o modello viene registrato dal controllore.D’altra parte, qualora l’esaminatore riscontri motivi di rigetto, al richiedente viene notificata per iscritto una comunicazione dei motivi di rigetto (First Examination Report, FER). Tale comunicazione indica in modo specifico i motivi per cui si ritiene che la registrazione non sia possibile (ad esempio, «somiglianza con un disegno o modello esistente» o «non conformità alla definizione di disegno o modello», ecc.).

Il richiedente deve presentare, entro tre mesi dal ricevimento della notifica, una memoria contenente le proprie osservazioni o un atto di modifica in risposta alle osservazioni dell’esaminatore, al fine di risolvere le questioni sollevate. In alternativa, entro lo stesso termine, può presentare istanza di audizione (hearing) per richiedere l’opportunità di presentare le proprie argomentazioni oralmente.Tale termine di risposta di tre mesi può essere prorogato (concessa una proroga) fino a un massimo di tre mesi, previa autorizzazione dell’esaminatore. In ogni caso, qualora entro sei mesi dalla data di deposito il disegno o modello non raggiunga lo «stato di registrabilità (acceptance)», la domanda sarà considerata abbandonata (ritirata).Pertanto, è necessario rispondere tempestivamente alla notifica dei motivi di rigetto. Qualora il richiedente non fornisca alcuna risposta entro il termine stabilito, la domanda sarà considerata abbandonata (respingita) e il procedimento si concluderà.

Qualora venga richiesta un’udienza, verrà fissata una riunione con l’esaminatore (o con l’esaminatore senior) e l’esito dell’esame verrà riconsiderato sulla base delle argomentazioni presentate oralmente.Se i motivi di rigetto vengono infine eliminati, si procede alla registrazione; in caso contrario, viene emessa una decisione di rigetto (decisione di diniego della registrazione). Il richiedente che non accetti tale decisione di rigetto può presentare ricorso (azione di annullamento della decisione) presso la Corte d’Appello competente (di norma la Corte d’Appello di Calcutta) entro tre mesi dalla data di notifica della copia della decisione.Poiché in India l’Autorità specializzata in proprietà intellettuale (IPAB) è stata abolita nel 2021, attualmente non esistono rimedi amministrativi quali il ricorso contro il rigetto, ma si ricorre al rimedio giurisdizionale (ricorso diretto dinanzi alla Corte d’Appello).

Tempi di esame: l’esame delle domande di registrazione di disegni e modelli in India è relativamente rapido e, in media, si ritiene che il primo esito dell’esame venga comunicato entro circa 6-9 mesi. Negli ultimi anni, l’Ufficio indiano della proprietà intellettuale si sta impegnando per accelerare i tempi di esame e, se si agisce in modo adeguato, non sono rari i casi in cui si giunge alla registrazione entro un anno. Tuttavia, a seconda di come vengono affrontati i motivi di rigetto e del carico di lavoro degli esaminatori, i tempi potrebbero allungarsi.

6. Meccanismo di pubblicazione, opposizione e registrazione

Registrazione e pubblicazione: una volta superato l’esame, il disegno o modello viene iscritto nel Registro dei disegni e modelli. Contestualmente alla registrazione, le informazioni relative al disegno o modello vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Design Journal) e rese di dominio pubblico. La pubblicazione di registrazione riporta i disegni o le fotografie del disegno o modello, il richiedente, la data di registrazione, la denominazione del prodotto, la classificazione e altri dati.Una volta completata la registrazione, viene emesso il certificato di registrazione (Certificate of Registration), che viene consegnato al titolare del diritto (titolare del diritto di disegno o modello). Il certificato riporta il numero di registrazione, la data di registrazione, la durata del diritto e altri dati, e costituisce la prova per l’esercizio del diritto in futuro.I dettagli del disegno o modello registrato, una volta resi pubblici, sono consultabili da chiunque, ad esempio tramite la banca dati dell’Ufficio indiano dei brevetti, e l’esistenza del diritto di disegno o modello diventa di dominio pubblico. Si noti che l’attuale sistema indiano non prevede un regime di segretezza dei disegni o modelli (regime di non divulgazione post-registrazione) come quello giapponese; tutti i disegni o modelli registrati vengono immediatamente resi pubblici.

Sistema di opposizione: nel sistema indiano dei disegni e modelli non esiste un sistema di «opposizione» prima della registrazione. In altre parole, non è previsto un sistema che consenta a terzi di presentare opposizione entro un determinato periodo prima o dopo la registrazione, come avviene per i brevetti. In sua sostituzione, è previsto un sistema di procedimento di nullità (Cancellation) dopo la registrazione.

Procedimento di nullità successivo alla registrazione (Cancellation): le «parti interessate» (terzi aventi un interesse) possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione (nullità) della registrazione di un disegno o modello registrato.La richiesta di nullità va presentata all’Ufficio dei disegni e modelli utilizzando l’apposito modulo (Form-8). La competenza per l’esame della richiesta di nullità spetta all’Ufficio dei brevetti di Calcutta (Ufficio dei disegni e modelli), che gestisce il registro dei disegni e modelli.

Ai sensi dell’articolo 19 della legge sui disegni e modelli, i motivi di nullità (causae invaliditatis) sono i seguenti:

• Il disegno o modello è già stato registrato in India (mancanza di novità)

• Il disegno o modello è stato divulgato o utilizzato pubblicamente in India o all’estero prima della data di registrazione (perdita di novità per divulgazione o uso pubblico)

• Il disegno o modello non è né nuovo né originale (mancanza di originalità)

• Il disegno o modello non soddisfa i requisiti di registrazione previsti dalla legge sui disegni e modelli (ad esempio: forma puramente funzionale, violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.)

• In primo luogo, non rientra nella definizione di «disegno o modello» di cui all’articolo 2, lettera d), della Legge sui disegni e modelli (registrazione di un oggetto che non costituisce un disegno o modello)

Il richiedente l’invalidazione presenta, insieme alla domanda, le prove a sostegno di tali motivi e una dichiarazione che attesti la propria qualità di «parte interessata».L’Ufficio dei disegni e modelli (il controllore), una volta accettata la domanda, ne notifica una copia al titolare del diritto di disegno o modello; quest’ultimo può presentare una memoria di replica (controargomentazione) e le relative prove entro un determinato termine (di norma entro un mese, prorogabile fino a un massimo di tre mesi se necessario).Successivamente, al ricorrente viene concessa la possibilità di presentare una nuova replica; a seguito di un procedimento scritto o orale, il Controllore emette una decisione in merito al mantenimento o alla revoca della registrazione. Qualora non si sia d’accordo con la decisione del Controllore, entrambe le parti possono presentare ricorso (appello) dinanzi alla Corte d’Appello.

Come sopra illustrato, in India la contestazione dei diritti avviene, dopo la registrazione del disegno o modello, nell’ambito di un procedimento di nullità; una caratteristica distintiva è l’impossibilità per terzi di intervenire mediante opposizione prima della registrazione. Per questo motivo, qualora un concorrente registri un disegno o modello contestabile, sarà necessario avviare un procedimento di nullità dopo la registrazione.Si raccomanda inoltre, nella pratica, di monitorare regolarmente il bollettino delle registrazioni dei disegni e modelli per verificare l’andamento delle registrazioni da parte dei concorrenti.

7. Durata del diritto e sistema di rinnovo

La durata del diritto di disegno o modello in India è fissata, in linea di principio, a 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (o dalla data di priorità, qualora venga rivendicata) (articolo 11 della legge sui disegni e modelli). Ciò significa che il diritto scade 10 anni dopo la data di registrazione (che viene considerata equivalente alla data di deposito).Qualora si desideri prolungare ulteriormente la durata del diritto, è possibile effettuare un unico rinnovo (proroga); seguendo la procedura prevista, è possibile estendere la durata per ulteriori 5 anni (fino a un massimo complessivo di 15 anni). Pertanto, la durata massima del diritto è pari a 15 anni complessivi a partire dalla data di deposito della domanda.In India, a differenza di quanto avviene in Giappone e negli Stati Uniti, non sono consentite ulteriori proroghe o rinnovi, e il diritto decade una volta superato il termine di 15 anni.

Procedura di rinnovo: entro la scadenza dei primi 10 anni, presentando una domanda di rinnovo (domanda di proroga) e versando la tassa di rinnovo prevista, si ottiene la proroga per i restanti 5 anni. La domanda di proroga può essere presentata in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo di validità del marchio, ma solitamente viene presentata quando la scadenza si avvicina.Tuttavia, è consentito anche versare immediatamente la tassa di proroga subito dopo la registrazione, assicurandosi così i 5 anni aggiuntivi. La tassa di rinnovo varia a seconda della categoria del richiedente: 2.000 rupie per privati e piccole imprese, 8.000 rupie per gli altri soggetti (grandi imprese).

Estinzione e ripristino del diritto: qualora non venga espletata la procedura di proroga entro la scadenza dei 10 anni, la registrazione del disegno o modello decadrà (estinzione del diritto) alla scadenza del termine.Tuttavia, anche dopo la decadenza, purché entro un anno dalla stessa, è possibile presentare una domanda di ripristino (Restoration) per riottenere il diritto sul disegno o modello. Per richiedere il ripristino, occorre presentare l’apposito modulo di domanda entro un anno dalla decadenza e versare, oltre alla tassa di proroga non pagata, la tassa di ripristino. Nella domanda è necessario indicare i motivi per cui non è stato possibile effettuare il rinnovo entro il termine previsto.Se viene riconosciuto un motivo valido, il ripristino viene concesso a discrezione dell’autorità competente e il diritto sul disegno o modello viene considerato come se fosse rimasto in vigore senza interruzioni (non sorgono diritti per terzi). Tuttavia, poiché non vi è alcuna garanzia che il ripristino venga concesso, è fondamentale assicurarsi di effettuare il rinnovo entro i termini previsti.

8. Esercizio dei diritti e risposta alle violazioni (misure di tutela, risarcimento danni, richiesta di cessazione)

Efficacia del diritto di disegno o modello: con la registrazione di un disegno o modello sorge il diritto di disegno o modello (Design Copyright), che conferisce il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello oggetto della registrazione.Il titolare del diritto di disegno o modello può limitare in via esclusiva l’applicazione non autorizzata del disegno o modello registrato, o di un disegno o modello ad esso simile, a un prodotto. Nello specifico, compiere i seguenti atti senza l’autorizzazione del titolare del diritto di disegno o modello costituisce una violazione del diritto di disegno o modello (Piracy of a Registered Design):

• Realizzare e commercializzare prodotti (beni) su cui sia applicato il disegno o modello registrato o un disegno o modello sostanzialmente identico.

• Vendere, detenere a fini di vendita, importare o esportare prodotti su cui sia stato applicato il disegno o modello registrato (o una sua imitazione).

• Qualsiasi altro atto che comporti l’utilizzo commerciale non autorizzato di un disegno o modello registrato.

Ai sensi dell’articolo 21 della Legge indiana sui disegni e modelli, gli atti di utilizzo non autorizzato sopra indicati sono considerati una violazione del diritto di disegno e modello e sono vietati. In caso di violazione, il titolare del diritto di disegno e modello può richiedere all’autore della violazione un provvedimento inibitorio in sede civile e il risarcimento dei danni.

Rimedi civili: ai sensi dell’articolo 22 della legge indiana sui disegni e modelli, il titolare del diritto sul disegno o modello può richiedere all’autore della violazione i seguenti rimedi.

• Richiesta di ingiunzione: è possibile adire il tribunale per ottenere un’ordinanza di ingiunzione che imponga l’immediata cessazione dell’atto di violazione e il divieto di future violazioni. Qualora il tribunale accolga la richiesta di ingiunzione, sarà possibile far cessare immediatamente la produzione, la vendita, l’importazione e altre attività relative ai prodotti contraffatti.

• Richiesta di risarcimento danni: è possibile richiedere, tramite un procedimento giudiziario, il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla violazione. Sebbene in alcuni casi possa risultare difficile dimostrare l’ammontare effettivo del danno, anche in tali circostanze il tribunale ordinerà il risarcimento di un importo che riterrà equo. Inoltre, sebbene la legge indiana sui disegni e modelli non preveda disposizioni dettagliate in materia di calcolo del danno, come invece avviene per i brevetti, secondo la giurisprudenza l’importo del risarcimento viene determinato tenendo conto, tra l’altro, del mancato guadagno.

• Risarcimento danni legale (richiesta pecuniaria): in quanto istituto proprio dell’India, il titolare del diritto di disegno o modello può richiedere all’autore della violazione, senza ricorrere a un’azione legale, il pagamento di un risarcimento pecuniario di importo fisso (risarcimento legale).Nello specifico, il titolare del diritto di disegno o modello può esigere dall’autore della violazione una somma massima di 25.000 rupie per ogni singolo atto di violazione, con un limite massimo complessivo di 50.000 rupie per ogni singolo disegno o modello.Tale sistema ha lo scopo di consentire una risoluzione sulla base di importi fissati dalla legge nei casi in cui risulti difficile dimostrare l’entità del danno; tuttavia, si ritiene che, qualora si opti per tale richiesta pecuniaria, non sia possibile intentare separatamente un’azione per il risarcimento dei danni (si tratta, per così dire, di una misura di rimedio semplificata di natura conciliatoria).

• Misure accessorie: qualora venga concessa un’ordinanza inibitoria, il tribunale può disporre misure di tutela accessorie quali il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti o degli impianti di produzione, nonché l’ordinanza di rendere pubblica la violazione (a discrezione del tribunale).

Sanzioni penali: la legge indiana sui disegni e modelli non prevede disposizioni in materia di sanzioni penali come quelle vigenti in Giappone. La violazione dei diritti sui disegni e modelli è fondamentalmente considerata una controversia civile e non esistono disposizioni che consentano di perseguire penalmente il trasgressore (con sanzioni quali multe o pene detentive)※. Pertanto, l’esercizio dei diritti avviene tramite un’azione civile.(*Tuttavia, l’atto di copiare intenzionalmente e senza autorizzazione un disegno o modello acquisito dal titolare del diritto per commercializzarne i prodotti può essere soggetto a sanzioni penali ai sensi di altre leggi, quali la normativa sulla concorrenza sleale; la legge sui disegni e modelli, di per sé, non contiene disposizioni penali.)

Giurisdizione: le cause relative alla violazione dei diritti di disegno o modello vengono intentate, a seconda dell’entità del danno, presso l’Alta Corte dello Stato o presso i tribunali distrettuali di grado inferiore. Le Alte Corti delle principali città, a cominciare dall’Alta Corte di Delhi, dispongono di sezioni specializzate in proprietà intellettuale; esistono inoltre precedenti giurisprudenziali in cui cause di violazione di disegni o modelli sono state contese dinanzi ai tribunali indiani anche tra imprese di paesi stranieri.Il certificato di registrazione costituisce una prova prima facie (prova presuntiva) del diritto valido e rappresenta un elemento determinante a sostegno della validità della registrazione in sede giudiziaria. Nelle cause di violazione, il convenuto (l’autore della violazione) può sostenere l’invalidità del disegno o modello, ad esempio affermando che «tale disegno o modello non è meritevole di registrazione (ad esempio per mancanza di novità)», ma l’onere della prova spetta fondamentalmente alla parte convenuta.Inoltre, per dimostrare la violazione, viene effettuato un confronto volto a dimostrare che il prodotto contraffatto sia «visivamente sostanzialmente identico» al disegno o modello registrato. Qualora vi siano piccole differenze ma il prodotto dia un’impressione sostanzialmente identica, è possibile che venga riconosciuta la violazione.

9. Il sistema delle domande internazionali (rapporto con il sistema dell’Aia, trattamento dei richiedenti stranieri)

Come già menzionato, l’India non è parte contraente della Convenzione dell’Aia. Di conseguenza, non è possibile ottenere direttamente un diritto di disegno o modello in India tramite una domanda internazionale di disegno o modello ai sensi della Convenzione dell’Aia.Qualora le imprese o i designer stranieri desiderino ottenere la protezione del disegno o modello in India, è necessario presentare una domanda nazionale direttamente all’Ufficio indiano dei brevetti. Tuttavia, poiché l’India è uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità nella domanda indiana, purché ciò avvenga entro sei mesi dalla data di deposito della prima domanda di disegno o modello nel proprio Paese (estero).In questo caso, la valutazione della novità viene effettuata in base alla data di priorità e il fatto che il disegno o modello sia stato reso pubblico dopo la domanda nel Paese d’origine non costituisce uno svantaggio. Pertanto, i richiedenti stranieri possono ottenere i diritti senza difficoltà presentando domanda in India entro sei mesi dalla presentazione della domanda nel proprio Paese. Al contrario, una volta trascorsi i sei mesi, non è più possibile rivendicare il diritto di priorità ed è necessario soddisfare autonomamente i requisiti di novità al momento della presentazione della domanda.

Trattamento dei richiedenti stranieri: sia le imprese che i privati stranieri possono presentare domanda e registrare un disegno o modello in India senza alcuna difficoltà. La legislazione indiana adotta il principio di non discriminazione tra soggetti nazionali e stranieri (trattamento nazionale ai sensi dell’Accordo TRIPS). Tuttavia, i richiedenti che non dispongono di un domicilio in India devono indicare un indirizzo di notifica (Address for Service) nel Paese.Di norma, tale funzione è svolta da un rappresentante indiano (avvocato o consulente in materia di brevetti). Inoltre, dal punto di vista pratico, poiché risulta difficile espletare le procedure di deposito direttamente dall’estero presso l’Ufficio indiano dei brevetti, è prassi comune affidarsi a un agente di brevetti indiano. In India, i soggetti in possesso della qualifica di agente di brevetti possono rappresentare i clienti anche nelle procedure relative ai disegni e modelli, mentre anche gli agenti di marchi e gli studi legali si occupano delle pratiche relative al deposito di disegni e modelli.È auspicabile predisporre un sistema di collaborazione continuativa con un rappresentante locale, dalla presentazione della domanda alla registrazione, fino alla gestione delle controversie in materia di contraffazione. Si noti che, sebbene i documenti di domanda possano essere redatti da stranieri, le comunicazioni da parte degli esaminatori vengono emesse in lingua inglese; pertanto, il supporto di un esperto locale risulta utile anche ai fini della comunicazione tecnica.

Partecipazione a fiere internazionali: come menzionato in precedenza, in India, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Parigi, esiste un’eccezione secondo cui i disegni e modelli resi pubblici in occasione di determinate esposizioni internazionali non perdono la loro novità se la domanda di registrazione viene presentata entro sei mesi.Pertanto, qualora le imprese giapponesi o di altro tipo intendano esporre nuovi prodotti in occasione di una fiera internazionale prima di entrare nel mercato indiano, è importante, se possibile, presentare preventivamente la domanda di registrazione del disegno o modello oppure, al più tardi, presentarla in India entro sei mesi dalla data dell’esposizione. Tale eccezione viene applicata in modo rigoroso e la gamma delle fiere ammesse è limitata.

Cooperazione internazionale: negli ultimi anni l’India ha dato prova di impegno verso l’armonizzazione internazionale del sistema dei disegni e modelli, aderendo nel 2019 alla Convenzione di Locarno (classificazione dei disegni e modelli) e introducendo la classificazione internazionale.Inoltre, l’adesione alla Convenzione dell’Aia è da tempo oggetto di valutazione e si stanno portando avanti i preparativi, come lo scambio di informazioni con l’USPTO in merito al sistema dell’Aia nel 2024. Se in futuro l’India dovesse aderire alla Convenzione dell’Aia, dovrebbe diventare possibile designare l’India tramite una domanda internazionale; tuttavia, poiché al 2025 il Paese non ne fa ancora parte, è necessario prestare attenzione.

10. Aspetti pratici da tenere in considerazione (ricerca sui disegni e modelli precedenti, coinvolgimento di un rappresentante, prassi locali)

Importanza della ricerca sui disegni e modelli precedenti: nelle domande di registrazione di disegni e modelli in India è richiesta la novità assoluta; è necessario che il disegno o modello non sia mai stato reso pubblico in nessuna parte del mondo. Pertanto, è fondamentale effettuare una ricerca approfondita sui disegni e modelli precedenti, sia nazionali che internazionali, prima di presentare la domanda.L’Ufficio indiano dei brevetti offre un servizio che consente di effettuare ricerche nei disegni e modelli pubblicati tramite un database; inoltre, è possibile consultare i disegni e modelli registrati in India anche attraverso la banca dati globale dei disegni e modelli dell’OMPI. Si raccomanda in particolare di verificare l’eventuale esistenza di disegni e modelli già noti in Europa, negli Stati Uniti o in Cina e di valutare preventivamente se il disegno o modello della propria azienda possieda novità e originalità.Inoltre, alcune aziende richiedono all’Ufficio Brevetti giapponese di effettuare una ricerca sui disegni e modelli (compresi quelli esteri) prima di presentare la domanda in India. Qualora manchi la novità, non solo la domanda verrà respinta, ma sussiste anche il rischio che, una volta registrato, il disegno o modello venga oggetto di un’azione di nullità; pertanto, è fondamentale non trascurare la ricerca preliminare.

Coinvolgimento di un rappresentante: quando aziende o privati stranieri intendono registrare un disegno o modello in India, il supporto di un esperto locale (agente di brevetti o consulente in brevetti) è praticamente indispensabile.Ciò è dovuto non solo alle questioni linguistiche e procedurali, ma anche alla necessità di conoscere le norme specifiche indiane relative alla redazione dei disegni e alle competenze necessarie per la formulazione delle argomentazioni giuridiche. Ad esempio, l’indicazione della novità nei disegni o le modalità di rappresentazione dei disegni parziali richiedono una certa familiarità. In India, per quanto riguarda i brevetti e i disegni e modelli, solo i professionisti abilitati come agenti di brevetti possono svolgere attività di rappresentanza (non esiste una qualifica specifica per agenti che si occupino esclusivamente di marchi e disegni e modelli).Se il richiedente straniero non dispone di un indirizzo in India, come già menzionato, è necessario garantire un indirizzo di notifica tramite un agente. Anche dopo l’ottenimento dei diritti, l’assistenza di un agente locale risulta fondamentale in caso di violazione, per l’invio di diffide o la gestione di contenziosi; pertanto, è consigliabile selezionare uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale di fiducia.

Pratiche locali e aspetti da tenere in considerazione:

• Trattamento dei disegni e modelli parziali: sebbene la legge indiana sui disegni e modelli non contenga disposizioni esplicite in materia, nella pratica è possibile proteggere anche disegni e modelli parziali. In tal caso, è necessario indicare chiaramente nei disegni le parti per le quali si richiede la protezione e quelle per le quali non la si richiede.In generale, si adotta la pratica di rappresentare le parti non soggette a protezione con linee tratteggiate (a punti) o in colore chiaro, mentre quelle da proteggere vengono disegnate con linee continue. Nei documenti di domanda si inserisce una nota indicante che «le parti tratteggiate non sono incluse nel disegno o modello» e, se necessario, si allega un ingrandimento della parte in questione.Ad esempio, qualora si desideri ottenere la tutela solo per la forma di una specifica componente all’interno del prodotto nel suo complesso, si procede presentando un disegno del prodotto nel suo insieme ed evidenziando la parte oggetto di tutela con frecce o riquadri, mentre il resto viene indicato con una linea tratteggiata. In questo modo, pur in assenza di un vero e proprio regime di disegni e modelli parziali, è possibile coprire di fatto tali disegni e modelli parziali tramite la rappresentazione grafica e l’uso di dichiarazioni di esclusione.

• Assenza di un regime di disegno o modello segreto: in India non esiste un regime di disegno o modello segreto che ne garantisca la riservatezza per un determinato periodo dopo la registrazione, come invece avviene in Giappone. Una volta registrato, il disegno o modello viene immediatamente reso pubblico e accessibile a chiunque; non è quindi possibile ritardarne la divulgazione.È necessario pianificare la domanda tenendo conto della tempistica di lancio del prodotto. Se il disegno dovesse diventare di dominio pubblico tramite il bollettino di registrazione prima del lancio, ciò metterebbe in allerta la concorrenza, che potrebbe imitarlo; pertanto, è necessario un coordinamento strategico della tempistica, che comprenda la presentazione della domanda immediatamente prima del lancio e una registrazione rapida.

• GUI e design delle schermate: in India, tradizionalmente, non esistono disposizioni esplicite relative ai disegni e modelli dinamici (come i cambiamenti nella visualizzazione delle schermate) e, in passato, si riteneva che le GUI con una forte componente software non fossero registrabili.Tuttavia, nella prassi recente, si ritiene che anche le GUI e le icone visualizzate sugli schermi dei dispositivi elettronici siano registrabili in quanto «disegni bidimensionali applicati a prodotti (dispositivi di visualizzazione elettronica)».Infatti, in una sentenza del 2023 della Corte d’Appello di Calcutta, è stata riconosciuta la natura di disegno o modello, in quanto «la GUI (visualizzazione sullo schermo) è utilizzata industrialmente tramite il codice sorgente integrato nel dispositivo di visualizzazione, viene applicata al prodotto con mezzi elettrici e ha un impatto visivo».Pertanto, esiste la possibilità che anche le icone delle app e il design delle schermate dell’interfaccia utente (UI) possano ottenere la registrazione, purché siano rappresentate sotto forma di immagini fisse al momento della domanda. Tuttavia, è difficile proteggere la transizione tra più schermate con un’unica domanda; è necessario presentare una domanda separata per ciascuna schermata. Inoltre, l’esame verte sul layout statico di ciascuna schermata e non sul movimento in sé.

• Riferimenti a disegni e modelli precedenti: gli esaminatori indiani effettuano ricerche sui disegni e modelli noti a livello mondiale e sulla letteratura specialistica, valutando rigorosamente la novità e l’originalità. A volte vengono presentati come motivi di rigetto pubblicazioni di disegni e modelli, cataloghi di prodotti noti e immagini presenti su Internet.È stato osservato che, rispetto alle domande presentate in Giappone, vi è una tendenza più elevata a ricevere notifiche di motivi di rigetto. Pertanto, è consigliabile prepararsi in vista di un’eventuale risposta, in modo da poter spiegare chiaramente i punti di differenziazione rispetto ai disegni e modelli precedenti. Se necessario, è utile illustrare il contesto creativo del disegno o modello e le modalità di utilizzo, al fine di facilitare la comprensione da parte dell’esaminatore.

• Denominazione e classificazione del disegno o modello: nelle domande di registrazione in India è fondamentale classificare correttamente il disegno o modello e indicarne la denominazione in modo preciso. Qualora la denominazione risulti inappropriata (ad esempio, se non corrisponde alla classificazione o è troppo generica), l’esaminatore richiederà una correzione.È auspicabile utilizzare una denominazione del prodotto il più possibile concreta e concisa, facendo riferimento ai termini riportati nella Tabella di classificazione di Locarno. Inoltre, poiché le domande che si discostano dal principio «una domanda, un disegno o modello, una classe» potrebbero essere soggette a ordine di divisione, è fondamentale restringere l’ambito al momento del deposito.

• Utilizzo delle fasce tariffarie: come già menzionato, per i privati, le piccole e medie imprese e le start-up sono previste riduzioni significative delle tasse. Se si rientra in tali categorie, è fondamentale dichiarare tale qualifica al momento del deposito della domanda per beneficiare della riduzione o dell’esenzione. Ad esempio, se una piccola impresa non presenta tale richiesta e viene trattata come una grande impresa, le spese da sostenere quadruplicheranno.Inoltre, poiché le start-up devono soddisfare i requisiti stabiliti dal governo indiano (ad esempio, un determinato numero di anni dalla costituzione e un fatturato annuo non superiore a una certa soglia), si raccomanda di verificare preventivamente tali requisiti.

• Aspetti pratici dell’esercizio dei diritti: qualora si dovesse affrontare una violazione del diritto di disegno o modello in India, è fondamentale innanzitutto ottenere rapidamente un provvedimento inibitorio provvisorio per bloccare la circolazione sul mercato dei prodotti contraffatti. Successivamente, si procederà con un’azione civile per ottenere un risarcimento completo.I tribunali indiani considerano il certificato di registrazione del disegno o modello come prova presuntiva di un diritto valido e attribuiscono alla parte contraffattrice l’onere di provare i motivi di nullità. Tuttavia, anche il titolare del diritto di disegno o modello, per prepararsi a eventuali contestazioni relative alla mancanza di novità o originalità del proprio disegno o modello, dovrebbe effettuare un’accurata ricerca sui disegni o modelli precedenti già prima della registrazione, poiché ciò costituisce una misura difensiva.Inoltre, qualora risulti difficile quantificare l’entità del danno, si può prendere in considerazione il risarcimento semplificato previsto dalla legge sui disegni e modelli (la suddetta richiesta di somma forfettaria); tuttavia, poiché l’importo massimo è limitato a 50.000 rupie, in caso di danni ingenti si opterà per la normale richiesta di risarcimento danni.

• Misure doganali: analogamente ai marchi e ai diritti d’autore, anche per i disegni e modelli è possibile avvalersi del sistema di blocco delle importazioni da parte delle autorità doganali. Se il diritto di disegno o modello è stato registrato (Recordation) presso le autorità doganali indiane, esiste un sistema grazie al quale, al momento dell’importazione di prodotti sospettati di contraffazione, le autorità doganali li individuano e ne bloccano l’ingresso.Tuttavia, affinché tale sistema funzioni effettivamente, è necessario fornire informazioni sui prodotti contraffatti e garantire un follow-up in loco. Qualora un’impresa straniera intenda impedire l’afflusso di prodotti contraffatti provenienti dall’estero, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di avvalersi della registrazione presso le autorità doganali, collaborando con un rappresentante locale.

Con la presente, abbiamo illustrato in modo esaustivo le linee generali e i punti salienti del sistema indiano in materia di disegni e modelli. L’India è un mercato in forte crescita economica e la tutela del design dei prodotti sta acquisendo sempre maggiore importanza di anno in anno.È necessario acquisire e utilizzare i diritti in modo appropriato, tenendo conto delle caratteristiche istituzionali diverse da quelle del Giappone (ad esempio, la breve durata della protezione o l’assenza di un sistema di opposizione). Ci auguriamo che il presente rapporto possa essere d’aiuto per l’acquisizione e l’esercizio dei diritti di disegno o modello in India.

Fonti di riferimento: testo originale della legge indiana sui disegni e modelli e relativi regolamenti, linee guida dell’Ufficio centrale indiano per brevetti, disegni e modelli e marchi, materiale fornito dall’Ufficio brevetti giapponese e da JETRO, commenti di studi legali locali, ecc.Se necessario, si prega di consultare anche le leggi e i regolamenti pertinenti (Legge indiana sui disegni e modelli del 2000, Regolamento sui disegni e modelli del 2001, modificato nel 2021) e le informazioni disponibili sul sito ufficiale dell’Ufficio indiano della proprietà intellettuale.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

→ Dettagli del profilo del consulente in proprietà industriale → Consulenze e richieste di informazioni → Procedura di consulenza