Panoramica del sistema dei marchi in Indonesia

1. Tipologie di marchi (ambito dei segni oggetto di protezione)

Ai sensi della legge indonesiana sui marchi, oltre ai marchi tradizionali (marchi denominativi, figurativi, ecc.), sono inclusi nell’ambito di protezione anche i marchi non tradizionali, quali i marchi tridimensionali, i marchi sonori e i marchi olografici.Nello specifico, sono oggetto di registrazione come marchi i segni costituiti da figure bidimensionali o tridimensionali, loghi, denominazioni, parole, caratteri, numeri, combinazioni di colori, suoni, ologrammi o combinazioni di tali elementi.Inoltre, in Indonesia esiste il sistema dei marchi collettivi (collective marks), che consente a un’associazione (ad esempio un’associazione di categoria) di registrare i marchi utilizzati dai propri membri.

Tuttavia, è espressamente previsto che in Indonesia non siano oggetto di protezione i marchi costituiti esclusivamente da un unico colore, i marchi olfattivi (di odore) e i marchi di certificazione (certification mark).Questo rappresenta un punto di divergenza rispetto al sistema giapponese, che prevede la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da colori, nonché di marchi collettivi regionali e marchi di certificazione (in Giappone è possibile registrare sia i marchi costituiti da un unico colore sia i marchi di certificazione, mentre in Indonesia ciò non è consentito). Si noti inoltre che in Indonesia non esiste il sistema dei marchi di protezione (protezione dei marchi notori in settori diversi), il quale costituisce un istituto specifico del Giappone.

2. Procedura di deposito del marchio (documenti necessari, modalità, costi, autorità competente)

Autorità competente e panoramica del sistema: La domanda di registrazione dei marchi in Indonesia è di competenza della Direzione Generale della Proprietà Intellettuale (DGIP: Directorate General of Intellectual Property), che fa capo al Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani. L’Indonesia adotta il principio del “primo a depositare”, in base al quale il diritto sul marchio spetta a chi presenta la domanda prima di chiunque altro.Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa straniera, è necessario espletare le procedure tramite un agente autorizzato in Indonesia (consulente in materia di proprietà intellettuale), a meno che l’impresa non disponga di un indirizzo locale. La lingua di deposito è l’indonesiano e, a partire dal 2019, sono ufficialmente ammesse solo le domande presentate online (non sono ammesse domande cartacee).

Documenti richiesti: I principali documenti e informazioni da presentare al momento della domanda sono i seguenti:

• Modulo di domanda: rappresentazione del marchio (campione), nome, indirizzo e nazionalità del richiedente, elenco dei prodotti e dei servizi designati, ecc.

• Dichiarazione giurata relativa alla titolarità del marchio: documento in cui si dichiara sotto giuramento di essere il legittimo titolare del marchio in questione.

• Procura (Power of Attorney): necessaria qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante. In Indonesia è richiesta l’autenticazione notarile della procura (in alcuni casi è ammessa la presentazione di una copia scannerizzata).

• Campione del marchio: immagine del marchio, ad esempio il disegno o il logo. Inoltre, nel caso di marchi tridimensionali sono necessarie immagini da più punti di vista, mentre per i marchi sonori sono richiesti file audio o spartiti musicali; sono necessari materiali di rappresentazione adeguati al tipo di marchio non tradizionale.

• Documenti relativi al diritto di priorità: qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario presentare il certificato della domanda precedente (ad esempio, il bollettino della domanda depositata in Giappone) e la relativa traduzione giurata (in lingua indonesiana). Poiché l’Indonesia è uno Stato contraente della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità entro sei mesi sulla base della domanda depositata in Giappone.

Modalità di deposito e costi: il deposito va effettuato per via elettronica tramite il portale online dell’Ufficio centrale per la proprietà intellettuale (merek.dgip.go.id).Al momento della presentazione della domanda è necessario versare le tasse ufficiali previste. La tassa ufficiale di deposito per una domanda ordinaria è di circa 1,8 milioni di rupie (circa 1,8 milioni di IDR) per classe; per le piccole e medie imprese è prevista una notevole riduzione, pari a circa 500.000 rupie. Si noti inoltre che è in vigore il sistema di deposito pluriclasse, che consente di designare più classi di prodotti e servizi in un’unica domanda.La procedura è conforme alla classificazione internazionale (Classificazione di Nizza) e i prodotti e i servizi devono essere descritti in modo chiaro e specifico.

Dopo la presentazione della domanda, la Direzione Generale della Proprietà Intellettuale effettua un esame di forma (verifica delle carenze documentali e dei requisiti formali); se i requisiti formali sono soddisfatti, le informazioni relative alla domanda vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni lavorativi dalla data di deposito (si procede quindi alla fase di pubblicazione e opposizione descritta di seguito).

3. Esame (esame di forma e di merito, durata dell’esame)

Dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto l’esame di forma, al fine di verificare l’assenza di carenze documentali o di requisiti. Le domande che superano l’esame di forma vengono pubblicate, entro 15 giorni lavorativi, sul Bollettino Ufficiale e online. Il periodo di pubblicazione è di due mesi, durante il quale si accettano le opposizioni (i dettagli sono riportati di seguito).

Al termine del periodo di pubblicazione, l’Ufficio centrale per la proprietà intellettuale procede all’esame di merito (valutazione dei requisiti di registrazione del marchio da parte dell’esaminatore). Nell’esame di merito vengono valutati principalmente i seguenti aspetti:

• Se il marchio possieda capacità distintiva rispetto ai prodotti e ai servizi propri e altrui (i segni descrittivi privi di capacità distintiva vengono respinti).

• Se il marchio non sia identico o simile a marchi depositati o registrati in precedenza (i marchi simili che possano creare confusione in relazione a prodotti o servizi identici o simili vengono respinti).

• Se il marchio non presenti il rischio di essere falso o ingannevole (i marchi che danno adito a errori in merito alla qualità o alla provenienza dei prodotti vengono respinti).

• L’esistenza o meno di motivi assoluti di rifiuto, quali la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume o la presentazione della domanda a fini illeciti in relazione a marchi famosi di terzi.

Qualora dall’esame emergano motivi per cui non sono soddisfatti i requisiti di registrazione (motivi di rigetto), al richiedente (o al suo rappresentante) verrà inviata una notifica dei motivi di rigetto.Il richiedente che riceve la notifica può presentare una memoria o una correzione entro 30 giorni dalla data di invio della stessa. Poiché tale termine di risposta non è prorogabile ed è estremamente breve, è necessario consultarsi tempestivamente con il proprio agente locale per presentare controdeduzioni o correzioni.Se i motivi di rigetto vengono eliminati grazie a una risposta adeguata, l’esame viene superato; tuttavia, in caso di mancata risposta o qualora le contestazioni non vengano accolte, si giunge al rigetto definitivo (decisione di rigetto). In tal caso, il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso (richiesta di giudizio) (come descritto di seguito).

La legge indonesiana sui marchi stabilisce dei tempi indicativi per l’esame; la legge modificata nel 2016 prevede che «l’esame di merito sia completato entro 150 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di pubblicazione».Negli ultimi anni i tempi effettivi di esame si sono notevolmente ridotti e, se tutto procede senza intoppi, in genere il processo dalla domanda alla registrazione si conclude in circa 6-12 mesi (in passato la registrazione poteva richiedere anche 2-3 anni, ma negli ultimi anni si è registrato un acceleramento delle procedure). Qualora in una delle fasi dell’esame dovessero sorgere opposizioni o fosse necessario rispondere a motivi di rigetto, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente.

Il grafico illustra il flusso procedurale generale dalla domanda di registrazione del marchio in Indonesia fino alla registrazione. Dopo la presentazione della domanda, una volta superato l’esame di forma, si entra in un periodo di pubblicazione di due mesi; in assenza di opposizioni, si procede all’esame di merito. Nel corso dell’esame di merito si verifica l’assenza di motivi di rigetto e, se non vi sono problemi, viene emessa la decisione di registrazione e il certificato di registrazione, con conseguente pubblicazione nel Bollettino dei marchi.Se invece sussistono motivi di rigetto, viene emessa una notifica che richiede una risposta entro 30 giorni; qualora la risposta non venga ritenuta valida, viene emessa una decisione di rigetto (in caso di ricorso, è possibile presentare istanza di giudizio dinanzi alla Commissione di giudizio in materia di marchi). Qualora si giunga infine alla registrazione, la durata del diritto è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito e può essere prorogata ogni 10 anni mediante rinnovo.

4. Pubblicazione e opposizione (periodo di pubblicazione, procedura e termine per l’opposizione)

Pubblicazione e periodo di opposizione: come sopra indicato, una volta superato l’esame di forma, la domanda di marchio indonesiana viene pubblicata (Publication). La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ufficio Generale della Proprietà Intellettuale e sul bollettino online, e il periodo di pubblicazione è fissato a due mesi.Durante il periodo di pubblicazione, qualsiasi terzo avente interesse (titolare di un marchio preesistente, operatori del settore, ecc.) può presentare opposizione (Opposition) nei confronti della domanda di marchio in questione. Il termine per la presentazione dell’opposizione è di due mesi dall’inizio della pubblicazione e non è consentita alcuna proroga.*Si noti che, mentre il sistema giapponese prevede un «sistema di opposizione alla registrazione» (con un periodo di pubblicazione di due mesi) in cui l’opposizione viene presentata dopo la registrazione, in Indonesia l’opposizione viene invece presentata prima della registrazione.

Procedura di opposizione: l’opponente deve presentare la domanda di opposizione alla Direzione Generale della Proprietà Intellettuale entro il termine stabilito e versare la tassa di opposizione prevista (circa 1 milione di rupie).La domanda di opposizione deve essere redatta in lingua indonesiana e presentata tramite un rappresentante locale. Nella domanda di opposizione è necessario dimostrare in modo specifico che l’opponente sia una parte legittimamente interessata a presentare tale opposizione, nonché indicare i motivi per cui il marchio in questione non è idoneo alla registrazione (ad esempio, conflitto con un marchio anteriore o sussistenza di motivi di inammissibilità).Sebbene la legislazione indonesiana non contenga disposizioni esplicite in merito alla legittimazione dell’opponente, nella prassi è auspicabile che il richiedente abbia già presentato una domanda di registrazione o sia titolare di un marchio in Indonesia. Ciò in quanto le opposizioni presentate da terzi che non soddisfano tale requisito potrebbero essere respinte dall’esaminatore in base al principio della priorità della domanda anteriore.

Procedura successiva alla presentazione dell’opposizione: anche qualora venga presentata un’opposizione, l’esame di merito della domanda di registrazione del marchio viene comunque effettuato per tutte le domande. L’esaminatore procede all’esame tenendo conto dei motivi e delle prove presentati nell’opposizione e, qualora l’opposizione venga accolta, notifica i motivi di rigetto sulla base del suo contenuto.D’altra parte, anche in presenza di un’opposizione, se l’esaminatore ritiene che la domanda sia idonea alla registrazione, verrà emessa direttamente la decisione di registrazione (l’opposizione verrà considerata respinta). Poiché, in caso di opposizione, l’Ufficio centrale della proprietà intellettuale non invia alcuna notifica diretta al richiedente, è necessario prestare attenzione alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e alle informazioni fornite dal proprio rappresentante locale.Il richiedente ha la possibilità di presentare memorie o prove contrarie in risposta all’opposizione; tuttavia, in Indonesia non esiste un sistema che conceda ufficialmente al richiedente un’ulteriore opportunità di replica dopo la presentazione dell’opposizione(※ La normativa precedente prevedeva un periodo di pubblicazione di 3 mesi e un periodo di replica di 1 mese successivo alla scadenza del termine per l’opposizione; la nuova normativa ha ridotto il periodo di pubblicazione a 2 mesi e ha abolito il periodo di replica).

Qualora il periodo di pubblicazione giunga a scadenza senza che siano state presentate opposizioni, oppure qualora le opposizioni siano state respinte, verrà immediatamente emessa una decisione di registrazione sulla base dei risultati dell’esame di merito.Qualora l’opposizione venga accolta e i motivi di rigetto siano confermati, viene emessa una decisione di rigetto e la domanda non viene registrata. Come illustrato, in Indonesia è in vigore un sistema di opposizione pre-registrazione e non sussiste alcuna possibilità di presentare opposizione dopo la scadenza del periodo di pubblicazione.Una volta che la domanda è stata registrata, le parti interessate (terzi) non hanno più alcuna possibilità di contestare la registrazione se non quella di intentare un’azione legale per l’invalidazione (annullamento) del marchio registrato. Anche sotto questo aspetto, poiché il sistema differisce da quello giapponese, in cui è possibile presentare opposizione anche dopo la registrazione, è fondamentale raccogliere informazioni e intervenire tempestivamente già nella fase di deposito della domanda.

5. Registrazione e insorgenza dei diritti (rilascio del certificato di registrazione, data di entrata in vigore)

Dal parere favorevole alla registrazione al completamento della registrazione: una volta superato con esito positivo l’esame di merito, l’esaminatore emette un parere favorevole alla registrazione del marchio (decisione di autorizzazione alla registrazione). Successivamente, il marchio viene iscritto nel Registro dei marchi indonesiano e viene rilasciato il certificato di registrazione. Il certificato di registrazione è denominato «Sertifikat Merek» e può essere emesso in formato elettronico.Con l’emissione del certificato di registrazione sorgono i diritti sul marchio e il relativo contenuto viene pubblicato nella Gazzetta dei marchi [36†source] (pubblicazione della registrazione). In Indonesia i diritti sul marchio sorgono con la registrazione; non esiste, come in Giappone, una procedura di pagamento retroattivo della tassa di registrazione, pertanto i diritti maturano immediatamente dopo la decisione di registrazione.Si deve prestare attenzione al fatto che, sebbene l’efficacia del diritto abbia inizio dalla data di registrazione del marchio, la data di decorso del periodo di validità è quella della domanda. In altre parole, ai fini del calcolo della durata, si considera un unico periodo pari a «dieci anni dalla data di deposito della domanda».

Contenuto del diritto: il titolare del marchio registrato (titolare del diritto di marchio) acquisisce il diritto di utilizzare in via esclusiva il marchio registrato in relazione ai prodotti e ai servizi designati. Egli può impedire l’uso non autorizzato di marchi identici o simili da parte di terzi e, se necessario, può richiedere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni (per quanto riguarda la violazione e i rimedi, si veda più avanti).Il titolare del marchio, oltre a utilizzare il marchio personalmente, può anche concedere una licenza di utilizzo a terzi.Il diritto di marchio è un diritto nazionale e ha efficacia esclusivamente sul territorio indonesiano. Inoltre, poiché l’Indonesia è uno Stato aderente al Protocollo dell’Accordo di Madrid (entrato in vigore nel 2018), è possibile effettuare una registrazione internazionale designando l’Indonesia tramite il sistema di Madrid.

Modalità di rilascio del certificato di registrazione: Negli ultimi anni, il certificato di registrazione viene talvolta rilasciato in formato elettronico, con possibilità di scaricarlo online. È inoltre possibile cercare le informazioni relative alla registrazione nella banca dati della Direzione Generale della Proprietà Intellettuale (DGIP) (vedi riferimento) e ottenere il certificato di registrazione.La tassa di registrazione del marchio è già stata versata al momento della presentazione della domanda e non è prevista alcuna procedura separata per il pagamento a posteriori della stessa. Tuttavia, sono previste spese aggiuntive per le procedure di modifica delle iscrizioni nel registro in caso di cambiamento di indirizzo o di intestatario dopo la registrazione, nonché per le procedure di registrazione dei contratti di licenza.

6. Durata di validità del marchio e rinnovo (durata, procedura e termine di rinnovo)

Durata di validità: la durata di validità del diritto di marchio in Indonesia è fissata a 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Ciò differisce leggermente dal trattamento previsto per il diritto di marchio in Giappone (10 anni dalla data di registrazione; tuttavia, in caso di rinnovo, il calcolo viene effettuato retroattivamente a partire dalla data di deposito), poiché in Indonesia, ai fini del calcolo, si prende come punto di partenza la data di deposito.Tuttavia, il diritto effettivo sorge al momento della registrazione e la data di scadenza corrisponde al giorno immediatamente precedente la data corrispondente a 10 anni dalla data di registrazione.Ad esempio, nel caso di una domanda presentata il 1° luglio 2025 e registrata il 1° gennaio 2026, la durata del diritto va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2035.

Sistema di rinnovo: il diritto di marchio può essere rinnovato (prorogato) ogni 10 anni un numero illimitato di volte, presentando una domanda di rinnovo prima della scadenza del periodo di validità e versando la tassa di rinnovo prevista. La nuova legge indonesiana disciplina le procedure di rinnovo (proroga) come segue.

• Periodo di presentazione della domanda di rinnovo: le domande possono essere presentate a partire da un massimo di 6 mesi prima della scadenza del periodo di validità fino al giorno stesso della scadenza. Mentre la precedente normativa prevedeva un periodo di 12 mesi prima della scadenza, la normativa attuale lo ha ridotto a 6 mesi.

• Periodo di grazia: qualora si dovesse dimenticare di espletare le formalità entro il termine di rinnovo, è comunque possibile presentare la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, previo pagamento di una tassa aggiuntiva. Una volta trascorso tale periodo di grazia, la registrazione decade.

• Requisiti per il rinnovo: al momento della richiesta di rinnovo, non è sufficiente il semplice pagamento della tassa, ma è necessario presentare anche una «Dichiarazione di utilizzo del marchio» (Declaration of Use). Si tratta di un documento scritto in cui si dichiara solennemente di utilizzare legittimamente il marchio in questione al momento del rinnovo; tale requisito è stato introdotto in Indonesia con la legge modificata del 2016.A differenza del sistema giapponese, che consente il rinnovo indipendentemente dall’effettivo utilizzo, in Indonesia viene adottata una linea operativa che non ammette il rinnovo dei marchi non effettivamente utilizzati.

La tassa di rinnovo è pari a un importo prestabilito in base al numero di classi (ad esempio, circa 2 milioni di rupie per classe, soggetto a revisioni a seconda del periodo).Per il rinnovo, è necessario espletare le procedure tramite un agente locale e ricevere il certificato di rinnovo (certificato di proroga della registrazione) rilasciato dall’Ufficio centrale della proprietà intellettuale. Anche dopo il rinnovo, il diritto di marchio rimane in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni. Si noti che, anche in caso di ripetuti rinnovi, il numero di registrazione rimane invariato; viene prorogata solo la durata di validità.

7. Obbligo di uso e cancellazione per inutilizzo (requisiti di uso, regime di cancellazione per inutilizzo)

Obbligo di uso del marchio: in Indonesia non è sufficiente limitarsi alla registrazione del marchio; è necessario che esso venga effettivamente utilizzato in modo continuativo nel commercio di prodotti e servizi. Sebbene ciò non sia direttamente definito come «obbligo» dalla legge sui marchi, i marchi registrati che non vengono utilizzati per un determinato periodo possono essere cancellati su richiesta di terzi.In particolare, nel caso di marchi a scopo di lucro che non vengono utilizzati per un lungo periodo, lo scopo è quello di non consentire il mantenimento del solo diritto di esclusiva ed escludere il marchio dal mercato. Questo approccio è comune ai sistemi di marchi di molti paesi, tra cui il Giappone, ma la durata del periodo di inutilizzo e le procedure variano da paese a paese.

Sistema di cancellazione per inutilizzo: la legge indonesiana sui marchi prevede disposizioni relative alla cancellazione della registrazione per inutilizzo. Prima della modifica, era possibile presentare una richiesta di cancellazione «qualora il marchio non fosse stato utilizzato per tre anni consecutivi»; tuttavia, in seguito a una sentenza della Corte costituzionale del luglio 2024, il requisito relativo al periodo di inutilizzo è stato esteso da tre a cinque anni.In altre parole, se un marchio non è stato utilizzato per cinque anni consecutivi a partire dalla data di registrazione o dall’ultima data di utilizzo, può essere soggetto a cancellazione per inutilizzo. A presentare la richiesta di cancellazione per inutilizzo può essere un terzo avente interesse, e spetta al richiedente dimostrare l’inutilizzo da parte del titolare del marchio.Tuttavia, in caso di inutilizzo giustificato da motivi legittimi (ad esempio, divieto di importazione o sospensione della licenza commerciale da parte del governo, interruzioni dovute a cause di forza maggiore quali guerre o pandemie), la cancellazione potrebbe non essere concessa. La sentenza del 2024 ha inoltre sancito espressamente la necessità di tenere conto delle cause di forza maggiore (ad esempio, il COVID-19).

Per quanto riguarda la procedura di revoca per inutilizzo, si ritiene che occorra innanzitutto presentare una richiesta di revoca nei confronti del titolare del marchio secondo la procedura prevista (ai sensi dell’articolo 74 della Legge sui marchi), e che la decisione venga presa nell’ambito di un esame condotto dall’Ufficio generale della proprietà intellettuale o dalla Commissione di giudizio sui marchi. In alcuni casi, è previsto che l’autorità competente in materia di marchi avvii d’ufficio un procedimento di revoca.In Indonesia, negli ultimi anni si registra un aumento delle richieste di cancellazione per mancato uso ed è ormai ampiamente riconosciuto che anche i marchi più famosi corrono il rischio di perdere i propri diritti qualora non vengano utilizzati.Infatti, vi è un caso in cui il famoso marchio di arredamento svedese «IKEA», non avendo aperto alcun punto vendita sul territorio indonesiano per tre anni dopo la registrazione del marchio e rimanendo quindi in uno stato di inutilizzo, è stato oggetto di un’azione legale per la revoca per inutilizzo intentata da un’azienda indonesiana; la Corte Suprema ha poi emesso una sentenza definitiva con cui è stata disposta la revoca del diritto di marchio.Come si evince da quanto sopra, trascurare il monitoraggio dell’uso del marchio dopo la registrazione può comportare gravi conseguenze.

Il sistema delle azioni di annullamento (procedimento di nullità): entro un determinato periodo dalla registrazione del marchio, è possibile intentare un’azione di nullità presso il tribunale commerciale nei confronti di un marchio che presenti vizi di registrazione.In Indonesia, entro cinque anni dalla data di registrazione, un terzo può intentare un’azione per l’invalidazione (annullamento) della registrazione del marchio, adducendo come motivi la collisione con diritti preesistenti o la malafede del richiedente. Tuttavia, per i marchi contrari all’ordine pubblico, ai buoni costumi o ai valori religiosi, è possibile intentare un’azione di invalidazione senza il vincolo di tale limite quinquennale.L’azione di nullità è di competenza del **Tribunale commerciale (Commercial Court)**, che corrisponde alla Corte d’appello per la proprietà intellettuale; in caso di ricorso contro la sentenza, è possibile presentare appello fino alla Corte Suprema.Si noti che, mentre in Giappone è possibile, in linea di principio, presentare una richiesta di procedimento di nullità presso l’Ufficio dei brevetti senza limiti di tempo per i motivi di nullità successivi alla registrazione, in Indonesia la situazione differisce in quanto, come sopra indicato, la controversia deve essere portata dinanzi al tribunale entro un termine di base di cinque anni (salvo casi di malafede, ecc.).

8. Violazione dei diritti di marchio e rimedi giuridici (provvedimenti inibitori, risarcimento danni, sanzioni penali, ecc.)

Rimedi civili: in caso di violazione dei diritti di marchio in Indonesia, il titolare del marchio può intentare un’azione civile nei confronti dell’autore della violazione e richiedere rimedi quali un’ordinanza inibitoria (provvedimento provvisorio di divieto d’uso o sentenza nel merito) o il risarcimento dei danni.Le cause relative alla violazione dei diritti di marchio sono di competenza in primo grado dei tribunali commerciali specializzati in proprietà intellettuale (Pengadilan Niaga), con sede ad esempio a Giacarta, e vengono istruite da giudici specializzati.Nel procedimento civile è necessario dimostrare i fatti relativi alla violazione del diritto, l’esistenza e l’ammontare del danno, nonché la necessità dell’ordinanza inibitoria. Qualora una sentenza favorevole riconosca la cessazione dell’atto di violazione o il risarcimento del danno, il rimedio viene attuato mediante procedura di esecuzione forzata.

Risposta tramite sanzioni penali: la legge indonesiana sui marchi prevede anche sanzioni penali; in caso di violazione intenzionale dei diritti di marchio registrati altrui (ad esempio, apponendo senza autorizzazione un marchio su un prodotto per poi venderlo), è possibile avviare un procedimento penale sulla base della denuncia del titolare del diritto (presentazione di una denuncia penale).La violazione dei diritti di marchio è classificata come reato perseguibile a querela di parte e, in linea di principio, non viene perseguita in assenza di querela da parte del titolare del marchio, in quanto parte lesa. Qualora la polizia conduca un’indagine, la Procura proceda all’incriminazione e venga emessa una sentenza di condanna, al trasgressore potrà essere inflitta una pena detentiva fino a cinque anni o una multa fino a circa 1 miliardo di rupie.Con la modifica della legge sui marchi del 2016 sono state inasprite le sanzioni: per la violazione di un marchio identico è stata aumentata la multa fino a un massimo di 2 miliardi di rupie (circa 16 milioni di yen), mentre per la violazione di un marchio simile è stata aumentata fino a un massimo di 1 miliardo di rupie (circa 8 milioni di yen).Inoltre, qualora l’atto di violazione comporti un pericolo per la salute, la vita o la sicurezza dei cittadini (ad esempio, la contraffazione di marchi relativi a farmaci contraffatti o alimenti nocivi), sono previste disposizioni che prevedono pene severe, quali la reclusione fino a un massimo di 10 anni e/o una multa fino a un massimo di 5 miliardi di rupie (circa 40 milioni di yen).L’azione penale consente inoltre di ottenere il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti, costituendo così un potente strumento di dissuasione nei confronti dei produttori di imitazioni di natura dolosa.

Misure di controllo alla frontiera doganale: in Indonesia esiste un sistema di registrazione dei marchi presso la dogana (autorità doganali); registrando il proprio marchio presso la dogana, il titolare del diritto di marchio può richiedere l’individuazione dei prodotti contraffatti importati o esportati.Sulla base delle informazioni relative ai diritti sui marchi registrati, la dogana può sospendere temporaneamente lo sdoganamento di merci sospettate di contraffazione e segnalarle al titolare del diritto.Il titolare del diritto, adottando entro un determinato periodo misure quali l’istanza di ingiunzione civile o la denuncia penale, può ottenere la confisca e lo smaltimento dei prodotti contraffatti. Anche tali misure amministrative sono raccomandate alle imprese giapponesi come strumenti efficaci per la tutela dei diritti di marchio.

9. Il sistema di licenze e cessioni dei marchi

Licenza (autorizzazione all’uso): in Indonesia è consentito concedere in licenza (autorizzazione all’uso) a terzi i marchi registrati.Il contratto di licenza viene stipulato tra il titolare del marchio (licenziante) e il soggetto che riceve l’autorizzazione all’uso (licenziatario); il suo contenuto stabilisce di norma la forma della licenza (esclusiva o non esclusiva), la possibilità o meno di concedere sublicenze, la durata del contratto, i diritti e gli obblighi delle parti, nonché l’ambito del marchio oggetto della licenza e dei prodotti e servizi ad esso associati.Ai sensi della legge indonesiana sui marchi, i contratti di licenza di marchio devono essere obbligatoriamente registrati presso la Direzione Generale della Proprietà Intellettuale (DGIP) e

e si ritiene che, in assenza di registrazione, il contratto non sia opponibile a terzi (non abbia efficacia giuridica). Pertanto, qualora un’impresa giapponese conceda l’uso del proprio marchio a un agente locale o a un produttore, è necessario stipulare obbligatoriamente un contratto di licenza di marchio per iscritto e presentare tempestivamente, tramite un rappresentante locale, la domanda di registrazione del contratto presso il DGIP.Al momento della registrazione è richiesta la presentazione del contratto (corredato di traduzione in lingua indonesiana), dei dati delle parti e di una copia del certificato di registrazione del marchio; è inoltre prevista il pagamento di una tassa di registrazione.Il contratto di licenza prevede inoltre alcune restrizioni, tra cui quella di non ostacolare lo sviluppo economico dell’Indonesia, ed è vietato includere clausole contrarie all’ordine pubblico e ai buoni costumi (ad esempio, restrizioni eccessive che impediscano il trasferimento di tecnologia).Si noti inoltre che, anche nel caso di un utilizzo concesso in licenza (da parte del licenziatario), se il contratto è stato debitamente registrato, tale utilizzo è considerato come un utilizzo da parte del titolare del marchio stesso (il che è utile anche per evitare la revoca per inutilizzo).

Cessione (trasferimento): in Indonesia è possibile cedere a terzi il diritto di marchio (marchio registrato).Inoltre, in seguito alla modifica legislativa del 2016, è stata autorizzata la cessione anche dei marchi in fase di registrazione (domande pendenti). La cessione avviene solitamente a seguito di compravendita, acquisizione aziendale, trasferimento all’interno di un gruppo o successione; in ogni caso, è necessario redigere un contratto di cessione (o un certificato di successione) ed effettuare la registrazione del cambio di intestazione presso l’Ufficio Generale della Proprietà Intellettuale.In assenza di tale registrazione del cambio di intestatario, sussiste il rischio che il trasferimento dei diritti non produca effetti giuridici nei confronti del nuovo titolare o che non sia opponibile a terzi.La legge indonesiana sui marchi prevede che, in caso di trasferimento di un marchio mediante cessione, tale fatto debba essere pubblicato e registrato nel registro dei marchi. Per la richiesta di registrazione della cessione è necessario presentare il contratto di cessione, allegare l’autenticazione notarile e la traduzione in lingua indonesiana, nonché espletare le procedure di modifica del certificato di registrazione esistente; sono inoltre previste delle spese amministrative.In particolare, poiché non vige il principio «un marchio, una domanda», al momento della cessione è possibile trasferire solo le classi necessarie, procedendo a una suddivisione (previa procedura di suddivisione della domanda per classe). Si tratta di un approccio sostanzialmente analogo a quello del sistema dei marchi giapponese.

Altri regimi: in Indonesia esistono anche il regime di costituzione in pegno dei marchi (concessione di garanzie) e il regime di notifica delle concessioni d’uso dei marchi nell’ambito dei contratti di franchising. Il diritto di marchio può essere costituito in pegno in quanto diritto reale su beni mobili e, anche in tal caso, è necessaria la registrazione della costituzione del diritto di pegno presso l’Ufficio Generale della Proprietà Intellettuale.Inoltre, in caso di franchising (adesione a una rete commerciale), è obbligatoria la registrazione del contratto di licenza del marchio, oltre alla registrazione del franchising presso il Ministero del Commercio. Anche dal punto di vista di tali regimi relativi a licenze, cessioni e garanzie, alle imprese è richiesto di gestire adeguatamente i diritti sui marchi.

10. Confronto con il sistema dei marchi giapponese (differenze procedurali e sostanziali)

Confrontando il sistema dei marchi indonesiano con quello giapponese, emergono alcune differenze e aspetti importanti da tenere in considerazione.

• Tipi di marchi: entrambi i paesi tutelano marchi costituiti da caratteri, figure, forme tridimensionali, suoni e simili; tuttavia, mentre in Indonesia non sono ammessi i marchi costituiti esclusivamente da colori o da profumi, in Giappone, a seguito della riforma del 2015, sono riconosciuti i marchi costituiti esclusivamente da colori (non vi sono ancora esempi di registrazione di marchi costituiti da profumi nemmeno in Giappone).Inoltre, il sistema dei marchi di certificazione è presente in Giappone ma non in Indonesia. Il sistema dei marchi collettivi è presente in entrambi i Paesi (in Giappone include i marchi collettivi regionali). Il sistema dei marchi di protezione è specifico del Giappone e non esiste in Indonesia.

• Procedure di deposito e registrazione: il principio della priorità del primo deposito è comune a entrambi i paesi, ma in Indonesia è obbligatorio il deposito elettronico (in Giappone sono ammessi sia il deposito online che quello cartaceo).Anche la lingua di deposito differisce: in Giappone è il giapponese, mentre in Indonesia è l’indonesiano. In Indonesia è obbligatorio il coinvolgimento di un agente locale, mentre in Giappone è possibile espletare le procedure senza agente se il richiedente è residente in Giappone (le imprese straniere necessitano invece di un agente, ad esempio un avvocato specializzato in proprietà industriale).Il fatto che per la domanda in Indonesia siano necessarie una dichiarazione giurata e una procura autenticata comporta un onere amministrativo maggiore rispetto alle procedure semplificate del Giappone. Inoltre, l’Indonesia adotta il sistema della domanda unica per più classi e la classificazione dei prodotti è conforme alla Classificazione di Nizza (anche il Giappone adotta la Classificazione di Nizza e il sistema della domanda per più classi).

• Esame e opposizione: una delle principali differenze riguarda i tempi del sistema di opposizione. In Giappone è previsto un termine di due mesi per presentare opposizione dopo la decisione di registrazione (a seguito della pubblicazione nel Bollettino dei marchi), mentre in Indonesia il termine di due mesi per presentare opposizione decorre già dalla fase di pubblicazione della domanda.Pertanto, qualora un’impresa giapponese dovesse scoprire una domanda presentata da terzi in Indonesia, dovrà presentare tempestivamente opposizione prima della registrazione. Al contrario, una volta che la propria domanda è stata pubblicata, se i due mesi trascorrono senza incidenti, è possibile procedere alla registrazione (in Giappone, invece, sussiste il rischio di opposizione per un certo periodo anche dopo la registrazione).Per quanto riguarda i criteri di esame, entrambi i Paesi valutano motivi assoluti e motivi relativi; tuttavia, in Indonesia occorre prestare attenzione al fatto che il termine per la risposta dopo la notifica dell’esito dell’esame è fissato a soli 30 giorni (in Giappone il termine per la presentazione di memorie o di atti di correzione procedurale è solitamente compreso tra 40 e 60 giorni circa).Inoltre, mentre in Indonesia l’esame deve concludersi entro il termine legale di 150 giorni lavorativi, in Giappone non esistono disposizioni esplicite relative alla durata dell’esame, che varia notevolmente a seconda delle circostanze (il risultato preliminare viene comunicato in media dopo circa 6-8 mesi).Va inoltre precisato che in Giappone il ricorso contro una decisione di rigetto viene presentato all’Ufficio dei brevetti, mentre in Indonesia il ricorso viene presentato alla Commissione di ricorso in materia di marchi e, qualora non si sia d’accordo con la decisione di quest’ultima, è possibile presentare ricorso dinanzi al tribunale.

• Durata del diritto e rinnovo: il diritto di marchio in Giappone ha una durata di 10 anni a partire dalla data di registrazione e non prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione di uso al momento del rinnovo. In Indonesia, invece, la durata è di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda ed è richiesta la presentazione di una dichiarazione di uso al momento del rinnovo.Per quanto riguarda il periodo di presentazione della domanda di rinnovo, in Giappone è previsto un intervallo compreso tra i 6 mesi precedenti la scadenza e la data di scadenza stessa, con una proroga di 6 mesi; vi sono quindi alcuni punti in comune, ma in Indonesia i marchi non utilizzati potrebbero non essere rinnovabili. In Giappone non è richiesta una prova formale dell’uso, ma, in pratica, se il marchio non viene utilizzato per oltre 3 anni, è difficile mantenerne il diritto nel procedimento di annullamento descritto di seguito.

• Regime di cancellazione per inutilizzo: in Giappone, qualora un marchio registrato rimanga inutilizzato per tre anni consecutivi, chiunque può richiedere un procedimento di cancellazione presso l’Ufficio dei Brevetti (la registrazione viene cancellata se non sussiste un motivo legittimo per l’inutilizzo).Anche in Indonesia, in passato era possibile presentare una richiesta di cancellazione dopo tre anni di inutilizzo, ma a partire dal 2024 tale termine è stato esteso a cinque anni. Esistono differenze istituzionali riguardo all’ente a cui presentare la richiesta di cancellazione: in Giappone si tratta della Sezione dei procedimenti del Dipartimento dei brevetti, mentre in Indonesia è l’Ufficio generale della proprietà intellettuale – Commissione per i procedimenti in materia di marchi o il tribunale. In ogni caso, è comune a entrambi i paesi che l’evidenza dell’uso sia fondamentale per il mantenimento dei diritti.

• Misure contro la violazione: sia in Giappone che in Indonesia è possibile, in sede civile, richiedere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni; sono inoltre previste sanzioni penali. Per quanto riguarda la pena, in Indonesia le pene previste dalla legge sono più elevate in termini di importo e durata (come sopra indicato, da un massimo di 5 a 10 anni di reclusione e multe pari a centinaia di milioni di rupie), il che denota un approccio più severo nei confronti delle violazioni gravi dei marchi.Le sanzioni previste dall’attuale legge giapponese sui marchi sono una pena detentiva fino a 5 anni e una multa fino a 5 milioni di yen (fino a 150 milioni di yen per le persone giuridiche), che risultano piuttosto contenute rispetto a quelle indonesiane. Inoltre, sebbene in entrambi i Paesi esista un sistema di sequestro doganale, in Indonesia la rapidità delle procedure e la collaborazione tra settore pubblico e privato rappresentano delle sfide.

• Altri aspetti da tenere presenti: in Indonesia esistono disposizioni che prevedono il rigetto delle domande presentate in malafede; pertanto, la presentazione di una domanda abusiva relativa a un marchio notoriamente conosciuto di terzi può comportare il rigetto o l’invalidazione della stessa (sebbene la prova non sia agevole, la norma è in vigore).Anche in Giappone la domanda di registrazione di un marchio notoriamente conosciuto a fini illeciti costituisce un motivo di diniego della registrazione, ma vi sono differenze nei requisiti e nei casi di applicazione. Inoltre, in Indonesia esiste un sistema autonomo di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (quadro normativo sulle indicazioni geografiche). Sebbene in molti casi ciò non riguardi direttamente le imprese giapponesi, è necessario prestare attenzione, ad esempio, qualora il nome di un proprio prodotto derivi da un toponimo.

In generale, nella pratica dei marchi in Indonesia è ancora più importante che in Giappone adottare misure preventive tempestive, effettuare un monitoraggio in loco e garantire un uso effettivo del marchio. Sebbene vi siano molti punti in comune con il Giappone, esistono sottili differenze nelle procedure e nei requisiti; è quindi necessario adoperarsi per agire in conformità con l’ordinamento giuridico locale.

11. Aspetti pratici da tenere in considerazione per le imprese giapponesi nell’acquisizione e nel mantenimento dei diritti di marchio in Indonesia

Infine, riassumiamo i punti pratici da tenere presenti per le imprese giapponesi che intendono acquisire e mantenere i diritti di marchio in Indonesia.

• Deposito tempestivo e prevenzione dei depositi anticipati: poiché l’Indonesia adotta il principio del “primo a depositare”, esiste il rischio che, anche nel caso di marchi famosi in Giappone o in altri paesi, la propria azienda non possa più utilizzarli qualora un terzo li depositi per primo sul territorio indonesiano. Si riscontrano infatti casi sporadici in cui agenti locali o ex dipendenti depositano marchi senza autorizzazione.Quando si pianifica l’ingresso nel mercato, è opportuno presentare la domanda di registrazione del marchio il prima possibile, al fine di impedire che altri la presentino per primi (le cosiddette domande di registrazione abusive).

• Monitoraggio delle informazioni relative alla pubblicazione: dopo aver depositato la domanda di registrazione del proprio marchio, è necessario monitorare attentamente se, durante il periodo di pubblicazione di due mesi, vengono presentate opposizioni. Inoltre, occorre verificare regolarmente le informazioni relative alla pubblicazione di marchi simili da parte di altre aziende e, se necessario, valutare la possibilità di presentare opposizione.È possibile effettuare ricerche sui marchi pubblicati e registrati tramite la banca dati online dell’Ufficio centrale per la proprietà intellettuale dell’Indonesia (PDKI). Per le aziende giapponesi è fondamentale collaborare con un agente locale e predisporre un sistema di monitoraggio delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.

• Agenti locali e assistenza linguistica: tutte le procedure, quali la presentazione della domanda, la gestione dell’esame, le opposizioni e i contenziosi, devono essere svolte in lingua indonesiana. Le aziende giapponesi dovrebbero avvalersi di agenti di marca locali affidabili (avvocati specializzati in proprietà intellettuale o studi legali) per garantire traduzioni accurate e un’adeguata assistenza legale. Poiché la preparazione delle procure e delle dichiarazioni giurate richiede tempo, è opportuno affidare l’incarico con ampio anticipo.

• Utilizzo e gestione dopo la registrazione: la semplice registrazione di un marchio non è sufficiente; esso acquisisce valore solo se effettivamente utilizzato.In Indonesia, in passato è stata emessa una sentenza che ha comportato la cancellazione del marchio IKEA a causa del mancato utilizzo. Pertanto, è opportuno iniziare a utilizzarlo sul territorio locale entro 3-5 anni dalla registrazione e continuare a farlo in modo continuativo. È consigliabile conservare le prove di utilizzo (materiale promozionale, dati relativi alle transazioni commerciali, pubblicità, ecc.) a titolo precauzionale, in caso di eventuali richieste di cancellazione.

• Procedura di rinnovo e dichiarazione di uso: al momento del rinnovo del marchio, che avviene ogni 10 anni, è necessario presentare una dichiarazione di uso (Declaration of Use). Prima del rinnovo, si raccomanda di verificare lo stato di utilizzo del marchio in questione; in caso di mancato uso, il rinnovo potrebbe non essere concesso. A seconda dei casi, si prega di valutare la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione del marchio prima della scadenza del periodo di validità, oppure di affrettare l’inizio dell’uso.

• Registrazione delle licenze e dei trasferimenti di diritti: qualora si intenda consentire a un partner locale di utilizzare un marchio in Indonesia, è indispensabile stipulare un contratto di licenza del marchio e provvedere alla registrazione presso il DGIP.Una licenza non registrata non ha efficacia nei confronti di terzi e l’utilizzo da parte del licenziatario potrebbe non essere riconosciuto come prova di utilizzo da parte della propria azienda. Inoltre, qualora si proceda a un cambio di intestatario del marchio all’interno del gruppo o a una cessione a una società locale, è necessario provvedere tempestivamente alla registrazione del cambio di intestatario. La mancata osservanza di tali procedure potrebbe causare problemi al momento dell’esercizio dei diritti a causa di discrepanze nelle informazioni relative al titolare.

• Misure contro la contraffazione: il mercato indonesiano è vasto e favorisce la diffusione di prodotti contraffatti. Per proteggere il proprio marchio, è fondamentale non trascurare le ricerche di mercato locali e procedere tempestivamente all’acquisizione dei diritti sul marchio.Successivamente, se necessario, si proceda alla registrazione del marchio presso le autorità doganali (registrazione doganale) e si avvalga dei controlli alla frontiera in fase di importazione. Qualora si individuino prodotti contraffatti, si valuti senza esitazione l’adozione di misure legali quali richieste di ingiunzione o denunce penali (trattandosi di un reato perseguibile solo su denuncia, è difficile procedere all’accertamento se il titolare dei diritti non interviene).È fondamentale collaborare con avvocati e forze dell’ordine locali e agire con fermezza.

• Consapevolezza delle differenze istituzionali rispetto al Giappone: come sopra indicato, vi sono differenze nelle procedure e nei requisiti rispetto al Giappone. Ad esempio, è necessario comprendere i tempi per la presentazione delle opposizioni, la durata del periodo di inutilizzo e le differenze nella documentazione richiesta, prestando attenzione a non far scadere i termini seguendo la logica giapponese.In particolare, in Indonesia le scadenze sono rigide e in molti casi non è possibile ottenere proroghe; pertanto, è fondamentale mantenere una comunicazione stretta con il proprio rappresentante legale.

Se si agisce tenendo conto dei punti sopra indicati, l’ottenimento e il mantenimento dei marchi in Indonesia non rappresentano affatto un’impresa difficile per le aziende giapponesi. Anzi, negli ultimi anni, grazie alla digitalizzazione e all’accelerazione dei processi di esame, si sta creando un contesto in cui, se le procedure vengono seguite correttamente, è possibile ottenere la registrazione dei diritti in modo relativamente agevole.Quando si avvia un’attività in Indonesia, si raccomanda di definire tempestivamente una strategia in materia di marchi e di adoperarsi per garantire la registrazione dei marchi locali e la tutela del marchio.

Link di riferimento:

• Sito ufficiale del Dipartimento Generale della Proprietà Intellettuale (DJKI/DGIP) del Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani dell’Indonesia [in inglese e indonesiano]:

  • Pagina informativa generale sui marchi (guide procedurali, tariffari, ecc.)

  • Database online dei marchi (PDKI) – Strumento di ricerca delle informazioni relative alle domande e alle registrazioni

• Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) «Madrid Member Profiles – Indonesia» [in inglese]: Panoramica del sistema dei marchi in Indonesia

• Ufficio Brevetti «Guida alla prevenzione dei danni da contraffazione (Edizione Indonesia)» [in giapponese]: Panoramica del sistema dei marchi in Indonesia e procedure pratiche

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in tutte le fasi, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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