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A chi sta leggendo questo articolo: se state valutando la possibilità di depositare un brevetto nel settore IT (software, SaaS, IoT ecc.), vi invitiamo a consultare anche i servizi offerti dai nostri consulenti in brevetti specializzati in questo settore.
Buongiorno. Sono Takefumi Sugiura, consulente in brevetti.
Negli ultimi anni, con lo sviluppo di Internet e delle tecnologie di intelligenza artificiale, stanno nascendo in rapida successione nuovi modelli di business e servizi. «Si tratta di un’attività senza precedenti, quindi vorrei ottenere un brevetto per garantirne l’esclusiva!» Non sono forse in molti a pensarla così?
Tuttavia, sebbene il termine «brevetto per modello di business» sia ormai di uso comune, è possibile che alcuni di voi trovino difficile comprendere la sua realtà concreta, i requisiti necessari per ottenerlo e le modalità di deposito.
Punto importante: nel sistema dei brevetti non esiste un brevetto indipendente denominato “modello di business”. Anche le invenzioni relative al business devono essere, al pari di quelle di altri settori tecnologici, “creazioni di idee tecniche che sfruttano le leggi della natura (= invenzioni)”. Una semplice idea di business o una serie di regole non sono di per sé riconosciute come “invenzioni”.
In questo articolo, facendo riferimento anche ai criteri di esame dell’Ufficio Brevetti, illustreremo in dettaglio, dal punto di vista di un consulente in brevetti, i requisiti e le modalità di ottenimento dei brevetti per i modelli di business (ovvero le invenzioni relative al software che possono essere brevettate). Ci auguriamo che questo articolo possa essere d’aiuto nel proteggere la Sua brillante idea imprenditoriale con un diritto giuridico solido.
Indice
- Che cos’è un «brevetto su modello di business»? Punti chiave per la qualificazione come invenzione
- Requisiti di brevettabilità che il brevetto di modello di business deve soddisfare
- Passaggi concreti per l’ottenimento di un brevetto per modello di business
- I vantaggi di rivolgersi a un consulente in brevetti
- Sintesi
1. Che cos’è un «brevetto per modello di business»? Punti chiave relativi alla natura di invenzione
Come accennato in precedenza, non esiste una categoria di brevetti denominata «modello di business». Ciò che viene comunemente definito «brevetto per modello di business» riguarda spesso invenzioni relative a metodi commerciali realizzati mediante software per computer.
Criteri di valutazione della qualità di invenzione
Per stabilire se un’invenzione relativa al software rientri nella definizione di “invenzione”, occorre valutare se l’elaborazione delle informazioni tramite software sia concretamente realizzata utilizzando risorse hardware. È necessario che l’elaborazione delle informazioni sia concretamente realizzata, attraverso la collaborazione tra computer e software, sotto forma di operazioni aritmetiche o elaborazioni specifiche delle informazioni, in base allo scopo di utilizzo.
In parole povere, ciò che conta non è il meccanismo aziendale in sé, bensì il modo in cui tale attività viene realizzata su un sistema informatico e se il sistema, il programma o la struttura dei dati presentano caratteristiche tecniche distintive.
Questo approccio rimane invariato anche in settori che a prima vista sembrano lontani dal mondo digitale. In un articolo di approfondimento sui brevetti relativi alla misurazione dell’efficacia della pubblicità offline combinata con quella digitale – in cui sono state analizzate, fino alle rivendicazioni, le brevetti registrati riguardanti la misurazione dell’efficacia della posta diretta cartacea, dei volantini inseriti nei giornali e della pubblicità televisiva – vengono presentati esempi concreti di rivendicazioni strutturate come flussi di elaborazione delle informazioni, piuttosto che come modalità operative dell’attività commerciale in sé.
Esempi concreti che rientrano nella definizione di «invenzione»
Esempio n. 1: Programma di previsione delle vendite di prodotti
Sintesi delle rivendicazioni: utilizzo di un computer per prevedere le vendite di vari prodotti. Il sistema è dotato di un mezzo di memorizzazione in cui sono registrati la data di previsione, i dati storici delle vendite, i dati relativi alle condizioni di variazione e le regole di correzione; include inoltre un mezzo che calcola un primo valore di previsione sulla base della media dei dati storici e che, sulla base dei dati relativi alle condizioni di variazione e delle regole di correzione, corregge il primo valore di previsione per determinare un secondo valore di previsione.
Motivi di ammissibilità: l’elaborazione o la trasformazione di informazioni specifiche in funzione dello scopo d’uso, consistente nel prevedere i dati storici di vendita sulla base di varie condizioni di variazione e regole di correzione, è realizzata mediante mezzi concreti che prevedono la collaborazione tra risorse software e hardware, quali più mezzi di memorizzazione e mezzi che controllano la lettura e la selezione dei dati.
Esempio n. 2: Metodo di servizio a punti
Sintesi della rivendicazione: metodo di servizio che assegna punti in base all’importo speso per l’acquisto di prodotti in un negozio online. La quantità di punti da assegnare e il nome del destinatario vengono inseriti nel server; il server, sulla base del nome del destinatario, recupera l’indirizzo e-mail, aggiunge i punti al conto del destinatario e invia una notifica utilizzando l’indirizzo e-mail.
Motivi di ammissibilità: il punto riconosciuto come «invenzione» è la specificazione di una serie concreta di operazioni di elaborazione delle informazioni (gestione dell’elenco dei clienti, accredito dei punti, notifica) effettuate in modo collaborativo dal server e dal computer nell’ambito del servizio a punti.
Caso n. 3: Sistema di distribuzione di veicoli a guida autonoma
Sintesi della rivendicazione: sistema costituito da un server di assegnazione, un terminale mobile e un veicolo a guida autonoma. Il terminale mobile trasmette l’ID utente e la posizione di prelievo. Il server di assegnazione acquisisce l’immagine del volto corrispondente all’ID utente e individua il veicolo a guida autonoma disponibile per l’assegnazione. Il veicolo a guida autonoma procede in modalità automatica e identifica la persona che ha richiesto il servizio tramite un processo di riconoscimento facciale.
Motivi di ammissibilità: è fondamentale il fatto che l’idea del servizio di distribuzione sia definita in modo dettagliato come una serie di elaborazioni concrete all’interno di un sistema informatico, quali la comunicazione tra server, terminale e veicolo, nonché il riconoscimento facciale.
Esempi che non rientrano nella definizione di «invenzione»
Esempio non pertinente
- Metodo di gioco: pur utilizzando un sistema di chat, nel complesso si tratta semplicemente di un metodo che si avvale esclusivamente di accordi convenzionali
- Programma di prevenzione degli incidenti secondari: il fatto di «determinare se si verifichi o meno un incidente sulla base delle informazioni relative a più veicoli» non è sufficiente, poiché la correlazione tecnica non è chiara
- Previsione astratta del fatturato: non sono descritti mezzi o procedure concreti per realizzare calcoli o elaborazioni specifici in funzione dello scopo di utilizzo
Questi esempi dimostrano che, anche se relativi al mondo degli affari, tali concetti non possono essere riconosciuti come «invenzioni» qualora non siano concretizzati in mezzi tecnici specifici.
2. Requisiti di brevettabilità che i brevetti sui modelli di business devono soddisfare
Anche se un’idea venisse giudicata «invenzione», per essere registrata come brevetto è necessario soddisfare ulteriori requisiti. I principali requisiti di brevettabilità sono la novità, l’attività inventiva e i requisiti di descrizione.
2.1 Novità e attività inventiva
È necessario che l’invenzione relativa al Suo modello di business non sia già nota al pubblico al momento della domanda (novità) e che un esperto del settore non possa facilmente concepirla sulla base dello stato dell’arte (attività inventiva).
Casi in cui è difficile riconoscere l’attività inventiva
Gli effetti generali derivanti dall’implementazione di un sistema informatico, quali «elaborazione rapida», «elaborazione di grandi quantità di dati» o «riduzione degli errori», sono considerati effetti naturali e tendono a non essere riconosciuti come attività inventiva. Inoltre, anche una semplice sostituzione, come la conversione degli ordini via fax o telefono in ordini online, viene ritenuta rientrare nella normale capacità creativa di un esperto del settore.
Casi in cui è più facile riconoscere l’attività inventiva
- Effetti significativi che, rispetto all’invenzione citata, superano l’ambito prevedibile in base allo stato dell’arte al momento del deposito della domanda
- Nel caso in cui siano stati superati fattori ostacolanti, non presenti nella tecnica anteriore, che impedivano la sistematizzazione
- Fatti quali il successo commerciale derivante dal metodo di business stesso (elemento di valutazione ausiliario)
Poiché la valutazione della novità e dell’attività inventiva si basa sul confronto con la tecnica anteriore, è di fondamentale importanza effettuare un’accurata ricerca sulla tecnica anteriore prima della presentazione della domanda.
2.2 Requisiti di descrizione (articolo 36 della Legge sui brevetti)
Per ottenere un brevetto, la descrizione e le rivendicazioni devono soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 36 della Legge sui brevetti. Esistono tre requisiti di descrizione fondamentali relativi ai brevetti sui modelli di business.
| Requisiti | Contenuti richiesti |
|---|---|
| Requisito di attuabilità – Articolo 36, comma 4, punto 1 |
Descrizione chiara e sufficientemente dettagliata da consentire a un esperto del settore di mettere in pratica l’invenzione. È necessario spiegare in modo dettagliato, avvalendosi anche di disegni, il meccanismo con cui l’elaborazione delle informazioni tramite software viene concretamente realizzata utilizzando risorse hardware. |
| Requisito di supporto - Articolo 36, comma 6, punto 1 |
L’invenzione descritta nelle rivendicazioni deve essere supportata dalla descrizione dettagliata dell’invenzione (modalità di realizzazione, ecc.). L’ambito delle rivendicazioni non deve eccedere quello desumibile dalla descrizione contenuta nel fascicolo. |
| Requisito di chiarezza, articolo 36, paragrafo 6, punto 2 |
Le rivendicazioni devono descrivere chiaramente l’invenzione. I termini utilizzati nelle rivendicazioni devono essere sufficientemente concreti e chiari da poter essere compresi da un esperto del settore, tenendo conto della descrizione, dei disegni e delle conoscenze tecniche comuni al momento del deposito della domanda. |
Punto chiave nella pratica: per soddisfare tutti e tre i requisiti di descrizione, è di fondamentale importanza non limitarsi a descrivere idee o funzioni astratte, ma spiegare in modo dettagliato ed esaustivo i mezzi tecnici e i meccanismi concreti necessari alla loro realizzazione, avvalendosi anche dei disegni.
3. Passaggi concreti per l’ottenimento di un brevetto su un modello di business
Alla luce dei requisiti di brevettabilità, si illustrano di seguito le fasi generali per ottenere un brevetto su un modello di business.
Identificazione e organizzazione del contenuto dell’invenzione
Individuare gli aspetti innovativi dell’idea e strutturarli come «elaborazione delle informazioni specifica in base allo scopo di utilizzo», realizzata attraverso la collaborazione tra hardware e software. Tradurre il tutto in mezzi tecnici concreti.
Ricerca sulla tecnica anteriore
Si effettuano ricerche sulle tecnologie simili utilizzando parole chiave e classificazioni pertinenti su piattaforme di informazioni brevettuali (come J-PlatPat). Si gettano le basi per la valutazione della novità e dell’attività inventiva.
Redazione della descrizione e delle rivendicazioni
Si redigono la domanda, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. È fondamentale spiegare in modo chiaro, con l’ausilio dei disegni, l’interazione tra software e hardware.
Deposito della domanda presso l’Ufficio Brevetti
Presentazione dei documenti redatti all’Ufficio Brevetti. Di norma si ricorre al deposito elettronico.
Richiesta di esame
In linea di principio, la richiesta di esame deve essere presentata entro tre anni dalla data di deposito della domanda. Se il termine viene superato, la domanda viene considerata ritirata senza che sia stato effettuato alcun esame.
Esame da parte dell’Ufficio Brevetti
L’esaminatore verifica la qualificazione come invenzione, la novità, l’attività inventiva e i requisiti di descrizione.
Risposta alla notifica dei motivi di rigetto
Qualora vengano notificati i motivi di rigetto, si presenta una memoria difensiva o una domanda di correzione per contestare tali motivi o apportare le opportune rettifiche. In alcuni casi può risultare utile presentare un certificato dei risultati sperimentali.
Concessione del brevetto → Registrazione del brevetto
Qualora l’esaminatore ritenga che siano soddisfatti i requisiti per il brevetto, viene emessa la decisione di concessione. Il diritto di brevetto sorge con il versamento della tassa di registrazione. In caso di decisione di rigetto, è possibile presentare ricorso.
4. I vantaggi di rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale
Ottenere un brevetto per un'invenzione relativa a un modello di business è difficile se ci si basa solo su una semplice idea; è infatti necessario concretizzarla dal punto di vista tecnico e soddisfare i complessi requisiti previsti dalla legge sui brevetti. Rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è estremamente utile per aumentare le possibilità di ottenere il brevetto.
Individuazione dell’invenzione
Individuiamo da un punto di vista specialistico gli elementi tecnici contenuti nella Sua idea imprenditoriale e i punti potenzialmente brevettabili, identificandoli adeguatamente come invenzioni.
Ricerca sullo stato dell’arte e definizione della strategia
Conduciamo ricerche efficaci per valutare la novità e l’attività dell’invenzione. Elaboriamo una strategia di deposito volta ad aumentare le possibilità di ottenere il brevetto.
Redazione di documenti di alta qualità
Redigiamo descrizioni tecniche e rivendicazioni che rappresentino l’invenzione in modo tecnicamente e giuridicamente accurato, nel rispetto dei requisiti di forma, con l’obiettivo di ottenere un ambito di protezione ampio.
Negoziazioni con l’Ufficio Brevetti
In risposta alle notifiche di rigetto, redigiamo memorie di replica accurate dal punto di vista giuridico e, se necessario, apportiamo le opportune correzioni. Gestiamo le pratiche avvalendoci di competenze specialistiche ed esperienza.
Assistenza procedurale
Ci occupiamo in vece del cliente delle complesse procedure che vanno dalla presentazione della domanda all’ottenimento del brevetto. In questo modo, il cliente può concentrarsi sulla propria attività.
Esercizio e tutela dei diritti
Forniamo assistenza per l’intero ciclo di vita del brevetto, dalla gestione delle violazioni dei diritti acquisiti alle trattative di licenza, dai procedimenti di nullità alle azioni legali per violazione.
5. Riepilogo
Ciò che viene definito «brevetto su modello di business» è, nella realtà, un’invenzione relativa a un metodo commerciale che utilizza software per computer; per essere protetto come brevetto, non deve trattarsi di una semplice idea commerciale, ma deve essere costituito da mezzi tecnici concreti in cui hardware e software collaborano per eseguire una specifica elaborazione delle informazioni.
Per ottenere un brevetto, oltre alla novità e all’attività inventiva, è necessario descrivere il contenuto tecnico in modo concreto ed esaustivo, affinché la descrizione e le rivendicazioni soddisfino i requisiti di attuabilità, di supporto e di chiarezza.Poiché è difficile che venga riconosciuta l’attività innovativa sulla base della mera sistematizzazione di attività umane o di effetti sistemici generici, è fondamentale illustrare chiaramente caratteristiche tecniche originali ed effetti significativi e imprevedibili.
Per soddisfare tali requisiti e raggiungere l’obiettivo dell’ottenimento del brevetto, sono indispensabili conoscenze ed esperienza specialistiche. Rivolgendosi a un consulente in brevetti, potremo individuare il percorso ottimale per proteggere legalmente la Sua idea imprenditoriale e fornirLe un supporto efficace nell’ottenimento di diritti solidi.
Non esiti a contattarci.
Riferimenti: Ufficio dei Brevetti, «Criteri di esame per brevetti e modelli di utilità» – Esempi di applicazione a specifici settori tecnologici
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Brevetti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Brevetti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).