Il marchio è al tempo stesso uno “scudo” che tutela il valore del marchio aziendale e un’“arma” che consente di costruire un vantaggio competitivo sul mercato. Tuttavia, nonostante se ne comprenda l’importanza, non mancano i casi in cui, nella pratica, ci si imbatte in insidie inaspettate.Nel presente articolo presenteremo, attraverso una serie di casi concreti, i modelli tipici di errore relativi ai marchi e analizzeremo gli insegnamenti da trarne per evitare di ripetere gli stessi errori.

Caso 1: «Ma l’avevo usato prima…» – L’ostacolo del principio del «primo a depositare»

Cosa è accaduto

Il “Morning Bell”, un caffè a conduzione familiare, era un locale storico amato dalla comunità locale da oltre dieci anni. Il proprietario, il signor A, non aveva mai nemmeno preso in considerazione la registrazione del marchio e continuava a gestire l’attività con la semplice convinzione che “il nome del mio locale mi appartenga”.

Un giorno, tuttavia, ricevette una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della grande catena di caffetterie B. La società B aveva registrato il marchio «ABCD XYZ» e chiedeva alla caffetteria del signor A di cessare l’uso del nome del locale. Il signor A sostenne: «Siamo stati noi a utilizzarlo per primi», ma la società B non cedette, affermando: «Siamo stati noi a ottenere per primi la registrazione del marchio».

Qual era il problema?

La legge giapponese sui marchi adotta il «principio della priorità della domanda». Si tratta del principio secondo cui, in caso di più domande relative a marchi identici o simili, la registrazione viene concessa a chi ha presentato la domanda per primo. In altre parole, per quanto si possa vantare un uso pluriennale, se un altro soggetto ha ottenuto la registrazione del marchio prima di voi, in linea di principio non è più possibile rivendicarne i diritti.

Il signor A aveva la possibilità di opporre l’eccezione del «diritto di uso anteriore». Si tratta del diritto di continuare a utilizzare un marchio qualora lo si sia utilizzato prima della presentazione della domanda di registrazione da parte di terzi, senza fini di concorrenza sleale, e, di conseguenza, esso sia ampiamente riconosciuto dai consumatori. Tuttavia, dimostrare tale «notorietà» non è facile.Anche se il marchio è famoso a livello locale, se non si riesce a dimostrare la notorietà nell’area di attività della società B, è possibile che il diritto di uso anteriore non venga riconosciuto.

Lezione da trarre

L’idea secondo cui «il semplice fatto di utilizzare un marchio conferisce un diritto» è pericolosa. Una volta iniziato a utilizzare un nome di marchio, di negozio o di servizio, è opportuno depositare la domanda di registrazione del marchio il prima possibile. In particolare, si consideri la registrazione del marchio come un requisito imprescindibile nella fase in cui l’attività inizia a decollare o quando si inizia a valutare l’espansione dei punti vendita o la creazione di un sistema di franchising.Risparmiare sui costi di registrazione per poi trovarsi a dover sostenere in seguito ingenti spese di rebranding o canoni di licenza sarebbe un vero e proprio controsenso.

Caso 2: lacune nei diritti dovute a una scelta errata delle classi

Cosa è accaduto

Il marchio di abbigliamento C aveva registrato il proprio marchio «NEXTERA» nella classe 25 (abbigliamento). Il marchio cresceva costantemente e, col tempo, si estese anche ai prodotti in pelle, quali borse e portafogli.

Alcuni anni dopo, quando l’azienda C stava per entrare a pieno titolo nel mercato dei prodotti in pelle, si è scoperto che un’altra azienda, la D, aveva già registrato il marchio «EFGOP» nella classe 18 (borse, sacchetti e prodotti in pelle).L’azienda D, pur essendo a conoscenza dell’esistenza dell’azienda C, aveva intenzionalmente presentato la domanda di registrazione in tale classe. L’azienda C non poté quindi vendere articoli in pelle con il proprio marchio e fu costretta a negoziare con l’azienda D.

Qual era il problema?

La registrazione del marchio ha efficacia per ciascuna classe di prodotti e servizi specificata. L’azienda C godeva di protezione per l’abbigliamento, ma non aveva provveduto a tutelare i prodotti in pelle (classe 18), creando così una lacuna nei propri diritti. È stata proprio questa lacuna a essere sfruttata.

In Giappone esistono 45 classi di marchi; è necessario scegliere la classe non solo in base all’attuale ambito di attività della propria azienda, ma anche tenendo conto delle possibili espansioni future.

Lezione da trarre

Al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio, è opportuno valutare i prodotti e i servizi designati tenendo conto non solo dell’attuale attività aziendale, ma anche dei piani aziendali a medio-lungo termine.In particolare, qualora si preveda una diversificazione del marchio, assicurarsi un’ampia copertura delle classi correlate contribuisce a prevenire problemi futuri. Pur tenendo conto dei costi, per i marchi principali vale la pena considerare la registrazione in più classi come un «investimento difensivo». Inoltre, è importante rivedere periodicamente il proprio portafoglio di marchi e presentare ulteriori domande di registrazione in base all’evoluzione dell’attività.

Caso 3: Danni causati dallo «squatting dei marchi» all’estero

Cosa è accaduto

L’azienda cosmetica E gestiva un marchio di prodotti per la cura della pelle molto popolare in Giappone. Grazie al passaparola sui social media, la sua notorietà era cresciuta anche in vari paesi asiatici e le vendite tramite e-commerce transfrontaliero erano in aumento. Proprio quando si apprestava a costituire una filiale locale per entrare a pieno titolo nel mercato cinese, è emerso un problema.

Un marchio identico al nome del marchio dell’azienda E era già stato registrato in Cina da una terza parte. Questa terza parte (il cosiddetto «broker di marchi») aveva appreso che il marchio dell’azienda E stava riscuotendo grande successo in Cina e si era anticipata, assicurandosi il marchio. L’azienda E si è quindi trovata costretta a negoziare un acquisto a condizioni onerose per poter operare in Cina utilizzando il proprio marchio.

Qual era il problema?

Si tratta di un problema noto come «trademark squatting» (accaparramento fraudolento di marchi). In Cina, così come in molti altri paesi, vige il principio del «primo a depositare»; pertanto, anche per un marchio famoso in Giappone, se la domanda di registrazione viene presentata per prima sul territorio locale, diventa difficile ottenere i diritti.

In Cina esiste un sistema che consente di invalidare le «domande di registrazione in malafede», ma l’onere probatorio è elevato e le controversie legali comportano tempi e costi considerevoli. Alla fine, l’azienda E, pur richiedendo un procedimento di nullità, si è vista costretta a portare avanti parallelamente le trattative per l’acquisto del marchio in questione.

Lezione da trarre

I marchi che abbiano anche solo vagamente in mente un’espansione all’estero dovrebbero provvedere a depositare il marchio a livello locale «prima che il prodotto venga venduto», anziché «dopo che è stato venduto».In particolare in Cina, nel Sud-Est asiatico e in Medio Oriente, il fenomeno dello squatting dei marchi è molto diffuso e i marchi che hanno fatto parlare di sé in Giappone tendono ad essere facilmente presi di mira. È opportuno valutare la possibilità di garantire la tutela del marchio nei mercati principali non appena si avvia l’e-commerce transfrontaliero o non appena iniziano ad aumentare le reazioni dall’estero sui social media.Avvalendosi del Protocollo di Madrid (sistema di registrazione internazionale dei marchi), è possibile richiedere in modo efficiente la protezione in più paesi con un’unica domanda.

Caso 4: Il valore del marchio si dissolve a causa della «genericizzazione»

Cosa è accaduto

L’azienda F, produttrice di articoli di uso quotidiano, ha sviluppato un attrezzo per la pulizia dotato di funzionalità rivoluzionarie, ottenendo un enorme successo con il nome commerciale «Clean Magic». Avendo ottenuto anche la registrazione del marchio, la situazione sembrava essere sotto pieno controllo.

Tuttavia, poiché il prodotto si è diffuso a tal punto, i consumatori e i rivenditori hanno iniziato a chiamare genericamente «Clean Magic» qualsiasi attrezzo per la pulizia simile. Anche i concorrenti hanno iniziato a utilizzare espressioni quali «il nostro Clean Magic» o «tipo Clean Magic»; quando l’azienda F ha protestato, le è stato ribattuto che «si trattava semplicemente di un termine generico».

Qual era il problema?

Il fenomeno per cui un marchio perde la sua funzione di segno distintivo che indica una provenienza specifica e viene riconosciuto come nome generico (nome comune) di un prodotto o servizio è denominato «genericizzazione» o «genericizzazione del marchio».Esistono numerosi esempi di termini che un tempo erano marchi di aziende specifiche e che sono diventati nomi comuni (o che stavano per diventarlo), come «scala mobile», «nastro adesivo» e «Washlet».

Se il processo di generizzazione progredisce, anche il titolare del marchio potrebbe non essere più in grado di impedire l’uso da parte di terzi. Nel peggiore dei casi, la registrazione del marchio stessa potrebbe essere revocata.

Lezione da trarre

Un marchio richiede non solo di essere «coltivato», ma anche di essere «difeso». In concreto, sono efficaci misure quali l’aggiunta del simbolo «®» al momento dell’uso del marchio, l’indicazione esplicita «○○ è un marchio registrato della società △△» e la menzione congiunta del marchio e del nome generico (ad esempio: «Attrezzi per la pulizia Clean Magic»).Inoltre, qualora i media o i negozi al dettaglio utilizzino il marchio come denominazione generica, è importante proseguire con costanza un’attività di sensibilizzazione, ad esempio inviando una lettera cortese in cui si richieda la rettifica. Il valore di un marchio si indebolisce se il titolare stesso non continua a dimostrare con coerenza che si tratta di «un nome di marca specifico».

Caso 5: Colti alla sprovvista in un procedimento di nullità per mancato uso

Cosa è accaduto

L’azienda alimentare G aveva registrato il marchio «Fresh Garden» nelle classi 29 (prodotti alimentari trasformati) e 30 (condimenti e dolciumi) in vista del lancio di nuovi prodotti futuri. Tuttavia, a seguito di un cambiamento nella politica aziendale, il lancio dei nuovi prodotti è stato sospeso e il marchio è rimasto inutilizzato per oltre cinque anni.

Successivamente, quando l’azienda G ha tentato di lanciare nuovamente prodotti con il marchio «Fresh Garden», si è scoperto che l’azienda concorrente H stava già commercializzando prodotti con lo stesso nome. Quando l’azienda G ha fatto valere la violazione del diritto di marchio, l’azienda H ha presentato una «richiesta di cancellazione per mancato uso». Non essendo in grado di dimostrare l’uso effettivo negli ultimi tre anni, l’azienda G ha subito la cancellazione della registrazione del marchio.

Qual era il problema?

Ai sensi della legge giapponese sui marchi, qualora un marchio registrato non venga utilizzato in modo continuativo per oltre tre anni sul territorio giapponese senza un motivo legittimo, chiunque può richiedere un procedimento di cancellazione per inutilizzo. Tale sistema è finalizzato a impedire che i marchi inutilizzati limitino indebitamente la libertà di scelta dei marchi altrui.

La società G ha sostenuto di «aver avuto intenzione di utilizzarlo in futuro», ma «avere intenzione di utilizzarlo» e «utilizzarlo effettivamente» sono due questioni distinte. In assenza di prove dell’uso (confezioni dei prodotti, pubblicità, cataloghi, documenti commerciali ecc.), non è possibile vincere il procedimento.

Lezione da trarre

Un marchio non è una questione che si esaurisce con la registrazione. Per mantenerne la validità, è necessario un uso continuativo. Non vi è nulla di male nel riservarsi un marchio in vista di attività future; tuttavia, anche in tal caso, è fondamentale documentare un uso effettivo, ad esempio vendendo prodotti, anche in piccole quantità, distribuendo campioni o presentando i prodotti sul proprio sito web.Inoltre, si raccomanda di prendere l’abitudine di effettuare periodicamente un inventario del proprio portafoglio di marchi, verificandone la coerenza con il piano aziendale. Per i marchi che non si prevede di utilizzare, è opportuno valutare la possibilità di rinunciarvi, tenendo conto dei costi di mantenimento.

Caso 6: Confusione causata da carenze nel contratto di licenza

Cosa è accaduto

Il marchio di articoli per l’outdoor I aveva affidato la vendita sul mercato nazionale all’agente J, concedendogli in licenza il proprio marchio. Sebbene il contratto contenesse clausole relative alla concessione d’uso, le disposizioni in materia di controllo della qualità e modalità d’uso erano piuttosto sommarie.

Inizialmente l’azienda J si atteneva scrupolosamente alle linee guida del marchio, ma, sotto la pressione di dover aumentare il fatturato, iniziò gradualmente a vendere prodotti di bassa qualità apponendo il marchio dell’azienda I. I reclami da parte dei consumatori aumentarono e sui social media si diffuse la voce secondo cui «la qualità dei prodotti dell’azienda I era peggiorata».Sebbene l’azienda I avesse richiesto all’azienda J di porre rimedio alla situazione, quest’ultima ribatteva affermando che «nel contratto non sono indicati standard di qualità specifici», e la risoluzione del problema procedeva a rilento.

Qual era il problema?

In un contratto di licenza di marchio, il controllo da parte del licenziante (titolare dei diritti) sulla qualità dei prodotti e dei servizi del licenziatario (soggetto autorizzato all’uso) è indispensabile per mantenere la «funzione di garanzia della qualità», che costituisce una caratteristica essenziale del marchio.Qualora tale controllo di qualità risulti insufficiente, si verifica la cosiddetta «licenza nuda (naked license)», che può minare la fiducia dei consumatori e, nel peggiore dei casi, comportare una diluizione del diritto di marchio.

Nel caso della Società I, poiché nel contratto non erano stati chiaramente definiti standard di qualità, diritti di ispezione, misure correttive in caso di violazione e clausole di risoluzione del contratto, è risultato difficile intervenire una volta insorto il problema.

Lezione da trarre

Al momento della stipula di un contratto di licenza di marchio, è importante definire in dettaglio non solo l’ambito della concessione d’uso, ma anche le clausole relative al controllo di qualità. Nello specifico, è opportuno includere la chiara indicazione degli standard di qualità e delle specifiche del prodotto, la garanzia del diritto di ispezione e audit da parte del licenziante, l’obbligo di rispetto delle linee guida del marchio, le procedure correttive in caso di violazione e le clausole di risoluzione del contratto, nonché gli obblighi di rendicontazione.Inoltre, anche dopo la stipula del contratto, è indispensabile monitorare periodicamente le attività del licenziatario e intervenire tempestivamente in caso di problemi, al fine di tutelare il valore del marchio.

Caso 7: Estinzione dei diritti a causa della mancata osservanza delle procedure di rinnovo

Cosa è accaduto

La società K, una storica pasticceria tradizionale giapponese fondata 50 anni fa, aveva registrato il proprio nome commerciale e il marchio del prodotto di punta diversi decenni fa. Per la società K, che aveva continuato a utilizzare lo stesso marchio per molti anni, esso era diventato un elemento talmente scontato che nell’ambito delle attività quotidiane non si prestava quasi mai attenzione al marchio stesso.

Un giorno, mentre pianificava l’apertura di un nuovo punto vendita, l’azienda K, nel tentativo di verificare la validità del marchio, rimase sbalordita: la registrazione del marchio era scaduta alcuni anni prima a causa dell’esaurimento del periodo di validità. Si era dimenticata di effettuare le procedure di rinnovo. A peggiorare la situazione, emerse che, durante il periodo di vuoto successivo alla scadenza, un terzo aveva depositato e registrato lo stesso marchio.

Qual era il problema?

La durata del diritto di marchio è di 10 anni a partire dalla data di registrazione e richiede una procedura di rinnovo ogni 10 anni. Il rinnovo deve essere effettuato nel periodo compreso tra i sei mesi precedenti la scadenza del termine di validità e la data di scadenza stessa. È possibile effettuare il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza pagando una sovrattassa, ma una volta trascorso anche tale termine, il diritto decade.

La società K era una piccola azienda a conduzione familiare e non disponeva né di un responsabile della gestione della proprietà intellettuale né di un contratto di consulenza con esperti del settore. Dopo che il responsabile incaricato al momento della registrazione si era dimesso, non vi era più nessuno a conoscenza della scadenza del rinnovo, con la conseguenza che il termine è scaduto senza che venisse effettuato alcun rinnovo.

Lezione da trarre

Nella gestione dei diritti di marchio, il controllo delle scadenze di rinnovo rappresenta l’attività più fondamentale e importante. Per garantire tale controllo, si raccomanda di conservare una copia del registro dei marchi e di redigere un elenco che riporti tutte le scadenze di rinnovo. Inoltre, è fondamentale predisporre un sistema di condivisione delle informazioni tra più responsabili e garantire un passaggio di consegne accurato in caso di trasferimento o dimissioni dei responsabili.Un’altra opzione valida consiste nel stipulare un contratto di consulenza con uno studio di brevetti o un consulente in brevetti, affidando loro la gestione delle scadenze. Negli ultimi anni sono aumentati gli studi e i servizi online che offrono notifiche relative alle scadenze di rinnovo; si raccomanda pertanto di valutare il metodo di gestione più adeguato alle dimensioni e alle risorse della propria azienda.

Sintesi: principi fondamentali per il successo della strategia relativa ai marchi

Riassumendo gli insegnamenti tratti da questi esempi, emerge che la gestione dei marchi richiede un duplice approccio: «offensivo» e «difensivo».

Dal punto di vista «offensivo», è importante depositare il marchio prima di avviare l’attività, o almeno nelle fasi iniziali; scegliere le classi tenendo conto del futuro sviluppo aziendale; e definire una strategia di deposito internazionale tempestiva, in vista dell’espansione all’estero. L’idea che «si possa registrare il marchio anche in un secondo momento» è pericolosa; in un sistema basato sul principio della priorità del primo deposito, è fondamentale agire per primi.

Dal punto di vista «difensivo», sono necessari l’uso continuativo dopo la registrazione e la conservazione delle prove di utilizzo, la gestione del marchio per impedire che diventi un nome generico, la gestione accurata delle scadenze di rinnovo e il controllo della qualità nei confronti dei licenziatari. Un marchio non acquista valore semplicemente con la sua registrazione, ma diventa uno scudo a tutela dell’attività solo se gestito e utilizzato in modo appropriato.

Inoltre, un elemento comune a tutti questi aspetti è l’importanza della «collaborazione con gli esperti». La legislazione in materia di marchi presenta numerosi aspetti tecnici e i sistemi variano da paese a paese. È difficile garantire una gestione perfetta autonomamente; avvalendosi del supporto di avvocati specializzati in marchi o di esperti in proprietà intellettuale, è possibile prevenire molti problemi prima che si verifichino.

Il marchio è uno dei beni immateriali di maggior valore per un’azienda. Per salvaguardarne e accrescerne il valore, vi invitiamo a considerare la strategia relativa ai marchi come parte integrante della strategia aziendale.

Se avete domande o desiderate approfondire determinati argomenti, non esitate a contattarci. Siamo disponibili a esaminare scenari simili a casi reali e a fornire consigli concreti sulle misure preventive.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in marchi, rappresentante legale

Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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