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![[Spiegazione di un consulente in brevetti] Quali sono le procedure da seguire per beneficiare delle disposizioni eccezionali relative alla perdita di novità di un’invenzione? Come ottenere un brevetto anche dopo la pubblicazione e quali sono gli aspetti da tenere presenti](https://www.evorix.jp/hubfs/unnamed%20-%202026-02-17T102159.049.jpg)
Quando un’azienda sviluppa un nuovo prodotto rivoluzionario o una nuova tecnologia, non è affatto raro che, spinta dal desiderio di «farlo conoscere al più presto al grande pubblico!» o di «presentarlo agli investitori per ottenere finanziamenti», diffonda un comunicato stampa, lo pubblichi sul proprio sito web o lo presenti in occasione di convegni scientifici o fiere prima ancora di depositare la domanda di brevetto.
Tuttavia, nell’ambito del sistema dei brevetti, il fatto di aver «divulgato preventivamente l’invenzione» può causare problemi fatali per l’ottenimento del brevetto. Ciò avviene perché viene meno il requisito fondamentale del brevetto, ovvero la «novità» (un’innovazione non ancora nota al pubblico).
«Ho realizzato un’invenzione straordinaria, ma l’ho divulgata inavvertitamente: non potrò più ottenere il brevetto…?»
Imprenditori, responsabili dello sviluppo e ricercatori che state per rinunciare, vi preghiamo di attendere un momento. La legge giapponese sui brevetti prevede un sistema denominato «disposizione eccezionale in materia di perdita della novità dell’invenzione (articolo 30 della legge sui brevetti)», volto proprio a venire in soccorso di inventori e aziende in tali situazioni.
In questo articolo, un consulente in brevetti, in qualità di esperto in materia, fornirà una spiegazione chiara ed esaustiva della «disposizione eccezionale relativa alla perdita di novità dell’invenzione», partendo dal suo funzionamento di base fino alle procedure concrete per ottenerne l’applicazione, alle modalità di redazione del certificato e ai rischi significativi nella pratica (come le insidie nei depositi all’estero).
📑 Indice di questo articolo
- Che cos’è la disposizione di eccezione relativa alla perdita di novità dell’invenzione (articolo 30 della Legge sui brevetti)?
- Passaggi procedurali per ottenerne l’applicazione [Flusso operativo]
- Attenzione! Le «insidie» delle disposizioni derogatorie e i rischi significativi
- I vantaggi di affidare la procedura a un consulente in brevetti
- Riepilogo: se l’invenzione è già stata resa pubblica, si rivolga immediatamente a un consulente in brevetti
1. Che cos’è la disposizione eccezionale relativa alla perdita di novità dell’invenzione (articolo 30 della Legge sui brevetti)?
1-1. Che cos’è la “novità”, requisito imprescindibile per il brevetto?
L’articolo 29, comma 1, della Legge sui brevetti stabilisce che, affinché un’invenzione possa essere brevettata, essa non deve essere «un’invenzione già nota al pubblico in Giappone o all’estero prima della presentazione della domanda di brevetto» (invenzione nota al pubblico). Questo requisito è denominato «novità».
Nello specifico, se si compiono gli atti indicati di seguito, l’invenzione si considera priva di novità.
| Modalità di divulgazione | Esempi concreti |
|---|---|
| Pubblicazione su un sito web | Sito web aziendale, social media (X, Instagram ecc.), piattaforme di condivisione video |
| Diffusione di comunicati stampa | Diffusione di notizie tramite i media di PR |
| Presentazioni in occasione di convegni e seminari | Pubblicazione di articoli scientifici, presentazioni con diapositive, sessioni poster |
| Partecipazione a fiere | Presentazione di nuovi prodotti e dimostrazioni in occasione di fiere |
| Vendita e distribuzione | Vendite di prova, distribuzione di campioni, crowdfunding (Makuake, CAMPFIRE ecc.) |
| Copertura mediatica | Pubblicazione di articoli su televisione, quotidiani e riviste |
⚠️ Principio: se si compie una sola di queste azioni, anche se in seguito si presenti una domanda di brevetto, questa verrà respinta dall’esame dell’Ufficio Brevetti in quanto considerata «tecnologia già nota al pubblico».
1-2. Misura di salvaguardia: l’eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia)
L’applicazione rigorosa dei principi sopra indicati potrebbe ostacolare in modo ingiustificato la rapidità delle attività commerciali o la pubblicazione dei risultati della ricerca accademica. A tal fine è stata prevista la «disposizione di eccezione alla perdita di novità dell’invenzione» ai sensi dell’articolo 30 della Legge sui brevetti. A livello internazionale è nota anche come «periodo di grazia».
Effetti dell’articolo 30 della Legge sui brevetti
«Si considera (si presume) che non abbia perso la novità a seguito di tale atto di divulgazione»
= Se vengono soddisfatte determinate condizioni e seguite procedure rigorose, è possibile ottenere lo stesso trattamento che si avrebbe se la divulgazione non fosse avvenuta
1-3. Requisiti assoluti per l’applicazione
Per poter beneficiare della disposizione di eccezione alla perdita di novità, è necessario presentare la domanda di brevetto entro «un anno» dalla data di divulgazione. A seguito della modifica legislativa del Heisei 30 (2018), il periodo di grazia è stato esteso da sei mesi a un anno.
I casi di divulgazione oggetto di questa disposizione sono principalmente i seguenti due:
① Divulgazione
derivante da un atto del titolare stesso (articolo 30, comma 2)
Casi in cui l’inventore stesso o il richiedente abbia divulgato l’invenzione di propria iniziativa. Sono oggetto di questa disposizione di salvaguardia praticamente tutti gli atti di divulgazione, quali presentazioni a convegni scientifici, fiere, pubblicazioni sul web e vendite.
A titolo di esempio, si prega di consultare il brevetto relativo a testi pubblicitari generati dall’intelligenza artificiale, depositato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, a seguito di una presentazione a un convegno scientifico.
② Divulgazione
contro la propria volontà (articolo 30, comma 1)
Divulgazione contraria all’intenzione del titolare del diritto di deposito, come nel caso in cui un partner vincolato da un accordo di riservatezza (NDA) pubblichi un articolo senza autorizzazione o in cui le informazioni vengano divulgate da uno spia industriale.
2. Fasi procedurali per beneficiare del rimedio [Flusso operativo]
Non è vero che «se si presenta la domanda entro un anno dalla divulgazione, si ottiene automaticamente il rimedio». È necessario seguire una procedura rigorosamente stabilita presso l’Ufficio Brevetti. Se la procedura presenta anche la minima irregolarità, non si otterrà il rimedio e si perderà definitivamente il diritto di brevetto.
Effettuare una «dichiarazione di intenti» contestualmente alla domanda di brevetto
Nel momento stesso in cui si presenta la domanda di brevetto, è necessario indicare chiaramente nel modulo di domanda (documenti di deposito) l’intenzione di «avvalersi delle disposizioni relative alle eccezioni alla perdita di novità».
[Esempio di formulazione nel modulo di domanda]
【Nota particolare】Domanda di brevetto per la quale si intende avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge sui brevetti
⚠️ Attenzione: se si presenta la domanda omettendo di inserire questa frase, in linea di principio non sarà possibile aggiungerla in un secondo momento e si perderà il diritto all’applicazione delle disposizioni derogatorie.
Presentare il «certificato» entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda
Entro «30 giorni» dalla data di presentazione della domanda di brevetto, è necessario presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Brevetti un documento (certificato) che attesti oggettivamente il fatto della pubblicazione.
📋 Elementi obbligatori da riportare nel certificato
| Elementi da indicare | Contenuto |
|---|---|
| Il fatto della pubblicazione | Quando, dove e con quale metodo è avvenuta la pubblicazione Esempio: il giorno 〇 del mese di 〇 dell’anno Reiwa 〇, presso la Società Scientifica 〇〇 |
| Soggetto che ha effettuato la divulgazione | Chi ha effettuato la divulgazione. Prova del fatto che si tratti del «titolare del diritto di ottenere il brevetto» |
| Contenuto dell’invenzione divulgata | Spiegazione della riconoscibile identità con l’invenzione oggetto della domanda (revendicazioni) |
📎 Documenti probatori per ciascuna modalità di divulgazione
| Modalità di pubblicazione | Documenti probatori necessari |
|---|---|
| Pubblicazione sul web e comunicati stampa | Screenshot della pagina web (con URL e data/ora di pubblicazione), schermata di gestione della pubblicazione, ecc. |
| Presentazioni a congressi e seminari | Copertina, indice e pagine relative all’articolo del volume degli atti, attestato di presentazione, ecc. |
| Partecipazione a fiere | Opuscoli ufficiali, elenco degli espositori, cataloghi distribuiti presso lo stand, fotografie degli articoli esposti (con indicazione della data e dell’ora) |
| Vendita e crowdfunding | Bollettini di consegna e ricevute recanti la data di inizio delle vendite, schermate del progetto sul sito di crowdfunding |
💡 Prova in caso di divulgazione multipla (procedura attuale)
Nella pratica commerciale, sono frequenti i casi in cui un’invenzione venga divulgata più volte in successione, ad esempio secondo lo schema «comunicato stampa → fiera → vendita di prova».Qualora l’invenzione divulgata risulti «identica», è ampiamente riconosciuta la prassi della «prova globale», in base alla quale è possibile omettere la prova delle successive divulgazioni purché venga presentata la certificazione relativa alla prima divulgazione. Tuttavia, poiché la valutazione dell’«identità» è di natura altamente specialistica, è indispensabile che un consulente in brevetti proceda a un’attenta valutazione e alla redazione della documentazione.
3. Attenzione! Le «insidie» delle disposizioni derogatorie e i rischi gravi
È estremamente pericoloso pensare con leggerezza che «se la divulgazione avviene entro un anno, si può ottenere il brevetto, quindi non c’è da preoccuparsi». Le disposizioni derogatorie costituiscono, in definitiva, solo una «rete di sicurezza di ultima istanza» e, qualora se ne faccia ricorso, comportano i seguenti rischi gravi.
⚠️ Rischio 1: Impossibilità di opporsi allo «sviluppo autonomo» o alla «domanda anticipata» da parte di terzi
Il sistema dei brevetti giapponese adotta il principio del “primo a depositare”, secondo cui prevale chi presenta per primo la domanda. La disposizione di eccezione relativa alla perdita di novità non è altro che un rimedio personale che consiste nel “non tenere conto del proprio atto di divulgazione esclusivamente ai fini dell’esame del proprio brevetto”.
Cosa significa concretamente?
Se, nel periodo intercorrente tra la divulgazione della Sua invenzione e la presentazione della domanda di brevetto, un terzo non coinvolto sviluppi autonomamente la stessa invenzione e ne presenti la domanda prima di Lei → il Suo brevetto verrà respinto in quanto «presentato dopo la domanda di un altro». Esiste inoltre il «rischio di imitazione», ovvero che un terzo, dopo aver preso visione di un comunicato stampa o simili, presenti una domanda per un’invenzione migliorata e ottenga il brevetto.
⚠️ Rischio 2: la possibilità che l’ottenimento del brevetto all’estero diventi impossibile
Questo rappresenta il rischio più grave per le aziende che puntano a un’espansione globale. Il sistema del «periodo di grazia» non è uniforme in tutto il mondo.
| Paese/Regione | Trattamento del periodo di grazia | Grado di tutela |
|---|---|---|
| Giappone | Un anno dalla pubblicazione. Si applica a quasi tutti gli atti di divulgazione | ◎ Ampio |
| Stati Uniti | Un anno dalla pubblicazione. Rimedi concessi con relativa flessibilità | ◎ Ampio |
| Europa (EPO) | In linea di principio, “assoluta novità”. Solo in caso di esposizioni riconosciute dal BIE o di atti fraudolenti. Periodo di 6 mesi | ✕ Estremamente ristretto |
| Cina | Solo per le esposizioni internazionali organizzate dal governo e per determinati convegni accademici. Periodo: 6 mesi | △ Limitato |
Le presentazioni a congressi scientifici giapponesi, la pubblicazione sul sito web aziendale o in occasione di fiere non godono di alcuna tutela in Europa. L’ottenimento di un brevetto in Europa diventa di fatto impossibile.
Se state anche solo vagamente pensando di entrare nei mercati esteri
«prima di qualsiasi atto di divulgazione, è necessario completare la domanda di brevetto in Giappone (domanda di base)»
Questa è la regola d’oro per eccellenza
⚠️ Rischio 3: Rischio di diniego di applicabilità a causa di irregolarità procedurali
Le scadenze relative alla «dichiarazione di intenzione contestuale alla domanda», alla «presentazione della domanda entro un anno» e alla «presentazione del certificato entro 30 giorni» sono assolute.Qualora il contenuto del certificato presenti incongruenze logiche o non sia possibile dimostrare l’identità tra l’invenzione pubblicata e quella oggetto della domanda, l’applicazione della disposizione derogatoria verrà negata e il brevetto sarà respinto. Portare a termine in tempi brevi una procedura giuridicamente ineccepibile è estremamente difficile per chi non possiede competenze specialistiche in materia di proprietà intellettuale.
4. I vantaggi di affidare la procedura a un consulente in brevetti
La procedura per beneficiare delle disposizioni derogatorie relative alla perdita di novità dell’invenzione è più complessa rispetto a una normale domanda di brevetto e richiede un elevato livello di giudizio giuridico, precisione e, soprattutto, rapidità.
✅ Vantaggio n. 1: redazione accurata della certificazione e prevenzione di errori procedurali fatali
Il consulente in materia di brevetti conosce a fondo i più recenti criteri di esame e le linee guida dell’Ufficio Brevetti.Valutando «quando, dove e da chi è stata resa pubblica l’invenzione» alla luce dei requisiti di legge, è in grado di determinare con precisione quali prove occorra raccogliere affinché l’esaminatore le accetti. Redige e presenta rapidamente, entro i termini previsti, certificati logici e convincenti, prevenendo così il verificarsi di errori procedurali fatali.
✅ Vantaggio ②: Risposta tempestiva per ridurre al minimo il rischio di domande da parte di terzi
Più tempo trascorre dalla data di pubblicazione, maggiore è il rischio che i diritti vengano sottratti da terzi. Affidandosi a un consulente in brevetti, è possibile svolgere con rapidità professionale tutte le fasi, dalla redazione della documentazione tecnica avanzata (descrizione del brevetto) che definisce l’ambito dei diritti, fino alla procedura di deposito, consentendo di completare la domanda presso l’Ufficio Brevetti con un giorno di anticipo.
✅ Vantaggio n. 3: Proposta di una strategia globale in materia di proprietà intellettuale in linea con la strategia aziendale
«Come proteggere l’espansione all’estero di una tecnologia già pubblicata?» rappresenta una sfida gestionale di grande rilevanza.
Consultando un consulente in brevetti, è possibile ricevere una consulenza su una strategia globale in materia di proprietà intellettuale che consenta di eliminare la concorrenza riducendo al minimo i danni; ad esempio, «individuando nuove tecnologie migliorative (know-how correlato) non ancora rese pubbliche, distinte dalla tecnologia di base già divulgata, per costruire su di esse una rete di brevetti all’estero».
5. Riepilogo: se ha divulgato un’invenzione, si rivolga immediatamente a un avvocato specializzato in proprietà industriale
Il principio fondamentale del sistema dei brevetti è che «la divulgazione prima del deposito della domanda è severamente vietata». Tuttavia, anche nel caso in cui l’invenzione sia stata divulgata involontariamente o per motivi di forza maggiore, se si comprendono correttamente le «disposizioni eccezionali relative alla perdita di novità dell’invenzione» e si agisce tempestivamente, è pienamente possibile ottenere il brevetto e tutelare a fondo l’attività della propria azienda.
📌 Riepilogo dei punti chiave della procedura
Entro 1 anno
Termine per il deposito della domanda a partire dalla data di divulgazione
Contemporaneamente al deposito della domanda
Dichiarazione di intenti nella domanda
Entro 30 giorni
Termine per la presentazione dei certificati
Ha forse questo tipo di dubbio?
- «Abbiamo già diffuso un comunicato stampa relativo a un nuovo prodotto alcuni mesi fa: sarà ancora possibile ottenere un brevetto a questo punto?»
- «La prossima settimana è prevista la presentazione in occasione di una fiera, ma non sono ancora pronto per la domanda di brevetto»
- «Vorrei espandere all’estero la tecnologia pubblicata sul mio sito web, ma non so quale strategia adottare»
Prima di giungere alla conclusione che «ormai è troppo tardi per ottenere un brevetto» e rinunciare, La invitiamo a rivolgersi al più presto a un consulente in brevetti.
Iniziate con una consulenza gratuita
Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, in qualità di professionista delle strategie di proprietà intellettuale, ascolterà attentamente la Sua situazione e, oltre a occuparsi per Suo conto delle procedure appropriate avvalendosi delle disposizioni derogatorie, Le proporrà il percorso ottimale per la tutela dei Suoi diritti in vista del futuro sviluppo della Sua attività.
Per non sprecare le preziose idee che costituiscono la fonte del Suo business.
Domande frequenti (FAQ)
D. Ho già reso pubblica la mia invenzione. Non è più possibile ottenere un brevetto?
In linea di principio, la domanda verrebbe respinta per perdita di novità; tuttavia, in base alle disposizioni derogatorie dell’articolo 30 della legge sui brevetti, se la domanda viene presentata entro un anno dalla data di divulgazione seguendo le procedure previste, è possibile che l’invenzione venga considerata come se non fosse mai stata divulgata. Gli atti di divulgazione compiuti dal titolare stesso, quali presentazioni a convegni scientifici, fiere, pubblicazioni sul web o vendite, sono quasi tutti oggetto di tale deroga.
D. Fino a quando dura il periodo di grazia (grace period) previsto dall’eccezione alla perdita di novità?
È di un anno dalla data di pubblicazione. A seguito della modifica legislativa del Heisei 30 (2018), tale periodo è stato esteso da sei mesi a un anno.
D. Se si presenta la domanda entro un anno dalla divulgazione, si ottiene automaticamente il rimedio?
No. È necessario dichiarare, contestualmente alla presentazione della domanda, l’intenzione di avvalersi della disposizione di eccezione (inserendo una nota specifica nella domanda) e, inoltre, presentare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda un documento che attesti il fatto della divulgazione. Qualora il contenuto del certificato presenti delle lacune, l’applicazione della disposizione potrebbe essere negata, con il rischio di un rigetto della domanda.
D. È possibile ottenere un brevetto all’estero avvalendosi delle disposizioni derogatorie?
Il sistema del periodo di grazia non è uniforme a livello mondiale. Gli Stati Uniti hanno un termine relativamente flessibile di un anno dalla pubblicazione, mentre in Europa (EPO) in linea di principio non è prevista alcuna deroga (è limitata alle esposizioni riconosciute e il periodo è di 6 mesi) e anche in Cina l’applicazione è limitata.Poiché in Europa non sono riconosciute come motivi di salvaguardia le presentazioni a convegni scientifici in Giappone o la pubblicazione sul sito web della propria azienda, se si intende espandersi all’estero è fondamentale presentare la domanda di brevetto prima della pubblicazione.
D. Cosa accade se, nel periodo compreso tra la pubblicazione e la presentazione della domanda, un terzo presenti la domanda per primo?
Le disposizioni derogatorie costituiscono semplicemente una tutela personale che consente di «escludere la propria pubblicazione dall’esame della propria domanda». Poiché il Giappone applica il principio della priorità della domanda, se un terzo deposita per primo una domanda relativa alla stessa invenzione, la propria domanda verrà respinta. Qualora la pubblicazione sia già avvenuta, è fondamentale depositare la domanda il prima possibile.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX, Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).