Consenso alla registrazione: come ottenere un marchio simile a quello di un terzo

«Dopo aver depositato la domanda di registrazione del marchio di un nuovo brand su cui puntiamo il futuro della nostra azienda, abbiamo ricevuto dall’Ufficio Brevetti una “notifica dei motivi di rigetto”...»

«Sebbene sembri possibile risolvere la questione del marchio altrui citato tramite un colloquio con l’azienda controparte, non è possibile ottenere la registrazione a causa degli ostacoli normativi»

Finora, nella prassi giapponese in materia di marchi, nei casi di somiglianza con un marchio registrato altrui anteriore (articolo 4, paragrafo 1, punto 11 della Legge sui marchi), in linea di principio non era possibile ottenere la registrazione, anche se vi fosse il consenso della controparte. A causa di questa rigida norma, sono innumerevoli le aziende che si sono viste costrette, a malincuore, a modificare il proprio marchio.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della modifica alla Legge sui marchi il 1° aprile del Reiwa 6 (2024), anche in Giappone è stato finalmente introdotto il «sistema di consenso» (articolo 4, comma 4, della Legge sui marchi). Ciò ha aperto la strada alla registrazione in coesistenza, a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti e con il consenso del titolare del marchio anteriore.

Nel presente articolo, un consulente in brevetti attualmente in attività fornirà una spiegazione approfondita di questo nuovo sistema, sulla base dei più recenti criteri di esame dell’Ufficio dei Brevetti (versione di aprile dell’anno Reiwa 6) e dei manuali operativi (42.400.01 ecc.).

Non si tratta di un sistema semplicistico in cui «basta ottenere una dichiarazione di consenso». Analizzeremo in dettaglio, dalla prima linea della pratica professionale, le modalità per dimostrare l’assenza di «rischio di confusione» al fine di superare l’esame, nonché le modalità di redazione dei contratti per evitare rischi futuri.

1. Che cos’è il sistema di consenso in materia di marchi (articolo 4, comma 4, della Legge sui marchi)?

1-1. Contesto e panoramica generale dell’introduzione del sistema

Il sistema del consenso (Consent System) è un regime che consente la coesistenza e la registrazione di due marchi nel caso in cui il titolare di un marchio registrato anteriore acconsenta (dia il proprio consenso) alla registrazione di un marchio successivo (il Suo marchio).

In passato, poiché la legge giapponese sui marchi attribuiva la massima priorità all’«interesse dei consumatori (ovvero evitare che questi acquistino per errore prodotti sbagliati)», era prassi consolidata non consentire la registrazione anche in presenza di un accordo tra le parti.Per ovviare a tale situazione, nella pratica veniva adottata una procedura complessa e ad alto rischio denominata «assign back» (metodo che prevede la cessione temporanea del diritto di marchio e la sua restituzione dopo la registrazione); tuttavia, grazie alla recente modifica legislativa, tale procedura è ora riconosciuta come prassi regolare.

1-2. I «due requisiti indispensabili» per beneficiare di tale regime

Per poter usufruire di questo sistema, è necessario soddisfare i seguenti due requisiti al momento della valutazione (ovvero nel momento in cui l’esaminatore emette il proprio giudizio).

1. Avere ottenuto il consenso del titolare del marchio anteriore

   Il titolare del marchio citato abbia manifestato la propria intenzione di acconsentire alla registrazione del Suo marchio.

2. Non sussista «rischio di confusione» tra il marchio anteriore e il marchio oggetto della domanda

   Questo rappresenta l’ostacolo maggiore. Anche se le parti sono d’accordo, è necessario dimostrare, da un punto di vista oggettivo, che non sussista alcun rischio di confusione per i consumatori.

2. L’ostacolo più difficile! I criteri di valutazione per stabilire che «non sussiste alcun rischio di confusione»

Secondo i criteri di esame dell’Ufficio Brevetti (42.400.01), la valutazione dell’assenza di «rischio di confusione» viene effettuata in modo estremamente rigoroso. È fondamentale stabilire se si possa ritenere che non sussista confusione non solo «attualmente», ma anche «in futuro».

Il diritto di marchio, se rinnovato ripetutamente, ha una durata quasi perpetua. Anche se attualmente le dimensioni delle attività sono ridotte e vi è una netta separazione tra i settori di mercato, se in futuro l’attività dovesse espandersi e sorgesse la possibilità di una concorrenza, la registrazione non sarà concessa.

Nello specifico, l’Ufficio Brevetti effettua l’esame tenendo conto in modo globale dei seguenti elementi.

Gli otto elementi presi in considerazione nell’esame

1. Il grado di somiglianza dei marchi (se non siano eccessivamente simili)

2. Il grado di notorietà del marchio (più un marchio è famoso, maggiore è il rischio di confusione)

3. Caratteristiche distintive del marchio (si tratta di un neologismo o di un termine di uso comune?)

4. Presenza o meno di un marchio aziendale (è presente il logo della società o simili?)

5. Possibilità di diversificazione delle attività aziendali

6. La correlazione tra prodotti e servizi

7. Comunanza dei destinatari dei prodotti (destinati a professionisti o al grande pubblico, ecc.)

8. Le modalità di utilizzo del marchio e altre circostanze concrete del commercio

Tra questi elementi, in particolare, quello che il richiedente può controllare attraverso i propri sforzi e le proprie trattative è il punto «8. Modalità di utilizzo del marchio e altre circostanze concrete della transazione». La capacità di dimostrare e concordare questo aspetto in modo concreto rappresenta il fattore decisivo.

3. Le «realtà concrete delle transazioni» da includere nell’accordo

Nel documento sulle prassi di esame (42.400.01) sono riportati, a titolo esemplificativo, gli elementi concreti (da a) a g) da considerare come «modalità di utilizzo del marchio e altre circostanze commerciali».

Nel caso in cui si ricorra al sistema di concessione, è opportuno concordare con la controparte le seguenti «regole di separazione delle sfere di attività» e presentarle per iscritto (accordo o contratto).

① Composizione del marchio utilizzato (a)

• Fissità della combinazione: «Utilizzare sempre la figura e il testo nella stessa disposizione spaziale»

• Limitazione del carattere tipografico e del colore: «Utilizzare sempre specifici colori aziendali o caratteri tipografici designati»

• Aggiunta del marchio aziendale: «Utilizzare sempre il marchio in combinazione con la ragione sociale (Società per Azioni XX) o il logo»

② Limitazione dell’uso a determinati prodotti e servizi (c)

Anche se i prodotti designati sono entrambi «programmi per computer», si previene la confusione distinguendo rigorosamente la destinazione d’uso.

• Esempio: A li utilizza esclusivamente «per giochi», mentre B li utilizza esclusivamente «per uso medico».

• Esempio: il soggetto A utilizza il prodotto esclusivamente nella «fascia di prezzo alta (oltre 〇 ten'en)», mentre il soggetto B lo utilizza esclusivamente nella «fascia di prezzo bassa».

③ Separazione per modalità di vendita e area geografica (d, f)

• Metodo di vendita: da un lato, esclusivamente vendita al dettaglio presso grandi magazzini; dall’altro, esclusivamente produzione su ordinazione tramite vendita a domicilio.

• Aree di vendita: una è limitata all’Hokkaido, l’altra è limitata alla prefettura di Okinawa.

• Periodo di vendita (e): vendita limitata alla stagione primaverile e alla stagione autunnale, ecc.

④ Misure per prevenire la confusione (g)

Si concorda inoltre sulle misure da adottare nel caso in cui dovesse verificarsi una confusione.

• Esempio: si provvederà a notificare la controparte e, previa consultazione, ad adottare tempestivamente misure correttive (ad esempio, l’aggiunta di un’indicazione di annullamento).

È necessario mettere insieme tutte queste circostanze per costruire una logica secondo cui «se la distinzione è così chiara, i consumatori non commetteranno errori».

4. Punti importanti da tenere presenti per prevenire la «confusione futura»

L’esaminatore affronta l’esame nutrendo il sospetto che «anche se al momento gli impegni vengono rispettati, in futuro potrebbero essere violati». Pertanto, nei documenti presentati è necessaria **una garanzia che la situazione non subirà variazioni in futuro**.

① Durata dell’accordo (esempi non ammessi ed esempi ammessi)

I criteri di esame fanno riferimento in modo rigoroso al rischio di variazioni future.

• [Esempio non ammesso] Accordo di breve durata: «Gli accordi di breve durata, come quelli di uno o due anni», non sono in linea di principio ammessi. Ciò è dovuto all’assenza di garanzie di rinnovo e alla possibilità di confusione futura.

• [Esempio non ammesso] Accordo con diritto di recesso: un contratto che, anche in assenza di una durata prestabilita, possa essere risolto in qualsiasi momento per volontà di una delle parti, viene considerato privo di stabilità futura.

• [Esempio accettabile] Accordo a tempo indeterminato: è necessario un accordo che perduri «fintantoché entrambi i marchi rimangano registrati», ovvero fintantoché i diritti siano in vigore. Tuttavia, qualora sia evidente che il diritto di marchio della controparte cesserà, potrà essere preso in considerazione anche un accordo valido solo fino a quel momento.

② Esistenza di titolari di diritti di uso esclusivo o di uso ordinario

Un aspetto che spesso viene trascurato è l’esistenza di un contratto di licenza (diritto d’uso).

Qualora sul marchio citato siano stati concessi diritti di uso esclusivo o diritti di uso ordinario, è necessario che non sussista rischio di confusione non solo con il titolare del diritto di marchio, ma anche con i relativi licenziatari.

Anche se il titolare del marchio dovesse dare il proprio consenso, la registrazione non sarà ammessa qualora sussista un rischio di confusione con l’attività del licenziatario che effettivamente utilizza il marchio. In tal caso, saranno richiesti accordi che includano il licenziatario e la presentazione di documentazione (a dimostrazione dell’assenza di confusione).

③ Deroga nel caso di società del gruppo (società madre-figlia o consociate)

Qualora il richiedente e il titolare del marchio citato siano società del gruppo, quali società madre e controllata o consociate, l’esame risulta leggermente più flessibile.

Ciò è dovuto al fatto che, in linea di principio, si ritiene che non sussista il rischio di confusione con prodotti di “terzi” (poiché la provenienza in senso lato, intesa come gruppo, è la stessa).

Tuttavia, anche tra società del gruppo, occorre evitare il rischio di confusione in senso stretto, ovvero la confusione su «a quale società appartenga il prodotto»; è pertanto auspicabile che vi sia un accordo che preveda l’aggiunta al marchio dell’indicazione che si tratta di una società del gruppo (ad esempio: Gruppo XX).

5. Modalità di redazione e aspetti salienti dei documenti da presentare all’Ufficio Brevetti

Per beneficiare dell’applicazione del regime, oltre alla normale documentazione di domanda, occorre presentare i seguenti documenti (cfr. Gestione dei documenti 42.400.02).

(1) Lettera di consenso (Consent Letter)

Si tratta di un documento in cui il titolare del marchio citato dichiara di acconsentire alla registrazione del Suo marchio.

• Elementi obbligatori: nome e indirizzo del titolare del marchio citato, numero di registrazione, numero di domanda del richiedente, prodotti designati, ecc., nonché la dichiarazione «Acconsento alla registrazione del marchio».

• Forma: non è necessario che il documento riporti il titolo «Lettera di consenso», ma è indispensabile che i contenuti sopra indicati risultino chiari.

(2) Documentazione che dimostri l’assenza di rischio di confusione (Accordo)

Dal punto di vista pratico, questo documento è il più importante. Di norma, si presenta una copia dell’«accordo (contratto)» stipulato tra le parti.

• Contenuto: è necessario che siano specificatamente indicati gli elementi menzionati in precedenza, quali «restrizioni alle modalità di utilizzo», «limitazione degli scopi» e «accordo per il futuro».

• Possibilità di presentare una sintesi: qualora non si desideri fornire il testo integrale del contratto (che contiene informazioni riservate quali il corrispettivo), è ammessa la presentazione di un documento che riassuma i termini dell’accordo. Si raccomanda tuttavia di prestare attenzione, poiché se la sintesi è eccessiva e rende poco chiare le misure volte a prevenire confusione, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi (ad esempio l’originale).

• Altre prove: si presenteranno inoltre documenti a sostegno della corrispondenza tra il contenuto dell’accordo e la realtà dei fatti, quali opuscoli, copie di siti web, piani aziendali ecc.

(3) Parere

La presentazione di un parere non è obbligatoria; tuttavia, come indicato nei criteri di esame, verrà presa in considerazione qualora vi sia una «spiegazione concreta che dimostri l’assenza di rischio di confusione».

Il patentee può aumentare le probabilità di registrazione fornendo una spiegazione logica, illustrando in che modo l’accordo presentato prevenga la confusione e descrivendo la situazione reale del mercato.

6. I rischi legati all’utilizzo del sistema di consenso e il ruolo del consulente in materia di brevetti

Dopo aver letto quanto sopra, alcuni di Voi potrebbero pensare: «Non potrei espletare le pratiche autonomamente, purché ottenga il consenso della controparte?». Tuttavia, il ricorso al sistema del consenso comporta rischi significativi che potrebbero limitare le future attività commerciali.

Rischio n. 1: perdita di libertà d’azione nell’attività commerciale

Per ottenere dal Dipartimento dei Brevetti il riconoscimento che «non sussiste rischio di confusione», si finisce per inserire nell’accordo restrizioni rigorose quali «Non lo useremo per nessun altro prodotto» o «Non modificheremo in alcun modo il design del logo».

Ciò potrebbe comportare la rinuncia spontanea alle future possibilità di sviluppo di nuovi prodotti o di rebranding da parte della propria azienda. È necessario valutare con attenzione se tali vincoli siano adeguati dal punto di vista delle decisioni aziendali.

Rischio n. 2: Rifiuto o controversie dovuti a carenze nell’accordo

Se si utilizza un accordo basato su modelli reperiti online, sussiste il rischio che esso non soddisfi i criteri di esame dell’Ufficio Brevetti (ad esempio, per prevenire future variazioni) e venga pertanto respinto. Inoltre, se l’accordo presenta lacune anche come contratto di diritto privato, non sarà in grado di tutelare la propria azienda in caso di future controversie con la controparte.

Rischio n. 3: Risposta alle richieste di correzione

Qualora, a seguito dell’esame, si giunga alla conclusione che «per questo prodotto designato sussiste effettivamente il rischio di confusione», potrebbe essere richiesto di apportare una correzione volta a eliminare (ridurre) il prodotto designato (42.400.01 4.).

È necessaria una negoziazione approfondita con l’esaminatore per stabilire fino a che punto sia possibile scendere a compromessi.

Perché rivolgersi a un consulente in brevetti

Il sistema di concessione non consiste in un «lavoro di redazione di documenti», bensì in «attività di negoziazione e strategia di alto livello».

1. Profonda conoscenza dei criteri di esame: siamo in grado di interpretare i documenti operativi più recenti e di elaborare argomentazioni (memorie) logicamente convincenti per l’esaminatore.

2. Redazione di accordi adeguati: elaboriamo i termini contrattuali in modo da massimizzare la libertà operativa della Sua azienda, aumentando al contempo le possibilità di registrazione.

3. Coordinamento con la controparte: grazie all’intervento di un esperto, si eliminano le considerazioni di natura emotiva e si favorisce il raggiungimento di un accordo vantaggioso anche per la controparte (ad esempio, la prevenzione preventiva delle controversie).

7. Conclusione: consultate uno specialista prima di rinunciare

Con l’introduzione dell’articolo 4, comma 4, della legge sui marchi (sistema del consenso), è nata la possibilità di ottenere un rimedio anche in quei casi in cui, in precedenza, si era rinunciato alla registrazione con la motivazione che «esisteva già un marchio di terzi».

Tuttavia, il percorso non è affatto agevole. Per dimostrare che «non sussiste il rischio di confusione», non solo attualmente ma anche in futuro, e per stipulare un contratto che tuteli la propria attività, sono necessarie competenze specialistiche di alto livello ed esperienza.

• È pervenuta una notifica dei motivi di rigetto (articolo 4, comma 1, punto 11)

• Si intrattengono rapporti cordiali con l’altra società, ma non si sa quali documenti sia opportuno scambiare

• Si desidera riorganizzare il portafoglio di marchi tra le società del gruppo

Se avete questo tipo di preoccupazioni, vi invitiamo a consultare un avvocato specializzato in marchi.

Il nostro studio, sulla base delle più recenti prassi di esame, Le proporrà la strategia ottimale per proteggere il Suo prezioso marchio e ottenere la registrazione.

Non è necessario rinunciare immediatamente solo perché esiste un marchio anteriore. Utilizzi saggiamente il nuovo sistema per consolidare il valore del Suo marchio.

Indice

1. 1. Che cos’è il sistema di consenso in materia di marchi (articolo 4, comma 4, della Legge sui marchi)?
2. 2. La sfida più ardua! I criteri di valutazione per stabilire se «non sussista il rischio di confusione»
3. 3. Le «circostanze concrete della transazione» da includere nell’accordo
4. 4. Aspetti importanti da tenere presenti per prevenire la «confusione futura»
5. 5. Come redigere i documenti da presentare all’Ufficio Brevetti e punti chiave
6. 6. I rischi legati all’utilizzo del sistema di consenso e il ruolo del consulente in materia di brevetti
7. 7. Riepilogo: consultate un esperto prima di rinunciare