Marchi internazionali con il sistema di Madrid: costi, vantaggi e procedure

Non pensa forse che «poiché il marchio è già stato registrato in Giappone, il proprio marchio sia protetto anche all’estero»?

In realtà, il diritto dei marchi è regolato dal principio del «territorialismo», per cui un marchio registrato in Giappone è valido solo sul territorio nazionale. Per poter utilizzare in modo esclusivo il proprio marchio o logo all’estero, è necessario presentare una «domanda di registrazione internazionale del marchio».

📑 Indice di questo articolo

1. Perché è necessaria una «domanda di registrazione internazionale del marchio» quando si espande all’estero?
2. I due principali percorsi per la domanda di registrazione internazionale di marchio
3. Meccanismo e requisiti fondamentali della domanda ai sensi del Protocollo di Madrid
4. I cinque vantaggi fondamentali della domanda ai sensi del Protocollo di Madrid
5. I tre svantaggi e gli aspetti da tenere in considerazione nella domanda ai sensi del Protocollo di Madrid
6. Stima dei costi relativi alla domanda ai sensi del Protocollo di Madrid
7. Il processo di deposito della domanda ai sensi del Protocollo di Madrid e i tempi necessari per il completamento della registrazione
8. Aspetti importanti da tenere presenti per evitare errori nella domanda di registrazione del marchio internazionale
9. Motivi per cui è opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi
10. Riepilogo: per l’acquisizione di un marchio all’estero, si rivolga a un avvocato specializzato in proprietà industriale

🌍 ① Il diritto di marchio si basa sul “principio di territorialità” (indipendenza per ogni singolo Paese)

I diritti di proprietà intellettuale, tra cui il diritto di marchio, vengono concessi in base alle leggi di ciascun Paese e hanno quindi efficacia solo all’interno del Paese in cui sono stati acquisiti (principio di territorialità).Se si desidera vendere prodotti negli Stati Uniti, è necessario registrare il marchio presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO); se si desidera venderli in Cina, è necessario registrarlo presso l’Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA); senza una registrazione separata in ciascuno di questi paesi, la protezione del marchio in quel paese è impossibile.

⚠️ ② Rischio di ostacolo all’attività commerciale dovuto a domande di registrazione abusive (prelazione sui marchi)

Negli ultimi anni, all’estero (in particolare in Cina e nel Sud-Est asiatico), si sta registrando un rapido aumento dei casi di «domande di registrazione abusive (troll dei marchi)», in cui terzi locali registrano arbitrariamente e in anticipo nomi di marchi, denominazioni aziendali o nomi di prodotti giapponesi famosi.

Se il proprio marchio viene registrato per primo da terzi, non solo non sarà più possibile esportare i propri prodotti in quel Paese, ma si corre il rischio che tali prodotti vengano sequestrati alla dogana in quanto contraffatti o che venga richiesto il riscatto del marchio a prezzi esorbitanti. È indispensabile presentare tempestivamente una domanda di registrazione internazionale del marchio già nella fase di pianificazione dell’espansione all’estero.

🛒 ③ Requisiti per la vendita sulle piattaforme di e-commerce transfrontaliero

Le varie piattaforme di e-commerce globali, tra cui Amazon, richiedono la registrazione del marchio nel Paese di destinazione come requisito indispensabile per l’esclusione dei prodotti contraffatti e per l’utilizzo dei programmi di protezione del marchio (come Amazon Brand Registry). La registrazione del marchio costituisce quindi un’arma potente per lo sviluppo di un’attività di e-commerce transfrontaliero sana e sicura.

Requisiti imprescindibili per la domanda ai sensi del Protocollo di Madrid

È necessaria una «domanda di base» o una «registrazione di base» presso l’Ufficio giapponese dei brevetti

✅ ① Centralizzazione e notevole semplificazione delle procedure

È sufficiente redigere un’unica domanda in un’unica lingua (l’inglese) e presentarla all’Ufficio giapponese dei brevetti. Ciò consente di ridurre notevolmente l’onere di dover cercare rappresentanti locali in ciascun Paese e di gestire le comunicazioni individualmente.

✅ ② Notevole riduzione dei costi di deposito

Poiché nella fase di deposito non si ricorre a rappresentanti locali nei singoli paesi, non sono previsti onorari per tali rappresentanti. Nei casi in cui i paesi di destinazione siano 3 o 4 o più, nella maggior parte dei casi la domanda ai sensi del Protocollo di Madrid consente di ridurre drasticamente il costo complessivo.

✅ ③ Riduzione del carico di lavoro grazie alla gestione centralizzata dei diritti

Anche per le procedure di rinnovo è sufficiente presentare un’unica domanda all’OMPI e versare una sola tassa per rinnovare contemporaneamente i diritti in tutti i paesi designati. Anche le modifiche della ragione sociale o dell’indirizzo, così come i trasferimenti di diritti, possono essere completate con un’unica notifica, riducendo drasticamente i costi di gestione e l’onere amministrativo a carico del responsabile della proprietà intellettuale.

✅ ④ Tempi di esame ben definiti (entro 12 o 18 mesi)

Ciascun paese designato ha l’obbligo di comunicare l’esito dell’esame, in linea di principio, «entro 12 mesi» o «entro 18 mesi» dalla notifica; in assenza di comunicazione entro tali termini, la registrazione viene automaticamente concessa. Ciò facilita la pianificazione aziendale.

✅ ⑤ È possibile effettuare una «designazione a posteriori» in linea con l’espansione dell’attività

Qualora, dopo la presentazione della domanda, aumentasse il numero di paesi in cui si intende sviluppare la propria attività, è possibile effettuare una «designazione a posteriori» per aggiungere ulteriori paesi designati alla registrazione internazionale originaria. In questo modo è possibile ampliare facilmente, anche in un secondo momento, l’ambito di applicazione dei diritti a livello mondiale.

⚠️ ① Rischio di «attacco centrale»

Si tratta del principale punto debole della domanda ai sensi del Protocollo di Madrid. Poiché la domanda ai sensi del Protocollo di Madrid è subordinata alla domanda di base giapponese, qualora, entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base giapponese venisse respinta o la registrazione di base venisse invalidata, anche la registrazione internazionale in tutti i paesi designati verrebbe automaticamente revocata.

⚠️ ② Vincoli derivanti dal contenuto della domanda di base e della registrazione giapponesi

È possibile presentare domanda solo per un «marchio identico» e per «prodotti e servizi designati con lo stesso ambito» rispetto alla domanda di base giapponese. Qualora si desideri modificare il logo in base alla lingua locale di ciascun Paese o aggiungere servizi specifici di quel Paese, è necessario prendere in considerazione una domanda diretta individuale anziché una domanda ai sensi del Protocollo di Madrid.

⚠️ ③ Non è utilizzabile nei paesi non aderenti al sistema di Madrid (ad esempio Taiwan)

Sebbene molti dei principali paesi del mondo siano aderenti, esistono paesi e regioni non aderenti, quali Taiwan, Hong Kong e l’Argentina, che rappresentano mercati importanti per le imprese giapponesi. In tali paesi è necessario presentare domande dirette individuali.

💰 Simulazione indicativa dei costi

Nel caso di una domanda AIE con base in Giappone e estesa a due paesi (Stati Uniti e Cina) in una sola classe

*L’importo effettivo delle spese varie a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. La preghiamo di contattarci per un preventivo preciso.

💡 Nota: in caso di deposito diretto in due paesi, poiché si aggiungono le spese relative ai rappresentanti locali di ciascun paese, l’importo totale aumenta notevolmente.

Dal deposito della domanda al risultato dell’esame: da un massimo di 12 a 18 mesi

🔍 ① Approfondita “ricerca sui marchi all’estero” preliminare

Anche nel caso di marchi registrati in Giappone, è frequente che all’estero siano già stati registrati marchi simili da parte di aziende locali. Presentare una domanda alla cieca senza effettuare una ricerca preliminare sui marchi comporta il rischio di un rifiuto in sede di esame e uno spreco di denaro. È indispensabile effettuare una ricerca accurata sui marchi precedenti utilizzando le banche dati dei singoli paesi.

📝 ② Traduzione accurata in inglese dei prodotti e dei servizi designati

Una semplice traduzione letterale può comportare la ricezione di una notifica di irregolarità nell’ambito dell’esame formale della WIPO, in quanto il significato risulterebbe «poco chiaro». È necessario un know-how specialistico per selezionare espressioni in inglese adeguate e conformi alla classificazione internazionale (classificazione di Nizza).

📬 ③ Sistema di risposta alle notifiche dei motivi di rigetto (office action)

Qualora, nel corso dell’esame nei paesi designati, vengano notificati motivi di rigetto, è necessario presentare una memoria di replica (memoria difensiva) basata sulla legislazione locale. Poiché la risposta deve avvenire tramite un rappresentante locale (consulente in brevetti), è indispensabile disporre di un sistema che consenta di collaborare tempestivamente con uno studio legale specializzato in brevetti all’estero di comprovata affidabilità.

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