Il nome scelto è registrabile? L’importanza di una ricerca preliminare gratuita

Il lancio di un nuovo prodotto, l’avvio di un nuovo servizio o il rinnovamento del logo aziendale.

Nel mondo degli affari, il momento in cui viene deciso un nuovo «nome» è sempre accompagnato da un senso di euforia.

«Con questo nome rivoluzioneremo il settore»,
«Con questo logo faremo crescere il nostro marchio».

Tuttavia, sapete che dietro a tutto questo entusiasmo si nascondono rischi legali che non possono assolutamente essere ignorati?
Si tratta dei rischi di «violazione del diritto di marchio» e di «rifiuto della registrazione».

Per conciliare sicurezza e rapidità nella vostra attività, ciò di cui avete bisogno fin da subito non è un giudizio autonomo e incerto, bensì una «ricerca gratuita» e una «valutazione immediata dell’idoneità alla registrazione» effettuate da un consulente in materia di marchi.

In questo articolo spiegheremo in modo approfondito perché una ricerca autonoma non è sufficiente, quali vantaggi comporta affidarsi a un professionista e in che modo una “valutazione immediata” possa accelerare la vostra attività.

1. Perché è rischioso effettuare «ricerche autonomamente su J-PlatPat»?

Attualmente, utilizzando la «Piattaforma di informazioni sui brevetti (J-PlatPat)» fornita dall’Ufficio brevetti, chiunque può effettuare gratuitamente una ricerca sui marchi già registrati.

Tuttavia, questo strumento è solo un “database” e non uno “strumento di valutazione”. Il fatto che un marchio non compaia nei risultati della ricerca non garantisce in alcun modo che sia “registrabile”.

Esistono tre grandi insidie che solo un professionista è in grado di individuare.

Insidia n. 1: i criteri di valutazione della «somiglianza» sono troppo complessi

La regola più importante nell’esame della registrazione di un marchio è che «non è possibile registrare un marchio “identico” o “simile” a un marchio precedente».

Se si tratta di «identità (completa identità)», individuarla tramite la ricerca è semplice. Tuttavia, il problema principale risiede nella definizione di «somiglianza (similitudine)».
L’Ufficio Brevetti valuta la somiglianza considerando in modo globale i seguenti tre elementi.

• Denominazione (shōko): la lettura o la pronuncia. Ad esempio, se i suoni percepiti all’ascolto sono simili, come nel caso di «Lion» e «La-ion». Questo aspetto tende ad essere considerato il più importante.
• Aspetto (gaikan): l’aspetto visivo. Se il design visivo o la disposizione dei caratteri sono simili, come nel caso di «SONY» e «SQNY».
• Significato: il significato associato. Ad esempio, come nel caso di «Re» e «KING» o «Stella del Mattino» e «Venere», se il significato evocato dalle parole è lo stesso.

Quando si effettua una ricerca autonomamente, si tende inevitabilmente a giudicare solo in base all’«aspetto» o alla «composizione delle lettere». Tuttavia, un avvocato specializzato in diritto dei marchi, basandosi su una vasta mole di precedenti decisionali (simili alle sentenze giudiziarie) e sui criteri di esame, valuta la somiglianza dal punto di vista di «come giudicherebbe un esaminatore».

Non sono rari i casi in cui una domanda di registrazione, presentata pensando «va bene perché manca una sola lettera», venga respinta con la motivazione che «la pronuncia è simile».

Insidia n. 2: il muro invisibile del «codice di gruppo di somiglianza»

Uno dei fattori che rendono difficile la ricerca sui marchi è il «codice di gruppo di somiglianza», un codice di classificazione proprio dell’Ufficio Brevetti.
Si tratta di un codice utilizzato per raggruppare prodotti e servizi.

Ad esempio, «articoli di cancelleria» e «stampati» sono prodotti diversi, ma in alcuni casi viene loro assegnato lo stesso codice di gruppo di somiglianza. In questo caso, se si tentasse di registrare un marchio per gli articoli di cancelleria e nel settore degli stampati fosse già stato registrato un nome simile, la domanda potrebbe essere respinta.

Al contrario, anche prodotti che a prima vista sembrano simili possono essere registrati se presentano codici diversi.

Con la ricerca semplificata su J-PlatPat è difficile effettuare con precisione una ricerca incrociata (cross-search) che sfrutti appieno questi codici di gruppi di similitudine. I consulenti in materia di brevetti conoscono a fondo tali codici e sono in grado di individuare le «mine nascoste in settori che a prima vista sembrano non avere alcuna attinenza».

Insidia n. 3: l’alto ostacolo rappresentato dal «carattere distintivo»

Un marchio deve possedere «carattere distintivo» (capacità di distinguere i propri prodotti da quelli altrui). Si tratta del requisito secondo cui «vedendo quel nome, sia possibile distinguere a chi appartenga il prodotto».

Ad esempio, anche se si presentasse una domanda di registrazione del marchio «Mele di Tokyo» per vendere mele a Tokyo, tale marchio non verrebbe registrato. Questo perché si tratta semplicemente di una descrizione della provenienza e del prodotto («mele prodotte a Tokyo») e non di un termine che debba essere riservato in esclusiva a un soggetto specifico.
Lo stesso vale per aggettivi quali «super», «deluxe» o «delizioso».

«Questo nome verrà considerato una semplice descrizione o verrà riconosciuto come marchio proprio?». Solo un consulente in brevetti, in qualità di esperto legale, è in grado di stabilire tale confine.

2. I vantaggi schiaccianti della «ricerca gratuita» offerta dai consulenti in brevetti

Il nostro studio, così come molti altri studi di consulenza in materia di brevetti, offre una «ricerca gratuita».
Alcuni potrebbero nutrire diffidenza, pensando: «Si dice che non c’è nulla di più costoso della gratuità; non è che poi mi verrà addebitato un importo elevato?». Tuttavia, il fatto che un consulente in materia di brevetti effettui una ricerca gratuita è dettato da una chiara «etica professionale» e da «motivi strategici».

Il motivo è che «non vogliamo che il cliente sostenga spese inutili a causa di una domanda di brevetto non giustificata».

Vantaggio n. 1: azzerare le spese inutili (costi irrecuperabili)

La presentazione di una domanda all’Ufficio Brevetti comporta inevitabilmente il pagamento di una «tassa di bollo» da versare allo Stato. Inoltre, se ci si rivolge a un consulente in brevetti, vengono addebitati gli onorari. Nel caso della registrazione di un marchio, anche per una sola classe si arriva a una spesa di diverse decine di migliaia di yen.

Se si presenta la domanda senza aver effettuato alcuna ricerca e questa viene “respinta”, le spese di deposito versate non saranno in alcun modo rimborsate. Ciò significa gettare al vento una somma compresa tra alcune decine di migliaia e oltre centomila yen.

Se dalla ricerca preliminare gratuita emerge che «la possibilità di registrazione è bassa (valutazione C)», è possibile rinunciare alla domanda. Oppure, si può modificare il nome e riprovare.
«Prevenire in anticipo le domande destinate al fallimento» rappresenta proprio il massimo vantaggio economico della ricerca gratuita.

Vantaggio n. 2: «Valutazione immediata» per non interrompere l’attività

Nella vita aziendale la rapidità è fondamentale.
«Vorrei stampare i depliant prima della fiera del mese prossimo»
, «Vorrei pubblicare il sito web la prossima settimana»: in situazioni
del genere, se i risultati della verifica richiedono una o due settimane, si rischia di perdere delle opportunità.

Il nostro studio dispone di un sistema che consente di fornire una valutazione preliminare sull’idoneità alla registrazione, di norma entro 24 ore (giorni lavorativi) dalla richiesta.

I nostri avvocati specializzati in brevetti, grazie alla loro vasta esperienza, sono in grado di intuire immediatamente, non appena vedono il nome, se «questo potrebbe avere uno scarso carattere distintivo» o se «potrebbe sovrapporsi a quel marchio famoso». Successivamente, verificano tali ipotesi nel database e forniscono una risposta immediata.
Grazie a questa rapidità, anche nel caso in cui la risposta fosse negativa, potrete passare immediatamente alla proposta successiva.Vi invitiamo ad avvalervi della valutazione immediata dei nostri avvocati specializzati in diritto dei marchi per accelerare il ciclo PDCA della vostra attività.

Vantaggio n. 3: riceverete «proposte alternative» per la registrazione

Questo è il principale punto di differenza tra i servizi di valutazione automatica basati sull’intelligenza artificiale e il lavoro di un vero e proprio consulente in brevetti.
L’intelligenza artificiale si limita a giudicare «× (non registrabile)» e il processo termina lì, mentre l’consulente in brevetti riflette su come rendere il marchio registrabile.

• «Modificando leggermente la parte finale del nome, è possibile evitare il conflitto con marchi simili»
• «Se si utilizzano solo caratteri, il nome è troppo generico e la registrazione risulta difficile, ma se lo si abbina a un logo distintivo, la registrazione diventa possibile»
• «Se si restringe leggermente l’ambito dei prodotti designati, è possibile la coesistenza con il marchio precedente»

È proprio questa consulenza volta a trasformare un «NO» in un «SÌ» il vero valore aggiunto di rivolgersi a un consulente in brevetti.

3. La dura realtà del «principio della priorità» a tutela delle imprese

Il sistema dei marchi giapponese adotta il «principio della priorità di deposito».
Si tratta di una regola estremamente severa, secondo la quale il titolare del diritto non è determinato da «chi ha ideato per primo quel nome» o «chi ha iniziato per primo a utilizzarlo», bensì da «chi ha presentato per primo la documentazione all’Ufficio Brevetti».

Un solo giorno di ritardo può rivelarsi fatale

Per dirla in termini estremi, anche se si tratta di un nome di marchio straordinario su cui ha riflettuto a lungo per un anno intero, se un’altra azienda (o un terzo malintenzionato) lo deposita per un soffio prima di Lei, i diritti passeranno a chi lo ha depositato.
Recuperarli in un secondo momento è estremamente difficile e comporta costi processuali ingenti e un dispendio di tempo considerevole.

«Aspettiamo per il momento, fino a quando non avremo i risultati della ricerca»: mentre si mantiene un atteggiamento
così rilassato, il rischio che qualcuno presenti la domanda non è pari a zero.
Proprio per questo è fondamentale agire con rapidità, seguendo il principio: «Effettuare la ricerca non appena si ha un’idea» e «Presentare la domanda non appena si conosce l’idoneità alla registrazione».

L’esistenza dei “troll dei marchi” (o “speculatori di marchi”)

Esistono figure note come «troll dei marchi», che anticipano la registrazione di termini o espressioni di tendenza che altre aziende potrebbero utilizzare, per poi rivenderli a prezzi elevati o richiedere il pagamento di diritti di licenza.

Sono costantemente alla ricerca di nuove parole chiave. Può capitare che, subito dopo aver diffuso un comunicato stampa su un nuovo prodotto, presentino domanda di registrazione approfittando del fatto che Lei non l’abbia ancora fatto. L’unico modo per proteggersi
da questo rischio è «assicurarsi i diritti legittimi prima di chiunque altro».

Il primo passo in tal senso è una ricerca gratuita condotta da un consulente in materia di brevetti.

4. Il percorso concreto dalla ricerca gratuita alla presentazione della domanda

Molti pensano che «rivolgersi a un consulente in materia di brevetti sia troppo complicato» o che «le procedure sembrino faticose»
, ma la nostra consulenza gratuita è estremamente semplice.

5. Chiarire i malintesi più comuni! Domande e risposte

Rispondiamo alle domande che ci vengono poste più frequentemente dai clienti.

6. Riepilogo: un’attività di successo si fonda su basi solide

Se si paragona un’attività a un edificio, i diritti di marchio rappresentano il «terreno» e le «fondamenta».

Per quanto si possa costruire un edificio (prodotto o servizio) imponente, se viene eretto sul terreno di qualcun altro, un giorno, all’improvviso, le verrà intimato di «andarsene» (cessazione dell’uso) e sarà costretto a demolirlo.
Inoltre, se le fondamenta sono instabili, non è possibile costruire su di esse un’attività di grandi dimensioni.

Verificare questi aspetti è una responsabilità del titolare dell’azienda e rappresenta il primo investimento da effettuare (sebbene gratuito).

La verifica gratuita effettuata da un consulente in brevetti è come un «passaporto» che protegge la Sua attività dai rischi legali e Le consente di andare avanti in tutta tranquillità.
Non si limiti a una valutazione autonoma su J-PlatPat: Le invitiamo caldamente a provare almeno una volta la «valutazione immediata» effettuata da un professionista.

Quella «tranquillità» costituirà le fondamenta che consentiranno alla Sua attività di crescere in modo più solido e più rapido.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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