Prodotti fotogenici sui social: registrare i design e contrastare le imitazioni

Il fatto che i propri prodotti, le confezioni o gli arredi dei negozi diventino oggetto di discussione sui social media come Instagram o TikTok, generando un “virale”, rappresenta la più grande opportunità nel mondo degli affari odierno.

Ma cosa farebbe se quel «design accattivante» venisse improvvisamente imitato da un’altra azienda?

«Abbiamo ideato quel design con grande impegno, eppure ora circolano imitazioni di bassa qualità»
oppure «Nelle vicinanze è stato aperto un locale identico a quello del nostro caffè»

Problemi di questo tipo si verificano frequentemente proprio in questa epoca in cui la diffusione sui social media è rapidissima.

In questo contesto, assume grande importanza uno strumento giuridico denominato «registrazione del disegno o modello».
In questa occasione, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà industriale, illustreremo in modo approfondito il «diritto sul disegno o modello», indispensabile per proteggere le attività commerciali nell’era dei social media, spiegando perché l’«effetto Instagram» e il «disegno o modello» siano strettamente correlati.

1. Perché è necessaria una tutela giuridica per i contenuti «adatti a Instagram»?

In passato, il valore di un prodotto era determinato principalmente dalla sua «funzionalità» e dalle sue «prestazioni». Oggi, invece, il «fascino visivo (design)» rappresenta un fattore determinante nel comportamento d’acquisto dei consumatori.

Luci e ombre della diffusione sui social media

I prodotti “adatti a Instagram” offrono la possibilità di ottenere una notorietà esplosiva senza sostenere spese pubblicitarie, poiché gli utenti scattano spontaneamente fotografie e le diffondono. Tuttavia, si tratta anche di un’arma a doppio taglio.

Il fatto che persone in tutto il mondo vedano quel design significa che esso attira anche l’attenzione di «imitatori malintenzionati». In particolare, i prodotti che vendono esclusivamente grazie al design, non richiedendo uno sviluppo tecnologico complesso, sono estremamente facili da imitare (copiare).La velocità con cui vengono immediatamente prodotti in fabbriche estere, come quelle cinesi, e venduti su Amazon o Rakuten in Giappone come «prodotti simili a prezzi stracciati» sta aumentando di anno in anno.

«Registrare il design solo dopo che è diventato popolare» è troppo tardi

Molti imprenditori tendono a cadere nella trappola del ragionamento: «Ci penseremo dopo che avrà iniziato a vendere». Tuttavia, nel mondo della proprietà intellettuale vige il principio fondamentale del «primo a depositare (chi prima arriva, meglio alloggia)». Inoltre, per la registrazione di un disegno o modello è richiesta la «novità» (il fatto che non sia già noto al pubblico).

Per proteggere i propri beni “di grande impatto visivo”, è necessario elaborare una strategia in materia di proprietà intellettuale fin dalla fase di lancio del prodotto, o addirittura già in fase di sviluppo.

2. Che cos’è, in primo luogo, la registrazione di un disegno o modello? Differenze rispetto al diritto d’autore

«Ma il design non è forse protetto dal diritto d’autore?» Sono moltissimi coloro che la pensano
così, ma affidarsi al diritto d’autore per la protezione del design di un prodotto in ambito commerciale è rischioso.

Diritto di design = diritto di esclusiva sull’«aspetto esteriore»

Il diritto di disegno o modello è il diritto che tutela il “design (aspetto estetico)” di un oggetto, quali la forma, i motivi e i colori. Una volta presentata la domanda all’Ufficio Brevetti e ottenuta la registrazione a seguito dell’esame, si acquisisce il diritto di utilizzare in modo esclusivo tale design e si dispone di un potente potere per impedire la produzione di prodotti contraffatti.

• Diritto di brevetto: tutela delle «invenzioni» tecniche (funzionalità, struttura, ecc.)
• Diritto di marchio: tutela i «segni distintivi del marchio», quali nomi di prodotti e loghi
• Diritto di disegno o modello: tutela il «design (aspetto esteriore)» di un oggetto

Perché non è possibile tutelarli con il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è una legge che tutela i «prodotti culturali» quali dipinti, musica e romanzi. D’altra parte, è opinione giuridica diffusa che il design di «prodotti industriali fabbricati in serie» quali magliette, mobili, articoli di cancelleria e automobili, in linea di principio, difficilmente rientri nell’ambito di protezione del diritto d’autore (il cosiddetto «ostacolo delle arti applicate»).

Non è raro che, anche se si intentasse una causa per violazione del diritto d’autore sostenendo che «il design è stato imitato da un’altra azienda», la richiesta venga respinta con la motivazione che «si tratta di un oggetto di uso quotidiano e non di un’opera protetta dal diritto d’autore».

3. Anche il «design degli spazi» è ora oggetto di protezione! La riforma legislativa del 2020

Quando si parla di “design da Instagram”, non si può tralasciare la modifica della legge sui disegni e modelli entrata in vigore il 1° aprile 2020 (anno Reiwa 2). Grazie a questa modifica, l’ambito di protezione si è ampliato notevolmente, evolvendo in un sistema adeguato al contesto imprenditoriale dell’era dei social media.

Design degli interni dei negozi e degli edifici

Finora, gli “edifici” e gli “interni”, in quanto beni immobili, non rientravano nell’ambito della registrazione dei disegni e modelli. Tuttavia, grazie alla modifica, è ora possibile registrare come disegni e modelli anche il design di “edifici” e “interni”.

• Interni caratteristici di bar e ristoranti
• Design fotogenico delle pareti
• L’esterno di un negozio monomarca che incarna la visione del marchio

Tutti questi elementi sono ora protetti come “diritti di disegno o modello”. Ad
esempio, supponiamo che una catena di caffetterie abbia creato “uno spazio fotogenico grazie alla disposizione originale dell’illuminazione e alla forma del bancone”. Registrando tale disegno o modello, sarà possibile impedire ai concorrenti di aprire punti vendita con interni identici.

Design delle immagini (UI/UX)

Anche le «immagini» stesse, quali le schermate delle app per smartphone o le interfacce operative dei siti web, possono ora essere registrate separatamente dai prodotti (hardware).
L’interfaccia utente (UI) di un’app, facile da usare e esteticamente gradevole, rappresenta il volto del servizio. Anche questa viene tutelata come importante proprietà intellettuale.

4. I tre vantaggi commerciali della registrazione di un disegno industriale

La registrazione di un disegno o modello, pur comportando dei costi, offre vantaggi gestionali che vanno ben oltre la semplice «difesa».

Vantaggio n. 1: efficace eliminazione dei prodotti contraffatti (provvedimenti inibitori e risarcimento danni)

La massima efficacia del diritto di disegno o modello risiede nella possibilità di ottenere, nei confronti dei produttori di prodotti contraffatti, un «provvedimento inibitorio (che ne impedisca la vendita)» o una «richiesta di risarcimento danni».
Poiché la valutazione della violazione del diritto di disegno o modello si basa sulla «somiglianza estetica», in molti casi è relativamente più facile dimostrare la violazione rispetto alle controversie in materia di brevetti, che spesso comportano complesse discussioni tecniche.

Inoltre, qualora prodotti contraffatti venissero venduti su siti di e-commerce quali Amazon o Rakuten Ichiba, presentando il certificato di registrazione del disegno o modello alla piattaforma e segnalando la violazione, aumentano le probabilità che vengano adottate rapidamente misure di sospensione della vendita. Si tratta di un’arma estremamente potente per gli operatori che effettuano vendite online.

Vantaggio n. 2: aumento del valore del marchio e acquisizione di fiducia

L’indicazione «disegno o modello registrato» trasmette il messaggio che «l’azienda è orgogliosa del design dei propri prodotti e se ne assume la responsabilità». Oltre a infondere
nei consumatori la certezza di trovarsi di fronte a un «prodotto autentico», ciò consente di instaurare un rapporto di fiducia anche con i partner commerciali e gli investitori, dimostrando di essere un’azienda attenta alla conformità e che attribuisce grande importanza alla proprietà intellettuale.

Vantaggio n. 3: Creazione di barriere all’ingresso (attacco preventivo)

Se si detiene un diritto di disegno o modello, i concorrenti non potranno realizzare «prodotti dal design simile».
In altre parole, è come creare una «zona vietata» attorno al proprio design. Creando una situazione in cui le aziende rivali siano costrette a modificare il proprio design, è possibile mantenere il proprio vantaggio competitivo sul mercato.

5. Tecniche di strategia in materia di proprietà intellettuale nell’era dei social media

In questa sezione vi presentiamo tre strategie avanzate in materia di disegni e modelli, consigliate in qualità di avvocati specializzati in proprietà industriale, che si adattano al ritmo frenetico dell’era moderna.

Tecnica 1: Nascondere il design fino alla data di lancio tramite il «design segreto»

In linea di principio, una volta registrato, il contenuto di un disegno o modello viene pubblicato nel «Bollettino dei disegni e modelli» e diventa accessibile a chiunque. Tuttavia, se il design venisse reso pubblico prima del lancio di un nuovo prodotto, non solo si correrebbe il rischio di imitazioni, ma si ridurrebbe anche l’effetto sorpresa dell’annuncio sui social media.

È qui che entra in gioco il «sistema del disegno o modello segreto». È possibile mantenere segreto il contenuto del disegno o modello
per un massimo di tre anni dalla registrazione. Ciò consente di attuare una strategia volta a «garantirsi i diritti, ma a far coincidere l’annuncio al pubblico con l’impatto sorprendente del giorno del lancio». Si tratta di una tecnica indispensabile nei settori dell’abbigliamento e dei prodotti di largo consumo, caratterizzati da rapidi cambiamenti di tendenza.

Tecnica 2: Tutelare le varianti del design tramite i «disegni e modelli correlati»

Quando nasce un prodotto di successo, capita spesso di sviluppare una linea di prodotti con varianti di colore o forme leggermente diverse.
Utilizzando il «sistema dei disegni e modelli correlati», è possibile proteggere con diritti di proprietà intellettuale anche le varianti simili al disegno o modello di base (disegno o modello principale), collegandole a quest’ultimo.

Grazie alla legge modificata, è ora possibile registrare disegni e modelli correlati per un periodo di 10 anni a partire dalla data di deposito del disegno o modello principale. Ciò consente di proteggere ampiamente e in modo globale l’intero concetto di design di un marchio di lunga durata, chiudendo così la scappatoia utilizzata dai contraffattori che, modificando solo leggermente il prodotto, cercano di evitare l’accusa di plagio.

Tecnica 3: Proteggere l’“essenza” del design tramite il «disegno o modello parziale»

Si tratta di un metodo che consente di proteggere con un diritto di proprietà non l’intero prodotto, ma solo una «parte caratteristica».
Ad esempio, nel caso di una tazza con un caratteristico design del «manico», se si registrasse il diritto sulla forma complessiva della tazza, vi sarebbe il rischio che un prodotto con lo stesso manico ma con una forma diversa della tazza venisse giudicato «non simile».

Pertanto, registrando solo la parte del «manico» come «disegno parziale», sarà possibile far valere i propri diritti anche se la forma della tazza dovesse cambiare, purché il manico sia stato imitato.

6. Misure correttive in caso di «divulgazione involontaria»

Come accennato in precedenza, «una volta pubblicato sui social media, non è più possibile procedere alla registrazione»; tuttavia, in realtà esistono misure di rimedio. Si tratta dell’«eccezione alla perdita di novità».

Se trascorre meno di un anno dalla divulgazione da parte propria tramite social media, fiere, comunicati stampa o simili, è possibile, seguendo le procedure previste, presentare una domanda di registrazione del disegno o modello come se non fosse ancora stato divulgato.

Tuttavia, si tratta pur sempre di un’«eccezione».

7. Perché è opportuno affidare la registrazione del disegno o modello a un avvocato specializzato in proprietà industriale?

Sebbene ultimamente esistano anche servizi di deposito semplificati che utilizzano l’intelligenza artificiale, si raccomanda vivamente di affidarsi a un consulente in materia di brevetti, in quanto esperto del settore, soprattutto quando si tratta di disegni o modelli importanti che riguardano il fulcro dell’attività aziendale. I motivi sono principalmente tre.

① La creazione dei «disegni» può rivelarsi fatale

Nella registrazione di un disegno o modello, i «disegni (o fotografie)» allegati alla domanda costituiscono l’elemento più importante per determinare l’ambito di protezione.
A seconda dello spessore delle linee, del modo di disegnarle e delle omissioni apportate, l’ambito di protezione può ampliarsi oppure, al contrario, diventare troppo ristretto da risultare inutilizzabile.

In particolare, nel caso dei «disegni e modelli parziali» o dei «disegni e modelli di interni», è richiesta una valutazione complessa, ad esempio per stabilire quali parti rappresentare con linee continue e quali con linee tratteggiate. Per analizzare dal punto di vista giuridico «qual è l’elemento chiave» di un design «adatto ai social media» e redigere i disegni ottimali, è necessario un know-how specialistico.

② Precisione della ricerca sui disegni e modelli preesistenti

Anche se si presenta una domanda di registrazione, questa non verrà accolta se esiste già un disegno simile registrato. Inoltre, sussiste il rischio di violare i diritti altrui.
Il consulente in materia di brevetti effettua una «ricerca sui disegni e modelli precedenti» altamente accurata, avvalendosi di banche dati specializzate e di una pluriennale esperienza. Ciò consente di ridurre le spese inutili legate alla domanda e di aumentare le possibilità di registrazione.

③ Proposte strategiche che tengono conto del quadro aziendale complessivo

L’obiettivo non è semplicemente quello di «ottenere la registrazione». Il punto di forza del consulente in materia di proprietà industriale consiste nel poter proporre un «mix di proprietà intellettuale» che combini non solo il disegno o modello, ma anche marchi e brevetti, in linea con la strategia aziendale, tenendo conto di aspetti quali «in quali paesi si intende vendere», «se è previsto lo sviluppo di una linea di prodotti» e «per quale periodo si desidera mantenere l’esclusiva».
Ad esempio, la forma del prodotto può essere tutelata tramite un «disegno o modello», il nome del prodotto tramite un «marchio» e la struttura interna speciale tramite un «brevetto». Grazie a questa tutela su più fronti, è possibile erigere una fortezza inespugnabile per i concorrenti.

In sintesi: il design diventa un bene solo se viene protetto

Un design “da Instagram” è il frutto della passione e dell’impegno della Sua azienda. Il fatto che possa essere imitato in un istante, privandola dei profitti, rappresenta una perdita intollerabile dal punto di vista commerciale.
Proprio in un’epoca in cui i contenuti si diffondono sui social media, è indispensabile adottare la mentalità di “proteggere prima di mostrare”.

• Se avete in programma di lanciare un nuovo prodotto
• che prestano particolare attenzione all’arredamento dei propri negozi
• I vostri prodotti stanno iniziando a diventare oggetto di discussione sui social media

Se anche solo una di queste situazioni vi riguarda, vi invitiamo a consultare un consulente in materia di diritti di design prima che insorgano problemi.
Acquisite lo “scudo più potente”, ovvero il diritto di design, e ampliate la vostra attività in tutta tranquillità.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assistiamo clienti provenienti da un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all'avanguardia quali l'IA, l'IoT, il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l'Ordine dei Patentisti giapponesi, l'Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l'Associazione giapponese dei marchi (JTA).

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