Sviluppo di app: come scegliere un consulente in brevetti e valutarne i costi

«Mi è venuta in mente un’idea rivoluzionaria per un’app! Vorrei avviare un’impresa proprio con questa»

«Il nostro nuovo servizio, su cui abbiamo puntato il futuro dell’azienda: cosa succederebbe se, subito dopo il lancio, venisse imitato da una grande azienda…?»

Nello sviluppo di app o servizi web, quando si ha un’idea per una nuova funzionalità o un nuovo modello di business, non è forse il «rischio di essere copiati» la prima cosa che vi passa per la mente? L’arma più potente per evitare tale rischio e trasformare la tecnologia della propria azienda in un «bene» esclusivo, fuori dalla portata della concorrenza, è proprio il «brevetto».

Tuttavia, esiste una trappola in cui molti sviluppatori cadono.

Si tratta del pensiero superficiale secondo cui «per quanto riguarda i brevetti, non fa differenza a quale consulente in materia di brevetti ci si rivolga».

Me lo permetto di dirlo chiaramente: nel settore delle app (software), una scelta errata del consulente in materia di brevetti è fatale.

Se ci si affida a uno studio che non è esperto in IT, l’algoritmo sviluppato con grande impegno dagli ingegneri potrebbe non essere compreso correttamente, trasformandosi in un «brevetto con un ambito di protezione troppo ristretto per essere utile», oppure si potrebbe addirittura verificare una situazione in cui «la descrizione della tecnologia non viene compresa e non è nemmeno possibile presentare la domanda».

In questo articolo, dal punto di vista di chi si è occupato di numerosi brevetti nel settore IT e delle startup, illustrerò in modo approfondito «come individuare gli studi legali e i consulenti in brevetti veramente competenti nel settore delle app e dell’IT».

1. Perché nel campo delle «app» è necessario rivolgersi a un consulente in brevetti specializzato, pena il fallimento?

Innanzitutto, va precisato che nel settore dei brevetti esistono ambiti di specializzazione specifici, quali «meccanica», «chimica» ed «elettricità», in cui ciascun consulente in brevetti è esperto. Tra questi, il «software (IT e app)» rappresenta un settore estremamente specifico e di elevata complessità.

Perché lo sviluppo di app richiede un consulente in brevetti «specializzato in IT»? I motivi principali sono tre.

① È necessario tradurre in linguaggio tecnico «processi invisibili»

Nel caso dei tradizionali brevetti di «meccanica», la struttura risultava immediatamente chiara osservando i disegni tecnici. Tuttavia, per i brevetti relativi alle app la situazione è diversa.

Il valore di un’app risiede negli algoritmi che si celano dietro al design della schermata (UI): «come comunica con il server» e «come consulta il database e con quale logica restituisce i risultati».

Nel caso di un consulente in brevetti con scarse conoscenze informatiche, anche se Lei spiegasse: «Interpello i dati tramite API, elaboro in modo asincrono i valori restituiti in formato JSON...», egli non riuscirebbe a comprendere il significato di tali termini.Di conseguenza, si finisce per ottenere un «brevetto debole e pieno di scappatoie» che descrive solo il funzionamento superficiale dell’interfaccia. In questo modo, basta modificare leggermente il codice di programmazione per eludere facilmente il brevetto.

② Poiché la velocità di obsolescenza delle tecnologie è insolitamente elevata

Nel settore delle app, le tendenze cambiano radicalmente nel giro di un anno.

Ad esempio, tecnologie come l’«IA generativa (LLM)» o il «Web3 e la blockchain», che non esistevano alcuni anni fa, sono ormai integrate nelle app come se fossero la norma.

Se ci si affida a un consulente in brevetti che non segue le ultime tendenze tecnologiche, può capitare che non riesca a valutare se «quella tecnologia sia ormai obsoleta (di dominio pubblico)», portando così a presentare domande di brevetto inutili, oppure, al contrario, che la domanda venga respinta con la motivazione che «è troppo all’avanguardia per essere brevettabile». È necessario un partner dotato di conoscenze sufficienti a stare al passo con la velocità di sviluppo.

③ Poiché viene messa alla prova la capacità di strutturare il brevetto come «brevetto di modello di business»

Negli ultimi anni, i brevetti relativi alle app non riguardano più solo la tecnologia in senso stretto, ma assumono sempre più l’aspetto di «brevetti relativi a modelli di business».

Non si tratta semplicemente di «come funziona un programma», ma è richiesta una tecnica che consenta di proteggere con un brevetto il meccanismo aziendale stesso, ovvero «quali nuove sfide aziendali si intendono risolvere utilizzando l’IT» e «come si effettua la fatturazione».

A tal fine, sono indispensabili non solo le conoscenze giuridiche proprie di un consulente in brevetti, ma anche una profonda comprensione e una spiccata capacità di analisi del settore IT.

2. Cinque punti chiave per individuare studi legali e consulenti in brevetti specializzati in app

Ma quali criteri concreti occorre seguire per scegliere a chi affidarsi? Vi invitiamo a verificare i seguenti cinque punti consultando il profilo sul sito web o durante la prima consulenza gratuita.

Punto ①: Esiste una ricca «esperienza in materia di depositi e registrazioni di brevetti» nel settore IT e del software?

Chiunque può autodefinirsi «esperto in IT», ma l’indicatore più attendibile è proprio l’«esperienza comprovata».

Nel campo dei brevetti relativi ad app e software, i criteri di esame (le regole) dell’Ufficio Brevetti subiscono rapidi cambiamenti, e capita spesso che «una logica che era stata accettata alcuni anni fa ora non sia più valida». Per questo motivo, più che le conoscenze teoriche da manuale, è fondamentale soprattutto il «track record» (esperienza pratica) di chi si occupa costantemente dei casi più recenti sul campo.

• Verifica dei casi di successo: consulti il sito web dello studio e verifichi se sono riportati esempi di domande e registrazioni in settori affini alla Sua attività, quali «IA», «IoT», «business delle piattaforme» o «SaaS». Se sono elencati esclusivamente casi relativi a «componenti meccanici», è opportuno prestare attenzione.

• L’attenzione alla «registrazione»: non è sufficiente limitarsi alla presentazione della domanda; è fondamentale verificare se «il brevetto sia stato effettivamente registrato».I brevetti nel settore IT tendono ad essere facilmente respinti dagli esaminatori in quanto considerati «mere idee», ma un consulente in brevetti con una vasta esperienza ha accumulato **«l’esperienza necessaria per persuadere logicamente gli esaminatori e ottenere i diritti (= capacità di rispondere alle notifiche dei motivi di rigetto)».

Durante il colloquio, può essere utile chiedere: «Ha avuto recentemente casi relativi ad app in cui ha dovuto impegnarsi a fondo per ottenere la registrazione?». Un consulente in brevetti in grado di fornire esempi concreti è degno di fiducia.

Punto ②: È sensibile alle tecnologie più recenti e le diffonde attivamente?

Anche se si proclamano “esperti in IT”, vi sono consulenti in materia di brevetti le cui conoscenze si sono fermate a 20 anni fa.

Verifichi se lo studio o il consulente in brevetti diffonde informazioni sulle tecnologie più recenti tramite blog, social media (come X o Note) o seminari.

• «Analisi sulla revisione dei criteri di esame dei brevetti relativi all’intelligenza artificiale»

• «Sulla tutela dei diritti negli spazi NFT e nel metaverso»

• «Strategie di proprietà intellettuale nel settore SaaS»

Un consulente in brevetti che esprima il proprio punto di vista su argomenti di questo tipo è sempre all’erta per cogliere le novità e si impegnerà con entusiasmo a gestire anche la vostra nuova app.

Punto 3: I costi di comunicazione sono contenuti? (Supporto tramite strumenti di chat)

Lo sviluppo delle app è una corsa contro il tempo.

Se uno studio legale dispone ancora solo di «telefono», «e-mail» e «fax» come mezzi di comunicazione e impone lo scambio di file tramite «file ZIP protetti da password», la rapidità dello sviluppo ne risulterà compromessa.

• È possibile consultarsi facilmente tramite strumenti di chat come Slack, Chatwork o Microsoft Teams?

• È possibile organizzare rapidamente riunioni online tramite Zoom o Google Meet?

• È supportata la condivisione di documenti tramite servizi di archiviazione cloud (Google Drive, Box ecc.)?

Questi aspetti non sono solo una questione di «comodità», ma costituiscono anche una prova del grado di competenza dell’azienda nel «cercare di adattarsi all’ambiente di lavoro del cliente (voi)».

Punto ④: È in grado di formulare proposte che approfondiscano anche gli aspetti relativi a «UI/UX»?

Per un’app, l’interfaccia utente (UI) e l’esperienza utente (UX) sono fondamentali.

Un eccellente avvocato specializzato in app non si limita a considerare l’elaborazione lato server (back-end), ma propone brevetti anche dal punto di vista dell’UI/UX, ovvero «come cambia la schermata in base alle operazioni effettuate dall’utente».

Quando le chiede: «È possibile proteggere con un diritto di proprietà intellettuale la fluidità di questa transizione tra schermate?», scelga un consulente in brevetti in grado di fornirle consigli concreti, del tipo: «La proteggiamo con un diritto di design» oppure «Per configurarla come brevetto, la descriviamo insieme all’elaborazione che avviene dietro le quinte».

Punto ⑤: Comprende le specificità delle startup e delle imprese emergenti?

Gli studi che hanno lavorato con i dipartimenti di proprietà intellettuale delle grandi aziende sono abituati a un approccio del tipo: «Il budget è abbondante e non c’è fretta, anche se ci vuole tempo».

Tuttavia, molti sviluppatori di app e startup si trovano in una situazione in cui «i fondi sono limitati e si necessita di un brevetto immediatamente».

• Proposta di esame accelerato: propongono attivamente un sistema che riduce a pochi mesi (minimo 2-3 mesi) un esame che normalmente richiede più di un anno?

• Trasparenza dei costi: forniscono in anticipo un preventivo chiaro riguardo al compenso in caso di esito positivo e alle spese intermedie?

• Comprensione delle esigenze di raccolta fondi: comprendono le strategie aziendali, ad esempio «per attirare gli investitori, occorre innanzitutto ottenere lo status di domanda di brevetto in corso di esame»?

Scegliere uno studio «esperto nel sostegno alle startup» che comprenda questi aspetti aumenta le probabilità di successo dell’impresa.

3. Costi e tempistiche da conoscere prima di affidare l’incarico

Per dissipare il dubbio «Si dice che sia costoso, ma quanto costa effettivamente?», Le forniamo le tariffe di mercato generali.

*Sebbene possano variare a seconda dello studio, questi sono i valori di riferimento standard per i brevetti nel settore IT e del software.

Costi di riferimento per i brevetti relativi alle app (importo totale: circa 600.000–800.000 yen)

I costi per l’ottenimento del brevetto si suddividono sostanzialmente in tre fasi.

1. Costi al momento del deposito della domanda: circa 300.000–400.000 yen

   • Si tratta del costo dei bolli da versare all’Ufficio Brevetti (a partire da 14.000 yen) e degli onorari del consulente in brevetti per la redazione della descrizione. Poiché i brevetti relativi alle app richiedono una descrizione più estesa, tendono ad avere un costo leggermente superiore rispetto a quelli nel settore meccanico.

2. Costi della fase intermedia: da circa 100.000 a 200.000 yen

   • Si tratta dei costi sostenuti per la redazione di memorie di replica o di richieste di modifica nel caso in cui, durante il processo di esame, l’Ufficio Brevetti comunichi che «questa parte è simile alla tecnologia esistente e pertanto non è ammissibile» (notifica dei motivi di rigetto). È proprio in questa fase che il consulente in brevetti ha modo di dimostrare la propria competenza.

   • *Non sono previsti costi qualora la registrazione avvenga al primo tentativo.

3. Costi di registrazione: da circa 100.000 a 150.000 yen

   • Si tratta dei costi necessari per superare l’esame e registrare il diritto di brevetto (compreso il compenso in caso di esito positivo).

In totale, se tutto procede senza intoppi, è opportuno prevedere una spesa compresa tra 600.000 e 800.000 yen.

Esistono studi che pubblicizzano tariffe «convenienti» (ad esempio un importo complessivo di 300.000 yen), ma poiché la qualità della descrizione tecnica è spesso scadente e sussiste il rischio che il brevetto possa essere facilmente aggirato, si sconsiglia di scegliere esclusivamente in base al prezzo.

Tempi necessari per l’ottenimento

• Esame ordinario: in media, da circa 10 mesi a un anno e mezzo dalla presentazione della domanda fino all’emissione del risultato dell’esame.

• Esame accelerato (consigliato): se si soddisfano determinati requisiti, il risultato viene comunicato in circa 2-3 mesi.

  • Poiché il ciclo di vita delle app è breve, molte aziende di sviluppo ricorrono all’«esame accelerato». Scegliete un consulente in brevetti in grado di gestirlo al meglio.

4. Ecco cosa chiedere durante il colloquio! Elenco di domande per individuare un «patentista competente»

Infine, Le presentiamo alcune “domande magiche” che Le consentiranno di valutare le competenze del consulente in materia di brevetti durante il colloquio (consulenza gratuita). Le invitiamo a porle e a verificare se riceve risposte soddisfacenti.

D1. «Ha già seguito in passato casi di registrazione di brevetti per app o SaaS simili al mio?»

Data l’esistenza di specifici obblighi di riservatezza, potrebbe non essere possibile citare il nome dell’azienda; tuttavia, il punto fondamentale è verificare se il consulente sia in grado di illustrare in modo concreto «in quale settore tecnologico e con quale logica sia stata ottenuta la tutela».

Q2. «È possibile ottenere la tutela non solo per la parte tecnica di questa app, ma anche per il modello di business?»

Anche se la novità tecnica è limitata, combinandola con il modello di business potrebbe essere possibile ottenere un brevetto. Un consulente in brevetti che risponda immediatamente “Non è possibile se non ci sono elementi tecnicamente nuovi” e chiuda la questione potrebbe non avere sufficienti capacità di proposta.

Q3. «Se l’esaminatore dovesse respingere la domanda affermando che “questa tecnologia è comune”, con quale argomentazione si potrebbe controbattere?»

Un consulente in brevetti di alto livello formula, già al momento della presentazione della domanda, previsioni del tipo: «L’esaminatore dirà probabilmente questo». Verifichi se dispone di un piano alternativo (piano B), ad esempio: «In tal caso, potremo controbattere sottolineando la specificità del processo denominato ○○».

5. Riepilogo: per i brevetti relativi alle app, scegliete un partner dotato di «capacità di traduzione»

L’aspetto più importante nella presentazione di una domanda di brevetto per un’app è «la capacità di “tradurre” le idee astratte e il codice presenti nella Sua mente in un testo giuridico solido, riconosciuto dall’Ufficio Brevetti».

Per quanto eccellente possa essere l’app sviluppata, se il traduttore non padroneggia il «linguaggio dell’IT», il suo vero valore non verrà trasmesso. Al contrario, collaborando con un eccellente consulente in brevetti IT, la Sua app otterrà una solida tutela legale e potrà costruire un mercato esclusivo in cui i concorrenti non potranno competere.

Se è indeciso nella scelta dello studio, la invitiamo a tenere presenti i tre punti seguenti.

1. Se c’è intesa con gli ingegneri (competenza tecnica)

2. Se è in grado di fornire proposte che approfondiscono il modello di business (capacità di proposta)

3. È in grado di adattarsi alla velocità di sviluppo (agilità)?

Il brevetto è sia lo “scudo” che protegge la Sua attività, sia la “lancia” con cui passare all’offensiva.

La scelta del partner a cui affidare le Sue idee preziose. Non scenda a compromessi: trovi un consulente in brevetti che condivida la Sua visione tecnologica e che si impegni con lo stesso entusiasmo.

Indice

1. 1. Perché nel campo delle «app» è necessario rivolgersi a un consulente in brevetti specializzato per evitare insuccessi?
2. 2. Cinque punti chiave per individuare studi legali e consulenti in brevetti specializzati in app
3. 3. Costi e tempistiche da conoscere prima di affidare l’incarico
4. 4. Ecco cosa chiedere durante la consulenza! Elenco di domande per individuare un «patentista esperto»
5. 5. Riepilogo: per i brevetti relativi alle app, scegliete un partner dotato di «capacità di traduzione»

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