Panoramica del sistema dei design in Italia

Requisiti di registrazione

Novità e carattere individuale (creatività): per ottenere la registrazione di un disegno o modello in Italia, è necessario che tale disegno o modello sia nuovo e possieda un carattere individuale (individual character).Per novità si intende che, prima della presentazione della domanda, un disegno o modello identico a quello in questione non sia stato reso pubblico. Per originalità si intende che l’impressione d’insieme che il disegno o modello in questione suscita in un «utilizzatore informato» sia diversa dall’impressione suscitata da disegni o modelli precedentemente resi pubblici. In sintesi, deve presentare caratteristiche estetiche sufficientemente diverse rispetto ai disegni o modelli esistenti.

Motivi di non registrazione: i disegni e modelli che non soddisfano i requisiti sopra indicati non possono essere registrati.Inoltre, la registrazione non è consentita per determinati disegni e modelli previsti dalla normativa. Ad esempio, non sono oggetto di protezione le forme determinate esclusivamente da scopi puramente funzionali (nel caso in cui tutte le caratteristiche estetiche del disegno derivino dalle funzioni tecniche del prodotto) né le forme delle **parti di giunzione con altri prodotti (i cosiddetti «must-match»)**.Inoltre, viene rifiutata la registrazione dei disegni e modelli contrari al buon costume, di quelli che incorporano senza autorizzazione opere d’autore o marchi altrui, nonché di quelli che includono stemmi o emblemi dello Stato o degli enti locali. Il fatto di non rientrare in tali disposizioni di esclusione costituisce anch’esso parte integrante dei requisiti di registrazione.

Oggetto di tutela

Definizione di disegno o modello: ai sensi della legge italiana sui disegni e modelli, per «disegno o modello» si intende l’aspetto esteriore di un prodotto, nella sua totalità o in parte, costituito da caratteristiche visive quali linee, contorni, colori, forme, texture, materiali e motivi. Sono oggetto di protezione i disegni e i modelli riconoscibili visivamente, comprese le decorazioni dei prodotti.Il termine «prodotto» qui inteso comprende non solo i prodotti industriali, ma anche quelli artigianali.

Tutela dei disegni e modelli virtuali: in Italia, un disegno o modello può essere tutelato anche se non è concretizzato in un oggetto fisico.Ad esempio, è espressamente previsto che anche i disegni e modelli visualizzati sullo schermo, quali le interfacce grafiche utente (GUI, ovvero layout dello schermo, icone ecc.) o le immagini animate su schermi di computer o smartphone, possano essere registrati come disegni e modelli. Ciò rappresenta un ampliamento flessibile dell’oggetto di protezione, in risposta ai recenti sviluppi nel settore digitale.

Disegno o modello parziale: è possibile proteggere come disegno o modello autonomo anche il disegno o modello di una parte di un prodotto.Ad esempio, nel caso in cui la caratteristica distintiva risieda in una parte del prodotto anziché nell’intero prodotto – come nel caso del design dei fanali posteriori di un’automobile o del design delle tasche di un indumento – è possibile depositare una domanda di registrazione del disegno o modello solo per quella parte specifica. Tuttavia, nel caso in cui si intenda registrare un disegno o modello parziale relativo a un componente di un prodotto composito, è necessario che tale componente sia visibile al consumatore durante il normale utilizzo del prodotto e che la parte in questione possieda di per sé novità e originalità.

Esempi concreti: l’ambito dei disegni e modelli registrabili è estremamente ampio e comprende il design di qualsiasi prodotto bidimensionale o tridimensionale.A titolo esemplificativo, si possono citare il design di imballaggi e contenitori, il design relativo all’esposizione dei prodotti (trade dress), i simboli grafici e la tipografia (caratteri tipografici), il design di schermate web e icone, i motivi dei tessuti e il design delle cuciture, nonché i design parziali quali le tasche degli indumenti.Anche i segni utilizzati temporaneamente (ad esempio, loghi decorativi a tempo determinato) possono, in alcuni casi, essere tutelati come disegni e modelli, pur non potendo essere registrati come marchi.

Elementi non tutelabili: come già menzionato, non è possibile registrare come disegno o modello le forme determinate esclusivamente da funzioni tecniche, né quelle indispensabili per l’assemblaggio con altri prodotti (ad esempio, le parti di incastro dei mattoncini Lego).Inoltre, anche la forma dei pezzi di ricambio di prodotti compositi, quali le automobili (componenti destinati a ripristinare l’aspetto originale a scopo di riparazione), è esclusa dalla protezione al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei ricambi. Sono inoltre esclusi i disegni e modelli che violano l’ordine pubblico e il buon costume o che ledono i diritti altrui.

Procedura di deposito

Ente competente e lingua: la domanda di registrazione di un disegno o modello in Italia va presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda può essere presentata sia online che in formato cartaceo ed è consentita anche la presentazione tramite le Camere di Commercio. La documentazione di domanda deve essere redatta in lingua italiana. Anche qualora il richiedente sia un’impresa o un privato straniero, la lingua richiesta per la domanda è, in linea di principio, l’italiano.

Contenuto della domanda: la domanda deve includere i dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, ecc.), la denominazione del disegno o modello e il nome del prodotto, nonché gli allegati necessari. Ai fini del riconoscimento della data di deposito è sufficiente presentare, come minimo, i dati del richiedente, i disegni del disegno o modello (o le fotografie) e la prova del pagamento della tassa prevista.Inoltre, qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, occorre indicare tale intenzione e fornire i dati relativi alla domanda precedente, presentando il certificato di priorità entro sei mesi (se il certificato è in lingua straniera, occorre presentare una traduzione in italiano entro due mesi).

Domanda collettiva di più disegni o modelli: in Italia è possibile presentare una domanda collettiva per un massimo di 50 disegni o modelli in un’unica istanza. Inoltre, non è necessario che tutti i disegni o modelli appartengano alla stessa classificazione di Locarno; è possibile presentare una domanda collettiva anche per disegni o modelli appartenenti a settori di prodotto diversi (con l’aggiunta di una tassa per ogni disegno o modello aggiuntivo).Ciò consente, ad esempio, di avvalersi di una procedura flessibile per depositare in blocco una serie di disegni o modelli di prodotti che presentano un’immagine coordinata. Si deve tuttavia tenere presente che, nel caso di una domanda di registrazione internazionale di disegni o modelli (Convenzione dell’Aia), sussistono limitazioni di classificazione in base ai requisiti dei paesi designati (come illustrato di seguito).

Pubblicazione della domanda e disegno o modello segreto: in Italia non esiste un sistema di pubblicazione anticipata dopo il deposito, come in Giappone. Di norma, la domanda di disegno o modello viene pubblicata al momento del completamento della registrazione. Tuttavia, i terzi possono consultare il fascicolo della domanda anche nel periodo compreso tra il deposito e la registrazione.Inoltre, il richiedente può, presentandone richiesta al momento del deposito, mantenere riservato il contenuto della domanda di disegno o modello (disegno o modello segreto) per un massimo di 30 mesi. Grazie a questo sistema di differimento della pubblicazione, è possibile adottare strategie volte a mantenere segreto il disegno o modello in vista del lancio sul mercato, per poi renderlo pubblico e proteggerlo in un secondo momento. La pubblicazione avviene alla scadenza del periodo di differimento o qualora il richiedente ne faccia richiesta anticipata.

Esame di forma e registrazione: il disegno o modello depositato viene innanzitutto sottoposto a un esame di forma da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nel corso di tale esame vengono verificati il rispetto dei requisiti di forma della domanda, la conformità dei disegni allegati, la corrispondenza alla definizione di disegno o modello e l’assenza di violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume.Non viene effettuato alcun esame relativo ai requisiti sostanziali, quali la novità e l’originalità (esame di novità).Ciò è in linea con il sistema di registrazione dei disegni e modelli generalmente in vigore nei paesi dell’Unione Europea e viene attuato al fine di accelerare e semplificare l’esame. Di conseguenza, ad esempio, anche se in passato esistessero disegni e modelli simili, questi potrebbero essere registrati senza che ciò venga segnalato in fase di esame da parte dell’Ufficio (come illustrato più avanti, tali disegni e modelli potrebbero essere oggetto di un’azione di nullità da parte di soggetti interessati).

Registrazione ed emissione: una volta superata l’esame di forma e versate le tasse dovute, l’Ufficio brevetti e marchi registra il disegno o modello ed emette il certificato di registrazione. Il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è di circa alcuni mesi ed è quindi relativamente rapido. Si noti che il diritto di disegno o modello (diritto esclusivo) sorge con la registrazione e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.Tuttavia, secondo la legislazione italiana, anche nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la registrazione, qualora la domanda sia stata pubblicata e il disegno sia accessibile a terzi, si ritiene che il richiedente abbia il diritto di impedire l’uso non autorizzato del disegno da parte di altri. In altre parole, a meno che non si tratti di un disegno segreto, si ritiene che la protezione provvisoria abbia inizio dal momento della pubblicazione, a partire dalla data di deposito.

Costi di deposito: la tassa di deposito è di 50 euro per le domande presentate per via elettronica e di 100 euro per quelle cartacee; è previsto uno sconto per le procedure online (se il costo è leggermente più elevato nel caso di deposito cumulativo di più disegni o modelli). Non sono previste tasse di registrazione né spese per il primo anno, ma sono previste spese di rinnovo al momento del rinnovo della durata a partire dal quinto anno (come descritto di seguito).

Rappresentante e sede locale: qualora il richiedente non disponga di una sede in Italia o all’interno del SEE (Spazio economico europeo), è praticamente indispensabile espletare le procedure tramite un rappresentante locale.Il rappresentante deve essere un consulente in proprietà industriale (avvocato specializzato in proprietà industriale) o un avvocato italiano, in possesso della qualifica e dell’iscrizione all’albo previste. Qualora un’impresa giapponese intenda presentare direttamente la domanda, di norma si avvalrà di un rappresentante italiano per espletare le procedure (la necessità o meno di una procura sarà illustrata più avanti).

Opposizione: la registrazione dei disegni e modelli in Italia non prevede un sistema di opposizione. Pertanto, qualora un terzo intenda chiedere l’invalidazione di un disegno o modello dopo la registrazione, dovrà intentare un’azione di nullità (azione di annullamento) dinanzi al tribunale, come illustrato di seguito.

Eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia)

Anche in Italia esiste una disposizione che prevede un’eccezione alla perdita di novità del disegno o modello (periodo di grazia). Anche nel caso in cui l’autore del disegno o modello (o un suo successore) abbia divulgato il proprio disegno o modello prima del deposito della domanda, se la domanda viene presentata entro 12 mesi dalla data di tale divulgazione, il disegno o modello non sarà considerato privo di novità.Ciò significa, ad esempio, che anche se il disegno o modello è stato presentato in occasione di una fiera internazionale o di un’esposizione, purché ciò avvenga entro un anno, la domanda non verrà respinta per motivi di auto-divulgazione. Si tratta di un trattamento comune al sistema dei disegni e modelli dell’Unione Europea, per il quale è previsto un periodo analogo a quello dell’eccezione alla perdita di novità prevista in Giappone (6 mesi; *secondo la legge giapponese, esteso a un anno con la riforma del 2020).

Il periodo di grazia si applica alla divulgazione effettuata dall’autore o dai suoi aventi causa, oppure alla divulgazione derivante da atti illeciti (abusi) nei confronti degli autori.A quest’ultima categoria rientrano, ad esempio, i casi in cui il disegno o modello sia stato plagiato o divulgato a terzi senza autorizzazione. In tali casi, se la domanda viene depositata entro 12 mesi dalla divulgazione, viene riconosciuta l’eccezione alla perdita di novità.

Si precisa inoltre che anche la «divulgazione in una forma non normalmente accessibile agli esperti del settore o alle parti interessate» non incide sulla novità. Ad esempio, è previsto che, nel caso di una presentazione in ambito estremamente limitato e non riconoscibile sul mercato, essa non sia considerata, in senso stretto, di dominio pubblico. Tuttavia, nella pratica, in caso di divulgazione di un disegno o modello, è più sicuro presentare la domanda il prima possibile.

* Per quanto riguarda la necessità di dichiarare tale circostanza nella domanda o di presentare documenti probatori al fine di beneficiare del periodo di grazia, in Italia non esistono disposizioni procedurali esplicite. Tuttavia, si raccomanda di preparare documenti in grado di provare la data e le modalità di pubblicazione (ad esempio, cataloghi ufficiali di fiere o attestati di partecipazione) nel caso in cui insorgessero controversie in un secondo momento.

Regime di esenzione e riduzione

Riduzione o esenzione dalle tasse: il sistema italiano in materia di disegni e modelli non prevede misure specifiche di riduzione o esenzione dalle tasse a favore delle piccole imprese, delle università o di altri soggetti simili.Tutti i richiedenti sono tenuti a pagare le stesse tasse. Tuttavia, come già menzionato, esiste un’agevolazione che prevede la riduzione della tassa di deposito alla metà esclusivamente per le domande presentate per via elettronica. Inoltre, nel caso in cui si presentino più disegni o modelli in un’unica domanda, si ottiene il vantaggio di un costo inferiore rispetto alla presentazione di domande separate.

* In passato sono state adottate misure quali la temporanea gratuità delle tasse relative a brevetti e disegni e modelli (2006) e, l’anno successivo, il ripristino delle tasse con una modifica del sistema tariffario; attualmente, tuttavia, si è tornati al normale sistema tariffario.

Necessità e forma della procura

Necessità di un rappresentante: come indicato in precedenza, quando aziende o persone fisiche al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) presentano direttamente una domanda in Italia, di norma nominano un rappresentante locale. Quando si affida la procedura di deposito a un rappresentante, è necessaria una procura (Power of Attorney) da parte del richiedente al rappresentante.In Italia, in caso di deposito della domanda tramite un rappresentante, è richiesta la presentazione di una procura, che deve essere presentata contestualmente alla domanda o, al più tardi, entro due mesi dal deposito della stessa.

Forma della procura: in Italia non esiste un modulo prestabilito per la procura; essa viene redatta mediante la firma del richiedente su un modello preparato dal rappresentante (ad esempio, un avvocato del brevetto). Non sono necessarie l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare; la procura è valida con la sola firma.In caso di deposito elettronico, la procura dovrà essere presentata in formato PDF scansionato o simile. Si noti che, mentre alcuni paesi richiedono la presentazione dell’originale per ogni singola domanda, in Italia, una volta presentata la procura firmata, non è in linea di principio necessario presentarla nuovamente (nelle procedure successive gestite dallo stesso rappresentante può essere sufficiente una copia).

Lingua e contenuto: la procura viene solitamente redatta in italiano; tuttavia, anche nel caso in cui il richiedente sia un’azienda giapponese, non sussistono problemi poiché il rappresentante fornirà un modello con la doppia lingua (italiano e inglese).Il contenuto deve includere il nome e l’indirizzo del richiedente e del rappresentante, la dichiarazione con cui il richiedente delega al rappresentante lo svolgimento delle pratiche, nonché l’ambito dei poteri relativi alla domanda di registrazione del disegno o modello. La firma deve essere apposta da una persona autorizzata, ad esempio il rappresentante legale dell’azienda richiedente. L’apposizione del timbro aziendale non è obbligatoria.

Requisiti relativi ai disegni (rappresentazione visiva)

Presentazione dei disegni (rappresentazione visiva del disegno o modello): alla domanda di registrazione di un disegno o modello è necessario allegare disegni o fotografie che illustrino il disegno o modello di cui si richiede la protezione.In Italia, alla domanda si allegano **file immagine (in formato JPEG o simili) che mostrano l’aspetto del prodotto**. Tali immagini vengono pubblicate tali e quali nel Bollettino delle registrazioni e costituiscono la base per la definizione dell’ambito di protezione. Pertanto, i disegni e le fotografie presentati devono rappresentare in modo chiaro ed esaustivo le caratteristiche del disegno o modello.

Tipologia e numero dei disegni da presentare: nel caso di un disegno o modello tridimensionale, si ritiene generalmente auspicabile presentare sei viste (frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, superiore e inferiore). Ciò consente di illustrare il disegno o modello da ogni angolazione.Se necessario, è possibile aggiungere viste oblique (prospettive), ingrandimenti, sezioni trasversali ecc. per evidenziare le parti caratteristiche. D’altra parte, nel caso di disegni o modelli piani (motivi, design di schermate ecc.), può essere sufficiente un unico disegno principale, ma è possibile integrare disegni che illustrino le varianti o le condizioni d’uso.

Aspetti da tenere presenti nella creazione dei disegni: sebbene non esistano criteri formali dettagliati per i disegni dei modelli in Italia, in generale si presta attenzione ai seguenti punti:(1) Le immagini devono consentire di distinguere chiaramente la forma del disegno o modello, senza che vi compaiano sfondi o oggetti superflui; (2) È possibile presentare sia fotografie che disegni al tratto, ma, per motivi di coerenza, è necessario uniformare lo stile all’interno della stessa domanda;(3) se si desidera proteggere anche i colori, è necessario presentare immagini a colori (se presentate in bianco e nero, vi è il rischio che tali colori non siano inclusi nell’ambito di protezione);(4) Nel caso di disegni o modelli parziali, si ricorre alla tecnica di indicare le parti non oggetto di protezione tracciandole con linee tratteggiate o punteggiate, oppure omettendole e lasciando uno spazio vuoto (si tratta di un approccio simile a quello adottato in Giappone per i disegni o modelli parziali). Grazie a queste accorgimenti, è possibile rappresentare con precisione l’ambito di protezione.

Descrizione semplificata: in Italia, al momento della presentazione della domanda di registrazione di un disegno o modello, è prevista la possibilità di allegare una **semplice descrizione del disegno o modello (descrizione semplificata)**. Si tratta di una spiegazione testuale delle caratteristiche del disegno o modello, ma la sua presentazione è facoltativa.L’aggiunta di una descrizione consente di integrare le caratteristiche del disegno o modello che difficilmente emergono dai disegni; tuttavia, anche le parti non menzionate nella descrizione rientrano nell’ambito di protezione se sono rappresentate nei disegni (la descrizione costituisce solo un ausilio interpretativo). Pertanto, mentre nella prassi giapponese spesso non si presenta alcuna descrizione del disegno o modello, ma si ricorre esclusivamente ai disegni per rappresentarlo integralmente, in Italia si procederà in modo appropriato previa consultazione con il proprio agente.

Durata della protezione e rinnovo

Durata: la durata del diritto di disegno o modello registrato è di 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Questo periodo di registrazione di 5 anni può essere rinnovato (prorogato) fino a un massimo di 4 volte, consentendo di mantenere in vigore il diritto per un periodo massimo di 25 anni.Il sistema prevede il rinnovo ogni cinque anni; trascorsi i 25 anni, il diritto sul disegno o modello scade e il disegno o modello in questione diventa di dominio pubblico.

Procedura di rinnovo e costi: per prorogare (rinnovare) la durata di validità, è necessario versare la tassa di rinnovo entro i termini stabiliti ogni cinque anni.L’importo della tassa di rinnovo aumenta man mano che si procede nel tempo; ad esempio, per il secondo periodo (dal 5° al 10° anno dalla data di deposito) è pari a 30 euro, per il terzo periodo a 50 euro, per il quarto periodo a 70 euro e per il quinto periodo a 80 euro (fino al 25° anno).La tassa di rinnovo deve essere versata in anticipo prima dell’inizio di ciascun periodo. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in ritardo, versando una sovrattassa (attualmente pari a 100 euro), purché ciò avvenga entro sei mesi.

Condizioni per il mantenimento del diritto: il diritto di disegno o modello in Italia può essere mantenuto fino al termine massimo previsto mediante il pagamento delle tasse di rinnovo. Non esiste un sistema di decadenza per inutilizzo (a differenza dei marchi, ai diritti di disegno o modello non è imposto alcun obbligo di uso). Pertanto, una volta registrato, il diritto può sussistere fino a 25 anni, a condizione che venga rinnovato, indipendentemente dal fatto che il disegno o modello venga effettivamente utilizzato o meno.Tuttavia, qualora terzi utilizzino pubblicamente e in modo continuativo un disegno o modello simile a quello registrato, se la situazione viene trascurata per un lungo periodo, è possibile che al momento dell’esercizio del diritto si subiscano limitazioni in base al principio di buona fede; pertanto, si raccomanda al titolare del diritto di valutare un adeguato esercizio dello stesso.

Azione legale per violazione (svolgimento del procedimento e possibili provvedimenti di tutela)

Criteri di valutazione della violazione: in Italia, la valutazione della violazione del diritto di disegno o modello si basa sul fatto che «il disegno o modello del prodotto contestato dia o meno, agli occhi di un utente informato, un’impressione complessiva diversa rispetto al disegno o modello registrato».Qualora non dia un’impressione diversa (ovvero venga valutato come sostanzialmente identico), si configura una violazione del diritto di disegno o modello. Ciò è sostanzialmente sinonimo del concetto di somiglianza applicato in Giappone; tuttavia, in Europa viene utilizzato il criterio dell’**«utente informato (informed user)»**, in base al quale la valutazione si fonda su un utente ipotetico dotato di conoscenze intermedie tra quelle del consumatore medio e quelle di uno specialista.

Competenza giurisdizionale: le cause relative alla violazione dei disegni e modelli sono di competenza dei tribunali civili dotati di sezioni specializzate in proprietà intellettuale (sezioni specializzate), istituite nelle principali città. In Italia esistono circa 21 sezioni specializzate in proprietà intellettuale e il tribunale competente viene determinato in base alla sede del ricorrente o del convenuto, oppure al luogo in cui è stato commesso l’atto di violazione.Nei casi che coinvolgono imprese giapponesi, la competenza ricade spesso sui tribunali delle principali città, quali Milano o Roma. I tribunali dispongono di giudici esperti in materia di diritto della proprietà industriale e nel regolamento dell’UE sui disegni e modelli, il che garantisce un procedimento altamente specializzato.

Svolgimento del procedimento: quando il titolare del diritto rileva una violazione, è prassi comune inviare innanzitutto una diffida all’autore della violazione, tentando di ottenere una cessazione volontaria dell’attività illecita o di avviare una trattativa. Qualora la questione non venga risolta, si avvia un’azione civile. Nel corso del procedimento vengono richiesti provvedimenti inibitori (divieto di vendita, ecc.) e il risarcimento dei danni.Nella prassi giudiziaria italiana, non è raro che, contestualmente all’avvio del procedimento o prima ancora, venga presentata una richiesta di **provvedimento cautelare (misura provvisoria)**.Tra i provvedimenti provvisori sono disponibili l’ordinanza di cessazione provvisoria (disposizione di cessazione provvisoria), la conservazione delle prove (procedimento di raccolta delle prove denominato «descrizione») e il sequestro conservativo provvisorio (sequestro temporaneo dei prodotti contraffatti)**, tra gli altri.

• Ordinanza di ingiunzione provvisoria: si tratta di un provvedimento temporaneo emesso dal tribunale volto a far cessare immediatamente la produzione, la vendita e la pubblicità dei prodotti contraffatti da parte del convenuto. Se necessario, può essere ordinato anche il ritiro delle scorte già immesse sul mercato e del materiale pubblicitario.

• Descrizione delle prove (conservazione delle prove): si tratta di un procedimento in cui, su ordine del tribunale, un ufficiale giudiziario effettua un’ispezione in loco dei prodotti sospettati di contraffazione o dei luoghi di produzione, registrandone e fotografandone dettagliatamente lo stato. Ciò comprende anche il sequestro di libri contabili e registri di vendita, al fine di raccogliere materiale da utilizzare come prova in un futuro procedimento principale. Si tratta di un istituto simile a quello giapponese dell’ordine di produzione di documenti e della conservazione delle prove.

• Sequestro provvisorio (sequestro dei prodotti): nei casi in cui la violazione e le prove siano evidenti, è possibile disporre un provvedimento provvisorio che preveda il sequestro in loco dei prodotti contraffatti e dei relativi documenti. In particolare, presso le sedi espositive è possibile sequestrare i prodotti contraffatti alla presenza di agenti di polizia e far cessare immediatamente l’esposizione.

Tali provvedimenti cautelari si caratterizzano per la loro riservatezza e rapidità. Poiché vengono eseguiti senza preavviso nei confronti della controparte, consentono di impedire l’occultamento delle prove e l’aggravarsi del danno. Il tribunale decide in media entro 1-2 mesi dalla presentazione della richiesta in merito all’ammissibilità del provvedimento cautelare, il che rappresenta un potente strumento per il titolare del diritto ai fini di una risoluzione rapida della controversia.Affinché la misura cautelare sia concessa, il titolare del diritto deve dimostrare in via sommaria che il proprio diritto è valido nel merito e che vi sono elevate probabilità di ottenere una sentenza favorevole (fumus boni iuris), nonché l’urgenza (periculum in mora) derivante dal fatto che, se la situazione venisse lasciata inalterata, il titolare subirebbe un danno difficilmente recuperabile.Una volta emessa l’ordinanza di provvedimento cautelare, nella maggior parte dei casi vengono avviate trattative di conciliazione tra le parti e talvolta la controversia viene risolta mediante concessioni da parte dell’autore della violazione a favore del titolare del diritto (ad esempio, la rimozione dei prodotti o il pagamento di un risarcimento danni).

Azione principale e rimedio: qualora la questione non venga risolta con il provvedimento cautelare, si passa al normale procedimento giudiziario (azione principale). Il convenuto (la parte sospettata di violazione) può far valere, a titolo di eccezione, l’invalidità del diritto di disegno o modello.Poiché in Italia non esiste un sistema di procedimento di nullità presso l’Ufficio Brevetti, la validità del disegno o modello (presenza o meno di novità e originalità) viene contestata in sede giudiziaria. Il tribunale, se necessario, esamina e fa riferimento a disegni o modelli precedenti per valutare se il disegno o modello registrato ricada in una delle cause di nullità.

Qualora il tribunale accerti infine la sussistenza della violazione e riconosca la validità del diritto di disegno o modello, verranno disposte le seguenti misure di tutela:

• Ordinanza di cessazione: si ordina al convenuto la cessazione definitiva degli atti di violazione (divieto di produzione, vendita, importazione, esportazione e pubblicità). Se necessario, viene ordinato anche il **ritiro dal mercato (richiamo)** o la distruzione dei prodotti contraffatti già immessi sul mercato.

• Risarcimento dei danni o restituzione dei profitti: qualora il titolare del diritto abbia subito un danno a causa di una violazione commessa dal convenuto per dolo o colpa, viene riconosciuto un risarcimento danni.In alternativa, può essere disposta la «restituzione dell’arricchimento senza causa», ovvero il trasferimento al titolare del diritto di un importo pari al profitto ottenuto dall’autore della violazione attraverso tale atto. Il calcolo dell’importo del risarcimento si basa, analogamente a quanto avviene in Giappone, sul lucro cessante del titolare del diritto, sul profitto ottenuto dall’autore della violazione o sull’importo equivalente ai diritti di licenza.

• Distruzione dei beni e revoca del sequestro: il tribunale può ordinare la distruzione dei prodotti contraffatti o degli strumenti di produzione, oppure concedere al titolare del diritto il diritto di acquistarli. Inoltre, decide in merito alla disposizione formale (ad esempio la confisca) dei beni oggetto di sequestro.

• Pubblicazione della sentenza: su richiesta del titolare del diritto, il tribunale può ordinare al convenuto di pubblicare il contenuto della sentenza su giornali o altri mezzi di comunicazione. Si tratta di una misura volta a scoraggiare le violazioni e a ripristinare la credibilità sociale.

• Risarcimento delle spese processuali: al titolare del diritto che ha ottenuto la vittoria viene ordinato al convenuto il pagamento di determinate spese processuali, comprese le spese legali (in Italia, in linea di principio, le spese sono a carico della parte soccombente).

Si ritiene che la durata media di un procedimento ordinario per violazione di un disegno o modello in Italia sia di circa tre anni. Tuttavia, come sopra indicato, sono numerosi i casi in cui le questioni controverse vengono chiarite e risolte tempestivamente mediante provvedimenti provvisori; pertanto, nella pratica, si adotta una strategia volta innanzitutto a garantire un rimedio provvisorio, preparandosi nel contempo al contenzioso vero e proprio.

Possibilità di sanzioni penali: è importante sottolineare che in Italia, in caso di violazione grave del diritto di disegno o modello (in particolare la produzione e la vendita intenzionale di prodotti contraffatti), possono essere irrogate sanzioni penali.Analogamente alla contraffazione dei marchi, anche i diritti sui disegni e modelli, in quanto diritti di proprietà industriale, sono oggetto di tutela penale; per i reati commessi con dolo sono previsti una pena detentiva da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni e una multa compresa tra 3.500 e 35.000 euro.Il fatto che esista un quadro normativo volto a scoraggiare le violazioni sia sul piano civile che su quello penale costituisce una differenza sostanziale rispetto al Giappone (in Giappone esistono disposizioni penali per la violazione dei diritti sui disegni e modelli: reclusione fino a 10 anni, ecc.; tuttavia, l’applicazione effettiva è più rara rispetto a quanto avviene per i marchi). Per quanto riguarda i procedimenti penali, se ne parlerà anche nel paragrafo successivo.

Interventi amministrativi e sequestri doganali, ecc.

Misure di intervento alla frontiera da parte delle dogane: in Italia è in vigore, come parte del sistema comune dell’UE, un regime di sequestro doganale dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale. Il titolare del diritto di disegno o modello può presentare una richiesta alle autorità doganali affinché provvedano al sequestro (trattenimento) qualora venga individuata l’importazione o l’esportazione di merci sospettate di violare il proprio disegno o modello registrato.Tale sistema è gestito in base al regolamento UE (attualmente il regolamento UE n. 608/2013) e la dogana italiana è nota, anche a livello europeo, per il suo approccio molto proattivo ed efficiente nell’individuazione dei prodotti contraffatti. Il titolare del diritto può aumentare il tasso di individuazione fornendo alle autorità doganali informazioni sulle caratteristiche dei prodotti contraffatti e sui punti di distinzione rispetto ai prodotti autentici.

Quando la dogana individua una spedizione sospettata di violazione del diritto di disegno o modello, tale spedizione viene temporaneamente trattenuta (sequestrata) e il titolare del diritto ne riceve notifica. Il titolare del diritto ha a disposizione un determinato periodo di tempo per valutare se la spedizione violi il proprio diritto di disegno o modello e, in caso di violazione, avviare le procedure di confisca e smaltimento.Qualora la violazione sia evidente e la controparte (il proprietario della merce) dia il proprio consenso, è possibile ricorrere a una procedura semplificata che consente la distruzione della merce senza ricorrere al giudizio del tribunale. In caso contrario, il titolare del diritto dovrà intentare un’azione civile o sporgere denuncia penale per mantenere il provvedimento di sequestro. Il vantaggio del sequestro doganale risiede nel fatto che i prodotti contraffatti vengono bloccati prima che possano circolare sul mercato.

Misure amministrative e penali sul mercato nazionale: oltre alla dogana, in Italia anche gli organismi amministrativi e di polizia, a cominciare dalla Guardia di Finanza, si concentrano sull’individuazione dei prodotti contraffatti sul mercato nazionale.Qualora il titolare dei diritti di proprietà intellettuale presenti una denuncia, la polizia può procedere a perquisizioni nei mercati o nei magazzini e sequestrare la merce contraffatta. Nei casi particolarmente gravi, la questione può essere trattata direttamente come procedimento penale.

Come già menzionato, la violazione dei diritti sui disegni e modelli è soggetta a sanzioni penali; vi sono infatti casi in cui operatori che commercializzavano effettivamente grandi quantità di prodotti contraffatti sono stati individuati e condannati a pene detentive o a multe di importo elevato.Il codice penale italiano prevede severe disposizioni sanzionatorie (rafforzate dalla riforma legislativa del 2009) per gli atti di violazione di marchi, disegni e modelli e brevetti, e adotta un approccio di severità che prevede pene fino a un massimo di sei anni di reclusione per le attività organizzate di contraffazione.D’altra parte, qualora la vendita di prodotti contraffatti si limiti a piccole quantità, la sanzione può limitarsi a **sanzioni amministrative (multe)**, con un’applicazione delle norme che tiene conto della gravità del reato.

I titolari dei diritti di proprietà intellettuale possono avvalersi, oltre che dei rimedi offerti dal contenzioso civile, anche di strumenti quali i provvedimenti amministrativi e le denunce penali. Tuttavia, i procedimenti penali tendono a limitarsi ai casi di evidente pirateria o contraffazione, mentre la polizia potrebbe non intervenire in presenza di una semplice somiglianza o imitazione del design (la cosiddetta «copia lieve»).È consigliabile che i titolari dei diritti valutino una strategia che tenga conto sia dell’aspetto civile che di quello penale, a seconda del caso specifico. Nel complesso, l’Italia è un Paese in cui le autorità amministrative e giudiziarie operano in modo integrato per contrastare attivamente la diffusione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale, il che rappresenta un elemento di rassicurazione anche per le imprese giapponesi.

Rapporti con le domande internazionali (sistema dell’Aia, ecc.)

Domanda internazionale di disegno o modello ai sensi della Convenzione dell’Aia: l’Italia è parte contraente della Convenzione dell’Aia (Convenzione di Ginevra modificata) e, poiché anche il Giappone è membro di tale Convenzione, è possibile ottenere la protezione dei disegni e modelli in Italia avvalendosi del sistema internazionale dei disegni e modelli dell’Aia.Quando un’impresa giapponese presenta una domanda internazionale, se seleziona «Italia» come Stato contraente designato, dopo la pubblicazione internazionale una copia della registrazione internazionale viene inviata all’Ufficio italiano dei brevetti e dei marchi (UIBM).Poiché l’Italia non effettua un esame di merito, se i requisiti formali, quali i disegni presentati, sono soddisfatti, la tutela ha inizio di norma senza che vengano notificati motivi di rigetto. In altre parole, anche tramite la domanda di L’Aia è possibile ottenere il diritto di disegno o modello con procedure ed effetti pressoché identici a quelli di una domanda nazionale.

Nella domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia è possibile includere più disegni o modelli (fino a un massimo di 100) in un’unica domanda, ma è previsto il requisito che essi rientrino nella stessa classe della classificazione di Locarno.D’altra parte, come già menzionato, la domanda nazionale italiana può comprendere fino a 50 disegni e modelli indipendentemente dalla classificazione. Pertanto, come strategia di deposito di più disegni e modelli, nei casi in cui si desideri proteggere insieme disegni e modelli appartenenti a settori diversi, può risultare vantaggioso presentare la domanda direttamente in Italia. Tuttavia, dal punto di vista dei costi nel caso di un numero elevato di disegni e modelli e dell’esame da parte dei singoli paesi, nella pratica è frequente presentare domande separate per ogni tipo di prodotto.

Sistema dei disegni e modelli comunitari: oltre alla domanda internazionale in Italia, un’altra via importante per proteggere un disegno o modello sul territorio italiano è quella di avvalersi del sistema dei disegni e modelli dell’Unione Europea (disegno o modello comunitario registrato: RCD).Poiché l’Italia è uno Stato membro dell’UE, registrando un disegno o modello (RCD) presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di Alicante, si ottiene un diritto di disegno o modello valido in tutti gli Stati membri, Italia compresa.Anche per i disegni e modelli comunitari presso l’EUIPO i requisiti di protezione (novità e originalità) sono gli stessi che in Italia, e la durata è identica: 5 anni per 5 periodi (25 anni). Tra le differenze figurano il fatto che i disegni e modelli presentabili in un’unica domanda siano limitati alla stessa classe (ad esempio, il design di mobili e quello di scarpe devono essere oggetto di domande separate) e il sistema delle tasse.

È prassi comune per le aziende italiane e per quelle che operano su vasta scala in Europa ottenere sin dall’inizio un disegno o modello comunitario presso l’EUIPO.D’altra parte, qualora le imprese giapponesi operino solo in determinati paesi (ad esempio, esclusivamente in Italia e Germania), in alcuni casi può risultare più conveniente presentare domande separate in ciascun paese per contenere i costi. Ricorrendo alla Convenzione dell’Aia, è possibile designare contemporaneamente l’Italia e l’UE con un’unica domanda internazionale (la designazione dell’UE garantisce la protezione in tutto il territorio dell’Unione).

Sistema dei disegni e modelli non registrati: nell’UE esiste anche il sistema dei disegni e modelli comunitari non registrati, che non richiede la registrazione e consente di proteggere il disegno o modello da atti di contraffazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla prima divulgazione. Poiché la divulgazione del disegno o modello in Italia comporta automaticamente la nascita di un diritto di disegno o modello non registrato in tutto il territorio dell’UE, tale sistema viene talvolta utilizzato per prodotti destinati a un ciclo di vita breve.Tuttavia, poiché l’ambito di applicazione di tale diritto è limitato – ad esempio, è efficace solo in caso di contraffazione dolosa – e la durata è breve (tre anni), si raccomanda comunque di garantire una protezione di 25 anni tramite la registrazione per i disegni e modelli di particolare importanza.

Alla luce di quanto sopra, per ottenere la tutela di un disegno o modello in Italia sono disponibili le seguenti opzioni: (1) presentare direttamente una domanda in Italia per ottenere un disegno o modello registrato, (2) designare l’Italia nella domanda internazionale di L’Aia, (3) registrare un disegno o modello comunitario presso l’EUIPO. Si consiglia di scegliere l’iter più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto dell’ampiezza della tutela, dei costi e della semplicità delle procedure.

Tabella comparativa dei punti salienti del sistema italiano dei disegni e modelli

Di seguito sono riassunti in una tabella i punti salienti del sistema italiano dei disegni e modelli sopra descritto.

* I testi tra [ ] nella tabella indicano i riferimenti alle fonti.

Bibliografia e fonti

• [27] Società Italiana Brevetti (SIB), “Protecting designs in Italy: filing and registration with the Italian Patent and Trademark Office” (2023) (articolo di approfondimento sul sistema dei disegni e modelli redatto da un importante studio legale italiano specializzato in brevetti)

• [5][6] Ufficio giapponese dei brevetti, “Panoramica dei sistemi di proprietà industriale nei vari paesi: Italia” (edizione 2023) (documento in lingua giapponese che illustra in modo esaustivo gli aspetti principali del sistema dei disegni e modelli)

• [9] IP Coster, “Registrazione dei disegni e modelli in Italia – IP Guide” (Guida alla presentazione delle domande di registrazione dei disegni e modelli nei vari paesi a cura di una rete internazionale di studi di brevetti)

• 【15】 Yezhimaip, «Quali sono i requisiti per i documenti di domanda di disegno o modello in Italia?» (versione in giapponese di un sito in lingua cinese; domande e risposte relative al numero di disegni necessari per la domanda di disegno o modello)

• 【20】 GLP Intellectual Property Office, “In brief: design enforcement in Italy” (Lexology, 1° novembre 2022) (Commento sulle prassi relative all’esercizio dei diritti sui disegni e modelli in Italia)

• 【23】 Cesare Galli, “Italy: Stronger enforcement dovetails with augmented border control and harsher punishments” (World Trademark Review, 29 settembre 2023) (Relazione sulle misure di rafforzamento della repressione della contraffazione e sulle sanzioni penali)

Sulla base delle informazioni contenute nei documenti sopra citati, è stata redatta una sintesi accurata del sistema dei disegni e modelli in Italia.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di opposizione e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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