Guida pratica al sistema dei marchi in Malesia

Per i professionisti incaricati della presentazione e della gestione delle domande di registrazione dei marchi in Malesia, fonti primarie aggiornate ad aprile 2026(Trademarks Act 2019, Trade Marks Regulations 2019, guide, moduli e tariffe di MyIPO), abbiamo sintetizzato i «punti chiave procedurali» relativi a deposito, esame, opposizione, esercizio dei diritti e domanda internazionale dal punto di vista del rappresentante.Dalla definizione dei prodotti e dei servizi designati, all’utilizzo dell’elenco pre-approvato, al sistema delle tasse ufficiali, alle tempistiche relative alle opposizioni, alle misure transfrontaliere e ai principali precedenti giurisprudenziali: il presente documento offre una panoramica completa della pratica in materia di marchi in Malesia.

1. Sintesi esecutiva

La normativa di riferimento per la pratica in materia di marchi in Malesia è il Trademarks Act 2019 (Legge n. 815), mentre le modalità operative dettagliate sono specificate nel Trade Marks Regulations 2019 (P.U.(A) 373) e nelle linee guida, prassi, moduli e tariffe del MyIPO (Ente malese per la proprietà intellettuale).

Per quanto riguarda i tempi di elaborazione standard, la Carta dei clienti (Client Charter) di MyIPO (che presuppone l’assenza di vizi e di opposizioni) indica: per le domande ordinarie, 8 mesi per la «Notifica di registrazione» (Notice of Registration); per l’esame accelerato (Expedited Examination), 4 mesi e 2 settimane per la «Notifica di registrazione»; tuttavia, nella pratica è necessario gestire il processo tenendo conto del fatto che i tempi potrebbero prolungarsi a causa di risposte a rigetti, opposizioni, rettifiche o rinvii.

L’esercizio dei diritti prevede, oltre alle azioni civili (provvedimenti inibitori, risarcimento danni, restituzione dei profitti, ecc.), anche misure penali (contraffazione, ecc.: multa massima di 1 milione di RM e reclusione fino a 5 anni) e misure alle frontiere (sequestro doganale + collaborazione tra MyIPO e le autorità fiscali) previste dal sistema.Inoltre, in vista della revoca per mancato uso (che richiede generalmente un periodo di inutilizzo di 3 anni dalla registrazione), la raccolta sistematica di prove d’uso e la registrazione delle licenze si ricollegano direttamente sia alla strategia «offensiva» (azioni legali per violazione) che a quella «difensiva» (misure di prevenzione della revoca).

2. Panoramica del sistema e autorità competente (MyIPO)

Quadro giuridico (fonti normative fondamentali)

La legge di riferimento principale è il Trademarks Act 2019 (Legge n. 815), che disciplina in modo esaustivo l’esame, le opposizioni, le procedure successive alla registrazione, i rimedi in caso di violazione, le misure alle frontiere e il sistema dei mandatari in materia di marchi.I dettagli relativi a moduli specifici, termini, tasse, prove di notifica e procedure di presentazione delle prove sono disciplinati dal Trade Marks Regulations 2019 (P.U.(A) 373).

Tra gli aggiornamenti operativi più rilevanti degli ultimi cinque anni circa figurano la modifica del regolamento e delle tabelle allegate del 2022 (P.U.(A) 66/67), la riduzione delle tasse di deposito del 2025 (P.U.(A) 315) unitamente alle Practice Direction del funzionario di registrazione, nonché il Trademark Examination Manual di MyIPO (pubblicato nel 2026) costituiscono punti di riferimento pratici.

Autorità competente e giurisdizione

L’autorità competente è MyIPO (giuridicamente definita «Corporation», ovvero un ente pubblico ai sensi dell’Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Legge n. 617)), mentre il Trademarks Act 2019 definisce come «Court» l’Alta Corte, indicando chiaramente le vie di ricorso (Appeal) contro determinate decisioni del funzionario incaricato, quali i rigetti oopposizioni, ecc.) (Appeal).

Oggetto di protezione (concetto di marchio e ambito di applicazione)

I requisiti minimi per la registrabilità sono la «rappresentazione grafica (graphical representation)» e il «carattere distintivo (distinguishing)»; i segni privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune vengono di norma respinti (sebbene sia possibile ottenere un rimedio in caso di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso).

Anche nel sistema di moduli di MyIPO (TMA2), oltre alle normali parole e figure, vengono distinti come «Other types of trademark» suoni, odori, ologrammi, posizioni, movimenti (sequence of motion) e colori, e vengono esplicitamente indicati i tipi di domanda relativi ai marchi non tradizionali.

3. Requisiti e procedura di deposito

Richiedente e rappresentante (l’«address for service» costituisce il punto di partenza della pratica)

Per le parti che non risiedono né esercitano attività commerciale in Malesia, il sistema richiede, ai fini procedurali, la nomina e la delega di un agente di marchi registrati (registered trademark agent), il cui indirizzo per le notifiche (address for service) deve essere iscritto nei registri dell’Ufficio (è importante sottolineare che esistono casi in cui «non è possibile procedere senza nominare un agente», e non semplicemente «è possibile nominarne uno»).

Prodotti e servizi designati (classificazione e Specification: è qui che si decide l’esito della pratica)

In Malesia, sulla base della classificazione di Nizza (45 classi), la Specification viene considerata come l’ambito di protezione stesso. Poiché un errore di classificazione può influire sul mantenimento e sulla validità futuri del diritto, la chiarezza (clear indication) e la classificabilità rivestono la massima priorità.

MyIPO mette a disposizione un elenco pre-approvato (derivante dalla 12ª edizione del 2023 del «Madrid Goods & Services» / 113.471 termini); è espressamente indicato che, se si adottano tali termini, la domanda «sarà accettata ai fini della classificazione», il che si traduce direttamente in una riduzione dei tempi di esame e delle spese amministrative.

Diritto di priorità e domanda congiunta

Nella rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario specificare nella domanda nazionale almeno «la data della prima domanda, il Paese, il numero di domanda e i prodotti e servizi oggetto della domanda». Il fatto che il termine di priorità sia di «sei mesi» è confermato anche dalle disposizioni relative alla protezione provvisoria nelle esposizioni internazionali (in cui si precisa che la protezione provvisoria non comporta alcuna proroga del termine di priorità).

Per quanto riguarda le domande congiunte (titolari congiunti), poiché sono espressamente previste restrizioni relative agli effetti giuridici successivi alla registrazione – quali l’impossibilità per uno dei titolari congiunti di concedere in licenza, cedere la propria quota o costituire garanzie in modo autonomo – è necessario considerare le domande congiunte in modo integrato, tenendo conto anche della “progettazione operativa successiva alla registrazione (contratto)”.

Modalità di presentazione (online/cartacea)

MyIPO offre IP ONLINE come «sportello unico per la ricerca e il deposito delle domande», pertanto il deposito online costituisce la linea guida fondamentale nella pratica. Anche per le procedure di rinnovo (Renewal) e simili vengono fornite indicazioni relative al flusso procedurale online (registrazione dell’utente, certificato digitale, operazioni tramite i menu del sistema).La presentazione cartacea (manuale) è prevista in casi eccezionali, quali l’interruzione del servizio di deposito elettronico, e il costo a pagina (RM 2/pagina) è chiaramente indicato nel tariffario ufficiale.

4. Indicazioni sulle tariffe ufficiali (procedure principali)

La tabella sottostante riporta le tariffe ufficiali (escluse le spese professionali) relative alle procedure più frequenti nella pratica, estratte dalla sezione «Forms and Fees» del sito ufficiale MyIPO.

5. Tempistiche standard (esame ordinario e accelerato)

La Carta dei clienti di MyIPO, partendo dal presupposto di «assenza di carenze e di opposizioni», prevede l’emissione dell’avviso di registrazione entro 8 mesi per le domande ordinarie e entro 4 mesi e 2 settimane per quelle accelerate.Nella pratica, a questi tempi si aggiungono: (1) la gestione dei rifiuti (modifiche, osservazioni, audizioni); (2) le opposizioni successive alla pubblicazione (al massimo 2 mesi aggiuntivi più la fase di presentazione delle prove); (3) i rinvii (deferment), ecc.

Flusso procedurale dalla domanda alla registrazione

6. Criteri di esame di merito (motivi di rigetto assoluti e relativi)

Motivi di rigetto assoluti (Absolute grounds)

I segni privi di carattere distintivo, i segni descrittivi e i segni d’uso comune vengono in linea di principio respinti; tuttavia, è possibile ottenere una deroga qualora sia stato acquisito il carattere distintivo (acquired distinctiveness) attraverso l’uso precedente alla data di deposito della domanda.

Per quanto riguarda i marchi di forma, poiché i tre elementi seguenti sono esclusi, è necessario un progetto probatorio che approfondisca gli aspetti funzionali e di design:

• forme che derivano naturalmente dalla natura del prodotto
• forme indispensabili al raggiungimento di un risultato tecnico
• forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto

Inoltre, sono soggetti a rifiuto anche i marchi che inducono in errore i consumatori, quelli che violano leggi o regolamenti, quelli contrari al buon costume, i marchi osceni o offensivi, quelli che recano pregiudizio alla sicurezza nazionale, nonché quelli che includono nomi di terzi, bandiere nazionali e simili; pertanto, la preparazione preliminare, come la presentazione di una dichiarazione di consenso (relativa a nomi e simili), è determinante per il corretto svolgimento delle procedure.

Motivi di rifiuto relativi (Relative grounds)

Il fondamento risiede nell’identità o nella somiglianza con una registrazione precedente o una registrazione internazionale precedente (comprese le registrazioni internazionali di protezione), nonché nel rischio di confusione; la valutazione del rischio di confusione costituisce la logica centrale.

I marchi notori (well-known trademark), anche se non registrati, influiscono in una certa misura sul rifiuto relativo (identità o somiglianza, oltre che servizi identici, ecc.), mentre per i marchi notori già registrati l’estensione può riguardare anche prodotti e servizi non simili (a condizione che sussistano i requisiti di contatto, rischio di confusione e lesione degli interessi).Inoltre, il sistema prevede espressamente l’esclusione basata su «diritti anteriori» quali i segni non registrati (passing off), i diritti d’autore e i diritti sui disegni e modelli; pertanto, il rifiuto relativo non si limita alla «questione tra marchi registrati».

Consenso (Consent) e uso concorrente in buona fede (Honest concurrent use)

7. Gestione della pubblicazione, delle opposizioni e dei rifiuti

Pubblicazione

Una volta che la domanda è stata accettata (acceptance), il funzionario incaricato della registrazione pubblica la domanda in questione sulla Gazzetta Ufficiale della Proprietà Intellettuale. Poiché il contenuto della pubblicazione può includere dichiarazioni di non responsabilità o condizioni, le trattative relative a rettifiche o limitazioni prima della pubblicazione incidono sui «costi di ritorno».

Opposizione (Opposition) — I termini e i requisiti formali sono di fondamentale importanza

L’opposizione deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione; non è consentita una proroga «superiore a ulteriori due mesi dopo la scadenza» (sebbene vi sia margine di proroga, esiste un limite massimo).

Fasi standard del procedimento di opposizione (in base alle norme)

Risposta al rifiuto (rifiuto provvisorio): opzioni di replica e proroga

Qualora il funzionario di registrazione emetta un rifiuto, viene inviata una notifica di rifiuto provvisorio (provisional refusal); il richiedente può rispondere mediante memoria scritta, istanza di audizione, correzioni o prove fornite tramite dichiarazione giurata, ed è possibile richiedere una proroga del termine per un massimo di 6 mesi.

Rinvio (Deferment)

Qualora siano in corso opposizioni o contenziosi correlati, il funzionario di registrazione può rinviare il procedimento per un determinato periodo (ad esempio, fino a un massimo di sei mesi); tale possibilità può essere presa in considerazione come strumento per sincronizzare le negoziazioni tra le parti e le strategie processuali con le procedure di registrazione.

8. Gestione post-registrazione (rinnovo, cessione, licenza)

Rinnovo e ripristino (gestione delle scadenze)

La tassa di rinnovo è pari a 1.000 RM per classe; per il rinnovo e il ripristino (restoration) dopo la scadenza sono previste tasse separate, e MyIPO specifica espressamente un termine di «6 mesi dopo la scadenza».Sebbene non sia previsto un sistema che richieda la presentazione di prove d’uso ai fini del rinnovo, data l’esistenza del sistema di revoca per mancato uso (revocation) descritto di seguito, il rinnovo non garantisce la sicurezza del diritto (ovvero è necessaria una gestione separata delle prove d’uso).

Cessione, costituzione in garanzia e licenze (la registrazione può costituire un presupposto per l’esercizio dei diritti)

Il marchio, in quanto bene mobile (personal/moveable property), può essere oggetto di cessione, cessione parziale, cessione a titolo di garanzia o costituzione di un onere (charge).

La licenza richiede la forma scritta e la firma per la sua validità; una volta registrata nel registro, produce effetti di opposibilità e di presunzione di notifica (in merito ai contenuti previsti).Inoltre, poiché è previsto che il licenziatario possa intentare un’azione legale per violazione a proprio nome, nella pratica si procede alla definizione di un insieme costituito da «clausole contrattuali (diritto di azione legale e obbligo di collaborazione) + iscrizione».

Revoca per inutilizzo e nullità (tutela del portafoglio)

La revoca per mancato uso è espressamente disciplinata con il requisito principale di tre anni di mancato uso successivi alla registrazione; è pertanto necessario predisporre un sistema probatorio che includa, tra l’altro, l’eccezione di giusta causa.

L’invalidazione (invalidation), la rettifica del registro (rectification) e la revoca basata su un’ordinanza del tribunale, ecc., sono classificate anche nel tariffario ufficiale come tipologie di domanda che presuppongono una «Court Order»; pertanto, nella pratica, è fondamentale il collegamento con il «procedimento dinanzi all’High Court» anziché con la «procedura MyIPO».Per quanto riguarda i titolari di marchi notoriamente conosciuti, è espressamente previsto che, qualora siano soddisfatti i requisiti di notorietà e rischio di confusione, sia possibile richiedere all’Alta Corte una dichiarazione di nullità.

Corretta indicazione del marchio (l’indicazione «Registered» comporta rischi penali)

9. Violazione dei diritti e rimedi (misure civili, penali e transfrontaliere)

Rimedi civili (provvedimenti inibitori, risarcimento danni, restituzione dei profitti, risarcimento per danni aggiuntivi, ecc.)

Il Trademarks Act 2019 stabilisce un quadro normativo che consente all’Alta Corte di ordinare, in sede di causa per violazione, provvedimenti quali l’ingiunzione, il risarcimento dei danni e la restituzione dei profitti; nei casi che coinvolgono marchi contraffatti, sono previsti provvedimenti quali il sequestro a fini di conservazione delle prove e misure di risarcimento per danni aggiuntivi.Inoltre, il sistema prevede anche ordinanze di disposizione relative alla rimozione delle indicazioni dai prodotti contraffatti, alla loro distruzione, alla consegna, allo smaltimento o alla confisca; ciò consente di mirare non solo all’ingiunzione, ma anche all’«efficacia» derivante dall’esclusione fisica dal mercato.

Diritto penale (contraffazione, attribuzione fraudolenta, ecc.)

Misure alle frontiere (sequestro doganale + ex officio)

Il titolare del diritto (il titolare della registrazione o determinati licenziatari) può presentare domanda al funzionario di registrazione individuando la probabilità di importazione di prodotti contraffatti; l’autorizzazione è valida, in linea di principio, per 60 giorni e il funzionario di registrazione richiede un deposito cauzionale in vista delle spese relative al sequestro, della prevenzione di abusi e della tutela dell’importatore.

Dopo il sequestro, il titolare del diritto è tenuto a intentare un’azione legale per violazione entro un determinato periodo; in caso di omissione, sussiste il rischio di revoca del provvedimento e di risarcimento. Inoltre, sono previsti il fermo d’ufficio da parte delle autorità doganali e l’esclusione dall’applicazione per le quantità minime o i prodotti non commerciali (de minimis); pertanto, nella lotta al commercio elettronico transfrontaliero, è indispensabile comprendere la struttura del sistema.

Autorità esecutive (attribuzione dei poteri investigativi)

Nel quadro delle indagini e dei controlli sono stati integrati termini quali «Controller», ai sensi del Trade Descriptions Act 2011, e all’Assistant Controller sono stati conferiti poteri investigativi (compresi quelli previsti dal codice di procedura penale).

10. Sistema di Madrid (domanda internazionale)

MyIPO informa che, grazie al sistema di Madrid, è possibile presentare domande in numerosi paesi secondo il principio «una lingua, una procedura, un sistema tariffario», basandosi su uno schema in cui MyIPO opera in qualità di Ufficio di origine.

Per quanto riguarda la designazione della Malesia, dal punto di vista normativo si intravede un quadro temporale di 18 mesi per la gestione dei termini relativi al rifiuto provvisorio e all’opposizione (logica secondo cui si passa alla «protezione definitiva» a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla designazione/designazione successiva e che sia scaduto il termine per l’opposizione, ecc.).

11. Giurisprudenza principale e ultime modifiche

Principali modifiche e aggiornamenti normativi degli ultimi cinque anni circa (in ordine di rilevanza pratica)

1. Pubblicazione sul sito MyIPO delle modifiche al regolamento e alle tabelle allegate del 2022 (P.U.(A) 66/67)
2. Il regolamento «Trademarks (Reduction of Fee) Regulations 2025» del 2025 (P.U.(A) 315/2025) è stata introdotta una misura temporanea che prevede una riduzione di 300 RM delle tasse di deposito per i richiedenti che soddisfano determinati requisiti (ad es.: da 950 RM a 650 RM) (misura valida per quattro mesi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2025)
3. È stato pubblicato il Manuale di esame dei marchi MyIPO 2026 (classificazione, carattere distintivo, opposizioni, domande internazionali, ecc.), che rappresenta una preziosa fonte primaria per comprendere la prassi dell’autorità

Principali sentenze (3 casi) — Motivi della sentenza e implicazioni pratiche

12. Lista di controllo pratica

Lista di controllo per la domanda di registrazione (per la pratica)

Link ufficiali principali (fonti primarie e indicazioni pratiche)

Sintesi

Nella pratica in materia di marchi in Malesia, la definizione dei prodotti e dei servizi designati avvalendosi dell’elenco pre-approvato e la gestione rigorosa dei requisiti formali (dichiarazione giurata di notifica e dichiarazione giurata prevista dalla legge) sono determinanti per i costi, i tempi e l’esito della causa.Dai mezzi di tutela multilivello, che includono misure transfrontaliere e rimedi penali, alla gestione delle prove di uso in vista della cancellazione per inutilizzo dopo tre anni, fino al termine di 18 mesi previsto dal sistema di Madrid, gli aspetti che le imprese giapponesi devono tenere ben presenti sia sul piano “offensivo” che su quello “difensivo” sono molteplici.

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Lo studio di proprietà intellettuale EVORIX offre un’ampia assistenza per la deposizione di marchi e l’esercizio dei diritti nei vari paesi del Sud-Est asiatico, compresa la Malesia. Dai servizi di progettazione delle domande di registrazione che sfruttano l’elenco pre-approvato (Pre-approved list), alla gestione delle opposizioni e dei rifiuti, fino alla risposta alle violazioni, i nostri avvocati specializzati in proprietà industriale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.

*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base del Trademarks Act 2019, dei Trade Marks Regulations 2019 e dei documenti pubblici di MyIPO aggiornati al mese di aprile 2026. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, inclusi agenti locali.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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