Marchi a colori a Taiwan: uso del marchio e variazioni cromatiche

Il concetto di “uso del marchio registrato” e di identità nella legge sui marchi di Taiwan

A Taiwan, sebbene non sia necessario dimostrare un uso effettivo al momento dell’acquisizione del diritto di marchio, se il marchio non viene utilizzato entro tre anni dalla registrazione, esso è soggetto a cancellazione (articolo 63 della Legge sui marchi). È fondamentale sottolineare che, affinché un uso sia riconosciuto come “uso del marchio registrato”, il marchio effettivamente utilizzato deve essere identico al marchio registrato secondo la concezione comune della società.L’articolo 64 della legge sui marchi di Taiwan stabilisce che «anche se il marchio effettivamente utilizzato differisce in qualche misura dal marchio registrato, esso è considerato come uso del marchio registrato purché non perda la propria identità agli occhi del consumatore medio».In altre parole, il titolare del marchio ha l’obbligo di utilizzarlo secondo la forma registrata; tuttavia, sono ammesse lievi differenze nei dettagli quali dimensioni, carattere tipografico, disposizione e colori, purché non compromettano la principale capacità distintiva del marchio.Qualora le modifiche siano tali da consentire al consumatore di riconoscere il marchio come identico nell’ambito delle consuetudini commerciali, si riterrà che si tratti di «uso del marchio registrato».

La valutazione di tale “identità” viene effettuata caso per caso e il punto fondamentale è verificare se le caratteristiche distintive principali del marchio (gli elementi essenziali che ne sostengono il carattere distintivo) siano rimaste invariate. Ad esempio, nel caso di un marchio denominativo, anche se si modifica parzialmente il carattere tipografico o si regolano le dimensioni e le proporzioni, l’identità viene mantenuta purché la stringa di caratteri rimanga la stessa.Anche nel caso dei loghi, se la struttura di base del disegno rimane la stessa, possono essere ammesse modifiche minime alla combinazione di colori o ai dettagli. D’altra parte, se la parte principale del marchio viene omessa o modificata in modo sostanziale, l’identità viene ovviamente meno e l’uso non sarà riconosciuto come quello del marchio registrato. Pertanto, dal punto di vista pratico, è importante che il titolare del marchio mantenga il più possibile l’identità tra il marchio registrato e quello effettivamente utilizzato.

Registrazione di un marchio con logo a colori e utilizzo con colori diversi

L’utilizzo di un marchio logotipo registrato a colori, ma effettivamente utilizzato in una variante cromatica diversa, ad esempio in nero, richiede particolare attenzione ai fini della valutazione dell’identità.Secondo le linee guida dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO), qualora il marchio venga utilizzato con colori diversi da quelli indicati al momento della registrazione, si valuterà caso per caso se il marchio utilizzato possieda o meno l’identità con il marchio registrato. Nello specifico, vengono indicati i seguenti principi:

• Se il marchio registrato è in bianco e nero o in un unico colore: anche se durante l’uso effettivo vengono aggiunti altri colori, se ciò costituisce una mera differenza formale e non altera sostanzialmente le caratteristiche identificative principali del marchio, l’uso è considerato conforme al marchio registrato.Ad esempio, anche se un logo registrato in bianco e nero viene visualizzato in blu, se gli elementi distintivi essenziali, quali la forma grafica o quella dei caratteri, rimangono gli stessi, si ritiene che non sussistano problemi poiché il consumatore medio lo riconoscerà come lo stesso marchio.

• Nel caso in cui il marchio registrato sia stato registrato con una combinazione specifica di più colori e i colori stessi costituiscano elementi distintivi fondamentali: se, nell’uso effettivo, viene utilizzato solo in nero o con una combinazione di colori diversa, l’impressione che il marchio suscita nei consumatori cambia rispetto a quella al momento della registrazione, ed è altamente probabile che non venga considerato identico.In altre parole, qualora il colore costituisca un elemento caratterizzante l’immagine del marchio, la modifica di tale colore comporta la perdita di identità e l’uso non sarà più riconosciuto come «uso del marchio registrato».

Riassumendo quanto sopra, l’ammissibilità dell’uso di un marchio registrato a colori in una variante cromatica diversa dipende dall’impatto che la modifica cromatica ha sul carattere distintivo del marchio. Se l’impatto della modifica cromatica sul carattere distintivo del marchio è minimo, tale uso è ammesso; tuttavia, qualora il colore stesso determini l’impressione del marchio, si tratta di una pratica altamente rischiosa.

Criteri di esame del TIPO relativi alla modifica del colore ed esempi concreti

Il TIPO di Taiwan ha definito criteri chiari in merito all’uso di un marchio con colori diversi.Come accennato in precedenza, la politica prevede che la registrazione in bianco e nero seguita dall’uso a colori sia, in linea di principio, considerata identica, mentre la registrazione a colori seguita dall’uso con colori diversi non sia, in linea di principio, considerata identica. Tali criteri attribuiscono grande importanza alle convenzioni sociali generali e alla percezione dei consumatori; in sintesi, il criterio di valutazione è se «i consumatori percepiscano il marchio come lo stesso anche se il colore è cambiato».

Come esempi concreti di esame, nelle «Note sulle precauzioni relative all’uso dei marchi registrati» del TIPO sono riportati casi illustrati in modo chiaro. Ad esempio:

• Caso A (identità riconosciuta): forma del marchio registrato = logo grafico di colore nero; forma di utilizzo effettivo = visualizzazione di tale figura in rosso. Poiché la figura in sé non subisce alcuna modifica, ma varia solo il colore, l’utilizzo è considerato conforme al marchio registrato.

• Caso B (non si riconosce l’identità): Modalità del marchio registrato = logo composto da due colori, blu e verde; modalità di utilizzo effettivo = visualizzazione del logo in bianco e nero (nero).Si tratta di un caso in cui un marchio, al momento della registrazione, è stato riconosciuto come dotato di carattere distintivo anche nella combinazione dei colori, ma viene utilizzato con colori diversi; poiché l’immagine cromatica originale risulta compromessa, non viene considerato lo stesso marchio. In questo caso, per quanto si accumuli esperienza di utilizzo con quel logo nero, tale esperienza non potrà essere riconosciuta come utilizzo del marchio registrato nei colori blu e verde.

Inoltre, a Taiwan esiste anche il sistema dei «marchi di colore» (marchi costituiti esclusivamente dal colore stesso o da una combinazione di colori).Nel caso dei marchi di colore, poiché la combinazione cromatica specifica costituisce di per sé l’oggetto del diritto, in linea di principio non è consentito modificarne i colori durante l’uso. Ad esempio, se si registrano come marchio di colore delle strisce bicolori disposte in una posizione specifica sulla confezione di un prodotto, cambiando i colori si otterrebbe un segno completamente diverso, con conseguente perdita di identità.Sebbene nei marchi in cui il colore costituisce l’essenza stessa del marchio la modifica del colore sia vietata, anche per quanto riguarda i «marchi con logo colorato» (figure o caratteri più colore), oggetto del presente articolo, nella pratica si procede a una valutazione cauta basata sull’entità dell’impatto che la modifica del colore ha sul potere distintivo del marchio.

Rischi pratici legati all’utilizzo con colori diversi

Se un marchio a colori è stato registrato ma viene effettivamente utilizzato con colori diversi (ad esempio: solo nero), l’azienda si trova ad affrontare i seguenti rischi pratici.

• Rischio di cancellazione per mancato uso (violazione dell’obbligo di uso): se si continua a utilizzare il marchio in una forma che non può essere considerata identica a quella registrata per un periodo superiore a tre anni dalla registrazione, sussiste il rischio che terzi presentino una richiesta di procedimento di cancellazione per mancato uso. La situazione è particolarmente pericolosa nel caso in cui il marchio non sia mai stato utilizzato con i colori indicati nella registrazione.Qualora venisse presentata una richiesta di cancellazione, anche se si presentasse la prova dell’uso esclusivamente in nero, si potrebbe ottenere una sentenza secondo cui «ciò non è considerato un uso del marchio registrato (a colori)», con la conseguente possibilità di perdere il diritto al marchio. Nella prassi taiwanese, mentre se il marchio è registrato in bianco e nero anche l’uso a colori viene riconosciuto come uso, è stato sottolineato che l’uso di un marchio registrato a colori in una variante cromatica diversa comporta un aumento del rischio di cancellazione.

• Limitazione dell’ambito del diritto di marchio / Svantaggi nell’esercizio del diritto: un marchio registrato a colori viene interpretato come un diritto limitato alla specifica tonalità registrata. Di conseguenza, qualora terzi utilizzino un marchio simile ma con colori diversi, potrebbe risultare difficile stabilire se sia possibile impedirne l’uso in base al proprio diritto.Ad esempio, anche se la propria azienda ha registrato un logo blu e verde, qualora un terzo utilizzasse un logo in bianco e nero con la stessa forma, sussiste il rischio che venga sostenuto che i due non siano simili proprio a causa della differenza di colore (sebbene, in molti casi, se la forma è identica, i loghi con colori diversi vengano comunque giudicati simili; tuttavia, in sede di contenzioso, non si può escludere che la limitazione cromatica del marchio registrato possa rivelarsi un ostacolo).

• Rischio di perdita imprevista dei diritti (conflitto con marchi altrui): possono verificarsi casi in cui, utilizzando un marchio in una forma diversa da quella del marchio registrato, si finisca per renderlo simile a un marchio altrui registrato in precedenza.A questo proposito, l’articolo 63, paragrafo 1, punto 1, della legge sui marchi di Taiwan stabilisce che, qualora il titolare del marchio modifichi il marchio registrato e, di conseguenza, esso diventi identico o simile a un marchio registrato di terzi con il rischio di creare confusione, ciò costituisce un motivo di nullità del marchio in questione.Come esempio concreto, si può citare il caso di un titolare che aveva registrato a Taiwan il marchio «FLYANT e figura» (un logo contenente la figura di una formica) in colore nero; tuttavia, al momento dell’uso effettivo, il titolare modificò il colore della figura della formica in rosso e alterò parzialmente il design,il marchio è risultato estremamente simile a quello di una formica rossa già detenuto da un’altra società, il che ha comportato la revoca del diritto sul marchio. In questo caso, la discrepanza tra il marchio registrato e quello effettivamente utilizzato ha dato origine a una collisione con i diritti di terzi, con il risultato che il titolare ha perso il proprio diritto sul marchio: un esito che costituisce un monito.Pertanto, qualora si intenda utilizzare un marchio con colori diversi da quelli indicati nella registrazione, è necessario valutare con attenzione il rischio di controversie con i marchi di altre società.

Come illustrato sopra, l’utilizzo di un marchio in una forma diversa dal colore registrato comporta rischi elevati sia in termini di mantenimento che di esercizio dei diritti. In particolare per le piccole e medie imprese e le start-up, dove sono possibili modifiche al design del logo del marchio o lo sviluppo di varianti cromatiche, è necessario adottare un approccio pianificato per evitare che si verifichi una situazione in cui «il marchio è stato registrato ma non viene utilizzato».

La strategia di limitare o meno il colore al momento della domanda di registrazione

Alla luce dei rischi sopra descritti, la scelta di limitare o meno i colori al momento della domanda di registrazione del marchio rappresenta un punto strategico fondamentale. In generale, è necessario valutare e confrontare i vantaggi di presentare una domanda per un marchio senza limitazioni di colore (in bianco e nero/monocromatico) con quelli di presentare una domanda per un disegno a colori.

• Vantaggi della presentazione della domanda senza limitazione dei colori (marchio in bianco e nero): se il marchio viene registrato in bianco e nero (o in un unico colore specifico), in linea di principio l’uso del marchio registrato sarà riconosciuto indipendentemente dal colore con cui viene effettivamente visualizzato, consentendo così di rispondere in modo flessibile a future modifiche del design o all’introduzione di varianti multicolori.Ad esempio, anche nel caso di una strategia di marca che preveda la variazione del colore del logo a seconda della stagione o del mezzo di comunicazione, ciò influirà difficilmente sul mantenimento dei diritti. Inoltre, poiché l’ambito di protezione tende ad essere interpretato in senso ampio, vi è il vantaggio di poter affrontare più facilmente eventuali imitazioni da parte di terzi che utilizzino colori diversi.Anche dal punto di vista pratico, si ritiene che «qualora sussista la possibilità di modificare i colori in futuro, sia consigliabile presentare la domanda di registrazione come marchio in bianco e nero, in quanto consente un’applicazione ampia e flessibile dell’ambito di protezione».

• Vantaggi della domanda di registrazione di un marchio a colori: a seconda del disegno, in alcuni casi l’aggiunta del colore è l’unico elemento in grado di aumentarne il carattere distintivo.Nella prassi taiwanese, è stato segnalato che, nel caso di figure geometriche semplici con scarso carattere distintivo, le domande in bianco e nero tendono ad essere respinte più facilmente, mentre quelle presentate a colori hanno maggiori possibilità di ottenere un parere favorevole alla registrazione. In altre parole, nei casi in cui il logo in sé sia privo di originalità, ma l’immagine del marchio sia costituita da una specifica combinazione di colori, vi è il vantaggio di aumentare le probabilità di registrazione presentando intenzionalmente la domanda proprio in quel colore.Inoltre, qualora i colori del proprio marchio siano chiaramente definiti e il marchio sia riconosciuto sul mercato proprio grazie a tali colori, la registrazione che includa anche tali colori consente di rafforzare le misure contro le imitazioni. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario essere determinati a utilizzare in modo uniforme i colori registrati nell’uso effettivo.Se la politica aziendale prevede l’utilizzo del logo sempre con lo stesso colore per preservare l’immagine del marchio, non vi sono problemi; tuttavia, se esiste anche solo una minima possibilità di cambiare colore a seconda delle circostanze, è opportuno valutare con cautela la presentazione di una domanda che limiti il colore.

• Valutare la possibilità di presentare una domanda per più versioni: qualora si disponga di un budget sufficiente o si desideri garantire una protezione completa del marchio, è efficace presentare domanda e registrare sia la versione in bianco e nero che quella a colori dello stesso disegno. Assicurandosi diritti estesi con la versione in bianco e nero e registrando anche quella a colori, si ottiene il vantaggio di poter impedire la registrazione di quel colore specifico da parte di terzi.Ad esempio, la Coca-Cola è nota per il proprio logo con caratteri bianchi su sfondo rosso, ma possiede contemporaneamente anche il marchio del logo in bianco e nero. Tuttavia, per le piccole e medie imprese in generale è necessario considerare anche il rapporto costo-efficacia; pertanto, una strategia realistica consiste nel registrare fondamentalmente il marchio in bianco e nero, che garantisce una maggiore versatilità, e presentare una domanda parallela per il colore solo nel caso in cui sia assolutamente necessario includerlo nei diritti.

In sintesi, una domanda di registrazione «senza limitazioni cromatiche» è vantaggiosa dal punto di vista della flessibilità e della stabilità; tuttavia, a seconda della capacità distintiva del marchio e della strategia di marca, in alcuni casi può essere più appropriata una domanda di registrazione a colori. Se il proprio logo possiede un carattere distintivo tale da essere facilmente riconoscibile anche cambiando colore, la domanda in bianco e nero è del tutto adeguata; d’altra parte, se l’immagine del marchio è consolidata proprio grazie a quel colore specifico, vale la pena presentare la domanda con quel colore.L’aspetto fondamentale è prendere una decisione al momento della domanda tenendo conto anche della gestione successiva alla registrazione.

Consigli e informazioni di riferimento per i responsabili operativi

Per i responsabili operativi delle aziende che gestiscono marchi a Taiwan, la corrispondenza tra il marchio registrato e le modalità effettive di utilizzo è un aspetto che spesso viene trascurato. Sebbene concetti simili esistano anche in altri paesi, come il Giappone, a Taiwan è necessario prestare particolare attenzione, poiché i rischi di annullamento sono espressamente codificati.

Come consiglio pratico:

• Verifica della forma del marchio riportata nel certificato di registrazione: qualora, dopo la registrazione, si modifichi o si rinnovi il logo del marchio, si prega di confrontarlo accuratamente con i dati riportati nella registrazione del diritto di marchio. Qualora si abbia difficoltà a valutare se le modifiche siano di natura minore, si raccomanda di consultare un esperto taiwanese.

• Conservazione delle prove e coerenza nell’uso: si raccomanda di conservare costantemente le prove dell’uso del marchio (materiale pubblicitario, imballaggi, documenti commerciali, ecc.) e di prestare attenzione a utilizzarlo, per quanto possibile, nella stessa forma del marchio registrato su ciascun prodotto o servizio. Nel caso in cui venisse presentata una richiesta di procedimento di annullamento, per evitare inutili controversie relative all’identità del marchio, è preferibile dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio registrato stesso.

• Mantenimento della registrazione del marchio a colori: per i marchi registrati a colori, è fondamentale continuare a utilizzarli con gli stessi colori della registrazione.Qualora all’interno dell’azienda si valuti la possibilità di modificare il design, si valuti l’impatto sui diritti di marchio e, se necessario, si adotti un’azione adeguata, come ad esempio presentare una nuova domanda di registrazione del marchio con i nuovi colori. Poiché non è possibile modificare prima i colori utilizzati e poi modificare la registrazione a posteriori (※ a Taiwan non è consentita la modifica del marchio dopo la registrazione ed è necessaria una nuova domanda), è fondamentale procedere all’acquisizione dei diritti in modo pianificato.

Infine, a titolo informativo, si consiglia di consultare le spiegazioni fornite dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO) e dagli studi legali specializzati in proprietà intellettuale di Taiwan per approfondire la comprensione. Sul sito ufficiale del TIPO sono pubblicate le note informative relative all’uso dei marchi, disponibili anche in versione tradotta in giapponese.Inoltre, in un articolo pubblicato dallo studio legale internazionale Wisdom viene illustrato in dettaglio un caso giurisprudenziale (il caso «Vitality Hole-in-One») relativo alla situazione in cui il marchio effettivamente utilizzato differisce da quello registrato. In tale articolo si sottolinea la necessità di «utilizzare il marchio entro i limiti in cui esso sia riconosciuto come identico a quello registrato secondo la concezione comune» e vengono presentati casi in cui omissioni parziali sono state giudicate come causa di perdita di identità, il che costituisce un utile riferimento per la pratica professionale.

Per le aziende che gestiscono i marchi a Taiwan, la gestione dei colori è una questione fondamentale che può incidere in modo determinante sui propri diritti. È essenziale definire una strategia coerente, dalla fase di deposito della domanda di marchio fino al suo utilizzo effettivo, al fine di garantire una protezione del marchio flessibile e sicura. Tenendo conto dei punti sopra menzionati, vi invitiamo a predisponere tutte le misure necessarie per poter utilizzare in tutta tranquillità i marchi con logo a colori.

Bibliografia e fonti: Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan, «Note sulle precauzioni relative all’uso dei marchi registrati» (emanate nel 2008 e modificate nel 2012), Domande e risposte dello studio legale JOU, Spiegazione delle procedure relative ai marchi dell’OMPI, Notizie dello studio legale Wisdom e altre fonti.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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