Panoramica del sistema dei design dell’Unione europea e dell’EUIPO

1. Requisiti di registrazione

Requisiti di registrazione per l’EUTM (UE): Il sistema dei disegni e modelli dell’Unione Europea (disegno o modello comunitario registrato: RCD) individua due requisiti fondamentali per la registrazione di un disegno o modello: la «novità» e l’«originalità (carattere distintivo)».Per «novità» si intende che, prima della data di deposito della domanda (o della data di priorità), il disegno o modello in questione non fosse già noto al pubblico. D’altra parte, per «originalità» si intende che il disegno o modello dia ai consumatori (utenti informati = Informed user) un’«impressione complessiva diversa» rispetto ai disegni o modelli esistenti; si tratta di un requisito che richiede che il disegno o modello presenti caratteristiche creative sufficienti.Nel valutare l’originalità si tiene conto anche della «libertà creativa» del designer e si valuta se vi sia una differenza nell’impressione complessiva in quelle parti che non derivano dalle funzioni tecniche.Inoltre, nell’Unione Europea non sono registrabili i disegni e modelli contrari al buon costume o nei casi in cui l’aspetto del disegno o modello sia determinato esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (forma determinata esclusivamente dalla funzione).Inoltre, non sono oggetto di protezione la forma dei «componenti di collegamento (must-fit)», che risulta inevitabilmente determinata dall’assemblaggio con altri prodotti, né la forma delle parti non visibili dall’esterno durante il normale utilizzo di un prodotto composto.Poiché i disegni e modelli nell’UE vengono registrati esclusivamente sulla base di un esame formale, la registrazione avviene rapidamente purché siano soddisfatti i requisiti formali relativi alla domanda e ai disegni, nonché non sussistano violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume; tuttavia, i requisiti sostanziali (novità e originalità) non vengono esaminati.Di conseguenza, anche un disegno o modello privo di novità e originalità può essere registrato in un primo momento; tuttavia, sussiste il rischio che il diritto venga invalidato in seguito a un procedimento di nullità (richiesta di nullità) avviato da terzi.

Confronto con i requisiti di registrazione giapponesi: anche la legge giapponese sui disegni e modelli richiede la novità, ma il criterio è comune a quello dell’UE, ovvero che il disegno o modello «non sia noto al pubblico a livello mondiale (novità assoluta)».Inoltre, in Giappone, come requisito equivalente all’originalità, è richiesta la «difficoltà di creazione» (ovvero il fatto che non sia facilmente realizzabile da un esperto del settore). Ciò è disciplinato dall’articolo 3, comma 2, della legge sui disegni e modelli e richiede che la forma non sia facilmente concepibile da una persona che possieda le conoscenze ordinarie nel settore a cui appartiene il disegno o modello in questione.Mentre il concetto di «originalità (individualità)» dell’UE valuta le caratteristiche visive del disegno o modello dal punto di vista del consumatore, la «difficoltà di creazione» giapponese si distingue in quanto valuta la difficoltà creativa dal punto di vista di un esperto (il designer del settore).Ad esempio, in Giappone, anche nel caso di un disegno o modello simile a uno registrato, non viene richiesta la “difficoltà di creazione” proprio in virtù della somiglianza con il disegno o modello in questione (sistema dei disegni o modelli correlati, di cui si parlerà in seguito).D’altra parte, nell’UE, anche se si tratta di disegni simili tra loro, ciascuno deve possedere originalità; se l’impressione d’insieme è simile, il disegno presentato successivamente viene giudicato privo di originalità.Nella pratica, il Giappone adotta il «sistema di esame», in cui l’esaminatore valuta, prima della registrazione del disegno o modello, la somiglianza con i disegni o modelli precedenti e la facilità di creazione; in presenza di disegni o modelli precedenti simili, la registrazione non è possibile. L’UE, invece, come sopra indicato, prevede una registrazione sostanzialmente senza esame, ma tali requisiti di registrazione continuano a costituire i criteri di valutazione della validità del diritto.

Tabella comparativa: Panoramica dei requisiti di registrazione (UE vs Giappone):

Aspetti pratici da tenere presenti: per le imprese giapponesi, poiché nell’UE non è previsto un esame, è possibile procedere a una «registrazione provvisoria»; tuttavia, poiché la presenza o meno di novità e originalità potrebbe essere contestata in un secondo momento, è necessario effettuare un’adeguata ricerca sui disegni e modelli precedenti prima di presentare la domanda.In particolare, se si intende depositare nell’UE un disegno o modello simile a uno già registrato in Giappone come disegno o modello correlato, occorre prestare attenzione al fatto che i disegni o modelli che presentano differenze minime rispetto al disegno o modello principale possono costituire un motivo di nullità per mancanza di originalità. Al momento del deposito della domanda nell’UE, è consigliabile, se necessario, evidenziare le differenze sui disegni e adottare misure adeguate per far valere l’originalità.Inoltre, anche i disegni imitativi che in Giappone rischiano di essere respinti durante l’esame da parte dell’Ufficio Brevetti potrebbero essere registrati nell’UE. Ciò significa, in altre parole, che esiste il rischio che, anche in caso di imitazione involontaria del disegno di un’altra società, la registrazione nell’UE avvenga per prima.Per le aziende giapponesi che intendono commercializzare i propri design di prodotto nell’UE, è fondamentale verificare preventivamente che i propri design non entrino in conflitto con design comunitari registrati da terzi e, se necessario, effettuare una verifica di compatibilità dei diritti di design. Inoltre, poiché nell’UE la facilità di creazione non costituisce un requisito per la registrazione, anche design relativamente semplici possono essere oggetto di protezione.Sebbene a prima vista le barriere per l’ottenimento dei diritti di disegno o modello appaiano inferiori rispetto al Giappone, esiste il rischio che vengano registrati anche disegni o modelli precedenti che non dovrebbero essere protetti; pertanto, sarà necessario monitorare le tendenze del settore e valutare l’opportunità di avviare procedure di nullità.

2. Procedura di deposito

Procedura di deposito presso l’EUTM (UE): il deposito di un disegno o modello comunitario va effettuato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e si caratterizza per una registrazione rapida, subordinata esclusivamente all’esame di forma. In caso di deposito elettronico, se non vi sono carenze nella documentazione, la registrazione può essere completata entro una settimana o, in alcuni casi, nel giro di pochi giorni.È possibile utilizzare le lingue ufficiali dell’EUIPO (le aziende giapponesi presentano generalmente la domanda in inglese) ed è necessario indicare una seconda lingua al momento del deposito.È possibile presentare una domanda collettiva per più disegni e modelli; se i disegni e modelli si riferiscono a prodotti appartenenti alla stessa classificazione di Locarno (sottoclasse), è possibile raggruppare fino a 99 disegni e modelli in un’unica domanda (*Al 2024, per le domande elettroniche il limite è di 99 disegni e modelli. Se appartengono alla stessa classe, è possibile raggruppare anche disegni e modelli di prodotti diversi che non siano simili tra loro).I disegni e modelli presentati in blocco vengono trattati come diritti di disegno o modello indipendenti e l’esercizio dei diritti avviene separatamente. Al momento della presentazione della domanda, nel modulo di domanda va indicato il nome del disegno o modello (ovvero il nome del prodotto a cui si riferisce), ma nell’UE tale denominazione non costituisce un elemento che limita l’ambito di applicazione del diritto, bensì rappresenta solo un’informazione procedurale.È pertanto necessario tenere presente che, purché la forma sia identica, il diritto di disegno o modello copre anche prodotti appartenenti a settori diversi (ad esempio: nell’UE, se si registra il «disegno di un vaso da fiori», l’applicazione della stessa forma a un apparecchio di illuminazione potrebbe costituire una violazione). Oltre alla domanda diretta all’EUIPO, è possibile designare l’UE anche tramite la domanda internazionale dell’Aia, di cui si parlerà in seguito.Le tasse seguono un sistema composto da un importo base più un importo aggiuntivo in base al numero di disegni o modelli; ad esempio, dal primo al decimo disegno o modello l’importo è ridotto, mentre per quelli successivi viene applicato un aumento graduale. Nell’UE è consentito anche il differimento della pubblicazione (deferment): richiedendolo contestualmente alla domanda, è possibile mantenere la registrazione senza rendere pubblico il disegno o modello per un periodo massimo di 30 mesi.Questo sistema di differimento della pubblicazione risulta utile qualora si desideri mantenere il design in massimo riserbo fino al lancio del prodotto. Si noti inoltre che, a differenza dei marchi, i disegni e modelli dell’UE non prevedono un sistema di opposizione successivo alla registrazione; tuttavia, una volta registrato, chiunque può presentare all’EUIPO una richiesta di nullità per contestare il diritto.

Confronto con la procedura di deposito in Giappone: in Giappone, fino alla modifica legislativa del 2020, vigeva il principio «un disegno o modello per ogni domanda», ma a partire da aprile del Reiwa 3 (2021) è diventato possibile depositare più disegni o modelli in un’unica domanda.Con il nuovo sistema giapponese di «domanda collettiva di disegni e modelli», è possibile presentare in un’unica domanda fino a un massimo di 100 disegni e modelli (limite massimo di 100 disegni e modelli). Inoltre, a differenza dell’UE, non vi sono restrizioni relative alla somiglianza dei prodotti o alla stessa classificazione, ed è possibile includere un numero qualsiasi di disegni e modelli.Tuttavia, poiché in Giappone è previsto un esame di merito, ciascun disegno o modello incluso nella domanda collettiva sarà sottoposto a esame; qualora sussistano motivi di rigetto per uno qualsiasi di essi, sarà necessario presentare osservazioni, apportare correzioni o presentare una domanda di divisione per quella parte specifica.D’altra parte, come già menzionato, l’UE non effettua un esame di merito; pertanto, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è nettamente più breve rispetto al Giappone (mentre in Giappone la notifica dell’esame preliminare viene emessa in media da 6 mesi a circa 1 anno, nell’UE la registrazione avviene in pochi giorni o poche settimane), consentendo una rapida acquisizione dei diritti.Anche in Giappone, ricorrendo al sistema di esame accelerato, è talvolta possibile ottenere la registrazione in pochi mesi, ma di norma la procedura non è così rapida come nell’UE. Per quanto riguarda la gestione della pubblicazione, in Giappone esiste il sistema dei disegni e modelli segreti (non pubblicazione nel Bollettino per un massimo di 3 anni dopo la registrazione), il cui scopo è simile al rinvio della pubblicazione previsto nell’UE (non pubblicazione per un massimo di 30 mesi dopo la presentazione della domanda).La differenza risiede nel fatto che, mentre in Giappone il periodo di riservatezza viene stabilito dopo la registrazione del diritto, nell’UE è possibile rinviare la pubblicazione stessa contestualmente alla registrazione. Inoltre, nelle domande di registrazione giapponesi, la denominazione del prodotto indicata nella domanda può influire sull’ambito di applicazione del diritto.Si ritiene che il diritto di disegno o modello giapponese abbia efficacia solo per i «prodotti identici o simili» a quelli specificati al momento della registrazione. Pertanto, in Giappone, qualora un disegno o modello venga utilizzato su un prodotto con un’utilità molto distante da quella specificata al momento della registrazione, è possibile che non venga riconosciuta una violazione del diritto di disegno o modello (se i prodotti vengono giudicati non simili, non è possibile esercitare il diritto).A questo proposito, l’UE garantisce una portata estremamente ampia, poiché tutela la forma in sé indipendentemente dal prodotto. Si noti inoltre che i sistemi relativi alle tasse di deposito e di registrazione differiscono tra i due sistemi: in Giappone vengono applicate le spese di bollo al momento del deposito e la tassa di registrazione al momento della registrazione (pagamento in un’unica soluzione per 3 anni, seguito da canoni annuali).Nell’UE si versa, al momento della domanda, una tassa di base più una quota proporzionale al numero di disegni o modelli, mentre dopo la registrazione si pagano canoni di rinnovo ogni cinque anni (rinnovabili fino a un massimo di 25 anni).

Aspetti pratici da tenere presenti: (Strategia di deposito di più disegni o modelli) Qualora un’azienda giapponese intenda ottenere la tutela di numerosi disegni o modelli correlati, nell’UE è possibile ottenere rapidamente più diritti di disegno o modello contenendo i costi tramite un deposito unico. Ad esempio, è possibile registrare contemporaneamente anche varianti di colore o variazioni minime, purché, come menzionato in precedenza, ciascun disegno o modello possieda un carattere distintivo.Sebbene sia ora possibile presentare una domanda collettiva anche in Giappone, poiché l’esame di merito richiede tempo, qualora sia necessaria una rapida espansione all’estero, si può prendere in considerazione l’opzione di procedere prima alla registrazione nell’UE e successivamente alla domanda in Giappone.Tuttavia, anche in tal caso, è necessario tenere conto del periodo di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi (6 mesi per i disegni e modelli) e pianificare l’iter in modo da evitare svantaggi derivanti da un ritardo nella domanda in Giappone (*Il periodo di priorità per i disegni e modelli è di 6 mesi, più breve rispetto a quello di 1 anno previsto per i brevetti).(Tempistica della divulgazione) In Europa è possibile coordinare la data di divulgazione dei diritti in concomitanza con il lancio del prodotto, il che offre il vantaggio di poter prevenire più facilmente la fuga di informazioni sul design dei nuovi prodotti.Anche il sistema giapponese dei disegni e modelli segreti può essere utilizzato per lo stesso scopo; tuttavia, tenendo conto del fatto che a livello nazionale l’ottenimento dei diritti richiede tempo, risulta efficace anche una strategia volta a garantire i diritti a livello globale che preveda l’acquisizione tempestiva dei diritti nell’UE prima del lancio, seguita dalla rivendicazione del diritto di priorità in Giappone.(Elementi da indicare) Per quanto riguarda i contenuti della domanda, nell’UE la denominazione del prodotto non influisce sull’ambito di protezione; pertanto, non sono necessarie descrizioni dettagliate come quelle tipiche del Giappone. Anzi, una descrizione impropria rischia di causare problemi di traduzione o di interpretazione; di conseguenza, è prassi comune limitarsi a una denominazione semplice del prodotto al momento della presentazione della domanda nell’UE.D’altra parte, in Giappone la scelta della denominazione del prodotto è fondamentale e influisce sull’interpretazione dell’ambito di somiglianza. Qualora si presenti una domanda sia in Giappone che nell’UE, è preferibile non riutilizzare tali forme di denominazione o la descrizione del disegno o modello nella domanda UE. Tenendo conto di tali differenze nelle prassi di deposito dei vari paesi, a seconda dei casi è importante ricorrere a una domanda unica tramite la Convenzione dell’Aia (di cui si parlerà in seguito) oppure adattare le procedure in base al singolo paese.

3. Oggetto della protezione

Oggetto di protezione nell’ambito dell’EUTM (UE): il «disegno o modello (Design)» tutelato dal sistema dei disegni e modelli dell’UE è definito come **«l’aspetto esterno di un prodotto, nella sua totalità o in parte»**.Il termine «prodotto» in questo contesto è un concetto ampio che comprende non solo gli oggetti prodotti industrialmente o artigianalmente, ma anche elementi immateriali quali imballaggi, simboli grafici (icone, ecc.) e caratteri tipografici (font).Pertanto, nell’UE non solo i disegni e modelli parziali (la forma di una parte del prodotto) rientrano naturalmente nell’oggetto di protezione, ma è possibile registrare anche disegni puramente grafici non legati a un prodotto specifico, quali loghi aziendali, immagini di personaggi, interfacce grafiche utente (GUI), schermate di giochi e salvaschermi.Ad esempio, anche i loghi che in Giappone rientrano nell’ambito dei marchi possono essere registrati nell’UE come disegni o modelli, indipendentemente dalla tipologia di prodotto (bene); pertanto, se si tratta di un logo originale che soddisfa i requisiti di novità e originalità, vale la pena valutare la possibilità di ottenere la protezione tramite il diritto sui disegni e modelli.Inoltre, nell’UE sono tradizionalmente protetti anche l’aspetto esterno degli edifici e il design degli interni dei negozi, e anche l’armonizzazione complessiva degli arredi interni può essere oggetto di registrazione come disegno o modello. Tuttavia, esistono anche oggetti che non sono protetti nell’UE. Come accennato in precedenza, le forme indispensabili dal punto di vista funzionale del prodotto non sono riconosciute come disegni o modelli.Inoltre, non sono oggetto di protezione le parti interne di prodotti compositi, come i ricambi per automobili, che non sono visibili durante il normale utilizzo (ad esempio, le parti interne del motore, che l’utente normalmente non vede, non sono registrabili). Ciò è dovuto al fatto che tali elementi sono considerati privi di rilevanza visiva in quanto design; nell’UE, infatti, la «visibilità» (Visible) costituisce uno dei requisiti per la protezione.

D’altra parte, nell’UE esiste anche la protezione tramite il disegno o modello comunitario non registrato (UCD: Unregistered Community Design). Il disegno o modello comunitario non registrato è un diritto che sorge automaticamente**, senza necessità di deposito di domanda, mediante la divulgazione al pubblico del disegno o modello all’interno del territorio dell’UE e, sebbene per un periodo limitato di tre anni, protegge il disegno o modello del prodotto dall’imitazione.Tale sistema viene utilizzato per la protezione di design caratterizzati da cicli di moda brevi, come nel settore della moda, ed è analogo al disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della Legge giapponese sulla prevenzione della concorrenza sleale (disposizione contro le copie identiche).Analogamente ai disegni e modelli registrati, anche quelli non registrati possono essere fatti valere solo se soddisfano i requisiti di novità e originalità; tuttavia, si differenziano dai disegni e modelli registrati in quanto hanno efficacia solo nei confronti di atti di imitazione dolosa (non si configura violazione qualora un terzo abbia creato il disegno o modello in modo autonomo).In questo modo, nell’UE è stato istituito un quadro di protezione completo che copre un’ampia gamma di disegni e modelli, sia registrati che non registrati.

Confronto con l’oggetto di protezione in Giappone: ai sensi della legge giapponese sui disegni e modelli, per «disegno o modello» si intende «la forma, il motivo o il colore di un oggetto (comprese le parti di esso), o una combinazione di questi elementi, che suscita un’impressione estetica attraverso la vista» (articolo 2, comma 1, della legge sui disegni e modelli).In base a questa definizione, in Giappone è stata a lungo data grande importanza alla «natura di oggetto», e il disegno o modello è stato limitato ai disegni e modelli accessori a oggetti materiali.Ad esempio, secondo la normativa giapponese tradizionale, anche le immagini visualizzate su uno schermo venivano riconosciute come disegni e modelli solo se servivano a svolgere la funzione di un oggetto (come le schermate di comando) e se tali immagini potevano essere considerate parte integrante dell’oggetto stesso. Tuttavia, con la modifica della legge sui disegni e modelli del 2019 (entrata in vigore nel 2020), l’ambito di protezione in Giappone è stato notevolmente ampliato.Nello specifico, è ora possibile registrare come «oggetti» anche: (1) il design dell’esterno e degli interni degli edifici, (2) i design di immagini non registrate su oggetti (schermate accessibili tramite cloud o immagini proiettate, ecc.), (3) le immagini stesse o le icone stesse (immagini separate dagli oggetti).Di conseguenza, anche in Giappone, analogamente all’UE, è ora possibile proteggere il design di edifici e interni; inoltre, i design digitali che in precedenza non erano coperti dalla protezione, quali le immagini dell’interfaccia utente (UI) delle app per smartphone e le immagini in realtà aumentata (AR), possono ora essere tutelati dal diritto di design.D’altra parte, permangono alcuni casi non soggetti a protezione; in Giappone, infatti, la presenza della formulazione «ciò che suscita un senso estetico» ha portato all’interpretazione secondo cui le forme puramente funzionali non sono, in linea di principio, riconosciute come disegni o modelli (sebbene nella pratica vengano registrati anche componenti funzionali purché presentino caratteristiche visive).Inoltre, in Giappone le semplici immagini decorative, come gli screensaver, e le schermate di gioco in sé sono tuttora escluse dalla registrazione in quanto considerate «immagini non correlate alla funzione del prodotto».Per quanto riguarda i loghi e i caratteri tipografici, in Giappone si tiene conto della protezione in quanto marchi o opere d’autore, e come disegni e modelli possono essere registrati solo come motivi applicati a un prodotto (i loghi o i personaggi autonomi non sono riconosciuti come disegni e modelli); nell’Unione Europea, invece, come già menzionato, è possibile registrarli autonomamente come disegni e modelli.Inoltre, in base alla tradizione della legislazione giapponese che richiede l’«integralità tra prodotto e disegno o modello», permane l’orientamento a non proteggere i disegni astratti non utilizzati su un prodotto (ad esempio, disegni costituiti esclusivamente da elementi grafici su carta). Ad esempio, in Giappone il disegno in sé o il design di un personaggio non costituiscono un disegno o modello, mentre nell’UE, negli Stati Uniti e in Cina vi sono casi in cui anche questi possono essere registrati come disegni o modelli.Per quanto riguarda la protezione dei componenti, il Giappone ha introdotto negli anni ’90 il sistema dei disegni e modelli parziali, che consente di limitare l’ambito di protezione a una sola parte del prodotto. Anche nell’UE le parti sono originariamente tutelabili in quanto «parti del prodotto», pertanto l’approccio è simile; tuttavia, vi sono differenze nelle modalità di rappresentazione relative ai requisiti dei disegni e dei modelli, come illustrato di seguito (in Giappone è prassi comune rappresentare le parti non oggetto della protezione con linee tratteggiate).Va inoltre precisato che, sebbene in Giappone non esista un sistema equivalente al disegno o modello non registrato dell’UE, anche nel caso di un design di prodotto non registrato come disegno o modello, qualora venisse imitato da altre società, è possibile valutare il ricorso alle misure di tutela previste dalla Legge sulla concorrenza sleale (divieto di imitazione di design notoriamente conosciuti e di imitazione della forma entro un periodo di tre anni).

Aspetti pratici da tenere presenti: occorre prestare attenzione anche alle differenze nelle strategie di acquisizione dei diritti derivanti dai diversi oggetti di protezione.Ad esempio, i loghi dei personaggi o i design dell’interfaccia utente (UI) di cui dispongono le aziende giapponesi, pur non potendo essere protetti da un diritto di disegno o modello in Giappone, potrebbero essere registrati come disegni o modelli nell’UE. Qualora venissero imitati in Europa, vale la pena valutare la protezione non solo tramite marchi o diritti d’autore, ma anche tramite il diritto di disegno o modello.Inoltre, anche elementi che non possono essere registrati come disegni e modelli in Giappone (ad esempio: solo motivi bidimensionali in bianco e nero, ecc.) possono costituire disegni e modelli in altri paesi dell’UE; pertanto, in fase di espansione all’estero, è necessario indagare a fondo su «ciò che viene riconosciuto come disegno o modello in ciascun paese», per evitare di tralasciare diritti. Al contrario, vi sono casi in cui l’ambito di applicazione di un diritto di disegno o modello ottenuto in Giappone risulta più ristretto all’estero.Ad esempio, mentre in Giappone i diritti venivano acquisiti per ogni singolo prodotto, nell’UE, se il design è identico, un unico diritto di disegno o modello copre tutti i prodotti; ciò comporta il rischio che i concorrenti riutilizzino il design in settori diversi.Per questo motivo, quando le aziende giapponesi ottengono un diritto di disegno o modello nell’UE, devono essere consapevoli della necessità di poter contrastare anche l’uso non autorizzato in categorie diverse dai propri prodotti e, se necessario, adottare tempestivamente misure quali l’ingiunzione.Inoltre, anche i design funzionali (ad esempio la forma di parti soggette a usura) che in Giappone hanno un’elevata probabilità di non essere oggetto di protezione possono, nell’UE, costituire un diritto valido se registrati prima di altri concorrenti. Da questo punto di vista, sebbene a livello globale sia possibile ottenere una protezione più flessibile e completa rispetto al Giappone, è al contempo necessario adottare una strategia che tenga conto dei sistemi di ciascun Paese per proteggere i propri design dalla concorrenza.

4. Eccezioni alla perdita di novità

Eccezioni alla perdita di novità nell’ambito dell’EUTM (UE): il sistema dei disegni e modelli comunitari dell’UE prevede una disposizione relativa al periodo di grazia, equivalente all’«eccezione alla perdita di novità» giapponese.Nello specifico, qualora il disegno o modello sia stato divulgato al pubblico dal creatore stesso o da un suo successore entro i 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda, si ritiene che sia possibile valutare la novità e l’originalità ignorando tale divulgazione, anche se, in senso stretto, il diritto avrebbe perso la novità.Nel caso dell’UE, non è necessario espletare alcuna procedura specifica al momento del deposito della domanda per beneficiare di tale eccezione; è sufficiente che il titolare del diritto ne dia prova qualora un terzo la adduca come motivo di nullità.Ad esempio, se un designer presenta una domanda nell’UE entro 12 mesi dalla presentazione del proprio disegno o modello in occasione di una fiera, tale divulgazione in sede di fiera viene automaticamente considerata come una proroga e il disegno o modello non sarà oggetto di rigetto o invalidazione a causa della propria divulgazione anticipata.Si noti che tale eccezione è limitata alla divulgazione da parte dell’autore o di soggetti che ne abbiano ottenuto il consenso e non si applica alla divulgazione indipendente da parte di terzi, quali i concorrenti (la divulgazione da parte di terzi comporta immediatamente la perdita di novità).Inoltre, anche nel caso dei disegni e modelli non registrati (UCD), la divulgazione da parte dell’autore stesso non costituisce un problema purché avvenga entro il periodo di protezione di tre anni dalla divulgazione (la divulgazione stessa costituisce, infatti, un requisito per la nascita del diritto). Poiché questa proroga di 12 mesi è più lunga del periodo di priorità di Parigi (6 mesi), è possibile far fronte alla divulgazione da parte dell’autore per un certo periodo anche senza avvalersi del diritto di priorità.

Confronto con le eccezioni alla perdita di novità in Giappone: anche la legislazione giapponese prevede disposizioni relative alle eccezioni alla perdita di novità da parte dell’autore e, in seguito a una recente modifica, il periodo di tolleranza è stato esteso da 6 a 12 mesi (modifica del 2018, entrata in vigore nel 2019).Attualmente, se l’evento si è verificato entro un anno prima della data di deposito (o della data di priorità), si può ritenere che la novità non sia venuta meno in relazione a determinati atti, quali la divulgazione da parte del richiedente (autore), l’esposizione in occasione di eventi ufficiali o altri atti di pubblicazione.Tuttavia, in Giappone è necessario espletare una procedura (presentazione di un documento scritto) al momento del deposito della domanda per beneficiare dell’applicazione dell’eccezione, e occorre presentare, entro 30 giorni dal deposito, la documentazione che attesti il fatto della divulgazione (ad esempio, un certificato di partecipazione a una fiera). A questo proposito, mentre l’UE offre una maggiore flessibilità consentendo di far valere l’eccezione a posteriori, in Giappone è necessario espletare preventivamente la procedura per poter beneficiare dell’applicazione dell’eccezione, pertanto occorre prestare particolare attenzione.Inoltre, in Giappone, analogamente a quanto avviene per i brevetti, la partecipazione a fiere organizzate da enti pubblici rientra nell’ambito di applicazione dell’eccezione; tuttavia, grazie alle recenti modifiche legislative, sono state ampiamente incluse anche le pubblicazioni personali sul web. D’altra parte, anche l’Europa copre ogni tipo di divulgazione da parte dell’autore, ma non prevede alcun rimedio in caso di divulgazione mediante plagio da parte di concorrenti (anche in Giappone la divulgazione da parte di terzi non costituisce un’eccezione).Inoltre, in Europa **durante l’esame dei requisiti di registrazione non si tiene conto in alcun modo dell’eccezione alla perdita di novità (non viene effettuato un esame di merito)**; pertanto, qualora vi fossero casi in cui l’eccezione possa fornire tutela, questi si presenterebbero nell’ambito di un procedimento di nullità o di un’azione per violazione. In Giappone, invece, l’applicazione dell’eccezione viene esaminata già nella fase di esame e, se riconosciuta, la registrazione viene concessa senza che la domanda venga respinta.

Aspetti pratici da tenere presenti: (Applicazione delle eccezioni a livello nazionale e internazionale) Anche nel caso di un disegno o modello registrato in Giappone in virtù di un’eccezione alla perdita di novità, è necessario verificare se tale tutela sia applicabile al momento del deposito della domanda in Europa. Fortunatamente, come indicato sopra, nell’UE esistono disposizioni in materia di eccezioni e anche i principali paesi, quali gli Stati Uniti e la Corea del Sud, riconoscono generalmente un periodo di grazia di un anno.D’altra parte, occorre prestare particolare attenzione a paesi come la Cina, dove le condizioni di applicazione sono rigorose. Pertanto, quando si pubblica o si deposita un disegno o modello a livello internazionale, è fondamentale verificare preventivamente i periodi di deroga (6 o 12 mesi) e i requisiti procedurali di ciascun paese, per non perdere l’occasione di presentare la domanda. (Rapporto con il diritto di priorità) Si noti inoltre che si tratta di una misura di tutela distinta dal sistema del diritto di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi.Ad esempio, nel caso in cui si proceda alla divulgazione in Giappone → si presenti la domanda in Giappone (ottenendo l’applicazione dell’eccezione) → si presenti la domanda nell’UE dopo oltre 6 mesi, sebbene il periodo di priorità sia scaduto, è possibile avvalersi del periodo di grazia dell’UE purché ciò avvenga entro 12 mesi.D’altra parte, poiché rivendicare il diritto di priorità entro il termine previsto è sicuramente più vantaggioso, il periodo di grazia va considerato solo come ultima risorsa; in linea di principio, la strategia che comporta minori rischi consiste nel depositare la domanda in ciascun Paese avvalendosi del diritto di priorità, senza aver effettuato alcuna divulgazione preventiva. (Conservazione delle prove) Qualora si intenda invocare un’eccezione in caso di procedimento di nullità in Europa, è necessario provare la data e le modalità di divulgazione da parte dell’autore.È importante che anche le aziende giapponesi conservino accuratamente le prove relative ai fatti di divulgazione, quali cataloghi e certificati di esposizione in occasione di fiere all’estero, nonché registrazioni che indichino data e ora. Ciò vale anche per la dimostrazione dell’applicabilità delle eccezioni sul territorio giapponese. (Divulgazione anticipata da parte di altre aziende) Si noti che le disposizioni relative alle eccezioni non consentono di far fronte a situazioni in cui un’altra azienda annunci in anticipo un design simile prima del lancio del proprio prodotto.La tutela della riservatezza e la gestione dei tempi di divulgazione costituiscono la misura preventiva più efficace; è inoltre indispensabile adottare misure quali l’applicazione rigorosa di accordi di non divulgazione (NDA) nei confronti delle parti interessate prima dell’annuncio di un nuovo prodotto e l’adozione di misure contro le fughe di notizie.

5. Requisiti relativi ai disegni

Requisiti relativi ai disegni (rappresentazione del disegno o modello) nell’ambito dell’EUTM (UE): per i disegni (immagini) relativi a un disegno o modello depositati presso l’EUIPO è previsto un limite al numero di fogli da presentare, fissato a un massimo di 7 disegni.Ciascun disegno deve illustrare un aspetto diverso del disegno o modello; ad esempio, vista frontale, vista posteriore, pianta, vista laterale, sezione trasversale, vista in uso, ecc., e devono essere presentati nella configurazione che il richiedente ritiene più appropriata per divulgare chiaramente il disegno o modello.L’EUIPO non impone alcuna specifica tecnica di proiezione né alcun tipo particolare di disegno; è consentito al richiedente, a propria discrezione, selezionare i disegni che consentano una divulgazione adeguata. In teoria, se l’essenza del disegno o modello fosse comunicabile con una sola immagine, sarebbe possibile presentare la domanda anche con un solo disegno; tuttavia, nel caso di oggetti tridimensionali, se non si forniscono disegni che coprano tutte le direzioni, l’ambito di protezione potrebbe risultare limitato.Pertanto, nella pratica è consuetudine divulgare adeguatamente l’ambito di protezione utilizzando un totale di 7 disegni da diverse angolazioni. Inoltre, l’EUIPO ammette la presentazione di immagini fotografiche o rendering in computer grafica, garantendo una relativa libertà nella modalità di rappresentazione dei disegni.Ad esempio, nel caso del design degli interni di un’automobile, è possibile presentare direttamente fotografie dell’oggetto reale. Quando si rappresenta un disegno o modello parziale, come in Giappone, è consentito utilizzare linee tratteggiate per indicare le parti non rivendicate, oppure ricorrere a colorazioni o sfocature per evidenziare i confini (tuttavia, l’inserimento di testi esplicativi o di simboli ausiliari quali frecce nei disegni non è generalmente consentito).È preferibile che lo sfondo sia monocromatico e con un contrasto netto; dopo la presentazione, l’EUIPO potrebbe richiedere il ritaglio dei disegni o delle correzioni.Si noti inoltre che, poiché «le immagini dei disegni o modelli vengono ridotte e stampate in bianco e nero al momento della pubblicazione nel Bollettino», l’EUIPO raccomanda di presentare disegni ad alta risoluzione e con elevato contrasto, in modo da evitare che i dettagli risultino sfocati (è possibile presentare disegni a colori e, nella versione PDF a colori del Bollettino, questi verranno visualizzati a colori).

Confronto con i requisiti relativi ai disegni in Giappone: in Giappone, per quanto riguarda i disegni (o le fotografie, i modelli) allegati alle domande di registrazione di un disegno o modello, da molti anni si richiede, in linea di principio, la presentazione di sei viste (proiezioni ortogonali in avanti, indietro, a destra, a sinistra, in alto e in basso). Nel caso di oggetti tridimensionali, se non vengono presentati tutti i disegni che mostrano almeno le sei direzioni principali, durante l’esame la domanda potrebbe essere giudicata «insufficientemente divulgata».Inoltre, a seconda della forma, possono essere richiesti anche disegni obliqui (prospetti che mostrano l’oggetto in tre dimensioni), sezioni trasversali o disegni in sviluppo. Ciò è dovuto al fatto che la prassi di esame giapponese adotta una politica volta a definire chiaramente l’ambito di protezione sulla base dei disegni allegati alla domanda; è quindi fondamentale che non vi siano parti poco chiare per l’esaminatore.D’altra parte, negli ultimi anni il sistema giapponese dei disegni e modelli ha acquisito maggiore flessibilità; ad esempio, nel caso dei disegni e modelli di immagini o degli interni di edifici, non sempre sono presenti le sei viste, pertanto è sufficiente presentare i disegni necessari e adeguati. Anche in Giappone è possibile presentare fotografie o disegni in computer grafica, ma tradizionalmente si è sempre data grande importanza alla rappresentazione accurata tramite disegni al tratto.Nel caso delle fotografie, può capitare che venga emessa una richiesta di correzione poiché la presenza di ombre o sfondi rende difficile distinguere i dettagli. Pertanto, per le domande di registrazione in Giappone, è prassi comune predisporre, per quanto possibile, disegni al tratto con contorni ben definiti su sfondo bianco, indicando ombre e texture secondo le regole previste, ad esempio mediante linee tratteggiate o ombreggiature.Per quanto riguarda i disegni e modelli parziali, in Giappone è espressamente previsto che «le parti non oggetto del disegno (le altre parti) siano rappresentate con linee tratteggiate», e le parti tratteggiate non sono considerate incluse nell’ambito di protezione.Anche nell’UE si ricorre alla tecnica delle linee tratteggiate, ma le norme non sono così rigorose come in Giappone. Inoltre, in Giappone è possibile inserire nei disegni una «figura di riferimento» per illustrare le condizioni d’uso o esempi di trasformazione; tuttavia, secondo i criteri di esame, tali figure di riferimento non influiscono sull’interpretazione dei diritti (in alcuni paesi, come l’India, la presentazione di figure di riferimento è vietata).

Aspetti pratici da tenere in considerazione: (Creazione di disegni validi in tutti i paesi) Quando un’azienda giapponese deposita lo stesso disegno o modello sia in Europa che in Giappone, è necessario prestare attenzione alle differenze nei requisiti relativi ai disegni. In linea di principio, se i disegni vengono realizzati in base agli standard richiesti in Giappone, essi vengono accettati anche nell’UE; pertanto, la strategia più sicura consiste nel preparare per il Giappone le sei viste + eventuali disegni aggiuntivi necessari e riutilizzarli tali e quali anche per la domanda nell’UE.Al contrario, se si presentano solo i disegni minimi previsti dagli standard dell’UE, si corre il rischio che, al momento della domanda in Giappone, siano necessarie correzioni o che la domanda venga respinta per carenze. Tuttavia, se si modificano i disegni per l’uso all’estero dopo aver presentato la domanda in Giappone, sussiste il rischio che la rivendicazione del diritto di priorità non venga riconosciuta a causa di problemi di identità del disegno o modello. Pertanto, l’ideale è predisporre fin dall’inizio una serie di disegni valida in tutti i paesi.(Opportunità o meno di presentare fotografie) Poiché nell’UE è consentita la presentazione di fotografie, è possibile rappresentare anche la consistenza e la texture dei materiali; tuttavia, nell’esame giapponese la valutazione dell’identità si concentra sulla forma, pertanto è più importante illustrare chiaramente i contorni piuttosto che la texture. Se possibile, si possono preparare sia fotografie che disegni al tratto, utilizzando le fotografie per l’UE e i disegni al tratto per il Giappone(Sebbene, negli ultimi anni, anche il Giappone abbia ufficialmente riconosciuto la possibilità di presentare domande con fotografie). (Limite al numero di disegni) Poiché nell’UE vige un limite massimo di 7 disegni, se, ad esempio, si intende depositare nell’UE un disegno industriale che in Giappone è stato divulgato in modo dettagliato utilizzando 10 disegni, è necessario valutare con attenzione quali disegni omettere.Poiché eventuali differenze nelle prospettive omesse potrebbero influire sulla valutazione, è necessario decidere di eliminare i disegni di minore importanza (ad esempio, la vista dal basso, qualora non presenti caratteristiche distintive). (Disegni relativi a disegni e modelli parziali) Non vi è alcun problema nel riutilizzare nell’UE, così come sono, i disegni in cui una parte è indicata con linee tratteggiate presenti nella domanda di registrazione giapponese.Tuttavia, nel caso in cui si presenti lo stesso disegno in un Paese in cui non esiste il sistema dei disegni parziali, come ad esempio la Cina, può essere necessario ridisegnare la parte indicata con una linea tratteggiata utilizzando una linea continua. Poiché le norme relative ai disegni variano da Paese a Paese, al momento della presentazione di una domanda internazionale è opportuno valutare se adeguarsi al Paese con i requisiti più rigorosi oppure adottare una strategia che preveda l’adeguamento dei disegni per ciascun Paese.Per ogni disegno o modello, è richiesta la valutazione da parte dei professionisti della proprietà intellettuale su quale approccio consenta di trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento della priorità e una registrazione senza intoppi.

6. Durata della protezione

Durata del diritto di disegno o modello nell’ambito dell’EUTM (UE): la durata del disegno o modello comunitario registrato (RCD) è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.Il titolare può, se lo desidera, rinnovare il diritto pagando una tassa di rinnovo ogni cinque anni, per un massimo di 25 anni dalla data di deposito. Pertanto, il diritto di disegno o modello comunitario registrato è protetto per un massimo di 25 anni. Il rinnovo va richiesto all’EUIPO ogni cinque anni e la tassa di rinnovo aumenta progressivamente in base agli anni trascorsi.Inoltre, il disegno o modello comunitario non registrato (UCD) di cui sopra gode di protezione solo per tre anni dalla prima pubblicazione e non è rinnovabile. In altre parole, il disegno o modello non registrato decade dopo tre anni dalla sua creazione e il disegno in questione entra nel pubblico dominio.Va inoltre precisato che, sebbene ciascuno Stato membro dell’UE disponga di un proprio sistema nazionale in materia di disegni e modelli, l’ottenimento di un RCD garantisce l’efficacia in tutti gli Stati membri; pertanto, di norma non è necessario preoccuparsi separatamente della durata di validità nei singoli paesi (la protezione è unificata a un massimo di 25 anni).

Confronto con la durata del diritto di disegno o modello in Giappone: la durata del diritto di disegno o modello in Giappone è stata estesa a 25 anni dalla data di deposito a seguito di recenti modifiche legislative (prima dell’entrata in vigore della legge modificata del 2019 era di 20 anni dalla data di registrazione). Attualmente, il diritto scade dopo 25 anni dalla data di deposito.Nel caso del Giappone, il diritto viene mantenuto versando la tassa di registrazione (corrispondente a tre anni a partire dal primo anno) al momento della registrazione e, successivamente, pagando una tassa annuale a partire dal quarto anno. Il periodo di protezione massimo di 25 anni è della stessa durata di quello dell’UE; tuttavia, in Giappone non esiste il concetto di rinnovo, ma il sistema prevede il mantenimento del periodo una volta stabilito mediante il pagamento delle tasse annuali(non è possibile prorogare il periodo). L’UE, invece, prevede un sistema di rinnovo quinquennale; se si interrompe il rinnovo nel corso del periodo, non sono più dovuti ulteriori costi di mantenimento. A causa di questa differenza, ad esempio nei settori in cui il ciclo di vita dei prodotti è breve, nell’UE è possibile scegliere di rinnovare solo per il periodo necessario e rinunciare anticipatamente ai diritti, mentre in Giappone è necessario prevedere fin dall’inizio i costi relativi all’intero periodo massimo.Tuttavia, anche in Giappone, se il diritto non è più necessario, è possibile interrompere il pagamento della quota annuale e il diritto decade in quel momento; sotto questo aspetto la situazione è identica. Inoltre, in entrambi i casi, una volta scaduto il periodo di validità, il disegno o modello entra nel dominio pubblico e chiunque può utilizzarlo liberamente.

Aspetti pratici da tenere presenti: (Pianificazione della protezione a lungo termine) Sia nell’UE che in Giappone è possibile ottenere una protezione di durata sufficientemente lunga, fino a un massimo di 25 anni.È importante gestire il periodo di protezione in base al ciclo di vita del prodotto. Ad esempio, in settori caratterizzati da cicli di moda brevi, come la moda e gli articoli di fantasia, è possibile optare per una protezione di 3 anni per i disegni e modelli non registrati oppure interrompere il rinnovo dopo 5-10 anni dalla registrazione. D’altra parte, per i disegni e modelli destinati a un uso a lungo termine, come il design esterno delle automobili o le infrastrutture, si dovrebbe prendere in considerazione il mantenimento della protezione per l’intero periodo di 25 anni.(Prevenzione della mancata proroga) Nell’UE, per evitare la perdita dei diritti a causa della mancata proroga, è fondamentale gestire con attenzione le scadenze di proroga. Quando le imprese giapponesi gestiscono i disegni e modelli nell’UE, è opportuno prestare attenzione al fatto che la scadenza è comune a tutta l’UE ogni cinque anni e impostare avvisi separati rispetto ai diritti nazionali.(Utilizzo dei disegni e modelli non registrati) Il diritto sui disegni e modelli non registrati, proprio dell’UE, è utile per la protezione di prodotti di breve durata; tuttavia, poiché la durata è limitata a 3 anni, per i disegni e modelli che hanno riscosso successo per più di 3 anni dopo il lancio sul mercato, è consigliabile presentare tempestivamente una domanda di registrazione (sebbene, una volta resi pubblici, ciò risulti spesso difficile a causa dei requisiti di novità).(Misure successive alla scadenza dei diritti) Al termine dei 25 anni di protezione, per contrastare le imitazioni sarà necessario prendere in considerazione altre leggi, quali la legge sulla concorrenza sleale. Inoltre, qualora il disegno o modello sia rilevante per l’immagine aziendale, si dovrebbe prendere in considerazione anche il passaggio alla registrazione del marchio (marchi tridimensionali o protezione del trade dress).Per le aziende giapponesi che intendono espandersi a lungo termine all’estero, è necessaria una strategia di protezione del design globale che combini non solo i diritti di design, ma anche i marchi e i diritti d’autore.

7. Azioni legali per violazione

Azioni legali per violazione del diritto di disegno o modello nell’UE: il disegno o modello comunitario registrato (RCD) costituisce un diritto unico valido in tutti gli Stati membri dell’UE e le azioni legali per violazione sono di competenza dei tribunali competenti in materia di disegni e modelli comunitari designati in ciascuno Stato membro.Il titolare del diritto può intentare un’azione per violazione in qualsiasi Stato membro e la decisione del tribunale (ad esempio, un’ordinanza inibitoria) ha, in linea di principio, efficacia in tutto il territorio dell’UE. Il criterio di valutazione della violazione consiste nel verificare se il design del prodotto contestato dia, agli occhi di un utente informato (un utente medio del settore), un’«impressione complessiva identica o non diversa» rispetto al design registrato.In particolare, si configura una violazione qualora, agli occhi di un utente informato (un normale utente del settore), il disegno o modello contestato non dia un’impressione complessiva diversa rispetto al disegno o modello registrato. Questo criterio è indissolubilmente legato al requisito dell’originalità (personalità); pertanto, i disegni o modelli simili, nella stessa misura di quelli a cui è stata riconosciuta l’originalità al momento della registrazione, vengono considerati una violazione poiché danno agli utenti un’impressione di somiglianza.Una delle principali caratteristiche del diritto al disegno o modello dell’UE è che l’ambito di protezione non è limitato a un determinato settore di prodotti. In altre parole, anche se il disegno o modello viene applicato a un tipo di prodotto diverso da quello registrato, può sussistere una violazione qualora sia visivamente identico o simile (*tuttavia, si discute sul fatto che, qualora i settori di prodotto siano troppo diversi, il punto di vista dell’utente medio possa differire, rendendo il confronto non pertinente).Il titolare di un disegno o modello comunitario può richiedere all’autore della violazione l’ingiunzione di cessazione, il ritiro o la distruzione dei prodotti, nonché il risarcimento dei danni. Il calcolo e la prova dell’ammontare del danno dipendono dal diritto processuale civile di ciascuno Stato membro; tuttavia, in base alla direttiva UE, analogamente a quanto avviene per il diritto d’autore e i marchi, è possibile richiedere il risarcimento dei danni per dolo o colpa, il risarcimento del lucro cessante e un importo equivalente ai canoni di licenza.Inoltre, anche nel caso dei disegni e modelli non registrati (UCD) è possibile far valere i propri diritti dinanzi allo stesso tribunale; tuttavia, il titolare del diritto deve dimostrare che l’atto di violazione sia «frutto di imitazione».In altre parole, qualora il convenuto sostenga di aver creato il prodotto in modo autonomo e indipendente, per confutare tale affermazione il ricorrente dovrà dimostrare che si tratti di una copia intenzionale da parte del convenuto (ad esempio, dimostrando la probabilità che il convenuto fosse a conoscenza del disegno o modello del ricorrente). A questo proposito, nel caso dei diritti sui disegni e modelli registrati, la violazione sussiste sulla base della sola somiglianza oggettiva, indipendentemente dall’intenzione di copiare.Inoltre, nell’UE il convenuto può far valere l’invalidità del diritto di disegno o modello mediante domanda riconvenzionale o eccezione, qualora sussistano motivi di invalidità. Poiché il disegno o modello comunitario è un diritto unitario, una volta dichiarata l’invalidità, il diritto decade in tutto il territorio dell’UE. Sotto questo aspetto, se da un lato un procedimento giudiziario in un singolo Stato può coprire l’intera UE, dall’altro il rischio è concentrato in un unico ambito.

Confronto con le azioni legali per violazione del diritto di disegno o modello in Giappone: anche in Giappone la violazione del diritto di disegno o modello sussiste quando si realizza a titolo professionale (ad esempio, produzione o vendita) senza autorizzazione un «disegno o modello identico o simile a quello registrato» (articolo 23 della Legge sui disegni e modelli).In questo contesto, il termine «simile» è definito come il caso in cui, quando attirano l’attenzione del consumatore, i due disegni o modelli suscitano un’impressione estetica comune tale da indurre un rischio di confusione.Il punto di vista fondamentale è, come nell’UE, il confronto dell’impressione visiva complessiva del design; tuttavia, in Giappone si presuppone che anche la destinazione d’uso e la funzione dei prodotti siano identiche o simili ai fini della valutazione della somiglianza. In altre parole, se il prodotto oggetto del disegno o modello registrato e il prodotto sospettato di contraffazione hanno una destinazione d’uso completamente diversa (con una fascia di consumatori diversa), è altamente probabile che la violazione venga negata in quanto i prodotti sono “non simili”.Ad esempio, anche se in Giappone fosse registrato un «disegno o modello di fari per autoveicoli», qualora un terzo realizzasse una lampada da tavolo che ne imita il design, poiché la destinazione d’uso e la funzione sono diverse, i prodotti potrebbero essere considerati non simili dal punto di vista del disegno o modello e non sarebbe quindi possibile contestare la violazione. Nell’Unione Europea, invece, poiché la destinazione d’uso non è un criterio determinante, esiste la possibilità di far valere i propri diritti anche in casi simili.In Giappone, il titolare del diritto di disegno o modello può richiedere all’autore della violazione l’ingiunzione di cessazione, il risarcimento dei danni e l’adozione di misure volte al ripristino della reputazione (le cause civili sono spesso pendenti presso le sezioni competenti in materia di proprietà intellettuale dei vari tribunali regionali).Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento danni, analogamente a quanto avviene in materia di brevetti, la legge sui disegni e modelli prevede disposizioni presuntive, in base alle quali è possibile richiedere un importo pari, ad esempio, al prodotto del volume di vendita dei prodotti contraffatti per il margine di profitto dell’azienda. Anche in Giappone il convenuto può presentare un ricorso di nullità presso l’Ufficio dei brevetti per contestare separatamente la questione o per ottenere la sospensione del procedimento per violazione; tuttavia, fino al passaggio in giudicato della decisione, il procedimento può proseguire secondo la valutazione del tribunale.Inoltre, nei casi di violazione dei diritti di disegno industriale in Giappone sono previste anche sanzioni penali: la violazione intenzionale di tali diritti a fini commerciali può comportare una pena detentiva fino a 10 anni o una multa fino a 10 milioni di yen (per le persone giuridiche, una multa fino a 300 milioni di yen); negli ultimi anni si sono verificati casi in cui sono state presentate denunce penali nei confronti di produttori di prodotti contraffatti particolarmente scorretti.Da un punto di vista internazionale, si può affermare che l’ambito di applicazione dei diritti sui disegni e modelli in Giappone sia leggermente più ristretto rispetto a quello dell’UE, in quanto limitato alla somiglianza dei prodotti. Tuttavia, proprio per questo motivo, l’utilizzo indebito di disegni e modelli in settori diversi viene affrontato separatamente, ad esempio attraverso i diritti sui marchi o la legge sulla concorrenza sleale, garantendo così una chiara separazione delle competenze.

Aspetti pratici da tenere presenti: (Elusione della protezione a causa della non somiglianza dei prodotti) Le imprese giapponesi devono prepararsi al rischio che i propri disegni e modelli vengano riutilizzati all’estero per prodotti completamente diversi. In particolare nell’UE, poiché la violazione del diritto di disegno e modello può verificarsi anche in assenza di somiglianza tra i prodotti, se da un lato l’ambito di applicazione del diritto è ampio, dall’altro anche l’oggetto del monitoraggio risulta molto esteso.Ad esempio, se il design di un mobile della propria azienda è registrato come disegno o modello, nel caso in cui un’altra società produca e commercializzi apparecchi di illuminazione ispirandosi a tale motivo, nell’UE è possibile intentare un’azione legale, mentre in Giappone ciò potrebbe risultare difficile.Tenendo conto delle differenze tra i sistemi dei vari paesi, è fondamentale effettuare il monitoraggio dei prodotti contraffatti paese per paese e, se necessario, avvalersi di azioni inibitorie in loco o di sequestri doganali (nell’UE, registrando il disegno o modello comunitario registrato [RCD] presso le autorità doganali, è possibile effettuare sequestri alla frontiera in tutto il territorio dell’Unione).(Misure contro il rischio di nullità) Poiché nei procedimenti giudiziari dell’UE è prassi comune che il convenuto invochi la nullità, il titolare del diritto deve prepararsi a difendere la validità del proprio disegno o modello. In altre parole, è consigliabile analizzare preventivamente i punti di differenziazione rispetto ai disegni o modelli precedenti che sostengono la novità e l’originalità del disegno o modello registrato e preparare in anticipo il materiale di contraddittorio per il procedimento di nullità.Al contrario, in Giappone l’eccezione di nullità non è ammessa nei procedimenti per violazione, pertanto è necessario avviare separatamente un procedimento di nullità presso l’Ufficio dei brevetti (una volta che l’esito del procedimento di nullità diventa definitivo, il diritto cessa retroattivamente). Poiché, come illustrato, esistono differenze procedurali tra il Giappone e l’UE anche nell’ambito dell’esercizio dei diritti, è necessario collaborare con esperti locali per definire la strategia di enforcement più adeguata.(Risposta rapida alle imitazioni) La violazione dei diritti di disegno o modello incide direttamente sul ciclo di vita del prodotto. Nell’UE, in alcuni casi è possibile ottenere un provvedimento inibitorio rapido tramite un provvedimento provvisorio (misura temporanea); anche in Giappone esiste un sistema di provvedimenti provvisori.Qualora il design della propria azienda venga violato, è fondamentale avvalersi dei sistemi normativi dei singoli paesi per procedere a una rapida rimozione dal mercato. In particolare, poiché la durata dei disegni e modelli non registrati è breve, è necessario agire immediatamente non appena si rileva la violazione.(Combinazione con altre leggi) A seconda del disegno o modello, possono essere coinvolti anche il diritto d’autore e il diritto dei marchi. Ad esempio, in caso di violazione del disegno o modello di un personaggio, nell’UE è possibile affrontare la questione in modo esaustivo tramite il diritto sui disegni e modelli, mentre in Giappone tale diritto potrebbe non essere sufficiente e potrebbe essere necessario ricorrere al diritto dei marchi o al diritto d’autore. È importante selezionare gli strumenti giuridici più adeguati per ciascuna giurisdizione.

8. Rapporto con la domanda internazionale

Domanda internazionale di disegno o modello ai sensi della Convenzione dell’Aia (Sistema dell’Aia): sia l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che l’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO) sono autorità aderenti all’Atto di Ginevra della Convenzione dell’Aia, il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli. Pertanto, qualora si intenda presentare domanda presso entrambi, oltre alle domande individuali è disponibile l’opzione della domanda internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aia.Nella domanda internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aia, il richiedente presenta un’unica procedura di domanda all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e ottiene un effetto equivalente a quello di una domanda nazionale presentata in ciascuno degli Stati membri designati al momento del deposito.Ad esempio, qualora un’impresa giapponese intenda ottenere diritti di disegno o modello nell’Unione Europea (UE) e in Giappone, utilizzando la Convenzione dell’Aia e designando la «Comunità Europea (UE)» e il «Giappone», sarà possibile completare la domanda per entrambi i territori con un’unica procedura.Non è necessario nominare un rappresentante locale per ciascun Paese, poiché l’OMPI gestisce l’intera procedura in modo centralizzato. La lingua può essere unificata, ad esempio in inglese, e le tasse di deposito relative a più Paesi vengono pagate in un’unica soluzione, il che comporta vantaggi in termini di efficienza amministrativa e di costi.Nella domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia è possibile includere fino a 100 disegni o modelli in un’unica domanda (in linea con i sistemi nazionali di Giappone e UE, che prevedono entrambi un limite massimo di 100), il che contribuisce ulteriormente alla riduzione dei costi. Tuttavia, i diritti di disegno o modello in ciascuno dei paesi designati, ottenuti tramite la Convenzione dell’Aia, vengono esaminati e conferiti in base alla legislazione di ciascun paese.In altre parole, anche se il certificato di registrazione internazionale viene rilasciato dall’OMPI, l’Ufficio giapponese dei brevetti effettua un esame di merito e, in presenza di motivi di rigetto, è necessario procedere con le stesse formalità previste a livello nazionale, come la presentazione di memorie. L’EUIPO, invece, effettua solo un esame di forma; pertanto, qualora si designi l’UE nella domanda di registrazione di L’Aia, il disegno o modello dell’UE viene registrato rapidamente, a meno che non sussistano particolari problemi.Di conseguenza, per quanto riguarda il Giappone, l’esame può richiedere tempo e può verificarsi un ritardo tale per cui la registrazione nell’UE venga completata prima. Tuttavia, per quanto riguarda le domande giapponesi, anche se presentate tramite la Convenzione dell’Aia, la valutazione della novità viene effettuata a partire dalla data della domanda di base, analogamente al diritto di priorità di Parigi (è possibile rivendicare il diritto di priorità), pertanto non si subiscono svantaggi a causa di disegni e modelli propri pubblicati nel frattempo.I diritti acquisiti in seguito alla designazione nell’ambito della domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia corrispondono, per l’UE, al disegno o modello comunitario registrato (RCD) stesso, mentre per il Giappone non differiscono in alcun modo dalla normale registrazione di un disegno o modello. Sebbene la gestione e il mantenimento avvengano a livello nazionale (il rinnovo e il pagamento delle annualità devono essere effettuati in ciascun Paese), vi è il vantaggio di poter visualizzare in modo sintetico i cambiamenti di intestatario e la gestione delle scadenze in base al numero di registrazione internazionale.

Rapporto e confronto con il sistema giapponese: da quando il Giappone ha aderito alla Convenzione dell’Aia nel 2015, numerose imprese straniere presentano domande internazionali designando il Giappone. Anche per le imprese giapponesi, dato che molti dei principali mercati – quali Europa, Stati Uniti, Corea del Sud e Cina – hanno aderito alla Convenzione, la domanda di registrazione di disegni e modelli in blocco tramite la Convenzione dell’Aia è diventata uno strumento concreto.Ad esempio, se si presenta una domanda designando contemporaneamente Europa, Stati Uniti e Giappone, l’esame viene effettuato dai rispettivi uffici e i diritti vengono concessi in successione. Dopo aver espletato la procedura collettiva presso l’OMPI, il richiedente dovrà rispondere alle notifiche inviate dagli uffici di ciascun Paese. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle misure da adottare a causa dei requisiti relativi ai disegni e alle differenze tra i sistemi dei vari Paesi.Se, nell’ambito di una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia, si presenta una serie di disegni che non è conforme agli standard giapponesi, l’Ufficio giapponese dei brevetti potrebbe emettere un’istruzione di correzione; al contrario, se i disegni vengono redatti in conformità agli standard giapponesi, potrebbero contenere viste non necessarie in ambito europeo.Tuttavia, in linea di principio, è difficile apportare correzioni ai disegni dopo la presentazione della domanda internazionale. Pertanto, prima di presentare la domanda internazionale, è necessario valutare attentamente se i disegni soddisfino i requisiti di ciascun paese designato. In particolare, se si include il Giappone, se i disegni sono conformi ai rigorosi standard giapponesi, è altamente probabile che vengano accettati anche in altri paesi. Al contrario, se non si designa il Giappone, è possibile semplificare la procedura utilizzando disegni comuni a tutti i paesi.Anche la scelta tra ricorrere alla domanda di L’Aia o presentare domande individuali in ciascun paese rappresenta un punto delicato. Per quanto riguarda l’Europa, poiché la domanda diretta all’EUIPO è rapida e relativamente economica, talvolta si preferisce la domanda diretta se si riguarda solo l’UE. D’altra parte, se si intende ottenere la protezione in più paesi contemporaneamente, i vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi offerti dalla procedura di L’Aia sono notevoli.Dal punto di vista dei costi, è necessario confrontare il totale costituito dalla tassa di base della domanda di L’Aia più le tasse relative ai paesi designati con i costi delle domande dirette in ciascun paese (comprese le spese di rappresentanza). Per le aziende giapponesi che non dispongono di un reparto interno dedicato ai disegni e modelli all’estero e che non hanno familiarità con le comunicazioni con i rappresentanti stranieri, il fatto che la procedura di L’Aia consenta la comunicazione in lingua giapponese rappresenta un ulteriore vantaggio.

Aspetti pratici da tenere presenti: (Combinazione con il diritto di priorità) È possibile rivendicare il diritto di priorità di Parigi anche nell’ambito di una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia. È possibile, ad esempio, presentare la domanda in Giappone e, entro sei mesi, designare i paesi esteri tramite la Convenzione dell’Aia. Tuttavia, poiché il diritto di priorità non è più applicabile una volta trascorsi i sei mesi, occorre prestare attenzione al fatto che in tal caso si dovrà fare affidamento sul periodo di grazia.(Scelta del metodo di designazione) Esistono ancora paesi che hanno lasciato l’UE, come il Regno Unito, o paesi non membri, come Taiwan e la Thailandia. Nell’area europea, designando l’UE si coprono contemporaneamente tutti i 27 Stati membri; tuttavia, poiché il Regno Unito non può essere designato separatamente (in quanto non membro), in alcuni casi è necessario presentare una domanda individuale.Se il Paese in cui si desidera ottenere la protezione non è membro del Sistema dell’Aia, è necessario presentare una domanda separata solo per quel Paese. (Gestione dei motivi di rigetto per singolo Paese) Dopo la presentazione della domanda ai sensi del Sistema dell’Aia, è possibile ricevere una notifica dei motivi di rigetto da parte dell’ufficio competente del Paese designato. Nel caso in cui un’azienda giapponese designi l’UE, è raro che l’EUIPO emetta un rigetto iniziale; tuttavia, per la parte relativa alla designazione del Giappone, è necessario rispondere all’esito dell’esame.Qualora insorgano motivi di rigetto in un determinato Paese, la concessione dei diritti viene negata solo in quel Paese specifico, senza che ciò influisca sulle designazioni relative agli altri Paesi. È importante comprendere che, sebbene a prima vista la domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia sembri un procedimento unico, nella sostanza si tratta di un insieme di esami individuali condotti in ciascun Paese.(Ricorso a un agente nazionale) In linea di principio, nelle domande di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia è possibile comunicare direttamente senza nominare un agente in ciascun Paese; tuttavia, nella gestione effettiva dei rifiuti, la consulenza di un avvocato specializzato in diritto locale è indispensabile. Ad esempio, per quanto riguarda la designazione del Giappone, è frequente che le imprese straniere nominino successivamente un agente giapponese.Allo stesso modo, anche le imprese giapponesi, quando devono affrontare motivi di rigetto in Europa (ad esempio, qualora venga segnalata una violazione dell’ordine pubblico o del buon costume in relazione a un disegno o modello), agiscono in modo più efficace collaborando con un agente locale. (Gestione dei diritti) La registrazione internazionale si suddivide in diritti nazionali dei singoli paesi dopo il trascorrere di cinque anni (le designazioni che non sono state oggetto di nullità o rigetto entro i primi cinque anni diventano definitive).Le procedure di rinnovo possono essere generalmente espletate tramite un pagamento unico alla WIPO; tuttavia, nel caso del Giappone e della Corea del Sud è necessario versare le quote annuali a livello nazionale, il che rende la procedura leggermente più complessa. È importante non trascurare la registrazione internazionale e tenere aggiornati i registri di gestione per ciascun Paese.

Bibliografia e fonti

• [Ufficio dei Brevetti] «Confronto tra le caratteristiche dei sistemi di disegno industriale nei vari paesi», Documento n. 6 del Consiglio consultivo (2011) e altri

• [Ufficio dei brevetti] «Requisiti di registrazione dei disegni e modelli e ambito di efficacia», Documenti del Consiglio per la struttura industriale (2020)

• [Yamazaki e Mori] «Il sistema dei disegni e modelli a tutela del design: confronto tra i sistemi di Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti e aspetti da considerare al momento della registrazione», Scienza e Tecnologia dell’Informazione, vol. 69, n. 10 (2019)

• [Studio legale di brevetti Onda International Patent Office] «La legge giapponese sui disegni e modelli alla luce della normativa europea in materia» Bollettino del Comitato per la tecnologia dei brevetti n. 232 (2004)

• [HARAKENZO] «Aspetti da tenere in considerazione nelle domande di registrazione di disegni e modelli all’estero» (Rubrica, 20 giugno 2024) e altri

• [HARAKENZO] «Il sistema dei disegni e modelli dell’Unione Europea» (Rubrica, 14 giugno 2024) e altri

• 【HARAKENZO】 «Confronto tra il sistema dei disegni e modelli in Francia e nell’Unione Europea e quello giapponese» (Materiale formativo dell’Ordine dei Patentisti giapponesi, 2019)

• 【Yahoo! Chiebukuro】Risposta a una domanda relativa alle «Differenze tra la legislazione giapponese e quella europea in materia di disegni e modelli» (15 giugno 2025)

• 【EUIPO】Linee guida per l’esame dei disegni e modelli comunitari registrati (2023)

• 【WIPO】Guida per gli utenti del Sistema dell’Aia (2022) ecc.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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