대학과의 공동연구로 특허 트러블을 막는 5가지 체크포인트【변리사 해설】.

산학 협력은 대학의 첨단 연구와 기업의 사업화 노하우를 결합함으로써 혁신적인 기술과 제품을 창출할 수 있는 큰 잠재력을 지니고 있습니다. 최근 정부의 지원에 힘입어 공동 연구 및 기술 이전 건수는 해마다 증가하고 있습니다.

그러나 그와 동시에, 지적 재산권(특허)과 관련된 분쟁이 끊이지 않고 있습니다. “공동 연구 성과를 특허 출원하려 했더니 대학 측과 권리 귀속 문제로 마찰이 생겼다”, “논문 발표 시기가 맞지 않아 특허를 취득할 수 없게 되었다”――이러한 사례는 결코 드문 일이 아닙니다.

산학 협력에서 발생하는 특허 분쟁의 대부분은 사전 합의 부족이나 양측의 인식 차이로 인해 발생합니다. 즉, 올바른 지식을 갖추고 적절한 계약을 체결해 두면 많은 분쟁을 미연에 방지할 수 있습니다.

본 기사에서는 산학 협력에서 특허 분쟁이 발생하기 쉬운 이유를 정리한 뒤, 기업이 반드시 확인해야 할 5가지 체크포인트, 실제 분쟁 사례, 그리고 변리사와 상담할 때의 이점까지 실무에 도움이 되는 정보를 포괄적으로 설명합니다.

왜 산학 협력에서 특허 분쟁이 자주 발생하는가

산학협력에서의 특허 분쟁은 단순히 ‘계약서의 미비’만이 원인이 아닙니다. 그 근본에는 대학과 기업의 구조적인 차이가 있습니다. 여기서는 분쟁이 발생하기 쉬운 3가지 주요 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

이유 ①: 애초에 ‘목적’이 다르다

기업에게 있어 공동 연구의 목적은 사업화를 통한 이익 획득입니다. 연구 성과를 제품이나 서비스로 구현하여 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 것이 최종 목표가 됩니다. 따라서 기술을 독점적으로 사용하고 싶고, 경쟁사에게는 사용하지 못하게 하고 싶다는 동기가 강하게 작용합니다.

반면, 대학의 목적은 학술적 성과 발표와 사회에 대한 지식 환원입니다. 연구자는 논문을 쓰고 학회에서 발표하며, 학문의 발전에 기여하는 것이 평가 기준이 됩니다. 특허는 어디까지나 ‘성과의 한 형태’일 뿐이며, 이를 독점하는 것은 대학의 사명과 양립하기 어려운 면이 있습니다.

이러한 목적의 차이가 권리 귀속이나 이용 범위에 대한 협상에서 근본적인 대립을 낳습니다. 기업은 ‘자사에서 독점적으로 사용하고 싶다’, 대학은 ‘사회에 널리 환원하고 싶다’――이 간극을 메우지 않은 채 공동 연구를 시작하면, 성과가 나온 단계에서 분쟁으로 발전하게 됩니다.

이유 ②: 대학은 특허를 ‘실시’하지 않는다

기업과 대학의 또 다른 큰 차이점은, 대학은 스스로 특허를 실시(제품화·판매)하지 않는다는 점입니다. 기업 간의 공동 연구라면 양측 모두 특허를 실시할 가능성이 있으므로, ‘공동 특허는 각자가 자유롭게 실시할 수 있다’는 합의로 일정한 균형을 맞출 수 있습니다.

그러나 대학의 경우, 특허를 보유하고 있어도 스스로 제품을 만들지는 않습니다. 따라서 대학에게 있어 특허의 가치는 라이선스 수입에 있습니다. ‘미실시 보상’이라 불리는, 대학이 특허를 실시하지 않는 대신 기업으로부터 보상금을 받는 방식이 일반적이지만, 이 보상금의 액수나 조건을 둘러싸고 분쟁이 빈번히 발생합니다.

또한, 대학이 공유 특허를 제3자(기업의 경쟁사를 포함)에게 라이선스할 가능성도 있습니다. 기업 입장에서는 당연히 피하고 싶은 상황이지만, 대학 측은 ‘사회에 널리 환원한다’는 방침 때문에 제3자 라이선스를 제한받는 것에 거부감을 보이는 경우가 적지 않습니다.

이유 ③: 대학의 표준 계약서를 무비판적으로 받아들이는 경우

많은 대학에서는 산학연계 공동연구 계약에 대한 양식(템플릿)을 마련해 두고 있습니다. 기업 측, 특히 처음으로 대학과 공동연구를 진행하는 중소기업이나 스타트업은 “대학이 마련한 계약서이니 문제없겠지”라고 생각하며 내용을 충분히 검토하지 않은 채 서명해 버리는 경우가 있습니다.

그러나 대학의 표준 계약서는 대학 측에 유리한 조건으로 되어 있는 경우가 적지 않습니다. 예를 들어, 공동 연구의 성과는 모두 대학에 귀속된다, 대학은 제3자에게 자유롭게 라이선스를 부여할 수 있다, 논문 발표에 제한을 두지 않는다 등의 조항이 포함되어 있는 경우가 있습니다.

기업의 입장에서 이러한 조건을 그대로 수용하면, 막대한 연구비를 투입했음에도 불구하고 성과를 충분히 활용하지 못하는 상황에 빠질 수 있습니다. 계약서는 협상의 출발점이며, 양식을 바탕으로 하되 자사에 있어 중요한 포인트는 확실히 협상하는 자세가 필수적입니다.

계약 전 확인해야 할 5가지 체크포인트

산학 협력의 특허 분쟁을 방지하기 위해서는 공동연구 계약을 체결하기 전에, 지적재산권과 관련된 중요 사항을 확실히 확인하고 협상해 두는 것이 매우 중요합니다. 여기서는 기업이 반드시 파악해야 할 5가지 체크포인트를 자세히 설명합니다.

체크포인트 ①: 특허의 귀속 (권리는 누구의 것인가?)

특허의 귀속은 산학 협력에서 가장 중요한 협상 포인트입니다. 공동 연구의 성과로 탄생한 발명에 대해 누가 특허권을 가질지를 명확히 정해 두어야 합니다. 일반적인 귀속 패턴으로는 다음 3가지가 있습니다.

(1) 공유: 대학과 기업이 공동으로 특허권을 보유하는 패턴입니다. 가장 일반적이지만, 공유 특허에는 ‘상대방의 동의 없이 제3자에게 라이선스를 부여할 수 없다’는 특허법 규정이 있으므로, 라이선스 방침에 대해 별도로 합의해야 합니다.

(2) 기업 단독 귀속: 기업이 단독으로 특허권을 보유하는 방식입니다. 기업 입장에서는 가장 자유도가 높지만, 대학 측은 연구 성과를 포기하게 되므로 상응하는 대가나 라이선스백 조건이 요구되는 경우가 많습니다.

(3) 대학 단독 귀속: 대학이 단독으로 특허권을 보유하고 기업에 라이선스를 부여하는 방식입니다. 기업의 입장에서는 독점적 라이선스를 확보할 수 있는지 여부가 중요한 포인트가 됩니다.

체크포인트 ②: 미실시 보상(대학에 대한 보상금)

비실시 보상이란, 공유 특허에서 대학이 스스로 특허를 실시하지 않는(제품을 만들지 않는) 것에 대한 보상으로서, 기업이 대학에 지급하는 로열티를 말합니다. 특허법상 공유 특허는 각 공유자가 자유롭게 실시할 수 있지만, 대학은 실시할 능력이 없기 때문에 기업만이 이익을 얻게 됩니다. 이는 그 균형을 맞추기 위한 장치입니다.

미실시 보상금의 산정 방법에는 다양한 패턴이 있으나, 대표적인 것으로 매출의 일정 비율(러닝 로열티)이나 일시금(이니셜 페이먼트)이 있습니다. 러닝 로열티의 경우 매출에 연동되므로, 제품이 많이 팔리면 보상금도 고액이 됩니다.

기업 입장에서는 미실시 보상 요율이 적정한지, 상한액이 설정되어 있는지, 지급 기간이 제한되어 있는지, 대상 제품의 범위가 명확한지 등의 점을 신중하게 확인해야 합니다. 모호한 합의는 나중에 분쟁의 씨앗이 됩니다.

체크포인트 ③: 논문 발표 시기

논문 발표 시기는 산학 협력에서 가장 간과되기 쉽지만, 매우 중요한 포인트 중 하나입니다. 특허 제도에서는 출원 전에 발명의 내용이 공지가 되면 원칙적으로 ‘신규성’을 상실하여 특허를 취득할 수 없게 됩니다.

대학 연구자에게 있어 논문 발표는 업적 평가와 직결되는 최우선 과제입니다. ‘빨리 발표하고 싶다’는 연구자의 심정은 이해가 가지만, 기업 입장에서는 특허 출원이 완료될 때까지 발표를 기다려 주기를 바라는 것이 솔직한 심정일 것입니다.

계약 시에는 ‘논문 발표 ○일 전까지 상대방에게 통지하고, 특허 출원의 필요 여부를 협의한다’는 조항을 포함하는 것이 일반적입니다. 통상 30일~90일 정도의 사전 통지 기간이 설정됩니다. 이 기간 내에 특허 출원 절차를 완료하고, 그 후에 논문 발표를 허가하는 흐름입니다.

체크포인트 ④: 배경 지식재산권 처리

배경 지식재산권(배경 IP)이란 공동 연구 시작 전부터 각 당사자가 보유하고 있던 지식재산권을 말합니다. 예를 들어, 기업이 보유한 제조 기술에 관한 특허나 대학 연구자가 그동안의 연구를 통해 축적해 온 기반 기술 등이 이에 해당합니다.

공동 연구의 성과(포그라운드 IP)와 배경 IP의 경계가 모호하면, “이 기술은 원래 대학이 가지고 있던 것이다”, “아니, 공동 연구를 통해 처음 탄생한 성과다”와 같은 귀속에 관한 분쟁이 발생합니다.

또한, 공동 연구의 성과를 실시하기 위해 배경 IP의 이용이 불가피한 경우, 그 라이선스 조건도 사전에 정해 두어야 합니다. 특히, 대학의 기반 기술을 이용하지 않으면 제품화할 수 없는 경우에는 배경 IP의 라이선스 조건이 기업에 중대한 영향을 미칩니다.

체크포인트 ⑤: 출원·유지 비용의 부담

특허 취득 및 유지에는 상상 이상으로 비용이 듭니다. 국내 출원의 경우에도 출원 비용, 심사청구 비용, 등록료, 더불어 매년 연금(유지 비용)이 필요합니다. 해외 출원까지 고려하면 번역 비용이나 각국의 대리인 비용 등도 더해져, 1건당 수백만 엔 규모가 되는 경우도 드물지 않습니다.

공동 특허의 경우, 이러한 비용을 어떻게 분담할지 사전에 합의해 두지 않으면, “대학은 비용을 부담하고 싶지 않다”, “기업만 비용을 부담하고 있는데 대학도 권리를 가지고 있는 것은 불공평하다”와 같은 불만이 발생합니다.

일반적으로는 지분 비율에 따른 비용 분담을 하는 경우가 많지만, 실질적으로 기업이 전액을 부담하는 경우도 적지 않습니다. 그럴 경우, 기업의 비용 부담에 상응하는 권리(독점적 실시권 등)를 확보할 수 있도록 협상하는 것이 중요합니다.

5가지 체크포인트 목록

실제 분쟁 사례에서 배우기

여기서는 산학 협력 현장에서 실제로 발생할 수 있는 전형적인 분쟁 사례 2가지를 소개합니다. 모두 적절한 계약이나 사전 대책이 있었다면 예방할 수 있었던 사례입니다. 자사의 상황에 대입하여 위험 요소를 파악하는 데 활용해 주십시오.

사례 ①: 조기 학회 발표로 인해 특허를 취득할 수 없게 된 사례

어느 중소 제조업체 A사는 국립대학 B 연구실과 신소재에 관한 공동 연구를 진행하고 있었습니다. 연구는 순조롭게 진행되어 획기적인 성과를 거두어 가고 있었습니다. A사는 이 성과를 특허 출원한 뒤 신제품으로 상품화할 계획을 세우고 있었습니다.

그런데 B 연구실의 부교수가 A사와 상의 없이 국제 학회에서 연구 성과를 발표해 버렸습니다. 부교수 입장에서는 중요한 학회 투고 마감 기한을 맞추고 싶었던 사정이 있었지만, 이 발표로 인해 발명의 내용이 공지가 되었습니다.

일본 국내에서는 ‘신규성 상실의 예외’ 제도에 따라 일정 절차를 밟으면 출원할 가능성이 있었지만, A사가 예정했던 유럽 및 중국 출원은 불가능해졌습니다. 결과적으로 A사는 글로벌 특허 전략을 대폭 재검토할 수밖에 없게 되었고, 해외 시장에서의 경쟁력을 상실하는 사태가 발생했습니다.

사례 ②: 고액의 로열티를 요구받은 사례

스타트업 기업 C사는 유명 사립대학 D교수의 연구 성과를 바탕으로 사업을 시작했습니다. 공동연구 계약은 대학 측의 양식을 거의 그대로 사용했으며, 특허는 대학과 기업이 공유하기로 했습니다. 미실시 보상(로열티)에 대해서는 ‘별도로 협의한다’는 모호한 기재에 그쳤습니다.

C사의 제품이 시장에서 성공하여 매출이 급성장한 시점에서, 대학의 TLO(기술이전기관)로부터 매출의 8%라는 고액의 미실시 보상금을 요구받았습니다. C사 입장에서는 연구비의 대부분을 자사가 부담해 왔고, 제품화에 있어 독자적인 기술 개발도 수행했기 때문에 이 요율이 부당하게 높다고 느꼈으나, 계약서에 구체적인 요율이 기재되어 있지 않아 협상은 난항을 겪었습니다.

결국 변리사와 변호사가 참여한 장기간의 협상을 거쳐 요율은 인하되었지만, 협상 기간 중 사업 계획이 지연되고 막대한 변호사 비용이 발생하여 스타트업으로서는 큰 타격이 되었습니다.

변리사와 상담해야 하는 이유

산학 협력의 지식재산권 분쟁을 방지하기 위해서는 전문가인 변리사의 개입이 매우 효과적입니다. 여기서는 변리사와 상담함으로써 얻을 수 있는 3가지 큰 이점을 설명합니다.

이유 ①: 공동연구 계약 검토 및 수정 제안

이유 ②: 대학과의 협상 지원

이유 ③: 특허 네트워크 구축 및 출원 전략 수립

정리: 산학 협력을 성공으로 이끌기 위해

산학연계는 기업에게 큰 혁신의 원천이 될 수 있지만, 지적재산권 관련 분쟁이 모처럼 얻은 성과를 물거품으로 만들 위험도 있습니다. 본 기사에서 소개한 5가지 체크포인트를 다시 한번 정리해 보겠습니다.

이러한 사항들을 사전에 철저히 확인하고 적절한 계약을 체결해 두면, 많은 문제를 미연에 방지할 수 있습니다. 또한, 계약 협상이나 특허 전략 수립에 있어서는 지식재산권 전문가인 변리사와의 상담을 적극 권장합니다.

산학 협력을 진정으로 가치 있는 것으로 만들기 위해, 지식재산권 측면에서의 준비를 소홀히 하지 않도록 합시다.