Visão geral do regime de desenhos industriais do México

O regime de desenhos e modelos do México foi amplamente reformulado pela nova Lei de Propriedade Industrial, que entrou em vigor em 2020, e foi elevado a padrões internacionais. Neste artigo, explicamos o panorama geral do regime para profissionais japoneses, incluindo os requisitos de registro de desenhos e modelos (design industrial) no México, os procedimentos de solicitação, o prazo de proteção e a relação com a Convenção de Haia.

Requisitos de registro

Para obter o registro de um desenho industrial no México, é necessário cumprir dois requisitos principais: novidade e aplicabilidade industrial. Exige-se que o desenho seja novo em todo o mundo (ou seja, que possua uma aparência original e claramente distinta em comparação com desenhos já conhecidos); ele não poderá ser registrado se for considerado substancialmente idêntico a uma combinação de desenhos existentes ou a um desenho de domínio público. Além disso, é condição que o desenho possa ser efetivamente produzido industrialmente ou artesanalmente (aplicabilidade industrial).

Além disso, a proteção do desenho ou modelo limita-se à aparência estética do produto (características decorativas); caso a forma seja determinada por razões puramente funcionais (ou seja, uma forma que dependa exclusivamente da função), não é possível obter proteção como desenho ou modelo. Por exemplo, partes da estrutura ou da forma que tenham como única finalidade cumprir a função técnica do produto não podem ser protegidas por direitos de desenho ou modelo, e tais elementos inventivos devem ser considerados no âmbito de patentes ou modelos de utilidade.

Procedimento de solicitação

O procedimento de pedido de registro de desenho industrial no México segue, em linhas gerais, o processo de pedido de patente e decorre da seguinte forma.

• Apresentação do pedido: O requerente deve apresentar o pedido de registro de desenho industrial ao Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI). O pedido deve conter o nome e endereço do requerente e do criador (designer), a denominação do desenho (por exemplo, “padrão para bolsa de mão”, etc.) e a classificação de Locarno à qual o desenho pertence. O pedido deve incluir também uma representação do desenho por meio de desenhos ou fotografias, bem como uma breve descrição.Caso o pedido seja apresentado por meio de um representante, é necessário apresentar uma procuração (Power of Attorney). Além disso, caso se pretenda reivindicar prioridade com base em um pedido anterior em outro país, tal fato deve ser declarado no momento da apresentação do pedido.
• Exame de formalidades: Após a apresentação do pedido, o IMPI realiza, em primeiro lugar, um exame das formalidades. São verificadas as informações contidas no pedido e a existência de documentação necessária; caso haja alguma irregularidade, é emitida uma notificação e concedida a oportunidade de correção (a ser respondida no prazo de dois meses a partir da data da notificação). Se o pedido for aprovado no exame de formalidades, avança-se para a etapa seguinte.
• Publicação do pedido: No México, existe um sistema de publicação antecipada de pedidos, pelo qual o pedido de registro de desenho industrial é publicado no Diário Oficial o mais rapidamente possível após a aprovação da análise de formalidades. A publicação ocorre geralmente dentro de alguns meses a um ano após o pedido, e não existe um sistema de adiamento da publicação (pedido de não publicação) por parte do requerente.
• Oposição: Após a publicação, terceiros podem apresentar oposição contra o pedido de registro de desenho industrial.No regime atual, o prazo para apresentação de oposição contra o pedido de registro de desenho industrial é de três meses após a publicação, e as partes interessadas podem, dentro desse prazo, apresentar pareceres ou informações indicando que o pedido em questão não cumpre os requisitos de registro. Caso seja apresentada uma oposição, o IMPI notifica o requerente, que tem a oportunidade de apresentar um parecer para contestar a oposição no prazo de dois meses a partir do recebimento da notificação. O regime de oposição foi introduzido pela nova lei que entrou em vigor em 2020.
• Exame de mérito: Após a publicação e o término do prazo de oposição, o IMPI realiza o exame de mérito. O examinador verifica se o desenho ou modelo em questão cumpre os requisitos de registro (novidade, aplicabilidade industrial, não funcionalidade, etc.).No México, não existe um sistema de solicitação de exame para desenhos e modelos, e os pedidos são automaticamente encaminhados para o exame de mérito. O examinador pode emitir até duas notificações de motivos de recusa, conforme necessário, e o requerente tem a oportunidade de responder a cada notificação no prazo de dois meses a partir da data da notificação (com possibilidade de prorrogação de mais dois meses).
• Registro (Registro de Concessão): Os pedidos de desenho industrial que forem aprovados no exame são registrados, e o IMPI emite uma notificação de concessão. O requerente adquire o direito de desenho industrial mediante o pagamento da taxa de registro prevista, e o certificado de registro é emitido. A taxa de registro inicial cobre a manutenção do direito pelos primeiros cinco anos, e o direito pode ser mantido mediante o pagamento de taxas de renovação posteriormente.

Objeto de proteção

O objeto de proteção (definição de desenho industrial) está claramente definido na lei. A Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial do México (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) classifica os objetos protegidos como desenhos industriais (design industrial) nos dois tipos a seguir.

• Desenho industrial (dibujo industrial): refere-se à combinação de figuras, linhas e cores com finalidade decorativa incorporadas a produtos industriais ou artesanais. Estão incluídos aqueles que conferem ao produto uma aparência única e adequada. Trata-se dos chamados desenhos bidimensionais (por exemplo, motivos ou padrões aplicados à superfície do produto, estampas, padrões de tecido, etc.).
• Modelo industrial (modelo industrial): Refere-se a formas tridimensionais que servem de molde ou padrão para a fabricação de produtos industriais ou artesanais. Contudo, trata-se de elementos que conferem uma aparência especial ao produto, desde que tal forma não desempenhe qualquer função técnica. Isso corresponde a desenhos tridimensionais (o design da forma do próprio produto), sendo exemplos típicos o design de móveis, recipientes e veículos.

Conforme exposto acima, no México, os desenhos e modelos relacionados à aparência estética dos produtos são objeto de direitos de desenho e modelo. Somente os desenhos e modelos registrados são passíveis de proteção; não existe no México um regime de proteção para desenhos e modelos não registrados, como o observado no sistema de desenhos e modelos da Comunidade Europeia. Ao obter o direito de desenho e modelo, é concedido o direito exclusivo de solicitar a proibição e indenização por danos contra terceiros que fabricarem, utilizarem, comercializarem ou importarem o desenho e modelo registrado sem autorização.

Exceção à perda de novidade (período de carência)

A Lei de Desenhos Industriais do México estabelece uma disposição de exceção à perda de novidade (período de carência), segundo a qual, mesmo que o desenho tenha sido divulgado antes do depósito do pedido, ele não será considerado como tendo perdido a novidade sob certas condições.Especificamente, se o criador do desenho (designer) ou seu sucessor divulgar o desenho ao público (por meio de publicação, exibição, utilização ou participação em feiras, etc.) dentro de um prazo de 12 meses a partir da data do pedido (ou da data de prioridade, caso haja reivindicação de prioridade), considera-se que tal divulgação não prejudica a novidade do desenho.

Para que essa exceção seja aplicada, é condição que o autor da divulgação seja o próprio titular do direito (embora não haja disposição expressa sobre a divulgação ou vazamento não autorizado por terceiros, entende-se que, normalmente, o vazamento resultante de ato de concorrência desleal também pode ser objeto de proteção). A legislação mexicana não define claramente os requisitos processuais para a aplicação do período de carência, e acredita-se que isso seja avaliado de forma substantiva durante o processo de exame, conforme necessário.

Requisitos dos desenhos

Os desenhos (ou fotografias) apresentados no pedido de registro de desenho industrial também estão sujeitos a certos requisitos e cuidados práticos.

• Formato dos desenhos e fotografias: No México, tanto desenhos a linha (desenhos) quanto fotografias são aceitos como representações do desenho industrial. Na maioria dos casos, são utilizados desenhos criados em CAD (desenhos de renderização); no entanto, devido à natureza do design, recomenda-se a apresentação de fotografias nos casos em que os desenhos a linha não sejam suficientes para demonstrar as características do desenho. Os desenhos e fotografias podem ser apresentados em preto e branco ou em cores.
• Número e conteúdo das vistas: Para divulgar completamente o desenho ou modelo, o requerente deve apresentar as várias vistas necessárias.Legalmente, não há disposições claras sobre o número mínimo de vistas a serem apresentadas; o requerente deve preparar desenhos que permitam identificar suficientemente a forma e o padrão do desenho ou modelo, a seu critério. Normalmente, no caso de objetos tridimensionais, são apresentadas vistas frontal, traseira, lateral, superior, inferior e em perspectiva; no caso de padrões planos, são apresentados desenhos do padrão. É importante apresentar desenhos que revelem todas as partes essenciais do desenho ou modelo.
• Descrição do desenho ou modelo: É possível anexar à solicitação um documento explicativo (Descrição) para complementar os desenhos apresentados. A descrição deve incluir uma breve explicação de cada desenho apresentado (por exemplo: “A Figura 1 é a vista frontal do produto, a Figura 2 é a vista lateral direita...” etc.) e informações complementares sobre as características do desenho ou modelo.Em particular, se houver partes desenhadas com linhas tracejadas ou pontilhadas nos desenhos, é comum indicar claramente na descrição que essas partes não são reivindicadas como parte do desenho ou modelo.
• Outros pontos a serem observados nos desenhos: em princípio, os desenhos devem ser imagens limpas, sem linhas de dimensão, escalas ou legendas. No caso de fotografias, deve-se tomar cuidado para que o fundo não apareça na imagem. No México, existe um sistema de pedidos eletrônicos, e, ao fazer o pedido online, os dados dos desenhos são enviados eletronicamente.

Período de proteção

O prazo de validade do direito de desenho industrial no México é calculado a partir da data do pedido. Quando o registro do desenho industrial é concedido, é concedido um prazo de proteção retroativo de 5 anos a partir da data do pedido. Como esse prazo de 5 anos começa automaticamente na data do pedido, no momento do registro os direitos relativos aos primeiros 5 anos já estão garantidos.

Na legislação mexicana anterior, o prazo de validade do desenho ou modelo era de 15 anos (sem renovação), mas a prorrogação do prazo foi concretizada por meio da reforma legislativa de 2018 e da nova Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 2020. Com isso, tornou-se possível obter proteção por um período máximo de 25 anos, alinhando-se aos países europeus e americanos e ao Sistema Internacional de Haia.Quanto ao procedimento de renovação, basta pagar a taxa de renovação antes do vencimento de cada período de 5 anos; caso se esqueça do prazo, pode ser concedido um certo período de carência (período de graça) (normalmente, pagamentos atrasados em até 6 meses são aceitos mediante o pagamento de uma sobretaxa).

Outros regimes relacionados

Direito de prioridade

O México é signatário da Convenção de Paris, sendo possível reivindicar o direito de prioridade mediante a apresentação de um pedido no México dentro de seis meses a partir da data do primeiro pedido de registro de desenho industrial em um país estrangeiro, incluindo o Japão. Para reivindicar o direito de prioridade, é necessário declarar a data de prioridade e o país de origem do pedido de prioridade no momento da apresentação do pedido no México e, posteriormente, apresentar, no prazo de três meses, um certificado oficial do pedido de prioridade (documentos de prioridade; cópia autenticada pelo Instituto de Patentes do país de origem). Caso os documentos de prioridade não estejam em espanhol, será exigida a apresentação de uma tradução para o espanhol.Além disso, é necessário pagar uma taxa prevista ao IMPI para cada reivindicação de prioridade.

Publicação do pedido

No México, é adotado um sistema de publicação antecipada para pedidos de desenho industrial. Após a aprovação do exame de forma, o conteúdo do pedido é publicado imediatamente no Diário Oficial (Boletim de Propriedade Industrial) e, em princípio, não existe um sistema que permita manter o pedido em sigilo.É possível apresentar oposição dentro de um prazo determinado a partir da publicação (três meses, de acordo com a legislação atual), e o conteúdo do desenho ou modelo torna-se de conhecimento público em um estágio inicial. Por isso, caso esteja previsto o registro de uma marca ou a divulgação de uma obra de autoridade antes do pedido, recomenda-se uma estratégia de antecipar o pedido de desenho ou modelo, levando em consideração o risco de que tais atos de divulgação prejudiquem a novidade do desenho ou modelo.

Correção e alteração do desenho ou modelo

A alteração ou correção do conteúdo de um pedido de desenho industrial após o seu depósito está, em princípio, limitada ao âmbito do conteúdo divulgado no momento do depósito. A adição de novos desenhos ou a alteração da forma do desenho industrial não são permitidas, pois constituem uma alteração do resumo do conteúdo do pedido. Por outro lado, caso sejam apontadas observações durante o exame formal ou de mérito, são permitidas correções que não alterem substancialmente o âmbito do desenho industrial, tais como a correção de erros de digitação menores ou a adição de explicações para maior clareza.

Por exemplo, são casos típicos a correção de números de referência errados nos desenhos ou adições para complementar o significado das partes indicadas por linhas tracejadas na descrição. Além disso, caso o examinador aponte que há violação do requisito de unidade, é possível dividir o pedido e transferir parte do desenho para um pedido separado.Além disso, no México, é possível alterar o nome do desenho ou as informações do requerente constantes no pedido; no entanto, a mudança de titularidade após o depósito do pedido (mudança de requerente) é, em princípio, limitada aos casos de cessão e requer registro no IMPI.

Desenho parcial

Embora não exista no México uma distinção institucional semelhante ao “desenho parcial” do Japão, é possível, na prática, apresentar um pedido de registro de desenho que proteja apenas uma parte do produto. Nesse caso, utiliza-se a técnica de desenhar apenas a parte sobre a qual se reivindica o direito com uma linha contínua, e o restante com uma linha tracejada, dentro de um desenho que represente o produto como um todo. Ao indicar claramente na descrição que a parte tracejada não é a parte para a qual se busca o registro do desenho, é possível obter direitos apenas sobre a parte indicada com a linha contínua.

Por exemplo, se se desejar proteger apenas o design dos ícones da tela de um smartphone, pode-se apresentar o pedido representando o contorno do corpo do smartphone com uma linha tracejada e a parte dos ícones com uma linha contínua colorida. Desta forma, mesmo que se trate de elementos de design parciais, é possível obter proteção efetiva por meio de um desenho bem elaborado.

Possibilidade de um único pedido para múltiplos desenhos

No México, é possível incluir vários desenhos (modalidades) em um único pedido de registro de desenho industrial. No entanto, isso se limita aos casos em que se reconheça que esses vários desenhos estão intimamente relacionados entre si e constituem um único conceito de design. O examinador analisa os pontos em comum de cada desenho incluído no pedido e decide se os requisitos de unidade (unicidade) são atendidos.

Por exemplo, variações de cadeiras baseadas no mesmo conceito (como a presença ou ausência de braços) podem ser agrupadas em um único pedido. Caso o pedido seja apresentado com combinações que não atendam ao requisito de unidade, será solicitada a divisão do pedido durante o processo de exame. Além disso, no México não existe um sistema de vinculação por meio de pedidos separados para cada desenho, como o sistema de desenhos relacionados do Japão. Não há vinculação oficial entre os pedidos divididos, e cada um deles constitui um direito independente.

Violação e execução do direito de desenho industrial

A reparação por violação de direitos de desenho industrial no México é realizada principalmente por meio de procedimentos administrativos.O Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI) é o órgão responsável pela proteção dos direitos de propriedade intelectual e tem competência para determinar a existência de violação de direitos de desenho ou modelo e emitir ordens de cessação, entre outras medidas. O Artigo 213, XV, da Lei de Propriedade Industrial do México estabelece que “a reprodução ou imitação de um desenho ou modelo registrado sem o consentimento do titular” constitui violação dos direitos de propriedade industrial.

O ato de fabricar e comercializar produtos muito semelhantes a um desenho ou modelo registrado constitui violação, mesmo que haja algumas diferenças no design, desde que seja considerado imitação.O titular do direito de desenho ou modelo, ao descobrir um produto suspeito de violação, pode apresentar ao IMPI um pedido administrativo de cessação (denúncia de violação). Após investigação, se a violação for reconhecida, o IMPI pode emitir uma ordem de cessação contra o infrator, exigindo a suspensão da fabricação e da venda, e, em alguns casos, pode impor medidas como apreensão ou confisco do produto e aplicação de multa. A decisão sobre a violação por meio de procedimento administrativo geralmente leva cerca de um ano para ser concluída, dependendo do caso.

Além da reparação administrativa pelo IMPI, o titular do direito de desenho ou modelo também pode requerer a execução coercitiva de uma ordem de cessação ou a indenização por danos por meio de ação civil. No entanto, no México, é comum que o IMPI primeiro determine a existência ou não de violação administrativa e que esse resultado seja refletido na ação civil de indenização; portanto, uma característica marcante é que a fiscalização é centrada na via administrativa, em comparação com outros países. Além disso, as violações de direitos de desenho ou modelo geralmente não são passíveis de sanções penais.Além disso, a alfândega (autoridade aduaneira), na qualidade de órgão auxiliar do IMPI, coopera na interdição de produtos falsificados com base em solicitações do IMPI.

Relação com o pedido internacional (Convenção de Haia)

Recentemente, o México aderiu à Convenção de Haia (Convenção de Genebra de 1999), um sistema internacional de registro de desenhos e modelos. A carta de aceitação da adesão foi depositada na OMPI em 6 de março de 2020, e a Convenção de Haia entrou em vigor no México em 6 de junho do mesmo ano. Quando um pedido de registro internacional que designe o México é publicado e enviado ao IMPI por meio da OMPI, o IMPI examina seu conteúdo da mesma forma que faria com um pedido nacional.

Ao aderir à Convenção de Haia, o México estabeleceu várias declarações e anexos. Os principais pontos são os seguintes.

• Requisito de “um desenho ou modelo por pedido” (unicidade): De acordo com a legislação nacional do México, quando se inclui mais de um desenho ou modelo em um único pedido, é exigido que se limite a um único conceito de design. Esse requisito se aplica diretamente aos pedidos de registro internacional de desenhos ou modelos. Mesmo que se apresente um pedido coletivo com vários desenhos ou modelos, ao designar o México, é possível que o IMPI solicite a divisão do pedido.
• Momento da publicação: Embora a Convenção de Haia permita designar um adiamento da publicação do registro internacional por até 30 meses, o México declarou que não reconhece essa opção de adiamento. Portanto, para os pedidos internacionais de desenho industrial que designem o México, o exame será iniciado no México assim que a publicação pela OMPI for realizada.
• Procedimento de exame e notificação: O IMPI realiza um exame de mérito nas solicitações internacionais de desenho industrial, da mesma forma que nas solicitações nacionais, e emite uma notificação de recusa (Refusal) caso os requisitos não sejam atendidos. Essa notificação de recusa deve ser emitida no prazo de 12 meses a partir da publicação da solicitação no México.Se o IMPI não emitir nenhuma notificação dentro do prazo de 12 meses, o registro internacional terá sua proteção confirmada no México. Caso seja emitida uma notificação de recusa, o requerente deverá responder ao IMPI no prazo de 2 meses (com possibilidade de prorrogação de mais 2 meses).
• Registro definitivo e renovação: Para os desenhos ou modelos internacionais que o IMPI decidir conceder proteção, uma notificação nesse sentido será enviada por meio da OMPI, e será exigido o pagamento da taxa de registro definitivo.O requerente pode pagar a taxa de registro prevista diretamente ao IMPI (em pesos) no prazo de dois meses ou através da OMPI em francos suíços. A duração do direito de desenho ou modelo após o registro e o procedimento de renovação são os mesmos que no caso de um pedido nacional, sendo possível obter proteção por um período máximo de 25 anos, com renovações a cada 5 anos a partir da data do registro internacional.

Tabela comparativa dos principais itens

A seguir, apresentamos uma tabela que resume os principais itens relativos ao sistema de desenhos industriais do México.

Referências