Was ist ein Standard Essential Patent (SEP)? Grundlagen der FRAND-Bedingungen und zu beachtende Punkte bei Lizenzverhandlungen

Inhaltsverzeichnis

1. Was sind Standardessentielle Patente (SEP)?
2. Warum nehmen SEP-Streitigkeiten in verschiedenen Branchen rapide zu?
3. Was sind FRAND-Bedingungen?
4. Ablauf und Praxis von Lizenzverhandlungen
5. Drei Punkte, die Unternehmen beachten sollten
6. Vorteile einer Beratung durch einen Patentanwalt und Zusammenfassung

Wichtige internationale Standardisierungsorganisationen und von ihnen festgelegte Standards

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Wi-Fi (IEEE 802.11), Ethernet (IEEE 802.3)
• ITU (Internationale Fernmeldeunion): Bildkomprimierungsstandards (H.264/H.265), Standards für Kommunikationsinfrastruktur
• 3GPP: Mobilfunkstandards wie 3G (UMTS), 4G (LTE) und 5G (NR)
• Bluetooth SIG: Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (BLE)
• ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen): Europäische Telekommunikationsstandards, Umsetzung der 3GPP-Standards

Das gravierende Risiko der Unumgänglichkeit

Bei SEPs ist eine Umgehung durch Designänderungen („Design Around“) nicht möglich. Bei der Herstellung von Produkten mit Wi-Fi-Funktion lässt sich die Nutzung von Wi-Fi-bezogenen SEPs nicht vermeiden. Das bedeutet, dass man vor die Wahl gestellt wird, entweder eine Lizenz zu erwerben oder diese Funktion aus dem Produkt zu entfernen. Wenn die Kommunikationsfunktion den Kern des Produkts bildet, bleibt praktisch keine andere Wahl als der Erwerb einer Lizenz.

Strukturelle Schwächen von Herstellern aus anderen Branchen

Hersteller, die nicht aus der Telekommunikationsbranche stammen, weisen in Bezug auf SEP drei entscheidende Schwachstellen auf. Erstens verfügen sie über kein Patentportfolio im Bereich der Telekommunikation und haben daher keine Verhandlungsbasis für Kreuzlizenzen. Zweitens fehlt es ihnen an internem Erfahrungsschatz und Know-how bei der Verhandlung von SEP-Lizenzen. Drittens sind die Kosten für Telekommunikationstechnologien nicht in die Preisstruktur ihrer Produkte eingerechnet, sodass die Lizenzgebühren ihre Gewinne direkt belasten.

Fallbeispiel: Vernetzte Autos und SEP-Streitigkeiten

Die Automobilindustrie steht an vorderster Front bei SEP-Streitigkeiten. Vernetzte Fahrzeuge sind mit 4G/5G-Modulen ausgestattet, die Funktionen wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V), Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) und Telematik ermöglichen. Große Unternehmen, die Kommunikationspatente halten, fordern von Automobilherstellern direkte Lizenzverhandlungen und neigen dazu, nicht die Zulieferer (Tier-1-Lieferanten), sondern die Fahrzeughersteller (OEMs) ins Visier zu nehmen.

Der Grund dafür ist, dass sie durch die Berechnung der Lizenzgebühren auf Basis des Verkaufspreises des fertigen Fahrzeugs höhere Lizenzgebühren verlangen können. Die Forderung, den Lizenzsatz nicht auf den Preis des einzelnen Kommunikationsmoduls, sondern auf den Preis des gesamten Fahrzeugs anzuwenden, stellt für die Automobilhersteller eine große Bedrohung dar.

Fair (gerecht)

Die Lizenzbedingungen müssen fair sein. Der Grundsatz besagt, dass Patentinhaber den „Lock-in-Effekt“, der durch die Einbindung des Patents in den Standard entsteht, nicht missbrauchen dürfen, um unangemessen hohe Lizenzgebühren zu verlangen. Als Richtwert dient das Preisniveau (Ex-ante-Wert), das sich in einer wettbewerbsorientierten Situation vor der Festlegung des Standards ergeben würde. Das heißt, die Bedingungen müssen dem eigentlichen Wert der Technologie entsprechen, der sich vor der Aufnahme in den Standard im Vergleich zu alternativen Technologien ergeben würde.

Reasonable (Angemessen)

Die Lizenzgebühren müssen auf einem angemessenen Niveau liegen. Konkret wird dabei berücksichtigt, dass der Lizenzsatz dem technischen Beitrag des Patents entspricht, das Geschäft des Lizenznehmers nicht unangemessen belastet wird und die kumulierten Lizenzgebühren (Gesamtbetrag, der an mehrere SEP-Inhaber gezahlt wird) die Gewinnmarge des Produkts nicht übersteigen.Bei der Berechnung der FRAND-Lizenzgebühren durch das Gericht können vergleichbare Lizenzverträge (comparable licenses) oder ein Top-down-Ansatz (eine Methode, bei der der Beitrag eines einzelnen Patentportfolios aus den kumulierten Lizenzgebühren der gesamten Branche berechnet wird) herangezogen werden.

Nichtdiskriminierend

Die Lizenz muss allen Lizenznehmern in einer ähnlichen Situation ohne Diskriminierung zu gleichen Bedingungen angeboten werden. Es ist nicht zulässig, nur großen Unternehmen vorteilhafte Bedingungen anzubieten oder von Unternehmen aus bestimmten Ländern oder Branchen unangemessen hohe Lizenzgebühren zu verlangen. Allerdings können Unterschiede in den Bedingungen aufgrund des Umfangs der Lizenz (Liefermenge) oder der Unternehmensgröße in einem angemessenen Rahmen akzeptiert werden.

Typisches Muster des Hold-up-Problems

Ein typischer Fall ist, dass ein SEP-Inhaber eine Unterlassungsklage einreicht, mit der Einstellung des Produktverkaufs droht und dann Lizenzgebühren vorschlägt, die weit über dem FRAND-Niveau liegen. Die beklagte Partei sieht sich gezwungen, die unangemessen hohen Bedingungen zu akzeptieren, um Schäden durch die Einstellung des Produktverkaufs (Störungen in der Lieferkette, Vertragsstrafen gegenüber Kunden, Schädigung des Markenimages) zu vermeiden.Zwar werden in der EU-Wettbewerbsrechtsprechung und der deutschen Rechtsprechung Unterlassungsklagen von Patentinhabern, die eine FRAND-Erklärung abgegeben haben, gewissen Beschränkungen unterworfen, doch sind sie nicht vollständig ausgeschlossen.

Die Realität des Royalty Stacking

Beispielsweise wurden für den 5G-Standard mehrere Zehntausend SEP-Erklärungen abgegeben. Wenn jeder SEP-Inhaber Lizenzgebühren in Höhe von jeweils 0,5 % des Produktpreises verlangen würde, würde die Summe der Zahlungen an alle Inhaber mehrere Dutzend Prozent des Produktpreises erreichen.Um eine solche „Kumulierung“ zu verhindern, wird ein Ansatz diskutiert, bei dem zunächst ein branchenweit angemessener Gesamtlizenzsatz (aggregate royalty rate) festgelegt wird und die Anteile der einzelnen Inhaber dann anteilig davon abgezogen werden (Top-down-Ansatz).

Schritt 1: Erhalt eines Mahnschreibens (Lizenzangebots)

In vielen Fällen ist der Ausgangspunkt der Erhalt eines Schreibens (Mahnschreiben, Lizenzangebotsschreiben) vom SEP-Inhaber (oder dessen Vertreter, wie einer Lizenzverwaltungsgesellschaft oder einem Patentpool), in dem Lizenzverhandlungen gefordert werden. Dieses Schreiben enthält spezifische Informationen zu den betreffenden SEPs, den betroffenen Produkten sowie eine Übersicht über die vorgeschlagenen Lizenzbedingungen.

Wichtiger Hinweis: In dieser Phase ist es am wichtigsten, den Erhalt des Schreibens ordnungsgemäß zu dokumentieren und umgehend einen Experten (Patentanwalt oder Rechtsanwalt) zu konsultieren. Das Datum des Erhalts kann für spätere rechtliche Verfahren von Bedeutung sein.

Schritt 2: Abschluss einer NDA (Vertraulichkeitsvereinbarung) und Offenlegung von Informationen

Bevor die Lizenzverhandlungen ernsthaft beginnen, ist es üblich, dass beide Parteien eine NDA (Non-Disclosure Agreement: Geheimhaltungsvereinbarung) abschließen. Dadurch werden Geschäftsgeheimnisse und technische Informationen (z. B. Unterlagen zur Analyse von Patentansprüchen, Details zu den Lizenzbedingungen, Umsatzdaten usw.), die im Verlauf der Verhandlungen offengelegt werden, geschützt.

Wichtiger Hinweis: Der Geltungsbereich der NDA sollte sorgfältig geprüft werden. Eine zu weit gefasste NDA kann sich in späteren Rechtsstreitigkeiten nachteilig auswirken. Zudem kann der Geltungsbereich der NDA eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass Informationen, die bei Verhandlungen mit anderen SEP-Inhabern gewonnen wurden, zweckentfremdet werden.

Schritt 3: Überprüfung der Anspruchsübersicht und technische Analyse

Die vom SEP-Inhaber vorgelegte „Claim-Tabelle“ ist eine Vergleichstabelle, die aufzeigt, welchen technischen Elementen des betreffenden Produkts die Patentansprüche (Rechtsumfang) entsprechen. Diese Überprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Verhandlungen, und die folgenden Punkte müssen genau geprüft werden:

• Ist das betreffende Patent tatsächlich „standardessentiell“ (Essentiality Check)?
• Werden die Anspruchsmerkmale des Patents in den eigenen Produkten umgesetzt?
• Gültigkeit des Patents (Gibt es keine Ungültigkeitsgründe?)
• Ist die Schutzdauer des Patents noch nicht abgelaufen?

Schritt 4: Verhandlung der Lizenzbedingungen und Vertragsabschluss

Auf der Grundlage der technischen Überprüfung beginnen wir mit den Verhandlungen über die konkreten Lizenzbedingungen. Die wichtigsten Verhandlungspunkte sind wie folgt:

• Lizenzgebührensatz: Ein bestimmter Prozentsatz des Umsatzes (laufende Lizenzgebühr) oder ein Festbetrag pro Einheit
• Lizenzgebührenbasis: Preis des Endprodukts oder Preis des Kommunikationsmoduls (SSPPU-Problem)
• Geografischer Geltungsbereich: Globale Lizenz oder nur bestimmte Länder
• Laufzeit: Vorhandensein und Umfang rückwirkender Zahlungen (Past Royalty)
• Umfang der betroffenen Produkte: Nur bestehende Produkte oder auch zukünftige Produkte

Wichtige Punkte: Bei Verhandlungen sind vergleichbare Lizenzverträge anderer Unternehmen sowie Branchen-Benchmark-Informationen wichtige Verhandlungsargumente. Wenn ein Patentpool (ein System, bei dem mehrere SEP-Inhaber gemeinsam ein Lizenzprogramm betreiben) existiert, kann die Lizenzierung unter Umständen effizienter erfolgen als durch Einzelverhandlungen.

Risiken durch Ignorieren oder Nichtbeachtung (Hold-out)

Das Ignorieren von Mahnschreiben oder das ungerechtfertigte Hinauszögern von Verhandlungen kann als „Hold-out“ angesehen werden. Ein Hold-out ist ein Verhalten des Lizenznehmers, bei dem dieser die Erlangung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen absichtlich vermeidet oder verzögert. Wird ein Hold-out festgestellt, neigen Gerichte dazu, eine Unterlassungsverfügung zu erlassen, wodurch das Unternehmen dem fatalen Risiko eines Verkaufsstopps für seine Produkte ausgesetzt ist.In der europäischen Rechtsprechung wird wiederholt betont, wie wichtig es ist, aktiv zu zeigen, dass man ein „willing licensee“ (Lizenznehmer mit der Absicht, eine Lizenz zu erwerben) ist.

Warum kommt es zu Übererklärungen?

Die Erklärung gegenüber Standardisierungsgremien basiert auf „Selbstauskünften“, und eine Überprüfung der Unerlässlichkeit durch Dritte findet in der Regel nicht statt. Für SEP-Inhaber entsteht ein Anreiz, auch nicht unerlässliche Patente zu erklären, da sie durch die Erklärung einer größeren Anzahl von Patenten als SEP ihre Verhandlungsmacht stärken können. Branchenuntersuchungen zeigen, dass von den erklärten Patenten nur ein Teil tatsächlich für die Umsetzung des Standards unerlässlich ist.

Daten zur Wesentlichkeitsquote

Analysen mehrerer wissenschaftlicher Studien und unabhängiger Bewertungsinstitute (z. B. Fairfield Resources, PA Consulting) zeigen, dass der Anteil der deklarierten SEP, die tatsächlich als für den Standard unverzichtbar eingestuft werden (Verzichtbarkeitsquote), im Allgemeinen bei etwa 20 bis 30 % liegt. Das bedeutet, dass der Umfang des von SEP-Inhabern geltend gemachten Patentportfolios die tatsächliche Anzahl unverzichtbarer Patente möglicherweise erheblich übersteigt. Diese Tatsache stellt ein äußerst wichtiges Verhandlungsargument bei Lizenzverhandlungen dar.

Warum die SSPPU strittig ist

Betrachten wir beispielsweise ein vernetztes Auto (Verkaufspreis: mehrere Millionen Yen), das mit einem Kommunikationsmodul (Preis: mehrere hundert bis mehrere tausend Yen) ausgestattet ist. Wenn der SEP-Inhaber den Lizenzsatz auf den Gesamtpreis des Fahrzeugs anwendet, ergibt sich ein um ein Vielfaches höherer Lizenzbetrag als bei einer Anwendung auf das Kommunikationsmodul allein.Nach dem SSPPU-Prinzip lässt sich argumentieren, dass die Lizenzgebühr auf der kleinsten Komponente basieren sollte, die die patentierte Technologie nutzt (in diesem Fall das Kommunikationsmodul). Allerdings ist es nach US-amerikanischem Fallrecht in Fällen, in denen die patentierte Technologie die Nachfrage nach dem gesamten Produkt antreibt (Entire Market Value Rule), unter Umständen zulässig, das Endprodukt als Grundlage heranzuziehen, wobei die Entscheidung von Fall zu Fall unterschiedlich ausfällt.

Zu beachtende Punkte in der Lieferkette

In der Praxis ist es jedoch nicht immer der Fall, dass der Zulieferer Lizenzen für alle SEPs erworben hat. Zudem stehen sich zwei Positionen gegenüber: Die eine vertritt die Auffassung, dass SEP-Inhaber von Unternehmen auf jeder Ebene der Lieferkette Lizenzen verlangen können („License to All“), während die andere der Ansicht ist, dass dies nur auf einer bestimmten Ebene (in der Regel beim Hersteller des Endprodukts) geschehen sollte.Hersteller von Endprodukten sollten erwägen, in ihre Beschaffungsverträge mit Zulieferern eine Entschädigungsklausel (Indemnification Clause) bezüglich SEPs aufzunehmen. Zudem ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, über welche SEP-Lizenzen die jeweiligen Zulieferer verfügen.

Vorteil 1: Technische Überprüfung der Unerlässlichkeit von SEPs

Durch eine genaue Analyse sowohl der Patentansprüche als auch der Spezifikationen des technischen Standards kann ein Patentanwalt überprüfen, ob die geltend gemachten SEP tatsächlich für die Umsetzung des Standards unverzichtbar sind. Er weist auf mögliche Übererklärungen hin und trägt zur Angemessenheit der Lizenzgebühren bei, indem er Patente, die in Wirklichkeit nicht unverzichtbar sind, aus den Lizenzverhandlungen ausschließt.

Vorteil 2: Aushandlung angemessener Lizenzgebühren auf Basis der FRAND-Bedingungen

Experten, die mit SEP-Lizenzverhandlungen vertraut sind, nutzen Branchen-Benchmark-Informationen, Methoden zur Berechnung von FRAND-Lizenzgebühren aus früheren Rechtsfällen sowie die Diskussionen des SSPPU, um für das Unternehmen angemessene Lizenzbedingungen zu erarbeiten. Darüber hinaus können sie verschiedene Entscheidungsoptionen prüfen, wie beispielsweise die Nutzung von Patentpools oder die Möglichkeit von Kreuzlizenzen.

Vorteil 3: Strategisches Vorgehen unter Berücksichtigung des Prozessrisikos

Wenn SEP-Streitigkeiten nicht durch Lizenzverhandlungen beigelegt werden können, kann es zu Rechtsstreitigkeiten (Unterlassungsklagen, Schadensersatzklagen) oder Schiedsverfahren kommen. Patentanwälte berücksichtigen das Prozessrisiko bereits in der Verhandlungsphase und unterstützen Sie dabei, durch die ordnungsgemäße Dokumentation Ihres Verhaltens als „williger Lizenznehmer“ eine vorteilhafte Position für den Fall eines Rechtsstreits zu sichern. Darüber hinaus beraten sie Sie hinsichtlich der Nutzung von Patentnichtigkeitsverfahren und der Möglichkeiten von Widerklagen.

Kostenlose Beratung zu SEP und FRAND

Wenden Sie sich bei Fragen zu SEP,
wie z. B. Lizenzverhandlungen für standardessenzielle Patente, Umgang mit Mahnschreiben oder Überprüfung der FRAND-Bedingungen, an einen Experten für geistiges Eigentum.