Gründe, warum "IP-Recherchen" und "Sachverständigengutachten" bei der Lieferung von Waren an Groß- und Einzelhändler unerlässlich sind, sowie Gegen...

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung – IP-Risiken bei der Belieferung von Einzelhandelsketten und Großhändlern
2. Warum verlangen Einzelhandelsketten so streng eine IP-Prüfung und den Nachweis der Nichtverletzung?
3. Drei schwerwiegende Strafen bei IP-Streitigkeiten
4. Inhalt der vor der Lieferung durchzuführenden IP-Prüfung (Clearance-Prüfung)
5. Die Wirkung eines Gutachtens eines Patentanwalts, um Einkäufer von Einzelhandelsketten zu überzeugen
6. Vorteile der Beauftragung eines Patentanwalts
7. Häufige Fehlerbeispiele
8. Zusammenfassung – Mit IP-Prüfungen und Gutachten die Geschäftsbeziehungen zu Einzelhandelsketten auf eine solide Grundlage stellen

Wichtiger Punkt: Großhandelsunternehmen haften bereits allein für den Verkauf von eingekauften rechtsverletzenden Produkten. Aus diesem Grund ist die Compliance-Abteilung eng in die Einkaufsprüfung eingebunden. Das Fehlen einer Prüfung des geistigen Eigentums ist ein wesentlicher Grund für das Scheitern einer Geschäftsprüfung.

Erhebliche Risiken, die in den Vertragsbestimmungen lauern

Bei einem Verstoß gegen die Nichtverletzungsgarantie ist der Lieferant verpflichtet, dem Einzelhändler jeglichen entstandenen Schaden zu ersetzen. Dazu gehören Kosten für den Rückruf der Waren, Kosten für die Entfernung aus den Filialen, Kosten für die Beschaffung von Ersatzwaren, entgangener Gewinn sowie sogar Prozesskosten, falls der Einzelhändler von den Rechteinhabern verklagt wird. Wenn vor der Unterzeichnung des Vertrags keine IP-Prüfung durchgeführt wurde, kann diese Klausel zu einer „Zeitbombe“ werden.

Vorsicht vor dem Risiko von Shitstorms in den sozialen Medien

„In diesem Großmarkt werden Nachahmerprodukte verkauft“, „Eine große Kette verkauft unverhohlen Plagiate“ – sobald solche Beiträge in den sozialen Medien verbreitet werden, erleidet das Markenimage des Großmarkts erheblichen Schaden. Dass Großmärkte von ihren Lieferanten strenge IP-Prüfungen verlangen, dient auch dem Schutz der Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Marke. Eine Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten, der einen Shitstorm ausgelöst hat, ist praktisch als unmöglich anzusehen.

Strafe 1: Sofortige Entfernung aus allen Filialen und Rückruf der Produkte

Sobald eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums festgestellt wird, entfernt der Einzelhändler die betreffenden Produkte unverzüglich aus allen Filialen im ganzen Land. Dies führt zu einer gleichzeitigen Rücknahme in Hunderten, unter Umständen sogar Tausenden von Filialen. Die Logistikkosten für die Rücknahme, die Personalkosten für die Mitarbeiter in den Filialen sowie die Entsorgungskosten – all diese Kosten muss der Lieferant tragen. Bei landesweit tätigen Einzelhändlern ist es nicht ungewöhnlich, dass allein die Rücknahmekosten mehrere zehn Millionen Yen erreichen. Da die zurückgenommenen Produkte zudem nicht mehr verkauft werden können, geht der gesamte Einkaufspreis verloren.

Strafe 2: Forderungen nach enormen Schadensersatzzahlungen

Zusätzlich zu den Schadensersatzansprüchen des Rechteinhabers werden vom Einzelhändler Schadensersatzansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen die Nichtverletzungsgarantie geltend gemacht.Es entsteht somit eine „doppelte Schadensersatzpflicht“: Schadensersatz an den Rechteinhaber plus Schadensersatz an den Einzelhändler. Der Schadensersatz an den Einzelhändler umfasst eine Vielzahl von Posten, darunter Kosten für die Rücknahme der Waren, entgangene Umsatzchancen, Kosten für die dringende Beschaffung von Ersatzwaren sowie Entschädigungen für die Schädigung des Markenimages. Für kleine und mittlere Hersteller kann ein einziger Konflikt um geistiges Eigentum zu Beträgen führen, die unmittelbar zum Unternehmenskonkurs führen.

Strafe 3: Einstellung der Geschäftsbeziehung und Kontosperrung

Der Handel mit Lieferanten, die Probleme mit geistigem Eigentum verursacht haben, wird sofort vollständig eingestellt. In der Regel werden nicht nur die betreffenden Produkte, sondern auch der Handel mit allen anderen angebotenen Produkten eingefroren.Darüber hinaus kann es durch den Informationsaustausch innerhalb der Branche unter großen Einzelhandelsketten dazu kommen, dass der Lieferant auf eine „schwarze Liste“ gesetzt wird und auch von anderen Einzelhandelsketten der Branche gemieden wird. Es ist äußerst schwierig, einmal verlorene Geschäftskonten bei Einzelhandelsketten wiederherzustellen, was bedeutet, dass man über Nacht den wichtigsten Absatzkanal seines Unternehmens verliert.

Clearance-Prüfung für Patente und Gebrauchsmuster

Untersuchungsgegenstand: Rechte in Bezug auf technische Aspekte wie Struktur, Funktion, Herstellungsverfahren und Materialkombinationen des Produkts.

Ablauf der Untersuchung: Zunächst werden die technischen Merkmale des eigenen Produkts klar definiert und die relevanten Patentklassifikationen (IPC, FI, F-Term) ermittelt. Anschließend werden mithilfe von Datenbanken wie J-PlatPat (Patentinformationsplattform) relevante Patente umfassend recherchiert und die Ansprüche (Patentansprüche) der extrahierten Patente detailliert mit dem eigenen Produkt verglichen.

Besondere Hinweise: Die Auslegung von Patentansprüchen erfordert fachliche Beurteilung. Auch wenn der Wortlaut unterschiedlich erscheint, kann eine Verletzung aufgrund der „Äquivalenzlehre“ festgestellt werden. Bei Patenten, deren Schutzdauer abgelaufen ist, oder bei Patenten, die aufgrund nicht gezahlter Patentgebühren erloschen sind, besteht kein Problem der Verletzung. Die Überprüfung der Gültigkeit der Rechte ist ebenfalls ein wichtiger Untersuchungsgegenstand.

Rechtsklärungsprüfung für Geschmacksmuster

Untersuchungsgegenstand: Rechte in Bezug auf das Design (das äußere Erscheinungsbild) von Produkten. Form, Muster, Farben sowie Verpackungsdesign und Bildschirmdesign (GUI) fallen ebenfalls unter den Schutz von Geschmacksmusterrechten.

Ablauf der Untersuchung: Die gestalterischen Merkmale des eigenen Produkts werden zusammengestellt und relevante eingetragene Geschmacksmuster auf der Grundlage der Geschmacksmusterklassifikation (Locarno-Klassifikation/japanische Geschmacksmusterklassifikation) recherchiert.Die extrahierten Geschmacksmuster werden visuell mit dem Design des eigenen Produkts verglichen, um Ähnlichkeiten festzustellen.

Besonders zu beachtende Punkte: Da die Beurteilung der Ähnlichkeit von Geschmacksmustern auf dem „visuellen Eindruck des Verbrauchers“ basiert, kann bereits bei einer Ähnlichkeit des Gesamteindrucks eine Rechtsverletzung vorliegen, auch wenn sich Details unterscheiden. Darüber hinaus wurde durch die Änderung des Geschmacksmustergesetzes im Jahr 2020 der Schutzumfang auf Teilgeschmacksmuster, verwandte Geschmacksmuster sowie Geschmacksmuster für Gebäude und Innenausstattung ausgeweitet, sodass der aktuelle Stand der Registrierungen lückenlos überprüft werden muss.

Rechtsklärungsprüfung für Markenrechte

Untersuchungsgegenstand: Es handelt sich um Rechte an Zeichen, die die Herkunft eines Produkts kennzeichnen, wie Produktnamen, Markenlogos, auf Verpackungen verwendete Schriftzeichen, Grafiken und Symbole sowie Werbeslogans und Slogans.

Ablauf der Recherche: Es werden die für die eigenen Produkte verwendeten Produktnamen und Logos ermittelt und über J-PlatPat usw. nach identischen oder ähnlichen älteren Marken gesucht. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken wird eine umfassende Bewertung anhand der drei Faktoren Erscheinungsbild (Aussehen), Aussprache (Lesart) und Bedeutung (Bedeutung) vorgenommen.

Besonders zu beachtende Punkte: Da Markenrechte für jede einzelne angegebene Ware oder Dienstleistung entstehen, kann es vorkommen, dass selbst bei identischen Marken keine Probleme auftreten, wenn die Produktbereiche unterschiedlich sind.Umgekehrt kann eine Verletzung vorliegen, auch wenn der Produktname unterschiedlich ist, die Aussprache jedoch identisch ist. Wenn eine Ähnlichkeit mit der Marke einer bekannten Marke besteht, kann dies zudem auch bei unterschiedlichen Produktbereichen durch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb geregelt werden.

Was ist ein Gutachten eines Patentanwalts?

Ein Gutachten eines Patentanwalts ist ein offizielles Schriftstück, in dem ein Patentanwalt als Experte für geistiges Eigentum aus fachlicher Sicht eine rechtliche und technische Analyse darüber vornimmt, ob die betreffende Ware bestimmte Rechte des geistigen Eigentums verletzt, und eine Schlussfolgerung darlegt. Es handelt sich nicht um eine bloße „Meinung“, sondern enthält eine logische Analyse und Schlussfolgerung, die auf den Bestimmungen des Patent-, Geschmacksmuster- und Markengesetzes, der Rechtsprechung sowie den Prüfungsrichtlinien basiert.Patentanwälte sind staatlich zugelassene Fachleute, und ihre Gutachten zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Beweiskraft aus.

Die Psychologie des Einkäufers: Der Einkäufer muss im internen Genehmigungs- und Entscheidungsprozess erklären, „warum dieses Produkt eingekauft werden soll“. Mit einem Gutachten eines Patentanwalts lässt sich die interne Prüfung reibungslos bestehen, indem man einfach angibt: „Ein Gutachten eines Experten für geistiges Eigentum über die Nichtverletzung von Rechten liegt vor.“ Dies ist auch für den Einkäufer persönlich ein großer Vorteil. Das Gutachten wird zu einer „Waffe“, die die Entscheidungsfindung des Einkäufers unterstützt.

Das Gutachten fungiert als „Schutzschild“

Bei Schadenersatzansprüchen wegen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist „Vorsatz oder Fahrlässigkeit“ des Verletzers Voraussetzung.Wenn ein Produkt auf der Grundlage eines Gutachtens eines Patentanwalts verkauft wurde, kann man selbst dann, wenn die Verletzung letztendlich festgestellt wird, geltend machen, dass man „im Vertrauen auf das Gutachten eines Experten gehandelt hat“, was eine stichhaltige Grundlage für die Ablehnung von Vorsatz oder Fahrlässigkeit darstellt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Höhe des Schadenersatzes gemindert wird oder eine als besonders schwerwiegend eingestufte „vorsätzliche Verletzung“ (die zu einer Erhöhung des Schadenersatzes zu Strafzwecken führen kann) vermieden wird. Das Gutachten ist somit sowohl ein offensives Vertriebsinstrument als auch ein defensives Rechtsmittel.

Vorteil 1: Vermeidung von Lücken durch eine umfassende Recherche aus professioneller Sicht

Recherchen im Bereich des geistigen Eigentums erfordern hochspezialisiertes Fachwissen und Erfahrung, beispielsweise bei der Auswahl von Suchbegriffen, der Bestimmung von Patentklassen und der Beurteilung von Ähnlichkeiten. Bei einer einfachen Recherche im eigenen Unternehmen besteht das Risiko, wichtige ältere Rechte zu übersehen.Patentanwälte verfügen über einzigartiges Know-how, das auf umfangreicher Rechercheerfahrung basiert, und decken auch potenzielle Rechte umfassend auf, die das eigene Unternehmen nicht entdecken konnte. Insbesondere die Entdeckung von verwandten Patenten, die in unterschiedlichen technischen Bereichen klassifiziert sind, sowie von Designrechten wie Teil- oder verwandten Designs, die leicht übersehen werden, ist eine Stärke, die nur Experten bieten können.

Vorteil 2: Vorschläge für eine umgehende Konstruktion, falls ein Verletzungsrisiko festgestellt wird

Wenn die Recherche ergibt, dass ein Risiko einer Verletzung der geistigen Eigentumsrechte anderer Unternehmen besteht, beschränkt sich der Patentanwalt nicht darauf, lediglich zu berichten, dass „die Gefahr einer Verletzung besteht“. Er schlägt konkrete Maßnahmen vor, wie das Produktdesign geändert werden muss, um eine Verletzung zu vermeiden.Bei Patenten analysiert er die Anspruchsmerkmale und berät Sie, welche Elemente geändert werden müssen, um aus dem Schutzbereich herauszufallen. Bei Geschmacksmustern zeigt er Ihnen, welche Änderungen an der Form erforderlich sind, damit keine Ähnlichkeit festgestellt wird. Dadurch ist es möglich, die Produkte an Großhandelsketten zu liefern, ohne das grundlegende Konzept wesentlich zu verändern und gleichzeitig die Risiken im Bereich des geistigen Eigentums zu beseitigen.

Fehlerbeispiel 1: Die Fallstricke einer einfachen Suche

Bevor der Hersteller von Alltagsartikeln, Firma A, seine neu entwickelten Küchenartikel an einen großen Baumarkt lieferte, suchte der für die Entwicklung zuständige Mitarbeiter im Internet nach ähnlichen Produkten und kam zu dem Schluss: „Da ich keine ähnlichen Produkte finden kann, dürfte alles in Ordnung sein.“ Daraufhin begann die Auslieferung. Doch sechs Monate nach der Auslieferung wies ein konkurrierender Hersteller auf eine Verletzung von Gebrauchsmusterrechten hin.Das Produkt von Unternehmen A fiel nämlich in den technischen Umfang des Gebrauchsmusters, das der Wettbewerber besaß. Der Grund dafür war, dass bei der Internetsuche lediglich das Aussehen des Produkts überprüft worden war, ohne die Rechte (Patentansprüche) des Patents oder Gebrauchsmusters zu untersuchen. Infolgedessen wurde die Rücknahme der Produkte aus allen Filialen sowie Schadenersatz gefordert, wodurch Unternehmen A einen Verlust in Höhe von mehreren zehn Millionen Yen erlitt.

Fehlerbeispiel 2: Neudruck der Verpackungen und Vertrauensverlust

Der Lebensmittelhersteller B erhielt den Auftrag zur Herstellung von Eigenmarkenprodukten (PB) für einen Großhändler und legte nach Rücksprache mit diesem einen neuen Markennamen fest. Allerdings wurden große Mengen an Verpackungen gedruckt und ausgeliefert, ohne zuvor eine Markenrecherche durchzuführen. Später stellte sich heraus, dass der Name Ähnlichkeit mit einer bereits registrierten Marke eines anderen Unternehmens im gleichen Lebensmittelbereich aufwies.Der Großhändler forderte umgehend eine Änderung des Markennamens, woraufhin alle bereits gedruckten Verpackungen – mehrere Zehntausend Stück – entsorgt werden mussten. Neben den Kosten für die Neugestaltung und den Neudruck unter dem neuen Markennamen musste Unternehmen B auch die Kosten für den Austausch der Produkte in den Filialen tragen. Der größte Schaden war jedoch nicht nur finanzieller Natur, sondern bestand darin, dass das Vertrauen des Großhändlers erheblich erschüttert wurde. Seitdem wird Unternehmen B bei der Vorstellung neuer Produkte mit der Vorsicht begegnet, dass „das gleiche Problem erneut auftreten könnte“, wodurch es immer wieder Gelegenheiten zur Ausweitung der Geschäftsbeziehung verpasst.

• Aus Sicht der Compliance-Management-Anforderungen verlangen Großhandelsketten von ihren Lieferanten streng die Durchführung von IP-Recherchen und den Nachweis der Nichtverletzung von Rechten
• Im Falle von Streitigkeiten bezüglich geistigen Eigentums drohen drei schwerwiegende Strafen: Rückruf aus allen Filialen, hohe Schadenersatzzahlungen und die Einstellung der Geschäftsbeziehung
• Eine umfassende Überprüfung der Patent-, Geschmacksmuster- und Markenrechte vor der Lieferung ist unerlässlich.
• Ein Gutachten eines Patentanwalts ist äußerst wirksam, um den Einkäufern Sicherheit zu vermitteln und im Ernstfall als rechtliche Verteidigungsmaßnahme zu dienen
• Durch die Beauftragung von Experten lassen sich Untersuchungslücken vermeiden und Vorschläge für eine rechtssichere Gestaltung erhalten

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