Patentrechte sind ein wirksames Mittel, um technische Innovationen zu schützen und Investitionen in Forschung und Entwicklung zu amortisieren. Ihre Erlangung und Nutzung erfordern jedoch umfangreiches Fachwissen, und schon ein einziger Fehlentscheid kann jahrelange Entwicklungsbemühungen zunichte machen. In diesem Beitrag werden typische Fehlermuster im Zusammenhang mit Patenten anhand von Fallbeispielen vorgestellt, um Lehren daraus zu ziehen und so das spätere Bedauern nach dem Motto „Hätten wir damals doch nur so gehandelt“ von vornherein zu vermeiden.

Fallbeispiel 1: Erst die Präsentation auf einer Fachkonferenz, dann die Anmeldung – ein klassisches Muster für den Verlust der Neuheit

Was geschah?

Der Universitätsforscher A entdeckte einen bahnbrechenden Mechanismus für katalytische Reaktionen. Da dieses Ergebnis sowohl wissenschaftlich als auch industriell von großem Wert war, konnte A seine Begeisterung kaum zurückhalten und beschloss, es auf einer internationalen Konferenz vorzustellen. Die Präsentation war ein großer Erfolg, wurde von vielen Forschern gelobt und es wurde beschlossen, einen Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift einzureichen.

Nach der Präsentation begann die Abteilung für Industrie-Hochschul-Kooperation an A’s Universität, eine Patentanmeldung in Betracht zu ziehen, doch da war es bereits zu spät. Durch die Präsentation auf der Konferenz war der technische Inhalt öffentlich bekannt geworden, sodass die Neuheit grundsätzlich verloren gegangen war.Zwar gibt es in Japan eine Regelung für „Ausnahmen vom Verlust der Neuheit“, doch da Herr A die erforderlichen Verfahren nicht kannte, verging die Zeit, ohne dass er sich der Frist von einem Jahr nach der Veröffentlichung bewusst war. Noch gravierender war, dass sich bei der Prüfung einer Anmeldung im Ausland herausstellte, dass in vielen Ländern bei einer Anmeldung nach der Veröffentlichung keine Ausnahme vom Verlust der Neuheit anerkannt wird, wodurch der Aufbau eines globalen Patentportfolios aussichtslos wurde.

Was war das Problem?

Im Patentrecht ist „Neuheit“ eine unabdingbare Voraussetzung für die Eintragung. Wird der Inhalt einer Erfindung vor der Anmeldung veröffentlicht, gilt diese als „allgemein bekannt“ und kann grundsätzlich nicht patentiert werden. Unter „Veröffentlichung“ fallen hier Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen, die Veröffentlichung von Fachartikeln, die Präsentation auf Messen, die Veröffentlichung auf Websites sowie mündliche Erläuterungen gegenüber Dritten, die keiner Geheimhaltungspflicht unterliegen.

In Japan besteht die Möglichkeit, dass bei einer Offenbarung durch den Erfinder selbst eine Ausnahme vom Verlust der Neuheit gewährt wird, sofern die Anmeldung innerhalb eines Jahres nach der Offenbarung erfolgt und die vorgeschriebenen Verfahren eingehalten werden. Dieses System stellt jedoch lediglich eine „Ausnahme“ dar und wird nicht in allen Ländern anerkannt.In den USA gibt es zwar ein ähnliches System (die „Grace Period“), doch nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) gilt eine Veröffentlichung durch den Erfinder selbst grundsätzlich als Stand der Technik, der die Neuheit ausschließt. Das bedeutet, dass es in Europa sehr wahrscheinlich ist, dass kein Patent erteilt wird, selbst wenn die Anmeldung nach einer Präsentation auf einer Fachkonferenz eingereicht wird.

Lehre

Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und der Patentanmeldung sollte unbedingt die Reihenfolge „zuerst die Anmeldung, dann die Veröffentlichung“ eingehalten werden. Da bereits bei der Einreichung des Abstracts für eine Konferenzpräsentation davon ausgegangen werden kann, dass der Inhalt veröffentlicht wurde, ist es wichtig, bereits in der frühen Phase der Vorbereitungen für die Präsentation die Abteilung für geistiges Eigentum oder einen Patentanwalt zu konsultieren.

Für Wissenschaftler sind die Veröffentlichung von Artikeln und Vorträge auf Konferenzen wichtige Faktoren, die direkt mit der Leistungsbewertung zusammenhängen, weshalb sie möglicherweise zögern, mit der Patentanmeldung zu warten. Es besteht jedoch grundsätzlich eine 18-monatige Frist zwischen der Patentanmeldung und der Veröffentlichung, in der die Einreichung von Artikeln und Vorträge auf Konferenzen möglich sind. Außerdem hat die Veröffentlichung des Inhalts der Erfindung nach der Anmeldung keinen Einfluss auf die Neuheit.Forschungseinrichtungen sollten ihren Forschern die Grundlagen dieser IP-Strategien vermitteln und ein System einrichten, das sicherstellt, dass vor jeder Veröffentlichung eine IP-Beratung stattfindet.

Fallbeispiel 2: Eine Flut von „Umgehungskonstruktionen“ aufgrund zu eng gefasster Ansprüche

Was geschah?

Der Fertigungsmaschinenhersteller B entwickelte eine neue Fördervorrichtung, die die Produktionseffizienz drastisch steigerte. Das Entwicklungsteam reichte voller Zuversicht eine Patentanmeldung ein, die erfolgreich registriert wurde. In den Patentansprüchen war die Struktur der Vorrichtung detailliert beschrieben.

Ein Jahr nach der Markteinführung brachte jedoch das Konkurrenzunternehmen C eine Förderanlage mit nahezu identischen Funktionen auf den Markt.Unternehmen B machte eine Patentverletzung geltend, doch bei der Analyse des Produkts von Unternehmen C stellte sich heraus, dass sich einige der in den Patentansprüchen von Unternehmen B beschriebenen Komponenten unterschieden. Das Patent von Unternehmen B enthielt die strukturelle Einschränkung „die erste und die zweite Rolle sind parallel angeordnet…“, doch Unternehmen C umging das Patent von Unternehmen B, indem es die Rollen „schräg anordnete“ und so dieselbe Funktion realisierte.

Unternehmen B sah sich gezwungen, auf die Durchsetzung seiner Rechte zu verzichten. Die Entwicklung hatte drei Jahre gedauert und mehrere hundert Millionen Yen gekostet, doch die durch das Patent geschaffene Markteintrittsbarriere hatte praktisch keine Wirkung gezeigt.

Was war das Problem?

Der Umfang der Patentrechte wird durch die „Patentansprüche“ festgelegt. Grundsätzlich fallen nur Produkte und Verfahren, die alle in den Patentansprüchen aufgeführten Merkmale aufweisen, in den Geltungsbereich des Patentrechts. Umgekehrt bedeutet dies, dass selbst bei großer technischer Ähnlichkeit keine Rechtsverletzung vorliegt, wenn auch nur ein einziges Merkmal der Patentansprüche fehlt.

Das Problem von Unternehmen B bestand darin, dass die Ansprüche zu konkret und zu eng gefasst waren. Obwohl der Kern der Erfindung in einem „effizienten Transportmechanismus“ lag, waren die Ansprüche an eine bestimmte Ausführungsform, nämlich „parallel angeordnete Rollen“, gebunden. Die Wettbewerber nutzten diese konkrete Beschreibung als Anhaltspunkt für eine Umgehungskonstruktion (Design-Around) und umgingen so das Patent, obwohl sie im Wesentlichen dieselbe Idee verwendeten.

Lehre

Die Ausarbeitung von Patentansprüchen ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben in der Patentpraxis. Gute Ansprüche bestehen aus einer hierarchischen Kombination aus weit gefassten Ansprüchen (unabhängige Ansprüche), die das Wesen der Erfindung abstrakt erfassen, und eng gefassten Ansprüchen (abhängige Ansprüche), die konkrete Ausführungsformen beschreiben. Weite Ansprüche erschweren das Design-Around, während enge Ansprüche als Rückgriffsmöglichkeit bei Ablehnungen im Prüfungsverfahren dienen.

Erfinder neigen oft dazu, das, was sie tatsächlich hergestellt haben (die Ausführungsform), detailliert zu beschreiben. Aus patentrechtlicher Sicht ist jedoch nicht entscheidend, „was hergestellt wurde“, sondern „was erfunden wurde“. Der Schlüssel zum Erhalt eines wirksamen Patents liegt darin, den technischen Gedanken der Erfindung herauszuarbeiten und ihn in einer Form in Ansprüche zu fassen, die für Wettbewerber schwer zu umgehen ist. Diese Aufgabe erfordert fachliche Erfahrung und Fachkenntnisse, weshalb eine enge Zusammenarbeit mit einer Patentanwaltskanzlei unerlässlich ist.

Fallbeispiel 3: Streitigkeiten aufgrund unklarer „Zurechnung der Ergebnisse“ bei gemeinsamer Entwicklung

Was ist passiert?

Der Werkstoffhersteller D und ein Universitätslabor schlossen einen Vertrag über die gemeinsame Forschung und Entwicklung eines neuen Werkstoffs. Der Vertrag enthielt zwar eine Klausel, wonach „über die Verwendung der Ergebnisse der gemeinsamen Forschung nach Absprache zwischen beiden Parteien entschieden wird“, doch konkrete Regelungen zur Rechtszuordnung und zur Kostentragung fehlten. Da beide Seiten ein gutes Verhältnis zueinander hatten, gingen sie optimistisch davon aus, dass „im Ernstfall eine Einigung im Gespräch erzielt werden könne“.

Nach zwei Jahren gemeinsamer Forschung entstand eine bahnbrechende Erfindung. Doch nun traten Probleme zutage. Das Unternehmen D argumentierte, dass das Patent ihm zustehe, da es den Großteil der Forschungskosten getragen habe. Die Universität hingegen machte geltend, dass die Kernidee der Erfindung vom Professor des Forschungslabors stamme und zumindest eine gemeinsame Patentanmeldung erfolgen müsse. Darüber hinaus gab es Uneinigkeit darüber, ob die Techniker des Unternehmens bei der Nennung der Erfinder berücksichtigt werden sollten.

Letztendlich verzögerte sich die Patentanmeldung erheblich, und in der Zwischenzeit wurden von Dritten Anmeldungen für ähnliche Technologien eingereicht. Die Beziehung zwischen den beiden Parteien verschlechterte sich, und die gemeinsame Forschung wurde eingestellt.

Was war das Problem?

Bei gemeinsamer Forschung und Entwicklung ist es wie ein Keim für Konflikte, wenn die Zuordnung der geistigen Eigentumsrechte an den Ergebnissen unklar bleibt. Insbesondere bei Patentrechten gibt es eine Vielzahl von Punkten, die im Voraus vereinbart werden sollten, darunter die Festlegung der Erfinder, die Entscheidung über den Anmelder, die Kostenübernahme, der Umfang der Nutzungsrechte und die Aufteilung der Erlöse.

Nach japanischem Recht kann nur eine natürliche Person (ein Mensch) Erfinder sein, und das Recht auf Erteilung eines Patents steht grundsätzlich dem Erfinder zu. Bei einer gemeinsamen Erfindung müssen alle Miterfinder gemeinsam die Anmeldung einreichen. Damit ein Unternehmen Rechte an Erfindungen seiner Mitarbeiter erwerben kann, ist eine Rechtsnachfolge durch Vorschriften über Dienst erfindungen oder durch Verträge erforderlich. Bei einer gemeinsamen Forschung mit einer Universität kommen noch die Vorschriften der Universität über Dienst erfindungen hinzu, wodurch die Rechtsverhältnisse noch komplexer werden.

Lehren

Bei Abschluss eines Vertrags über gemeinsame Forschung und Entwicklung sollten die Vereinbarungen bezüglich der geistigen Eigentumsrechte an den Ergebnissen konkret und detailliert festgelegt werden.Zu den wichtigsten zu berücksichtigenden Punkten gehören die Kriterien zur Unterscheidung zwischen Einzel- und Gemeinschaftserfindungen, das Verfahren zur Patentanmeldung (wer übernimmt die Federführung und wie werden die Kosten getragen), die Zuordnung der Rechte (alleinige oder gemeinsame Zuordnung, wie werden die Anteile festgelegt), die Einräumung von Nutzungsrechten (Bedingungen für die Nutzungsgenehmigung an die andere Partei), die Möglichkeit der Lizenzvergabe an Dritte und die Aufteilung der Erlöse sowie der Umfang und die Dauer der Geheimhaltungspflicht.

Eine Klausel wie „wird nach Absprache entschieden“ mag auf den ersten Blick flexibel erscheinen, bietet jedoch bei Interessenkonflikten keinerlei Orientierung. Gerade wenn die Beziehungen gut sind, bildet die Festlegung klarer Regeln für den Fall künftiger Streitigkeiten die Grundlage für die Aufrechterhaltung einer langfristigen Zusammenarbeit.

Fallbeispiel 4: Versäumnis der Frist für die nationale Umsetzung einer PCT-Anmeldung – die Tür zum Weltmarkt schließt sich

Was ist passiert?

Das Medizintechnik-Startup E entwickelte ein innovatives Diagnosegerät und reichte nach der Patentanmeldung in Japan eine internationale Patentanmeldung (PCT-Anmeldung) ein. Mit der PCT-Anmeldung wollte man sich die Option offenhalten, in mehreren Ländern Patentanmeldungen einzureichen.

Das Unternehmen E befand sich zu dieser Zeit in einer angespannten finanziellen Lage und plante, die Verfahren zur Einleitung der nationalen Phase in den einzelnen Ländern erst nach Abschluss der Kapitalbeschaffung durchzuführen. Die Kapitalbeschaffung nahm jedoch mehr Zeit in Anspruch als erwartet, und als man es bemerkte, war die Frist für die Einleitung der nationalen Phase (30 oder 31 Monate ab dem Prioritätsdatum) in vielen Ländern bereits abgelaufen. Der Weg zur Erlangung von Schutzrechten in den besonders wichtigen Märkten USA und Europa war versperrt, und das Unternehmen E sah sich gezwungen, seine globale Expansionsstrategie grundlegend zu überdenken.

Was war das Problem?

Die PCT-Anmeldung (Patent Cooperation Treaty) ist ein praktisches System, bei dem mit einer einzigen internationalen Anmeldung zahlreiche Länder benannt werden können, doch gewährt sie an sich noch keine Patentrechte in den einzelnen Ländern. Um tatsächlich Rechte zu erlangen, muss innerhalb einer festgelegten Frist bei den Patentämtern der einzelnen Länder (oder Regionen) das Verfahren zum „Übergang in die nationale Phase“ durchgeführt werden, wobei Übersetzungen einzureichen und Gebühren zu entrichten sind.

Diese Frist beträgt in den meisten Ländern 30 Monate ab dem Prioritätsdatum (in der Regel dem Datum der ersten Anmeldung), in einigen Ländern jedoch 31 Monate. Wird diese Frist auch nur um einen Tag überschritten, ist die Erlangung von Schutzrechten in diesem Land grundsätzlich nicht mehr möglich. In einigen Ländern gibt es zwar Abhilfemaßnahmen, doch ist ungewiss, ob diese anerkannt werden, und es fallen zusätzliche Kosten an.

Im Fall von Unternehmen E herrschte die naive Annahme, dass „die Formalitäten später erledigt werden können“, und die Fristen wurden nicht konsequent überwacht. Auch wenn es externe Faktoren wie Verzögerungen bei der Kapitalbeschaffung gab, war das grundlegende Problem ein Mangel an Bewusstsein für die Dringlichkeit der bevorstehenden Fristen.

Lehre

Bei einer PCT-Anmeldung darf die Frist für den Übergang in die nationale Phase auf keinen Fall versäumt werden. Es ist eine konsequente Fristverwaltung erforderlich, und es sollte ein System eingerichtet werden, das es ermöglicht, mindestens einige Monate vor Ablauf der Frist zu entscheiden, ob ein Übergang erforderlich ist.

Selbst bei finanziellen Einschränkungen kann die Entscheidung getroffen werden, die Übergangsverfahren für strategisch wichtige Länder (Hauptmärkte, Produktionsstandorte, Länder, in denen Wettbewerber ansässig sind usw.) vorrangig durchzuführen und diese für andere Länder zurückzustellen. Es geht nicht um „alles oder nichts“, sondern um eine Priorisierung auf der Grundlage der Geschäftsstrategie.

Zudem ist es unerlässlich, die Fristüberwachung nicht allein den zuständigen Mitarbeitern zu überlassen, sondern ein systematisches Kontrollsystem aufzubauen. Falls ein Beratungsvertrag mit einer Patentanwaltskanzlei besteht, wird dringend empfohlen, die Fristüberwachung an diese zu übertragen und ein System für die Zusendung von Erinnerungen sicherzustellen.

Fallbeispiel 5: „Patentieren“ oder „geheim halten“ – eine falsche strategische Entscheidung

Was ist passiert?

Das Chemieunternehmen F entwickelte eine neue Katalysatorzusammensetzung, die den Herstellungsprozess erheblich effizienter machte. Da diese Zusammensetzung nicht durch Reverse Engineering aus dem Produkt zurückverfolgt werden konnte, entschied F: „Wenn wir eine Patentanmeldung einreichen, wird die Zusammensetzung veröffentlicht; daher ist es klüger, sie als Geschäftsgeheimnis zu schützen.“

Einige Jahre später entwickelte das Konkurrenzunternehmen G durch eigene Forschung und Entwicklung eine nahezu identische Katalysatorformulierung und reichte eine Patentanmeldung ein. Das Unternehmen F behauptete zwar, „wir hätten sie zuerst entwickelt“, hatte jedoch keine ausreichenden objektiven Beweise (wie notariell beglaubigte Dokumente zum Nachweis des Entwicklungsdatums) hinterlassen. Als das Patent von G erteilt wurde, war das Unternehmen F sogar dem Risiko einer Patentverletzung ausgesetzt, wenn es in seinem eigenen Werk weiterhin das herkömmliche Herstellungsverfahren anwendete.

Was war das Problem?

Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden zum Schutz von Erfindungen: „Patente“ und „Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets)“. Ein Patent ist ein System, bei dem man im Gegenzug für die Offenlegung der Erfindung für einen bestimmten Zeitraum (20 Jahre ab der Anmeldung) ein Exklusivrecht erhält. Ein Geschäftsgeheimnis hingegen bleibt geschützt, solange es nicht offengelegt, sondern als Geheimnis verwahrt wird, gewährt jedoch kein Exklusivrecht.

Was Unternehmen F übersehen hatte, war, dass selbst bei Schutz durch Geschäftsgeheimnisse das Risiko besteht, dass Dritte unabhängig davon dieselbe Erfindung machen und ein Patent darauf erhalten.In Japan gibt es das System des „Rechts des Vorbenutzers“: Wer eine Erfindung bereits vor der Patentanmeldung eines anderen in gutem Glauben genutzt hat, darf diese Nutzung fortsetzen. Um das Recht des Vorbenutzers geltend zu machen, muss jedoch nachgewiesen werden, dass die Nutzung bereits vor der Anmeldung stattfand. Da Unternehmen F die hierfür erforderlichen Beweise (Entwicklungsaufzeichnungen, Fertigungsaufzeichnungen, datierte technische Dokumente usw.) nicht systematisch aufbewahrt hatte, wurde es schwierig, das Recht des Vorbenutzers geltend zu machen.

Lehre

Die Entscheidung „Patent oder Geschäftsgeheimnis“ muss unter umfassender Berücksichtigung der Art der Technologie, des Marktumfelds und der eigenen Ressourcen getroffen werden.

Fälle, in denen ein Patent gewählt werden sollte, sind beispielsweise Technologien, die durch Reverse Engineering aus dem Produkt abgeleitet werden können, Bereiche, in denen vermutlich auch Wettbewerber an ähnlichen Entwicklungen arbeiten, sowie Technologien, bei denen Lizenzerlöse zu erwarten sind. Fälle, in denen hingegen ein Geschäftsgeheimnis gewählt werden sollte, sind beispielsweise Prozesstechnologien, die nicht aus dem Produkt abgeleitet werden können, Technologien, deren Wert über 20 Jahre hinaus Bestand hat, sowie Technologien, deren Offenlegung Wettbewerbern Ideen liefern könnte.

Auch bei der Schutzwahl als Geschäftsgeheimnis ist es unerlässlich, Beweise zu sichern, um im Falle eines Falles das Recht auf Vorbenutzung geltend machen zu können. Konkret gibt es dazu Methoden wie das Eintragen des Datums in Entwicklungsunterlagen, die Einholung eines beglaubigten Datums bei einem Notar, das Versehen elektronischer Daten mit einem Zeitstempel sowie die Bestätigung durch externe Zeugen (wie Rechtsanwälte oder Patentanwälte).Um den Schutz als Geschäftsgeheimnis zu gewährleisten, muss zudem ein Verwaltungssystem eingerichtet werden, das die Anforderungen an die „Vertraulichkeit“ gemäß dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb erfüllt (Zugriffsbeschränkungen, Kennzeichnung als vertraulich, Schulung der Mitarbeiter usw.).

Fallbeispiel 6: Streit mit dem Erfinder aufgrund unvollständiger Vorschriften für Arbeitnehmererfindungen

Was ist passiert?

Bei dem schnell wachsenden Tech-Startup H entwickelte der talentierte Ingenieur I während seiner Beschäftigung einen bahnbrechenden Algorithmus, den H in ein Produkt integrierte und damit großen Erfolg erzielte. Ein Patent wurde angemeldet, und alles schien reibungslos zu verlaufen.

Doch Herr I. kündigte anschließend bei Unternehmen H und wechselte zu einem Konkurrenzunternehmen. Nach seinem Wechsel forderte Herr I. von Unternehmen H eine hohe Vergütung mit der Begründung, dass ihm keine angemessene Vergütung für die Erfindung im Rahmen seiner Tätigkeit gezahlt worden sei. Unternehmen H verfügte zwar über Vorschriften für Erfindungen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit, doch deren Inhalt war rein formaler Natur, die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung waren unklar, und es wurden keine ausreichenden Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitern durchgeführt.

Das Gericht stellte fest, dass die Vorschriften für Erfindungen im Dienst von Unternehmen H die erforderlichen Verfahren wie Konsultationen und Anhörungen der Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß befolgt hatten, und verurteilte Unternehmen H zur Zahlung eines angemessenen Betrags als „angemessenen Gewinn“ anstelle der in den Vorschriften vorgesehenen Vergütung.

Was war das Problem?

Das japanische Patentgesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber (das Unternehmen) das Recht erwerben kann, im Voraus Patente auf Erfindungen zu erhalten, die von Mitarbeitern im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit gemacht wurden (Artikel 35 des Patentgesetzes). Viele Unternehmen haben auf der Grundlage dieser Bestimmung Vorschriften für Erfindungen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit erlassen und die Rechte an den Erfindungen der Mitarbeiter dem Unternehmen zugewiesen.

Durch die Novellierung des Patentgesetzes im Jahr 2015 wurde jedoch festgelegt, dass eine Regelung für Dienst erfindungen nur dann gültig ist, wenn nicht nur die Regelung selbst festgelegt wird, sondern auch verfahrensrechtliche Anforderungen erfüllt werden, wie z. B. die Konsultation der Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung und Änderung der Regelung sowie die Anhörung ihrer Meinungen. Wenn zudem die in der Regelung festgelegte Vergütung oder der Gewinn als „unangemessen“ eingestuft wird, kann das Gericht einen „angemessenen Gewinn“ berechnen und dessen Zahlung anordnen.

Da die Vorschriften von Unternehmen H diese Verfahrensanforderungen nicht erfüllten und zudem die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung unklar waren, kam es zu einem Rechtsstreit.

Lehre

Es reicht nicht aus, wenn eine Regelung für Arbeitnehmererfindungen lediglich formal „vorhanden“ ist. Um rechtlich wirksam zu sein und die Motivation der Mitarbeiter zu steigern, muss sie folgende Elemente enthalten: Konsultation und Anhörung der Mitarbeiter während des Erstellungsprozesses, Klärung der Berechnungsgrundlagen für Vergütungen und Vorteile (Beitrag zum Umsatz, Lizenzerlöse, Kosteneinsparungen usw.), konkrete Festlegung von Zahlungszeitpunkten und -methoden sowie regelmäßige Überprüfung und Bekanntmachung gegenüber den Mitarbeitern.

Insbesondere in forschungs- und entwicklungsorientierten Unternehmen ist die Gestaltung angemessener Anreize für Erfindungen wichtig, um hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Die Vorschriften für Erfindungen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit sollten nicht nur als Maßnahme zur Absicherung gegen rechtliche Risiken betrachtet werden, sondern als System zur Förderung von Innovationen, das auch für die Mitarbeiter nachvollziehbar ist.

Fallbeispiel 7: Äußerungen im Prüfungsverfahren als Hindernis – die Falle der Selbstwidersprüchlichkeit

Was geschah?

Der Maschinenhersteller J reichte eine Patentanmeldung für einen neuen Motortyp ein. Im Prüfungsverfahren erhielt er vom Prüfer eine Mitteilung über die Zurückweisung, in der auf Ähnlichkeiten mit dem Stand der Technik hingewiesen wurde. Um diese Zurückweisung zu überwinden, machte der Vertreter von J in einer Stellungnahme geltend: „Das Merkmal der vorliegenden Erfindung liegt darin, dass die Magnete des Rotors in einem bestimmten Winkel (30 Grad) angeordnet sind, und in diesem Punkt unterscheidet sie sich eindeutig vom Stand der Technik.“ Daraufhin wurde das Patent erfolgreich erteilt.

Später reichte Unternehmen J Klage ein, da es der Ansicht war, dass das Produkt des Konkurrenten K sein Patent verletze. Bei dem Produkt von Unternehmen K betrug der Anordnungswinkel der Magnete 25 Grad. Unternehmen J argumentierte: „25 Grad und 30 Grad sind technisch gleichwertig und praktisch identisch.“ Unternehmen K entgegnete jedoch: „Unternehmen J hat im Prüfungsverfahren geltend gemacht, dass gerade die ‚Anordnung in einem Winkel von 30 Grad‘ das Merkmal der Erfindung sei, und daraufhin das Patent erhalten.Jetzt zu behaupten, dass auch 25 Grad in den Schutzumfang fallen, verstößt gegen den Grundsatz des Selbstwiderspruchs.“

Das Gericht gab dem Vorbringen von Unternehmen K statt, und Unternehmen J verlor den Prozess.

Was war das Problem?

Dies ist ein Problem, das als „Verfahrenstaktik“ oder „Prosecution History Estoppel“ bezeichnet wird.Bei der Auslegung des Schutzumfangs eines Patents werden nicht nur der Wortlaut der Ansprüche berücksichtigt, sondern auch die Argumente, die der Anmelder während des Prüfungsverfahrens vorgebracht hat. Wenn ein Patent auf der Grundlage einer bestimmten, engen Auslegung erteilt wurde, kann es unter dem Grundsatz von Treu und Glauben unzulässig sein, später zu behaupten, dass „die Bedeutung eigentlich weiter gefasst war“.

Um die Ablehnungsgründe zu überwinden, hob Unternehmen J den Wert „30 Grad“ als wesentliches Merkmal der Erfindung hervor, schränkte damit jedoch selbst den Schutzumfang ein. Hätte es die Unterschiede zum Stand der Technik auf andere Weise geltend machen können, hätte es möglicherweise einen weiter gefassten Schutzumfang aufrechterhalten können.

Lehre

Stellungnahmen und Änderungsanträge im Prüfungsverfahren sind wichtige Schriftstücke, die sich auch auf die Durchsetzung der Rechte nach der Patenterteilung auswirken. Wenn man nur daran denkt, die unmittelbaren Ablehnungsgründe zu überwinden, und leichtfertig eine einschränkende Auslegung vorbringt, kann dies später zu einem Hindernis werden.

Bei der Erstellung von Stellungnahmen ist es wichtig, sich auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und keine übermäßig enge Auslegung vorzuschlagen, zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Merkmalen der Erfindung zu unterscheiden und eine Differenzierung anhand nicht wesentlicher Aspekte zu prüfen sowie die Auswirkungen der Argumente mit Blick auf die künftige Durchsetzung der Rechte sorgfältig abzuwägen.

Da diese Entscheidung ein hohes Maß an Fachwissen erfordert, ist es ratsam, den Rat eines erfahrenen Patentanwalts oder Patentrechtsanwalts einzuholen. Insbesondere bei wichtigen Anmeldungen ist es notwendig, in jeder Phase des Prüfungsverfahrens eine strategische Perspektive einzunehmen.

Zusammenfassung: Grundsätze für eine erfolgreiche Patentstrategie

Die aus diesen Fallbeispielen gewonnenen Erkenntnisse sind vielfältig, lassen sich jedoch auf einige zentrale Grundsätze zusammenfassen.

Der erste Grundsatz ist die „Bedeutung des richtigen Zeitpunkts“. Ob es um den Zeitpunkt der Anmeldung zur Vermeidung des Risikos des Neuheitsverlusts, die Einhaltung der Fristen für die PCT-Umwandlung in nationale Anmeldungen oder die Verwaltung der Jahresgebührenfristen geht – das Patentsystem ist streng in Bezug auf Fristen, und einmal verpasste Gelegenheiten lassen sich oft nicht wiederholen. Eine Haltung nach dem Motto „Das mache ich später“ kann in der Welt der Patente fatale Folgen haben.

Der zweite Grundsatz ist die „strategische Gestaltung der Schutzrechte“. Zu eng gefasste Ansprüche ermöglichen eine Umgehung der Erfindung, während zu weit gefasste Ansprüche das Risiko einer Zurückweisung im Prüfungsverfahren bergen. Der Schlüssel zum Erwerb eines wirksamen Patents liegt darin, das Wesen der Erfindung präzise zu erfassen und einen Schutzumfang zu gestalten, der für Wettbewerber schwer zu umgehen und gleichzeitig eintragungsfähig ist.

Der dritte Grundsatz lautet „Dokumentation und Sicherung von Beweismitteln“. Mündliche Vereinbarungen oder stillschweigende Annahmen – sei es hinsichtlich der Rechtszuordnung bei gemeinsamer Entwicklung, des Nachweises der Vorbenutzung bei der Schutzgewährung als Geschäftsgeheimnis oder der Einhaltung von Verfahren im Rahmen von Vorschriften für Arbeitnehmererfindungen – nützen im Streitfall nichts. Die Dokumentation aller wichtigen Punkte und die systematische Aufbewahrung der erforderlichen Beweismittel beugen künftigen Streitigkeiten vor und dienen als Vorbereitung für den Fall, dass es doch zu einem Konflikt kommt.

Der vierte Grundsatz lautet „Zusammenarbeit mit Experten“. Das Patentrecht ist sowohl technisch als auch rechtlich komplex, und angesichts der internationalen Entwicklung müssen zudem die Unterschiede zwischen den Rechtssystemen der einzelnen Länder berücksichtigt werden. Unabhängig davon, wie hervorragende Techniker im Unternehmen tätig sind, ist es schwierig, die gesamte Patentpraxis intern abzuwickeln. Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Experten wie Patentanwälten und Patentrechtsanwälten sowie die Inanspruchnahme einer durchgängigen Unterstützung von der Ausarbeitung der Anmeldestrategie bis zur Durchsetzung der Rechte ist der beste Weg, um Probleme von vornherein zu vermeiden.

Das Erlangen eines Patents ist nicht das Ziel an sich. Es ist ein „Mittel“, um das Geschäft zu schützen, Wettbewerbsvorteile aufzubauen und Investitionen in Forschung und Entwicklung zu amortisieren. Um dieses Mittel optimal zu nutzen, ist es unerlässlich, bereits in der Phase der technischen Entwicklung die Exit-Strategie im Blick zu behalten und die IP-Strategie und die Geschäftsstrategie als Einheit zu betrachten.

Wenn Sie Fragen haben oder mehr über bestimmte Themen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir können auch Szenarien unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation durchspielen und konkrete Empfehlungen für vorbeugende Maßnahmen geben.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer

Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

→ Ausführliches Profil des Patentanwalts → Beratung und Kontakt → Ablauf der Beratung