Resumen del sistema de marcas registradas en Turquía

A continuación, resumimos los aspectos clave del régimen de marcas en Turquía —desde la solicitud hasta el registro, el mantenimiento y la resolución de conflictos— para nuestros clientes de empresas japonesas. En Turquía entró en vigor en 2017 una nueva Ley de Propiedad Industrial (Ley de Propiedad Industrial n.º 6769), que introdujo cambios significativos en los procedimientos de solicitud de marcas, el régimen de oposición y los procedimientos de anulación. A continuación, explicamos los aspectos prácticos que conviene conocer para cada tema.

Proceso desde la solicitud hasta el registro

Requisitos de solicitud y representantes: en Turquía, las empresas extranjeras —incluidas las japonesas— y los no residentes deben estar representados por un agente de marcas local. Aunque no existe la obligación de presentar un poder notarial (Power of Attorney) al presentar la solicitud, el representante debe conservar el poder firmado por el cliente (si la Oficina lo solicita, se exigirá la presentación del original o de una copia certificada).Turquía es parte de la Clasificación de Niza, por lo que también es posible presentar solicitudes multiclase. En la solicitud se deben incluir los datos del solicitante, los datos del representante, la representación de la marca (archivos de imagen, etc., en el caso de marcas figurativas) y la lista de productos y servicios designados (basada en la Clasificación Internacional de Niza). Si es necesario, también se puede reivindicar la prioridad, debiendo presentarse el certificado de prioridad en un plazo de tres meses a partir de la fecha de solicitud. Se admite la presentación electrónica en línea, por lo que es posible realizar los trámites electrónicamente desde Japón.

Procedimiento de examen: Tras la presentación de la solicitud, se lleva a cabo en primer lugar un examen de forma, en el que se comprueba la existencia de deficiencias en la documentación, el estado de pago de las tasas y la adecuación de la clasificación de productos. Si se detectan deficiencias, se notifica al solicitante y, por lo general, se le concede un plazo de dos meses para subsanarlas. Una vez cumplidos los requisitos de forma, se pasa al examen de fondo por parte del examinador (examen de los requisitos absolutos de registro).La Oficina de Patentes y Marcas de Turquía (TÜRKPATENT) examina, como motivos de denegación absolutos, la falta de carácter distintivo de la marca, las indicaciones descriptivas, el riesgo de inducir a error sobre la calidad de los productos o servicios, y la violación del orden público y las buenas costumbres. Además, en la práctica de examen turca, la existencia de una marca anterior idéntica o casi idéntica (relativa a productos o servicios idénticos o similares) también puede constituir un motivo de denegación absoluto.Aunque esto se asemeja a lo que en Japón se conoce como motivos de denegación relativos, la legislación turca establece un mecanismo por el que las marcas que entran en conflicto de forma evidente en la fase de examen son denegadas de oficio. No obstante, es importante tener en cuenta que el riesgo de confusión debido a una marca anterior similar no se evalúa de oficio, por lo que la marca se registrará si no se presenta la oposición que se menciona más adelante.

Si, como resultado del examen, se notifica un motivo de denegación, el solicitante puede presentar un escrito de alegaciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación para impugnar la denegación. Si la decisión de denegación en la fase de examen se revoca mediante dicho escrito, la solicitud pasa directamente al procedimiento de publicación.En caso de denegación parcial (denegación de solo una parte de los productos designados, etc.), se publicará provisionalmente en el Boletín Oficial en el ámbito no denegado, pero si la parte denegada se revoca mediante el escrito de alegaciones, se publicará de nuevo la solicitud en su totalidad. Del mismo modo, si la solicitud supera el examen sin problemas, se publicará en el Boletín Oficial.

Publicación y resolución de registro: Las solicitudes de marca que superen el examen se publican en el Boletín de Marcas durante dos meses, durante los cuales se aceptan oposiciones. Si transcurre este plazo de publicación sin que se presente ninguna oposición, o si, aunque se presente alguna, el solicitante gana finalmente el litigio, la Oficina envía al solicitante (o a su representante) una notificación de pago de la tasa de registro.El solicitante debe abonar la tasa de registro correspondiente en un plazo de dos meses a partir de la notificación. Si se abona dentro del plazo, la marca se registra y se expide el certificado de registro. Es importante tener en cuenta que, si no se abona la tasa de registro antes de la fecha límite, no se registrará la marca y no se obtendrá el derecho sobre la misma.

Plazo desde la solicitud hasta el registro: si el procedimiento se desarrolla sin contratiempos y no se producen notificaciones de motivos de denegación ni oposiciones, el plazo desde la solicitud hasta la finalización del registro es, por lo general, de entre 8 y 10 meses. No obstante, si se producen oposiciones o recursos, el plazo se prolongará. Además, en el caso de las solicitudes internacionales presentadas a través del Protocolo del Arreglo de Madrid, dado que se examinan tras recibir una notificación de la Oficina Internacional, el plazo de tramitación tiende a ser, por lo general, más largo que el de las solicitudes puramente nacionales (se detallará más adelante).

Sistema de oposición

Resumen del procedimiento de oposición: en Turquía, las partes interesadas pueden presentar una oposición en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud de marca en el boletín oficial. *Antes de la entrada en vigor de la nueva ley en enero de 2017, el plazo era de tres meses, pero actualmente se ha reducido a dos meses. La presentación de una oposición ofrece la oportunidad de que la solicitud sea denegada antes de su registro.Como fundamento de la oposición se pueden alegar tanto motivos de denegación absolutos como relativos, y la solicitud realizada de mala fe también puede constituir un motivo de oposición. Por ejemplo, se puede presentar una oposición por diversos motivos, tales como que «la marca solicitada es descriptiva», «la marca solicitada es similar a una marca notoriamente conocida ya registrada y existe riesgo de confusión», «vulnera los derechos de una marca notoriamente conocida pero no registrada de un tercero» o «el solicitante actúa de mala fe».Aunque está establecido que solo las partes interesadas pueden presentar una oposición, en el caso de motivos absolutos, a veces los competidores del mercado también pueden alegar un interés y presentar una oposición. En el caso de motivos relativos (como la colisión con derechos de una solicitud anterior), normalmente el titular del derecho de marca o el usuario que tenga el derecho anterior será quien presente la oposición.

Procedimiento de oposición: La oposición se presenta ante la Oficina de Patentes y Marcas (TPTO). Si se presenta la oposición a través de un representante, hay que tener cuidado, ya que si no se adjunta un poder de representación en el momento de la presentación, se desestimará por vicio de forma.Una vez admitida la oposición, en el caso de las solicitudes nacionales, la Oficina envía al solicitante una notificación de los motivos de la oposición. El solicitante (demandante) dispone de un plazo de aproximadamente un mes desde la recepción de la notificación para presentar un escrito de alegaciones (contestación) y se le concede la oportunidad de rebatir los motivos de la oposición. Aunque el procedimiento sigue adelante aunque no se presente la contestación dentro de este plazo, la Oficina examinará los motivos de la oposición y dictará una resolución de oficio.En el caso de las solicitudes internacionales (designadas por el Arreglo de Madrid), hay que tener en cuenta que la Oficina no envía directamente la notificación de oposición al solicitante. El titular del registro internacional recibirá una notificación de denegación provisional a través de la OMPI, por lo que es importante gestionarla para no pasarla por alto (los puntos a tener en cuenta en las solicitudes del Arreglo de Madrid se describen más adelante).

La Oficina llevará a cabo un examen escrito de los motivos de la oposición y, si es necesario, podrá solicitar la presentación de información adicional. Además, durante la tramitación de la oposición, si la marca registrada en la que se basa la oposición lleva registrada más de cinco años, el solicitante podrá exigir al oponente que presente pruebas del uso de dicha marca registrada. Esto se denomina «sistema de defensa por falta de uso» y es un mecanismo destinado a desestimar la oposición cuando la marca citada en la misma ha estado sin uso durante un largo periodo de tiempo.Si el oponente no puede demostrar que ha hecho un uso legítimo de la marca en los últimos cinco años, la oposición será desestimada o se examinará limitándola al ámbito de los productos y servicios para los que se haya podido demostrar dicho uso. Por ello, al presentar una oposición basada en una marca registrada en otro país desde hace más de cinco años, es necesario preparar de antemano pruebas de uso en Turquía; por el contrario, el solicitante tiene la posibilidad de invalidar la oposición alegando la falta de uso por parte del oponente.

Tras el examen, la Oficina tomará una decisión: o bien admite la oposición y deniega la solicitud en su totalidad o en parte, o bien desestima la oposición y mantiene la solicitud. El plazo estándar para la resolución es de unos 6 a 8 meses.Las partes que no estén de acuerdo con la resolución sobre la oposición (tanto el solicitante como el oponente) pueden presentar un recurso (juicio) ante la Sala de Reexamen y Evaluación (Re-examination and Evaluation Board) de la Oficina de Patentes y Marcas, solicitando una reevaluación del examen, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. El recurso también se tramita por escrito, y se concede a ambas partes un plazo de aproximadamente un mes para presentar alegaciones adicionales.Si aún no se está de acuerdo con la resolución de la Sala de Reexamen, se puede, en última instancia, interponer una demanda de anulación de la resolución ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Ankara. El plazo para interponer la demanda es de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la Sala de Reexamen. En el juicio se nombra como demandados a la Oficina de Patentes y Marcas y a la parte contraria en la oposición, y el tribunal lleva a cabo el proceso. Teniendo en cuenta la resolución del tribunal, el proceso desde la fase de oposición hasta su resolución puede prolongarse varios años, por lo que, en caso de recibir una oposición, es importante consultar con un experto lo antes posible para adoptar las medidas adecuadas.

Sistema de nulidad y cancelación

Incluso después del registro de una marca, existen medios para invalidar o anular dicho registro si se dan determinados motivos. La legislación turca distingue entre **«invalidez» y «anulación»**, pero aquí se ofrece una explicación general.

Procedimiento de nulidad (nulidad del registro): una marca registrada puede declararse nula si, en realidad, no debería haberse registrado. Los motivos de nulidad que pueden alegarse son los motivos de denegación absolutos o relativos que existían con carácter retroactivo en el momento de la solicitud. Por ejemplo, motivos de nulidad serían que «la marca fuera descriptiva y, por lo tanto, no pudiera registrarse», que «fuera susceptible de confusión con una marca anterior de un tercero» o que «el solicitante actuara de mala fe».La solicitud de nulidad (procedimiento de nulidad) debe interponerse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro. No obstante, la alegación de nulidad basada en la mala fe del solicitante puede presentarse sin límite de tiempo. Esta limitación de cinco años tiene por objeto, desde el punto de vista de la estabilidad de los derechos, restringir las alegaciones de nulidad basadas en motivos relativos una vez transcurrido un largo período desde el registro de buena fe.Además, incluso en el caso de marcas registradas hace más de cinco años, si el titular del derecho, a pesar de haber tenido conocimiento posteriormente del uso de dicha marca similar, no presentó ninguna oposición ni solicitó la cesación durante cinco años, se considerará que no ha ejercido su derecho (aceptación tácita) y existirá una disposición que impide presentar alegaciones de nulidad o solicitudes de cesación contra dicha marca a partir de ese momento. Por lo tanto, cuando se tenga conocimiento del uso de una marca similar por parte de otra empresa, no se debe ignorar la situación, sino que es necesario considerar la adopción de medidas legales de manera oportuna.

El procedimiento de nulidad se lleva a cabo, básicamente, mediante una demanda ante el Tribunal de Propiedad Intelectual. En caso de nulidad, el registro de la marca perderá su eficacia con carácter retroactivo y se considerará que nunca se ha registrado. Por otra parte, el usuario de una marca notoriamente conocida no registrada puede, en algunos casos, invalidar el registro de un tercero basándose en su propio uso (nulidad por derecho de uso anterior o por marca notoriamente conocida).La carga de la prueba de los motivos de nulidad recae en el solicitante, por lo que es necesario preparar adecuadamente las pruebas (por ejemplo, la existencia de marcas anteriores o documentos que demuestren el carácter notorio).

Anulación (anulación por falta de uso o extinción del derecho de marca): tras el registro, si la marca no se ha utilizado adecuadamente o ha perdido su función como marca, se puede solicitar la anulación (extinción del derecho). El caso más habitual es la anulación por falta de uso: si, transcurridos cinco años desde el registro, la marca no se ha utilizado de forma continuada en Turquía, cualquier parte interesada puede solicitar su anulación.En caso de que se solicite la anulación, el titular de la marca deberá presentar pruebas de uso en el plazo de un mes a partir de la notificación de la solicitud (salvo que existan motivos justificados, la falta de uso es fatal para el mantenimiento del derecho). En ocasiones, se puede conceder una única prórroga adicional de un mes. A la hora de calcular este período de falta de uso, no se tiene en cuenta el uso de última hora inmediatamente anterior a la solicitud de anulación (uso en los tres meses anteriores a la solicitud). Si no se presentan pruebas de uso legítimo, la marca será anulada.La ley vigente, que entró en vigor en 2017, establecía que la Oficina de Patentes y Marcas (TPTO) tenía la competencia para conocer de los procedimientos de anulación por falta de uso, pero, en virtud de medidas transitorias, los procedimientos de anulación ante la TPTO comenzaron a partir del 10 de enero de 2024. Anteriormente, estos asuntos se tramitaban ante los tribunales, lo que conllevaba mucho tiempo y gastos; sin embargo, en la actualidad, gracias al procedimiento administrativo de anulación, es posible llevar a cabo la anulación por falta de uso de forma más rápida y económica.Se prevé que, a raíz de esta reforma legislativa, aumenten en el futuro las solicitudes de anulación por falta de uso. En la práctica, es importante que los titulares de marcas se esfuercen por hacer un uso activo de las mismas y por acumular pruebas de dicho uso para evitar la anulación. En particular, en Turquía, dado que el uso por parte de los licenciatarios se considera uso propio (como se explica más adelante), el historial de uso por parte de los licenciatarios también constituye una prueba válida.

Además de la falta de uso, existen otros motivos de cancelación. Como ejemplos típicos, la marca estará sujeta a cancelación «cuando la marca se haya convertido en un nombre común (denominación genérica)» o «cuando el uso de la marca dé lugar a confusión en cuanto a la calidad, etc., de los productos o servicios registrados».Por ejemplo, cuando una marca se ha convertido en un nombre genérico en un sector de productos específico tras su registro (como en el caso de «escalera mecánica», donde la marca se ha convertido en un nombre común), o cuando el uso inadecuado de la marca registrada por parte del propio titular o de un tercero autorizado da lugar a un error por parte del público. Además, en el caso de las marcas colectivas y los signos de garantía (marcas de certificación), se considera que también pueden ser objeto de anulación cuando su uso contraviene los estatutos establecidos.En cuanto a estos motivos de anulación, a partir de 2024 la TPTO tendrá la competencia primaria para su examen. El efecto de la anulación, en los casos basados en circunstancias posteriores, como la anulación por falta de uso o la conversión en nombre común, surtirá efecto de cara al futuro a partir de la fecha de la solicitud; sin embargo, si la circunstancia (por ejemplo, la fecha de conversión en nombre común) existía antes de la solicitud, es posible que se le otorgue efecto retroactivo. Por otra parte, la nulidad por motivos absolutos o relativos, como se ha mencionado anteriormente, hace que la marca pierda su validez con carácter retroactivo desde el momento del registro.

Aspectos prácticos a tener en cuenta: al considerar la nulidad o la cancelación, primero hay que determinar a qué motivo corresponde y confirmar la jurisdicción del procedimiento (si corresponde a la TPTO o a los tribunales). Aunque actualmente la solicitud de cancelación por falta de uso o por conversión en nombre común ante la TPTO se ha simplificado relativamente, la nulidad (por ejemplo, la cancelación basada en el derecho de prioridad) sigue requiriendo la interposición de una demanda ante los tribunales. Además, si una empresa japonesa no ha utilizado una marca en el país durante muchos años, aumenta el riesgo de que un tercero presente una solicitud de cancelación sin que ella se dé cuenta.Dado que cualquiera puede presentar una solicitud de anulación si la marca lleva cinco años sin utilizarse, como medida de defensa se considera la posibilidad de volver a presentar una nueva solicitud cada cinco años (en la práctica, existe la estrategia de presentar una nueva solicitud para renovar el plazo de vigencia del derecho, en lugar de renovar el registro antiguo). Además, si las marcas registradas de otras empresas están inactivas y abandonadas, es posible, a la inversa, presentar una solicitud de anulación para eliminar del mercado los registros que supongan un obstáculo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, en Turquía, el historial de uso de la marca tiene una importancia fundamental tanto para el mantenimiento de los derechos como en los litigios.De hecho, aunque el titular de la marca presente una demanda por infracción, si su marca ha estado registrada durante más de cinco años sin utilizarse, el demandado podrá alegar la defensa de falta de uso y, si no se puede demostrar lo contrario, la demanda será desestimada. Por lo tanto, una vez obtenida la marca, se recomienda no dejarla inactiva, sino garantizar y documentar su uso continuado en el mercado turco o, al menos, su historial de ventas.

Requisitos de uso de la marca, sistema de renovación y sistema de registro de licencias

Requisitos de uso de la marca

En Turquía no es necesario presentar una declaración jurada de uso ni otros documentos similares en el momento de la solicitud o el registro. No existe un sistema de declaración jurada de uso ni de presentación de pruebas de uso para mantener el registro, como en Estados Unidos, y tampoco hay obligación de informar sobre el estado de uso en el momento de la renovación. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, si no se hace un uso auténtico de la marca en el territorio turco en un plazo de cinco años tras el registro, esta podrá ser objeto de cancelación por falta de uso. Este «uso» incluye no solo el uso por parte del propio titular de la marca, sino también el uso por parte de un licenciatario autorizado(el uso con el consentimiento del titular se considera uso por parte del titular). En la práctica, es recomendable conservar los registros de ventas, el material publicitario y los documentos comerciales con la fecha, a fin de poder demostrar el uso dentro de los cinco años en caso de necesidad. Además, tanto en las oposiciones como en los procedimientos de nulidad o de infracción, puede darse el caso de que se rechace el ejercicio de un derecho al señalar la falta de uso de una marca registrada anterior de un tercero; por lo tanto, es importante conocer no solo el uso de la propia marca, sino también el de las marcas de otras empresas.

Sistema de renovación del registro

La vigencia de los derechos de marca en Turquía es de 10 años a partir de la fecha de solicitud. Tenga en cuenta que esto difiere del criterio de la fecha de registro de Japón, ya que se calcula a partir de la fecha de solicitud (por ejemplo, si transcurre un año desde la solicitud hasta el registro, el plazo restante en el momento del registro será de 9 años).Los derechos de marca pueden renovarse tantas veces como se desee cada 10 años, sin límite en el número de renovaciones. El trámite de renovación puede iniciarse a partir de los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento, y es posible renovarla incluso después de la fecha de vencimiento, siempre que se haga dentro de un plazo de gracia de 6 meses y se abone una tasa adicional. Concretamente, la solicitud de renovación puede presentarse a partir de 6 meses antes de la fecha de vencimiento, y en los 6 meses posteriores al vencimiento puede presentarse la solicitud de renovación junto con una tasa de demora. Una vez transcurrido el plazo de gracia, los derechos caducan y no pueden recuperarse.Para la renovación es necesario abonar la tasa de renovación establecida y presentar la solicitud de renovación. Aunque no existe la obligación de presentar pruebas de uso en el momento de la renovación, dado que los derechos no utilizados siempre corren el riesgo de ser cancelados, como se ha mencionado anteriormente, se debe evitar la renovación por inercia y considerar la posibilidad de renovar solo los derechos necesarios.

Sistema de registro de licencias (autorizaciones de uso)

En Turquía, es posible celebrar un contrato de concesión de derechos de uso (licencia) de marcas registradas y permitir su uso a terceros.El contrato de licencia en sí mismo es legalmente válido sin necesidad de registrarlo en la Oficina de Patentes y Marcas, pero para que sea oponible a terceros es necesario registrarlo en la Oficina. Es decir, si no se registra el contrato de licencia, existe el riesgo de no poder hacer valer dicha licencia frente a terceros de buena fe (por ejemplo, el cesionario de los derechos de marca). Por lo tanto, en la práctica se recomienda realizar sin demora los trámites de registro en la Oficina para los contratos de licencia importantes.Para solicitar el registro de una licencia, es necesario presentar el contrato ante notario. En particular, los contratos celebrados en el extranjero deben ser notariados en Turquía y, además, deben obtener una legalización consular (apostilla, etc.). El contrato debe indicar claramente el número de registro de la marca, el nombre de la marca, el alcance de los productos y servicios objeto de la licencia, el tipo de licencia (normal o exclusiva) y la duración, entre otros datos, y debe estar firmado por las partes.

Existen licencias exclusivas y no exclusivas; si no se especifica lo contrario en el contrato, se considerará no exclusiva. En el caso de una licencia exclusiva, el licenciatario (el que recibe la licencia) puede, en principio, solicitar medidas cautelares o reclamar una indemnización por daños y perjuicios frente a la infracción de terceros, al igual que el titular de los derechos (salvo que se estipule lo contrario en el contrato).Por otro lado, en las licencias no exclusivas, normalmente es el licenciante quien ejerce los derechos. Aunque se haya concedido la licencia, tal y como se ha mencionado anteriormente, el uso por parte del licenciatario se considera uso propio del titular de los derechos. No obstante, si el contrato no está registrado, el historial de uso del licenciatario podría suponer una desventaja a la hora de oponerse a terceros, por lo que es recomendable registrar el contrato.

Medidas de protección contra la infracción de derechos

Si en Turquía aparece un competidor que infringe los derechos de marca de la empresa, es posible adoptar medidas de protección de los derechos desde el ámbito civil, penal y administrativo (aduanas). A continuación, se explican los puntos clave de cada una de estas vías.

Recursos civiles (suspensión de la infracción, reclamación de indemnización por daños y perjuicios, etc.)

Si un tercero infringe los derechos de marca, el titular de la marca puede interponer una demanda civil (acción de cesación de la infracción y reclamación de indemnización por daños y perjuicios). En los tribunales especializados en propiedad intelectual (ubicados en las principales ciudades) se dirime la existencia de la infracción y el importe de los daños. Las principales medidas de protección que se pueden solicitar en el ámbito civil son: la orden de cesación (cesación y prevención de la infracción), el embargo y la destrucción de los productos infractores, la supresión de la indicación de la marca, la eliminación de los contenidos infractores en Internet, la publicación de la sentencia y la indemnización por daños y perjuicios.En cuanto a la cesación, es posible obtener del tribunal medidas cautelares (orden de cesación provisional) antes de la demanda o mientras el proceso está pendiente. En los casos en que se requiere una respuesta rápida, como la interrupción de la distribución de productos falsificados, existe la práctica de solicitar medidas cautelares antes de presentar la demanda, a fin de preservar las pruebas. No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque se obtenga una orden de medidas cautelares, esta perderá su eficacia si no se interpone la demanda principal en un plazo de dos semanas.

En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, la legislación turca no establece límites máximos ni mínimos para su cuantía. El tribunal la calcula de forma individual basándose en el importe de los daños reales (como la disminución de las ventas debida a la infracción), el importe equivalente a los derechos de licencia y los beneficios obtenidos por el infractor. En algunos casos también se reconocen los daños morales (como el deterioro de la imagen de marca), y su cuantía se determina a discreción del juez.No obstante, en Turquía, desde 2019, es obligatorio un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda en los casos de reclamación de indemnización por daños y perjuicios en asuntos civiles, por lo que, si no se pasa primero por la mediación pública, la demanda de indemnización será desestimada. Por lo tanto, si se desea reclamar una indemnización al infractor, primero es necesario solicitar la mediación a través de un abogado. Solo si la mediación no prospera se pasa a la fase judicial.

También hay que tener en cuenta el plazo de prescripción de las demandas por infracción. En general, el titular de los derechos debe interponer la demanda civil en un plazo de dos años desde que tenga conocimiento de la infracción y de la identidad del infractor, y se considera que el derecho de reclamación se extingue una vez transcurridos un máximo de diez años desde que se cometió la infracción. Dado que, una vez transcurrido el plazo de prescripción, resulta difícil obtener reparación, es importante emprender medidas legales de inmediato al descubrir la infracción.

Sanciones penales y procedimientos penales (medidas contra las imitaciones)

En Turquía, la infracción de los derechos de marca puede ser objeto de sanciones penales. En particular, se consideran delitos penales los actos que causan confusión al utilizar sin autorización en productos o servicios signos idénticos o similares a una marca registrada, así como los actos que se aprovechan del prestigio de una marca famosa o que la diluyen.En caso de que se sospeche de una infracción grave de los derechos de marca (como la fabricación o venta de productos falsificados), el titular de los derechos puede presentar una denuncia penal y solicitar que las autoridades investigadoras tomen medidas. Concretamente, el fiscal, tras recibir la denuncia del titular de la marca, lleva a cabo una investigación y, si es necesario, solicita una orden de registro y embargo al tribunal penal (Tribunal de Seguridad Pública). Una vez emitida la orden, la policía realiza una redada en almacenes o tiendas y procede al embargo (incautación) de los productos infractores.Posteriormente, se realiza un peritaje para determinar si los productos incautados son auténticos o falsificados y, si se confirma la infracción, el fiscal decide iniciar un proceso penal.

En el procedimiento penal, en primer lugar se ofrece a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo. Se trata de un sistema por el que, si el infractor ofrece una indemnización por daños y perjuicios y se alcanza un acuerdo, el caso puede darse por concluido sin que se inicie el juicio. Si no se llega a un acuerdo, se procede al juicio y, en caso de declararse culpable, se impone al infractor una multa o una pena de prisión (o ambas). La pena máxima de prisión está fijada en cuatro años y, en casos graves, puede dictarse una sentencia de prisión efectiva.Los productos infractores incautados serán finalmente confiscados o destruidos por decisión judicial. Cabe señalar que, en el procedimiento penal, no se indemniza por daños y perjuicios al titular de la marca, que es la parte perjudicada (la indemnización por daños y perjuicios debe reclamarse por separado en un proceso civil).

Medidas administrativas (retención en aduana, etc.)

Como medida de protección administrativa, cabe destacar el sistema de retención de importaciones en aduana. Las empresas que posean derechos de marca en Turquía pueden acogerse a un sistema por el que, al registrar (Recordation) dicha marca en aduana, las autoridades aduaneras retienen los productos falsificados en el momento de su importación o exportación. Al registrar la marca en aduana, las autoridades refuerzan la vigilancia y, si se detecta mercancía sospechosa, suspenden el despacho de aduana y lo notifican al titular de los derechos.Aunque el titular de los derechos debe presentar una solicitud de retención o iniciar un procedimiento judicial en un plazo determinado, esto permite impedir la distribución nacional de productos falsificados desde la frontera. Dado que Turquía es un centro logístico que conecta Europa y Oriente Medio, y existe el riesgo de que se convierta en un punto de tránsito de productos falsificados, las marcas principales deberían considerar el registro en la aduana.

Además, en caso de que se generalice la venta de productos falsificados de forma maliciosa, es posible colaborar con las autoridades administrativas (por ejemplo, organismos de supervisión del mercado o organismos ejecutivos locales) para que realicen inspecciones sorpresa en tiendas y mercados. No obstante, estas medidas no se resuelven completamente a nivel administrativo, ya que, en última instancia, requieren la intervención de los tribunales, por ejemplo, para la disposición de los productos incautados. Sin embargo, la presión y la orientación en la fase administrativa son eficaces para disuadir las infracciones.Es recomendable que los propios titulares de los derechos realicen estudios de mercado y, si detectan indicios de infracción, consulten a las autoridades lo antes posible.

Relación con el Protocolo del Arreglo de Madrid

Una forma en que las empresas japonesas pueden obtener derechos de marca en Turquía es mediante la solicitud de marca internacional (registro internacional) basada en el Protocolo del Arreglo de Madrid (el denominado «Protocolo de Madrid»). Turquía se adhirió al Protocolo de Madrid en 1999, por lo que, al presentar una solicitud internacional basada en una marca japonesa e incluir a Turquía entre los países designados, se obtiene un efecto equivalente al de una solicitud presentada directamente en el territorio turco.En el caso de la solicitud internacional, el procedimiento de solicitud en sí se completa sin necesidad de designar directamente a un representante local, pero el examen posterior y la respuesta a las oposiciones se llevan a cabo básicamente de la misma manera que en una solicitud nacional.

Aspectos a tener en cuenta en las solicitudes del Arreglo de Madrid:

• Examen y respuesta a oposiciones: incluso si se designa a Turquía a través de una solicitud internacional, la Oficina de Patentes y Marcas de Turquía lleva a cabo el examen con los mismos criterios que en una solicitud nacional y, si existen motivos de denegación u oposiciones, emite una notificación de denegación provisional.Esta notificación se envía inicialmente al solicitante japonés a través de la OMPI (Oficina Internacional). Por lo tanto, incluso si se presenta una oposición dentro del plazo de oposición (dos meses tras la publicación), no se envía una notificación directa al solicitante, sino que se notifica a través de la OMPI en forma de denegación provisional (provisional refusal por oposición). Si se pasa por alto la notificación, se incurrirá en la caducidad del plazo de contestación y, en el peor de los casos, no se podrán obtener los derechos en Turquía.En la práctica, cuando se designa a Turquía en una solicitud del Arreglo de Madrid, es recomendable designar a un representante local para que supervise el proceso y se encargue de las gestiones. En particular, la contestación a las oposiciones y la presentación de escritos de alegaciones contra los motivos de denegación deben realizarse en Turquía, por lo que la intervención de un representante local es indispensable. En ese caso, al igual que en las solicitudes nacionales, es necesario presentar un poder de representación al representante.

• Plazo de tramitación: en el caso de las solicitudes a través del Arreglo de Madrid, la Oficina de Turquía debe notificar el resultado del examen, en principio, en un plazo de 18 meses. Sin embargo, este plazo puede prolongarse en caso de que se presenten oposiciones, entre otros motivos, por lo que la tramitación tiende a ser más larga que en el caso de las solicitudes nacionales directas. Si se desea obtener los derechos lo antes posible o se quiere calcular el tiempo necesario para la estrategia de solicitud, se debe tener en cuenta este desfase temporal.

• Productos designados y clasificación: en las solicitudes internacionales, aunque los productos designados se indiquen en japonés, finalmente se traducen al inglés u otros idiomas y se envían a la Oficina de Turquía.Dado que Turquía adopta la Clasificación de Niza, las solicitudes se aceptarán sin problemas siempre que correspondan a las mismas clases y productos que en la solicitud japonesa. No obstante, no existen clases locales (códigos de grupos de similitud propios, etc.), por lo que la interpretación del alcance de los productos designados se deja en manos de la legislación turca. Incluso si en Japón se ha realizado una designación amplia, existe la posibilidad de que el examinador turco emita una orden de corrección si considera que la descripción no es clara. Es recomendable que la descripción de los productos sea lo más clara posible.

• Idioma y representación: Si la representación de la marca está en japonés u otros caracteres no latinos, se recomienda adjuntar la transcripción en alfabeto romano (transliteración) o una traducción al inglés de su significado al presentar la solicitud internacional. La Oficina de Turquía también puede solicitar datos de transcripción a caracteres latinos para las marcas con caracteres no latinos. Si se presenta a través de la OMPI, normalmente no hay ningún problema, pero es recomendable decidir la transcripción adecuada en caracteres latinos antes de presentar la solicitud.

• Costes: En las solicitudes del Sistema de Madrid, además de la tasa básica de la OMPI, se abonan tasas individuales por la designación de Turquía. Se trata de un coste equivalente a las tasas de solicitud y registro de una solicitud nacional, que se abona en un solo pago al realizar el registro internacional.Si no hay gastos adicionales, no es necesario pagar ningún coste adicional en Turquía en el momento del registro (en una solicitud nacional habría que pagar la tasa de registro, pero en el Protocolo de Madrid se abona por adelantado). No obstante, se incurrirá en gastos de representación adicionales si se contrata a un representante local posteriormente.

• Mantenimiento de los derechos: Los derechos de marca en Turquía obtenidos a través del Arreglo de Madrid tienen la misma validez y el mismo plazo de vigencia que los registros nacionales. El plazo de vigencia es de 10 años a partir de la fecha de solicitud (fecha de registro internacional), y la renovación también puede realizarse a través de la OMPI. Al igual que en el caso de los registros nacionales, si se olvida pagar la tasa de renovación, la protección se interrumpirá. Además, los requisitos de uso son idénticos: si no se utiliza la marca en Turquía en un plazo de 5 años, existe el riesgo de que se declare la caducidad por falta de uso (aunque se trate de un registro internacional, se trata de la misma manera que un registro nacional).También hay que prestar atención al «ataque central» en caso de que el registro en el país de origen (Japón) caduque en un plazo de cinco años. Si la marca japonesa subyacente se cancela en los cinco años siguientes a la emisión, la parte designada para Turquía también caducará. No obstante, en ese caso, para mantener la protección en Turquía, se puede realizar el procedimiento de conversión (transformación) del Protocolo de Madrid a una solicitud nacional en un plazo de tres meses. Es recomendable tener en cuenta este punto como medida de rescate en caso de emergencia.

Lo anterior constituye un resumen del sistema de marcas de Turquía para las empresas japonesas, así como las consideraciones prácticas. Turquía es un importante punto de apoyo para los mercados de Europa y Oriente Medio, y su sistema de marcas, aunque tiene un esquema similar al de la UE, cuenta con un funcionamiento propio. Utilice esta guía como referencia para adoptar las medidas adecuadas de adquisición de derechos y protección.

AUTOR

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación de Abogados de la Propiedad Industrial de Asia (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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