[Comentario de un agente de patentes] ¿Qué son las patentes esenciales para las normas (SEP)? Fundamentos de las condiciones FRAND y aspectos a tener en cuenta en la negociación de

Índice

1. ¿Qué son las patentes esenciales para una norma (SEP)?
2. ¿Por qué están aumentando rápidamente los litigios sobre SEP en sectores distintos?
3. ¿Qué son las condiciones FRAND?
4. El proceso y la práctica de la negociación de licencias
5. Tres puntos que las empresas deben tener en cuenta
6. Ventajas de consultar a un agente de la propiedad industrial y resumen

Principales organismos de normalización internacional y estándares establecidos

• IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de EE. UU.): Wi-Fi (IEEE 802.11), Ethernet (IEEE 802.3)
• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): normas de compresión de vídeo (H.264/H.265), normas de infraestructura de comunicaciones
• 3GPP: normas de comunicaciones móviles como 3G (UMTS), 4G (LTE) y 5G (NR)
• Bluetooth SIG: Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (BLE)
• ETSI (Organismo Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones): normas de telecomunicaciones europeas, transposición de las normas 3GPP

El grave riesgo de la imposibilidad de elusión

Las SEP no pueden eludirse mediante «modificaciones de diseño» (Design Around). Al fabricar productos que incorporan la función Wi-Fi, es inevitable utilizar las SEP relacionadas con el Wi-Fi. En otras palabras, se ve obligado a elegir entre obtener una licencia o eliminar esa función del producto. Si la función de comunicación es el núcleo del producto, en la práctica no hay otra opción que obtener la licencia.

Las debilidades estructurales de los fabricantes de otros sectores

Los fabricantes que no proceden del sector de las comunicaciones adolecen de tres debilidades fatales frente a las SEP. En primer lugar, al no disponer de una cartera de patentes relacionadas con las comunicaciones, carecen de baza para negociar licencias cruzadas. En segundo lugar, no han acumulado dentro de la empresa la experiencia y los conocimientos necesarios para negociar licencias de SEP. En tercer lugar, dado que el coste de la tecnología de comunicaciones no se ha incorporado a la estructura de precios de los productos, la carga de los derechos de licencia presiona directamente sobre los beneficios.

Caso práctico: los coches conectados y los litigios sobre SEP

La industria automovilística se encuentra en primera línea de los conflictos relacionados con las SEP. Los coches conectados incorporan módulos 4G/5G que permiten funciones como la comunicación entre vehículos (V2V), la comunicación entre vehículos e infraestructura (V2I) y la telemática. Las grandes empresas titulares de patentes de telecomunicaciones solicitan negociaciones de licencia directamente a los fabricantes de automóviles y tienden a dirigirse a los fabricantes de vehículos completos (OEM), en lugar de a los fabricantes de componentes (proveedores de primer nivel).

Esto se debe a que, al calcular los derechos de licencia basándose en el precio de venta del vehículo completo, pueden exigir unas tasas de licencia más elevadas. La pretensión de aplicar la tasa de derechos de licencia al precio total del vehículo, en lugar de al precio del módulo de comunicaciones por sí solo, supone una gran amenaza para los fabricantes de automóviles.

Fair (Justo)

Las condiciones de la licencia deben ser justas. Se trata del principio según el cual el titular de la patente no debe abusar del «efecto de bloqueo» derivado de la incorporación de la patente al estándar para exigir regalías injustificadamente elevadas. Se toma como referencia el nivel de precios que se habría fijado en una situación competitiva previa a la elaboración del estándar (valor ex ante). Es decir, las condiciones deben ser acordes con el valor intrínseco de la tecnología, tal y como se habría determinado en la fase previa a su adopción en el estándar, mediante una comparación con tecnologías alternativas.

Reasonable (Razonable)

Las tasas de licencia deben situarse en un nivel razonable. En concreto, se tienen en cuenta aspectos como que el porcentaje de regalías sea acorde con el grado de contribución técnica de la patente, que no ejerza una presión indebida sobre el negocio del licenciatario y que las regalías acumuladas (el importe total pagado a varios titulares de SEP) no superen el margen de beneficio del producto.A la hora de calcular las regalías FRAND, los tribunales pueden recurrir a contratos de licencia comparables (comparable licenses) o a un enfoque descendente (método que calcula la contribución de una cartera de patentes concreta a partir de las regalías acumuladas de todo el sector).

No discriminatorio

La licencia debe ofrecerse en condiciones equivalentes y sin discriminación a todos los licenciatarios que se encuentren en una situación similar. No está permitido ofrecer condiciones ventajosas solo a las grandes empresas ni exigir regalías injustificadamente elevadas a empresas de determinados países o sectores. No obstante, pueden admitirse diferencias en las condiciones dentro de unos límites razonables, en función de la magnitud de la licencia (volumen de envíos) o de la escala del negocio.

Patrón típico de «hold-up»

Un caso típico es aquel en el que el titular de una SEP presenta una solicitud de cesación, amenaza con la suspensión de la venta del producto y, a continuación, propone una tasa de regalías que supera ampliamente el nivel FRAND. La parte demandada se ve obligada a aceptar condiciones injustamente elevadas para evitar los daños derivados de la suspensión de la venta del producto (perturbación de la cadena de suministro, indemnizaciones por incumplimiento a los clientes, daño a la imagen de marca).Aunque la legislación de la UE en materia de competencia y la jurisprudencia de los tribunales alemanes imponen ciertas restricciones a las demandas de cesación presentadas por titulares de patentes que han realizado una declaración FRAND, estas no están completamente excluidas.

La realidad de la acumulación de regalías

Por ejemplo, se han presentado decenas de miles de declaraciones de SEP para el estándar 5G. Si cada titular de SEP cobrara un 0,5 % del precio del producto en concepto de regalías, el pago total a todos los titulares alcanzaría, según los cálculos, varias decenas de puntos porcentuales del precio del producto.Para evitar este «acumulado», se está debatiendo un enfoque (enfoque descendente) que consiste en establecer una tasa de regalías acumuladas (aggregate royalty rate) razonable para todo el sector y, a partir de ahí, prorratear la parte que le corresponde a cada titular.

Paso 1: Recepción de la carta de advertencia (oferta de licencia)

En muchos casos, el punto de partida es la recepción de una carta (carta de advertencia o carta de oferta de licencia) del titular de la SEP (o de su representante, como una empresa gestora de licencias o un consorcio de patentes) en la que se solicita la negociación de la licencia. Esta carta incluye información específica sobre la SEP en cuestión, los productos afectados y un resumen de las condiciones de licencia propuestas.

Punto importante: lo más importante en esta fase es registrar adecuadamente el hecho de haber recibido la carta y consultar sin demora a un experto (abogado o agente de patentes). La fecha de recepción puede tener un significado importante en los procedimientos legales posteriores.

Paso 2: Firma del NDA (acuerdo de confidencialidad) y divulgación de información

Antes de iniciar las negociaciones de licencia en serio, es habitual que ambas partes firmen un NDA (Non-Disclosure Agreement: acuerdo de confidencialidad). De este modo, se protegen los secretos comerciales y la información técnica que se revelen durante el proceso de negociación (documentación de análisis de las reivindicaciones de la patente, detalles de las condiciones de la licencia, datos de ventas, etc.).

Punto importante: el alcance del NDA debe considerarse con cautela. Un NDA excesivamente amplio puede resultar perjudicial en un posible litigio posterior. Además, en ocasiones se limita el alcance del NDA para evitar que se utilice indebidamente la información obtenida en las negociaciones con otros titulares de SEP.

Paso 3: Verificación del cuadro de reivindicaciones y análisis técnico

El «cuadro de reivindicaciones» presentado por el titular de la SEP es una tabla comparativa que muestra a qué elementos técnicos del producto en cuestión corresponden las reivindicaciones de la patente (alcance de los derechos). Esta verificación constituye el núcleo de la negociación, por lo que es necesario examinar minuciosamente los siguientes puntos:

• Si la patente en cuestión es realmente «esencial» (Essentiality Check)
• Si los requisitos de las reivindicaciones de la patente se cumplen en los productos de la empresa
• La validez de la patente (si no existen motivos de nulidad)
• Si el plazo de vigencia de la patente no ha expirado

Paso 4: Negociación de las condiciones de la licencia y formalización del contrato

Una vez realizada la verificación técnica, se inicia la negociación de las condiciones concretas de la licencia. Los principales puntos de negociación son los siguientes:

• Tasa de regalías: ¿un porcentaje fijo sobre el volumen de ventas (regalías continuas) o una cantidad fija por unidad?
• Base de las regalías: ¿el precio del producto final o el precio del módulo de comunicaciones? (cuestión del SSPPU)
• Ámbito geográfico: ¿licencia global o solo para países específicos?
• Periodo de vigencia: existencia y alcance de los pagos retroactivos (regalías pasadas).
• Ámbito de los productos objeto de la licencia: ¿solo productos existentes o también los futuros?

Puntos clave: en la negociación, los contratos de licencia comparables con otras empresas y la información de referencia del sector constituyen elementos de negociación importantes. Además, si existe un consorcio de patentes (un mecanismo en el que varios titulares de SEP gestionan conjuntamente un programa de licencias), en ocasiones es posible obtener la licencia de forma más eficiente que mediante una negociación individual.

Riesgos de ignorar o dejar de actuar (hold-out)

Ignorar una carta de advertencia o prolongar indebidamente las negociaciones puede considerarse un «hold-out». El hold-out es la actuación por parte del licenciatario de eludir o retrasar intencionadamente la obtención de una licencia en condiciones FRAND. Si se determina que se trata de un hold-out, los tribunales tienden a conceder medidas cautelares, lo que expone a la empresa al riesgo fatal de tener que suspender la venta de sus productos.En la jurisprudencia europea se ha reiterado en numerosas ocasiones la importancia de demostrar activamente que se es un «licenciatario dispuesto» (willing licensee: persona con intención de obtener la licencia).

¿Por qué se produce la sobredeclaración?

Las declaraciones a los organismos de normalización se basan en la «autodeclaración» y, por lo general, no se lleva a cabo una revisión de la esencialidad por parte de terceros. Para los titulares de SEP, declarar un mayor número de patentes como SEP aumenta su poder de negociación, lo que genera un incentivo para declarar incluso patentes que no son esenciales. Según estudios del sector, hay informes que indican que, de las patentes declaradas, solo una parte del total es realmente indispensable para la aplicación de la norma.

Datos sobre la tasa de esencialidad

Según múltiples estudios académicos y análisis de organismos de evaluación independientes (por ejemplo, Fairfield Resources y PA Consulting), se ha informado de que el porcentaje de las SEP declaradas que realmente se consideran esenciales para el estándar (tasa de esencialidad) se limita, en general, a entre el 20 % y el 30 %. En otras palabras, es posible que el tamaño de la cartera de patentes que alegan los titulares de SEP supere considerablemente el número real de patentes esenciales. Este hecho constituye un argumento de negociación extremadamente importante en las negociaciones de licencia.

Por qué la SSPPU es un punto de controversia

Pensemos, por ejemplo, en un coche conectado (precio de venta: varios millones de yenes) que incorpora un módulo de comunicaciones (precio: entre varios cientos y varios miles de yenes). Si el titular de la SEP aplica la tasa de regalías al precio total del vehículo, el importe de las regalías será desproporcionadamente más alto que si se aplicara únicamente al módulo de comunicaciones.Según el principio del SSPPU, se puede argumentar que la base de los derechos de patente debe ser la pieza más pequeña que implementa la tecnología patentada (en este caso, el módulo de comunicaciones). Sin embargo, en la jurisprudencia estadounidense, cuando la tecnología patentada impulsa la demanda del producto en su conjunto (Entire Market Value Rule), en algunos casos se permite tomar como base el producto acabado, por lo que la decisión varía según el caso concreto.

Aspectos a tener en cuenta en la cadena de suministro

Sin embargo, en la realidad no siempre es seguro que el proveedor haya obtenido licencias para todas las SEP. Además, existe un enfrentamiento entre la postura de que el titular de las SEP puede exigir una licencia a cualquier empresa de la cadena de suministro («licencia para todos») y la postura de que solo debe exigirse a un nivel específico (normalmente, al fabricante del producto final).Los fabricantes de productos terminados deben considerar la inclusión de una cláusula de indemnización (indemnification clause) relativa a las SEP en los contratos de suministro de componentes. Asimismo, es importante verificar periódicamente qué licencias de SEP poseen los proveedores a los que se recurre.

Ventaja 1: Se puede verificar técnicamente la indispensabilidad de las SEP

Los abogados especializados en patentes pueden verificar si la SEP reivindicada es realmente indispensable para la aplicación de la norma mediante un análisis minucioso tanto de las reivindicaciones de la patente como de las especificaciones de la norma técnica. Al señalar la posibilidad de una declaración excesiva y excluir de las negociaciones de licencia las patentes que en realidad no son indispensables, contribuyen a la racionalización de las regalías.

Ventaja 2: Se puede negociar un nivel de regalías adecuado basado en las condiciones FRAND

Los expertos versados en la negociación de licencias de SEP utilizan información de referencia del sector, métodos de cálculo de regalías FRAND de jurisprudencia anterior y los debates del SSPPU para establecer condiciones de licencia razonables para la empresa. Además, pueden considerar diversas opciones estratégicas, como el uso de consorcios de patentes o la posibilidad de licencias cruzadas.

Ventaja 3: Posibilidad de una respuesta estratégica que tenga en cuenta el riesgo de litigio

Si un conflicto sobre SEP no se resuelve mediante la negociación de la licencia, puede derivar en un litigio (solicitud de cesación, reclamación de indemnización por daños y perjuicios) o en un arbitraje. El abogado especializado en patentes prevé el riesgo de litigio desde la fase de negociación y ayuda a asegurar una posición ventajosa en caso de litigio, dejando constancia adecuada de las actuaciones como «licenciatario dispuesto». Además, asesora sobre el uso de procedimientos de nulidad de patentes y las posibilidades de contrademanda.

Asesoramiento gratuito sobre SEP y FRAND

Si tiene alguna duda sobre
las SEP, ya sea sobre la negociación de licencias de patentes esenciales para estándares, la respuesta a cartas de advertencia o la verificación de las condiciones FRAND, consulte a un experto en propiedad intelectual.