[Explicación detallada de un agente de la propiedad industrial] El sistema de consentimiento en materia de marcas: versión completa | Cómo conseguir el registro incluso cuando se a

«Presenté la solicitud de registro de la marca de nuestra nueva línea, en la que nos jugábamos el futuro de la empresa, y recibí una “notificación de motivos de denegación” de la Oficina de Patentes...»

«Aunque parece que se podría llegar a un acuerdo con la empresa contraria respecto a la marca ajena citada, no se puede registrar debido a los obstáculos del sistema».

Hasta ahora, en la práctica de las marcas en Japón, en caso de similitud con una marca registrada anterior de un tercero (artículo 4, apartado 1, número 11 de la Ley de Marcas), por regla general no se podía obtener el registro, incluso si se contaba con el consentimiento de la otra parte. Son innumerables las empresas que se han visto obligadas a cambiar sus marcas a regañadientes debido a esta estricta norma.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Marcas el 1 de abril de 2024, por fin se ha introducido en Japón el «sistema de consentimiento» (artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas). De este modo, se ha abierto la vía para que, si se cumplen determinados requisitos, sea posible el registro coexistente con el consentimiento del titular de la marca anterior.

En este artículo, un abogado especializado en propiedad industrial en activo ofrece una explicación exhaustiva de este nuevo sistema, basándose en los últimos criterios de examen de la Oficina de Patentes (edición de abril de 2024) y en el manual de aplicación (42.400.01, etc.).

No se trata de un sistema tan simple como «basta con obtener una carta de consentimiento». Desglosaremos en detalle, desde la primera línea de la práctica, desde los métodos para demostrar que «no existe riesgo de confusión» a fin de superar el examen, hasta cómo redactar contratos para evitar riesgos futuros.

1. ¿Qué es el régimen de consentimiento de marcas (artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas)?

1-1. Antecedentes y resumen de la introducción del sistema

El sistema de consentimiento (Consent System) es un sistema que permite que coexistan y se registren ambas marcas cuando el titular de una marca registrada anterior da su consentimiento (aceptación) para el registro de una marca posterior (su marca).

Tradicionalmente, la Ley de Marcas de Japón daba prioridad absoluta al «interés de los consumidores (evitar que estos compren productos por error)», por lo que se seguía una práctica que no permitía el registro aunque existiera acuerdo entre las partes. Para evitarlo, en la práctica se había adoptado un método complejo y de alto riesgo denominado «asignación de vuelta» (una técnica que consiste en ceder temporalmente los derechos de marca y recuperarlos tras el registro); sin embargo, con la presente reforma legislativa, este procedimiento ha pasado a ser reconocido como un trámite oficial.

1-2. «Dos requisitos imprescindibles» para acogerse a la aplicación

Para poder acogerse a este régimen, es necesario cumplir los dos requisitos siguientes en el momento de la evaluación (cuando el examinador toma una decisión).

1. Contar con el consentimiento del titular de la marca anterior

   Que el titular de la marca citada haya manifestado su intención de aceptar el registro de su marca.

2. Que «no exista riesgo de confusión» entre la marca anterior y la marca solicitada

   Este es el mayor obstáculo. Aunque las partes estén de acuerdo, es necesario demostrar que, desde un punto de vista objetivo, no existe riesgo de que los consumidores confundan ambas marcas.

2. ¡El mayor obstáculo! Criterios para determinar si «no existe riesgo de confusión»

Según los criterios de examen de la Oficina de Patentes (42.400.01), la valoración de si «no existe riesgo de confusión» se lleva a cabo de forma muy estricta. Lo importante es poder determinar que no se producirá confusión no solo «en la actualidad», sino también «en el futuro».

Los derechos de marca perduran de forma casi permanente si se renuevan periódicamente. Aunque actualmente el volumen de negocio sea reducido y exista una segmentación del mercado, si existe la posibilidad de que el negocio se expanda en el futuro y entre en competencia, no se concederá el registro.

En concreto, la Oficina de Patentes lleva a cabo el examen teniendo en cuenta de forma global los siguientes elementos.

Los ocho elementos que se tienen en cuenta en el examen

1. El grado de similitud de las marcas (si son demasiado parecidas)

2. El grado de notoriedad de la marca (cuanto más famosa sea la marca, mayor es la probabilidad de confusión)

3. Las características distintivas de la marca (si es un neologismo o una palabra común)

4. Presencia o ausencia de un logotipo corporativo (si se incluye el logotipo de la empresa, etc.)

5. Posibilidad de diversificación empresarial

6. Relación entre los productos y servicios

7. Características comunes de los consumidores de los productos (si están dirigidos a profesionales o al público en general, etc.)

8. Modalidades de uso de la marca y otras circunstancias comerciales

Entre todos estos aspectos, el que el solicitante puede controlar mediante su esfuerzo y negociación es el «8. Modo de uso de la marca y otras circunstancias comerciales». La clave del éxito radica en cómo se pueda demostrar y acordar esto de forma concreta.

3. «Realidades concretas de la actividad comercial» que deben incluirse en el acuerdo

En el documento de orientación para el examen (42.400.01) se enumeran ejemplos de aspectos concretos (a a g) que se tienen en cuenta como «modalidades de uso de la marca y otras circunstancias comerciales».

Cuando se recurre al sistema de consentimiento, resulta eficaz acordar con la otra parte las siguientes «normas de delimitación de ámbitos» y presentarlas por escrito (acuerdo o contrato).

① Composición de la marca que se va a utilizar (a)

• Fijación de la combinación: «Utilizar siempre la figura y el texto en la misma posición».

• Limitación de la tipografía y el color: «Utilizar siempre un color corporativo específico o una tipografía designada»

• Inclusión del logotipo corporativo: «Utilizar siempre el nombre de la empresa (S.A. XX) o el logotipo de forma conjunta».

② Limitación del uso de productos y servicios (c)

Aunque los productos designados sean los mismos «programas informáticos», se evita la confusión separando estrictamente los usos.

• Ejemplo: A lo utiliza únicamente «para juegos», mientras que B lo utiliza únicamente «para uso médico».

• Ejemplo: A lo utiliza únicamente para productos de «gama alta (más de X yenes)», mientras que B lo utiliza únicamente para productos de «gama baja».

③ Separación por método de venta y zona geográfica (d, f)

• Método de venta: uno solo vende al por menor en grandes superficies, mientras que el otro solo fabrica bajo pedido mediante venta a domicilio.

• Zona de venta: una se limita a Hokkaido, la otra a la prefectura de Okinawa.

• Época de venta (e): venta limitada a la primavera y venta limitada al otoño, etc.

④ Medidas para evitar confusiones (g)

También se acordarán las medidas a adoptar en caso de que se produzca una confusión.

• Ejemplo: notificarlo a la otra parte y, tras consultarlo, adoptar rápidamente medidas para resolverlo (como añadir una indicación de anulación).

Es necesario acumular estas circunstancias y construir una lógica del tipo «si la diferenciación es tan clara, los consumidores no se equivocarán».

4. Puntos importantes a tener en cuenta para evitar la «confusión futura»

El examinador aborda la revisión con la sospecha de que «aunque ahora se cumpla el acuerdo, podría incumplirse en el futuro». Por ello, es necesario que la documentación presentada incluya **«garantías de que no habrá cambios en el futuro»**.

① Duración del acuerdo (ejemplos no válidos y válidos)

Los criterios de examen hacen referencia de forma estricta al riesgo de variación en el futuro.

• [Ejemplo no válido] Acuerdo de corta duración: «Los acuerdos de corta duración, como de uno o dos años», no se admiten, en principio. Esto se debe a que no hay garantía de renovación y existe la posibilidad de confusión en el futuro.

• [Ejemplo no válido] Acuerdo con derecho de rescisión: los contratos que, aunque no tengan una duración determinada, puedan rescindirse en cualquier momento por voluntad de una de las partes, se consideran carentes de estabilidad futura.

• [Ejemplo válido] Acuerdo permanente: es necesario un acuerdo que se mantenga mientras los derechos estén vigentes, como «mientras se mantengan registradas ambas marcas». No obstante, si es evidente que el derecho de marca de la otra parte va a extinguirse, se puede considerar un acuerdo válido hasta ese momento.

② Existencia de titulares de derechos de uso exclusivo o de uso ordinario

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la existencia de un contrato de licencia (derecho de uso).

Si se han establecido derechos de uso exclusivo o derechos de uso ordinario sobre la marca citada, es necesario que no se produzca confusión no solo con el titular de la marca, sino también con el titular de dichos derechos de uso (licenciatario).

Aunque el titular del derecho de marca dé su consentimiento, no se admitirá el registro si existe riesgo de confusión con la actividad del licenciatario que la utiliza realmente. En este caso, se exigirá una coordinación que incluya al licenciatario, así como la presentación de documentación (que demuestre que no existe riesgo de confusión).

③ Excepciones en el caso de empresas del mismo grupo (empresas matrices, filiales o asociadas)

Si el solicitante y el titular de la marca citada mantienen una relación de grupo, como una relación de empresa matriz y filial o de empresas hermanas, el examen se realiza con cierta flexibilidad.

Esto se debe a que, en principio, se considera que no existe riesgo de confusión con productos de «terceros» (ya que el origen en sentido amplio, como grupo, es el mismo).

No obstante, incluso entre empresas del mismo grupo, debe evitarse la confusión en sentido estricto sobre «a qué empresa pertenece el producto», por lo que es recomendable que exista un acuerdo para indicar en la marca que se trata de una empresa del grupo (por ejemplo: «Grupo XX»).

5. Cómo redactar los documentos que se presentan ante la Oficina de Patentes y aspectos clave

Para acogerse a este régimen, además de los documentos de solicitud habituales, se deben presentar los siguientes documentos (véase el tratamiento de documentos 42.400.02).

(1) Carta de consentimiento (Consent Letter)

Documento en el que el titular de la marca citada manifiesta su consentimiento para el registro de su marca.

• Datos obligatorios: nombre y dirección del titular de la marca citada, número de registro, número de solicitud del solicitante, productos designados, etc., así como la declaración de que «consiente en el registro de la marca».

• Formato: No es necesario que el documento se titule «Carta de consentimiento», pero debe quedar claro el contenido mencionado anteriormente.

(2) Documentación que demuestre que no existe riesgo de confusión (Acuerdo)

En la práctica, este es el documento más importante. Normalmente se presenta una copia del «acuerdo (contrato)» celebrado entre las partes.

• Contenido: Es necesario que se especifiquen de forma concreta los «limitaciones en el modo de uso», la «limitación de la finalidad» y el «acuerdo para el futuro» mencionados anteriormente.

• Posibilidad de presentar un resumen: Si no se desea presentar el texto completo del contrato (que incluye información confidencial, como la contraprestación), también se admite la presentación de un documento que resuma el contenido del acuerdo. No obstante, hay que tener cuidado, ya que si el resumen es demasiado conciso y las medidas para evitar confusiones resultan poco claras, se solicitarán documentos adicionales (como el original).

• Otras pruebas: Se presentarán también documentos que respalden que el contenido del acuerdo se ajusta a la realidad, como folletos, copias de la página web o el plan de negocio.

(3) Dictamen

Aunque la presentación de un informe de opinión no es obligatoria, tal y como se indica en los criterios de examen, se tendrá en cuenta si se ofrece una «explicación concreta de que no existe riesgo de confusión».

El abogado de patentes puede aumentar las posibilidades de registro explicando de forma lógica cómo el acuerdo presentado evita la confusión y cuál es la situación real del mercado.

6. Riesgos del uso del sistema de consentimiento y el papel del agente de patentes

Es posible que, tras leer hasta aquí, algunos se hayan preguntado: «¿No podría tramitarlo yo mismo si consigo el permiso de la otra parte?». Sin embargo, el uso del sistema de consentimiento entraña un gran riesgo que puede limitar el negocio en el futuro.

Riesgo 1: Pérdida de libertad empresarial

Para que la Oficina de Patentes reconozca que «no hay riesgo de confusión», se incluirán en el acuerdo restricciones estrictas como «no lo utilizaremos para ningún otro producto» o «no cambiaremos el diseño del logotipo bajo ningún concepto».

Esto puede suponer renunciar por su cuenta a la posibilidad de desarrollar nuevos productos o renovar la imagen de marca en el futuro. Es necesario considerar cuidadosamente si esas restricciones son adecuadas desde el punto de vista de la gestión empresarial.

Riesgo n.º 2: Rechazo o conflicto por deficiencias en el acuerdo

Si se utiliza un modelo de acuerdo encontrado en Internet, existe el riesgo de que sea rechazado por no cumplir los criterios de examen de la Oficina de Patentes (por ejemplo, para evitar cambios futuros). Además, si el acuerdo presenta deficiencias como contrato de derecho privado, no podrá proteger a la empresa en caso de que surjan problemas con la otra parte en el futuro.

Riesgo ③: Respuesta a las instrucciones de corrección

Si, como resultado del examen, se determina que «existe riesgo de confusión en relación con este producto designado», es posible que se le solicite una corrección para eliminar (reducir) el producto designado (42.400.01 4.).

Es necesario llevar a cabo una negociación sofisticada con el examinador para determinar hasta qué punto se puede ceder.

¿Por qué se debe contratar a un agente de la propiedad industrial?

El sistema de concesión no consiste en «tareas de redacción de documentos», sino en «negociaciones y estrategias de alto nivel».

1. Conocimiento profundo de los criterios de examen: podemos interpretar los documentos operativos más recientes y elaborar una argumentación (escrito de alegaciones) que convenza al examinador.

2. Redacción de acuerdos adecuados: diseñamos los términos del contrato para maximizar la libertad de su empresa, al tiempo que aumentamos las posibilidades de registro.

3. Coordinación con la otra parte: al contar con la intervención de un experto, se evitan las discusiones emocionales y se facilita el acuerdo de una forma que también beneficie a la otra parte (por ejemplo, la prevención de conflictos).

7. Resumen: consulte a un experto antes de rendirse

Con la introducción del artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas (sistema de consentimiento), ha surgido la posibilidad de obtener una solución incluso en casos en los que hasta ahora se había renunciado al registro por «existir una marca de terceros».

Sin embargo, el camino no es en absoluto fácil. Para demostrar que «no existe riesgo de confusión», no solo en el presente sino también en el futuro, y para celebrar un contrato que proteja el negocio de su empresa, se requieren conocimientos especializados avanzados y experiencia.

• He recibido una notificación de motivos de denegación (artículo 4, apartado 1, número 11)

• Se mantiene una buena relación con la empresa contraria, pero no se sabe qué tipo de documento se debe intercambiar

• Desea reorganizar la cartera de marcas entre las empresas del grupo

Si tiene alguna de estas inquietudes, no dude en consultar a un abogado especializado en marcas.

En nuestro despacho, basándonos en las últimas prácticas de examen, le propondremos la estrategia óptima para proteger su valiosa marca y obtener los derechos correspondientes.

No hay por qué rendirse inmediatamente solo porque exista una marca anterior. Aproveche de forma inteligente el nuevo sistema y consolide el valor de su marca.

Índice

1. 1. ¿Qué es el sistema de concesión de marcas (artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas)?
2. 2. ¡El mayor obstáculo! Criterios para determinar si «no existe riesgo de confusión»
3. 3. «Circunstancias concretas de la relación comercial» que deben incluirse en el acuerdo
4. 4. Puntos importantes a tener en cuenta para evitar la «confusión futura»
5. 5. Cómo redactar los documentos que se presentan ante la Oficina de Patentes y aspectos clave
6. 6. Riesgos del uso del régimen de consentimiento y el papel del agente de patentes
7. 7. Resumen: consulte a un experto antes de rendirse