[Comentario de un abogado especializado en marcas] ¿Se pueden registrar los hashtags como marcas? Análisis exhaustivo de los riesgos legales de «infracción de los derechos de marca

Introducción: En la era de las redes sociales, las «palabras» son un activo, pero también pueden ser una trampa

Instagram, X (antes Twitter), TikTok, YouTube.

En el mundo empresarial actual, no se puede eludir el marketing en redes sociales. En este contexto, la clave para la difusión de la información y las búsquedas es el «hashtag (#)».

Entre las empresas y los autónomos, hay quienes piensan:

«quiero convertir el título de la campaña en un hashtag para que se ponga de moda»

«Aprovechar la popularidad de las etiquetas de la competencia para aumentar el número de búsquedas de nuestros productos»

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Sin embargo, ¿sabe que esa publicación con un simple «#» puede convertirse en el germen de un problema legal que ponga en peligro la marca de su empresa?

• «Otra empresa utilizó sin permiso un hashtag creado por nosotros y nos quitó ventas»

• «Utilicé una etiqueta de moda sin darle importancia y me reclamaron una indemnización millonaria por infracción de derechos de marca».

Estos casos no son en absoluto ficticios. De hecho, en los tribunales japoneses ya hay sentencias que reconocen que el uso de hashtags constituye una infracción de los derechos de marca.

En este artículo, desde la perspectiva de un agente de la propiedad industrial, le explicaremos con más detalle y de forma más práctica que en ningún otro sitio la compleja relación entre «los hashtags y las marcas registradas».

Hemos recopilado de forma exhaustiva los conocimientos que deben tener los responsables de redes sociales, tanto desde el punto de vista ofensivo (registro de marcas) como defensivo (prevención de infracciones), así que le animamos a que lea el artículo hasta el final.

Capítulo 1: ¿Se pueden registrar como marcas los «hashtags»?

Para empezar, diré que sí, que es posible registrar una marca comercial aunque se trate de un hashtag.

Sin embargo, no todos los hashtags pueden registrarse. Existen normas claras en los criterios de examen de la Oficina de Patentes.

1. El simple hecho de incluir el símbolo «#» no genera capacidad de distinción

El requisito más importante para el registro de una marca es el «carácter distintivo» (la capacidad de distinguir productos propios de los ajenos). Es decir, la función de que «al ver esa marca, se sepa de qué empresa son los productos o servicios».

Según la práctica de la Oficina de Patentes, el símbolo «#» de los hashtags se considera simplemente una etiqueta o un símbolo de búsqueda, por lo que tiende a considerarse que carece de carácter distintivo.

Por lo tanto, el objeto real del examen es la parte del texto que excluye el símbolo «#».

2. Hashtags que no pueden registrarse (marcas descriptivas)

En principio, no se pueden registrar los hashtags que se indican a continuación.

• Aquellos que describen la calidad o el contenido del producto

  • Ejemplos: «#delicioso», «#orgánico», «#picantísimo», «#envío gratuito», «#nuevo lanzamiento»

  • Esto se debe a que no son más que descripciones del producto y no permiten distinguir de quién es.

• Eslóganes o saludos

  • Ejemplos: «#ÁnimoJapón», «#Buenosdías», «#Recomendacionesdesta semana»

  • Las simples frases publicitarias o expresiones habituales también se consideran carentes de capacidad de identificación.

3. Hashtags con altas posibilidades de registro

Por otro lado, en los siguientes casos hay muchas posibilidades de que se registren.

• Términos inventados o nombres de marca propios

  • Ejemplos: «#(nombre de la marca propia)», «#(nombre de producto propio)»

  • Si la palabra que aparece detrás del «#» es en sí misma un elemento distintivo que permite diferenciarla de otras empresas, es registrable.

• Solicitar el registro como diseño de logotipo que incluya el símbolo «#»

  • Aunque el registro solo con las letras resulte difícil, hay casos en los que se concede el registro si se diseña como un logotipo característico.

4. Consejo estratégico: lo habitual es registrarlo sin el símbolo «#»

Como técnica práctica, en muchos casos recomiendo a mis clientes que registren la marca solo con las letras, sin incluir el símbolo «#».

Esto se debe a que, si se obtiene el derecho de marca con las letras «ABC», es muy probable que se puedan hacer valer los derechos incluso ante el uso de «#ABC» en las redes sociales (ya que se considera dentro del ámbito de similitud de la marca). Por el contrario, si se registran los derechos en la forma «#ABC», existe el riesgo de que el alcance de los derechos se limite a la «forma con el símbolo #».

*Dado que cada caso es diferente, consulte con un agente de la propiedad industrial para definir una estrategia de solicitud concreta.

Capítulo 2: ¡Hay que saberlo o te puede salir caro! La línea divisoria entre el hashtag y la «infracción de los derechos de marca»

Más grave aún que las consultas sobre «quiero registrar una marca» son las consultas del tipo «puede que haya infringido los derechos de marca de otra empresa».

Lo que más deben temer los responsables de redes sociales es que un hashtag añadido sin pensar se convierta en una «infracción de los derechos de marca», lo que podría dar lugar a la recepción de una carta de advertencia o incluso a la suspensión de la cuenta.

1. Criterios establecidos por la jurisprudencia (caso «Charmant Sac», 2021)

Un caso emblemático en materia de hashtags y violación de derechos de marca es el «caso Charmant Sac» (sentencia del 27 de septiembre de 2021), que se litigó en el Tribunal de Primera Instancia de Osaka.

En este juicio se debatió si el hecho de que un vendedor de productos artesanales en una aplicación de mercadillo incluyera hashtags como «#CharmantSack» en la descripción de sus productos constituía una infracción de los derechos de marca.

El tribunal reconoció la infracción de los derechos de marca por los siguientes motivos:

1. Función de indicación de procedencia: dicho hashtag se utilizaba de tal forma que, más allá de ser una simple etiqueta de búsqueda, se reconocía como un indicador de la marca del producto.

2. Intención de atraer clientes: al añadir etiquetas de marcas famosas, existía la intención de atraer a los usuarios que buscaban dichas marcas a la página de sus propios productos (aprovechamiento indebido).

Esta sentencia tiene un gran peso, ya que el poder judicial ha dejado claro que «el hecho de que se trate de un hashtag no lo convierte en una excepción a la Ley de Marcas».

2. El punto de inflexión es si se trata de un «uso como marca»

No todo uso de hashtags constituye una infracción. Desde el punto de vista jurídico, el punto de inflexión es si se trata de un «uso como marca».

[Casos con alta probabilidad de ser lícitos (no constituir infracción)]

• Explicación puramente descriptiva:

  Cuando se utiliza una marca registrada para explicar los modelos compatibles, como en «Esta funda para móvil es compatible con el #iPhone13».

• Impresiones personales o comentarios:

  Publicaciones de tipo diario, como «Hoy he comido en #McDonald's. ¡Estaba buenísimo!». Como no se trata de un uso como marca (indicación para vender un producto propio), en principio no hay ningún problema.

【Casos con alta probabilidad de constituir una infracción】

• Prácticas de parasitismo comercial (free riding):

  Al vender zapatillas de marca desconocida, etiquetarlas con «#NIKE #adidas» con el objetivo de atraer tráfico de búsqueda.

• Confusión con la marca:

  Etiquetar de forma que se dé a entender erróneamente que el producto propio es una colaboración con una marca famosa.

• Destacar en banners publicitarios:

  En las imágenes de los anuncios de Instagram, se colocan las marcas registradas de otras empresas en formato de hashtag, a gran tamaño y como si fueran logotipos.

Capítulo 3: Tres errores en los que suelen caer los responsables de marketing en redes sociales

En este apartado, analizaremos en profundidad los patrones de problemas que suelen surgir en el ámbito empresarial real y las medidas para evitarlos.

Trampa n.º 1: apropiación indebida de etiquetas de campaña

Supongamos que su empresa ha organizado una campaña llamada «#Concurso XX» y ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad para difundirla. Sin embargo, si no ha registrado la palabra «XX» como marca comercial, existe la posibilidad de que la competencia utilice el mismo hashtag para publicar contenido que se aproveche de la campaña y le robe clientes.

[Medida]

A la hora de crear un hashtag de campaña propio, lo mejor es tramitar la solicitud de registro de la marca en la fase de planificación. Si se dispone de los derechos de marca, se puede solicitar fácilmente a la plataforma (como Meta o X) la retirada del contenido (takedown request) por infracción de los derechos de marca.

Peligro n.º 2: Falta de gestión del marketing de influencers

Cuando una empresa encarga a un influencer una publicación de relaciones públicas, puede darse el caso de que el influencer, por iniciativa propia, añada «#(nombre de la marca de otra empresa)» a la publicación.

En este caso, la empresa que realiza el encargo también corre el riesgo de ser considerada responsable por responsabilidad civil solidaria.

[Medidas]

En el contrato con el influencer, no solo es importante especificar claramente que «no se infringirán los derechos de propiedad intelectual de terceros», sino también compartir de antemano una lista de hashtags permitidos (lista blanca) y una lista de hashtags prohibidos (lista negra), y establecer un sistema de verificación antes de la publicación.

Peligro n.º 3: uso no autorizado de abreviaturas y apodos

Hay muchos casos en los que, aunque no se trate del nombre oficial, las abreviaturas están registradas como marcas.

(Ejemplo: no solo «McDonald's», sino también «Mac» y «McDo»; no solo «Starbucks», sino también «Starbucks» están registrados como marcas).

Es peligroso utilizar etiquetas con abreviaturas con fines comerciales basándose en el razonamiento simplista de que «como no es el nombre oficial, no pasa nada».

Capítulo 4: Estrategia «ofensiva» de hashtags para impulsar el negocio

Aunque hemos hablado de riesgos, los derechos de marca son, en esencia, un arma para fortalecer el negocio. A continuación, explicamos las ventajas de registrar estratégicamente los hashtags.

1. Exclusividad y protección de la comunidad de marca

Cuando se forma una comunidad de fans (UGC) en torno a un hashtag concreto, registrar esa palabra clave como marca comercial permite proteger el «ambiente» de la comunidad.

Esto se debe a que, cuando los spammers o las ofertas comerciales ajenas al tema se agolpan en ese hashtag, se les puede excluir basándose en los derechos de marca.

2. Expansión hacia el negocio de las licencias

Si se consigue crear un hashtag (neologismo) muy popular, se puede plantear un modelo de negocio consistente en conceder licencias a otras empresas para el uso de dicho hashtag y obtener derechos de uso.

Especialmente en los sectores de la moda y los eventos, las palabras pegadizas tienen valor por sí mismas.

3. La clave está en cómo elegir los productos y servicios designados (clases)

A la hora de registrar una marca de hashtag, es muy importante en qué «clase (género)» se registra.

Por ejemplo, en el caso de una marca de ropa, la «clase 25 (prendas de vestir)» es imprescindible, pero si se tiene en cuenta una campaña en redes sociales, también es necesario incluir la «clase 35 (publicidad)» y la «clase 41 (suministro de información y organización de eventos)».

Si se comete un error en la «selección de la clase», se crea una laguna jurídica por la que «aunque se posea la marca de ropa, los derechos no se extienden a las actividades publicitarias en Internet». Este es un ámbito en el que los conocimientos especializados de un agente de la propiedad industrial son indispensables.

Capítulo 5: ¿Por qué se debe consultar a un agente de la propiedad industrial sobre el problema de los hashtags?

«Si lo busco en Internet, parece que podría presentar la solicitud yo mismo».

Quizá haya quien piense así. Sin embargo, precisamente los problemas relacionados con los hashtags, propios de las redes sociales, requieren el apoyo de un agente de la propiedad industrial, que es un experto en la materia. A continuación, expongo tres razones.

Razón 1: Porque se requiere una «evaluación de similitud» avanzada

En el examen de registro de marcas, lo más difícil es determinar si «se parece a una marca ya existente (similaridad)».

En el caso de los hashtags, los elementos de comparación son complejos, como la presencia o ausencia del símbolo «#», las mayúsculas y minúsculas, la pronunciación (denominación) y el significado (concepto).

Aunque se presente la solicitud pensando que «como solo difiere en una letra, no hay problema», si la Oficina de Patentes la considera «similar», el coste del timbre fiscal se habrá desperdiciado. El agente de patentes evalúa con precisión las posibilidades de registro basándose en los numerosos precedentes de resoluciones y criterios de examen del pasado.

Razón 2: Diseño del «alcance de los derechos» con vistas al futuro del negocio

El objetivo no es simplemente obtener el certificado de registro. La labor del agente de patentes consiste en diseñar el ámbito de derechos más sólido y completo, sin omisiones, anticipando «qué estrategias de redes sociales se aplicarán en el futuro», «si habrá expansión internacional» y «qué competidores aparecerán».

Dado que las tendencias de los hashtags cambian rápidamente, se requiere una estrategia de solicitud que combine rapidez y flexibilidad.

Razón 3: Un escudo ante advertencias y problemas

En el caso de que, por si acaso, reciba una carta certificada de otra empresa alegando «violación de derechos», si cuenta con un agente de la propiedad industrial podrá responder con serenidad.

Analizando si las alegaciones de la otra parte son jurídicamente válidas (o si se trata simplemente de una acusación infundada) y redactando una respuesta adecuada, se logra resolver el conflicto de forma rápida y favorable.

Resumen: lo que puedes hacer ahora mismo para proteger las «palabras» en las redes sociales

Gracias por leer hasta el final.

En el marketing en redes sociales, los hashtags son una herramienta mágica para conectar con usuarios de todo el mundo, pero al mismo tiempo son un arma de doble filo que conlleva riesgos legales.

• Estrategia ofensiva: registrar como marca los hashtags de las campañas de la empresa para monopolizar y proteger la marca.

• Estrategia defensiva: llevar a cabo investigaciones adecuadas y aplicar normas de uso rigurosas para no infringir los derechos de marca de otras empresas.

Solo cuando se combinan estas dos estrategias se puede acelerar el marketing en redes sociales con tranquilidad.

«Quiero empezar una nueva campaña, ¿este hashtag es adecuado?»

«Quiero proteger el hashtag de mi marca, pero ¿en qué clase debo registrarlo?»

«He recibido una advertencia de otra empresa y no sé qué hacer».

Si tiene alguna de estas preocupaciones, no intente resolverla por su cuenta, sino que le recomendamos que consulte con nuestro despacho, formado por profesionales de la propiedad intelectual.

Le ayudaremos a que su marca se expanda de forma segura y contundente en el vasto océano de las redes sociales.

Acerca de las consultas

En nuestro despacho nos encargamos de la investigación de marcas, la representación en solicitudes y la evaluación de infracciones relacionadas con el marketing en redes sociales.

Contamos con una amplia experiencia en la resolución de consultas relacionadas con hashtags.

La primera consulta es gratuita, así que no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de Zoom o en persona para contarnos su caso.