Les risques juridiques de la "violation de marque" dans le marketing sur les réseaux sociaux et comment les éviter.

Introduction : À l'ère des réseaux sociaux, les « mots » sont à la fois un atout et un piège

Instagram, X (anciennement Twitter), TikTok, YouTube.

Dans le monde des affaires actuel, il est impossible de faire l'impasse sur le marketing sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, les « hashtags (#) » jouent un rôle clé dans la diffusion et la recherche d'informations.

Parmi les entreprises et les entrepreneurs individuels, certains souhaitent

« Je souhaite transformer le titre de ma campagne en hashtag pour le rendre viral »

« Je souhaite profiter de la popularité des hashtags de mes concurrents pour augmenter le nombre de recherches sur mes produits »

.

Mais savez-vous que ces simples publications accompagnées d’un « # » peuvent être à l’origine de litiges juridiques susceptibles de nuire à l’image de marque de votre entreprise ?

• « Un hashtag créé par notre entreprise a été utilisé sans autorisation par une autre société, qui nous a ainsi pris des parts de marché »

• « J’ai utilisé un hashtag tendance sans y prêter attention, et on m’a réclamé des dommages-intérêts élevés pour violation du droit des marques »

Ce ne sont en aucun cas des histoires fictives. Il existe en effet des précédents judiciaires au Japon où l'utilisation d'un hashtag a été reconnue comme une violation du droit des marques.

Dans cet article, nous vous expliquons de manière détaillée et pratique, du point de vue d'un conseil en propriété industrielle, la relation complexe entre « hashtags et marques ».

Nous avons exhaustivement répertorié les connaissances que les responsables des réseaux sociaux doivent posséder, tant sur le plan offensif (enregistrement de marque) que défensif (prévention des violations). Nous vous invitons donc à lire cet article jusqu'au bout.

Chapitre 1 : Peut-on enregistrer un « hashtag » comme marque ?

Pour aller droit au but, il est possible d'enregistrer un hashtag en tant que marque.

Cependant, tous les hashtags ne peuvent pas être enregistrés. Les critères d'examen de l'Office des brevets prévoient des règles claires.

1. Le simple fait d'ajouter « # » ne suffit pas à créer un caractère distinctif

La condition la plus importante pour l'enregistrement d'une marque est le « caractère distinctif » (la capacité à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre). En d'autres termes, il s'agit de la fonction permettant de « reconnaître, à la vue de ce signe, de quelle entreprise proviennent les produits ou services ».

Dans la pratique de l'Office des brevets, le « # » d'un hashtag est généralement considéré comme un simple label ou un symbole de recherche, et a donc tendance à être jugé dépourvu de caractère distinctif.

Par conséquent, l'objet réel de l'examen est la partie textuelle, sans le « # ».

2. Hashtags non enregistrables (marques descriptives)

En principe, les hashtags suivants ne peuvent pas être enregistrés.

• Ceux qui indiquent la qualité ou le contenu du produit

  • Exemples : « #délicieux », « #bio », « #très fort », « #livraison gratuite », « #nouveau produit »

  • En effet, il s'agit simplement de descriptions de produits qui ne permettent pas de distinguer à qui appartient le produit.

• Slogans ou formules de politesse

  • Exemples : « #Allez le Japon », « #Bonjour », « #Recommandations de la semaine »

  • Les simples slogans publicitaires ou expressions courantes sont également considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

3. Hashtags susceptibles d'être enregistrés

En revanche, les cas suivants ont de bonnes chances d'être enregistrés.

• Nouveaux mots ou noms de marque propres

  • Exemples : « #(nom de la marque) », « #(nom du produit) »

  • Le mot qui suit le « # » peut être enregistré s'il s'agit d'un élément distinctif permettant de différencier votre entreprise des autres.

• Déposer une demande d'enregistrement sous forme de logo incluant le « # »

  • Même si l'enregistrement est difficile avec des caractères seuls, il arrive que l'enregistrement soit accepté si le mot est intégré dans un logo distinctif.

4. Conseil stratégique : l'approche classique consiste à enregistrer la marque sans le « # »

En pratique, je recommande souvent à mes clients de déposer leur marque uniquement avec les lettres, sans ajouter le « # ».

En effet, si vous obtenez un droit de marque sur les lettres « ABC », vous aurez de fortes chances de pouvoir faire valoir vos droits contre l'utilisation de « #ABC » sur les réseaux sociaux (car cela est considéré comme relevant du champ d'application de la marque). À l'inverse, si vous obtenez un droit sous la forme « #ABC », vous courez le risque de voir le champ d'application de vos droits limité à la forme « accompagnée du signe # ».

*Comme cela dépend de chaque cas particulier, veuillez consulter un conseil en propriété industrielle pour définir une stratégie de dépôt concrète.

Chapitre 2 : À connaître absolument ! La ligne de démarcation entre le hashtag et la « contrefaçon de marque »

Les demandes de conseil concernant la « volonté d'enregistrer une marque » sont moins graves que celles concernant la crainte d'avoir « peut-être enfreint les droits de marque d'une autre entreprise ».

Ce que les responsables des réseaux sociaux doivent craindre le plus, c'est qu'un hashtag ajouté sans y prêter attention ne constitue une « contrefaçon de marque », entraînant l'envoi d'une mise en demeure ou la suspension du compte.

1. Les critères établis par la jurisprudence (affaire « Charmant Sac » de 2021)

L'affaire « Charmant Sac » (jugement du 27 septembre 2021), jugée par le tribunal de grande instance d'Osaka, est un cas de référence célèbre concernant les hashtags et la contrefaçon de marque.

Dans cette affaire, la question était de savoir si le fait pour un vendeur proposant des articles faits main sur une application de vente entre particuliers d'ajouter des hashtags tels que « #CharmantSac » dans la description de ses produits constituait une violation du droit des marques.

Le tribunal a reconnu la contrefaçon de marque pour les raisons suivantes :

1. Fonction d'indication de provenance : ce hashtag était utilisé non seulement comme simple balise de recherche, mais aussi de manière à être perçu comme indiquant la marque du produit.

2. Intention d'attirer la clientèle : en ajoutant le tag d'une marque célèbre, il y avait une intention (de parasitisme) d'attirer vers la page de son produit les utilisateurs recherchant cette marque.

Ce jugement revêt une importance capitale, car il montre clairement que le fait qu'il s'agisse d'un hashtag ne constitue pas une exception à la loi sur les marques.

2. La question de savoir s'il s'agit d'une « utilisation à titre de marque » est déterminante

Toutes les utilisations de hashtags ne constituent pas nécessairement une contrefaçon. Sur le plan juridique, le critère déterminant est de savoir si l'utilisation relève d'une « utilisation à titre de marque ».

【Cas où il y a une forte probabilité que cela ne constitue pas une contrefaçon】

• Description purement descriptive :

  lorsque l'on utilise une marque déposée pour décrire les modèles compatibles, par exemple « Cette coque de téléphone est compatible avec l'#iPhone13 ».

• Impressions personnelles ou sujets de conversation :

  Les publications de type journal intime, telles que « J'ai déjeuné chez #McDonald's aujourd'hui. C'était délicieux ! ». Comme il ne s'agit pas d'une utilisation en tant que marque (indication visant à vendre ses propres produits), cela ne pose en principe aucun problème.

【Cas présentant un risque élevé de violation】

• Pratique de parasitisme (free riding) :

  lors de la vente de baskets de marque inconnue, ajouter les hashtags « #NIKE #adidas » dans le but d'attirer du trafic via les moteurs de recherche.

• Confusion avec une marque :

  Utilisation de hashtags qui laissent croire à tort que le produit de l'entreprise est issu d'une collaboration avec une marque célèbre.

• Mise en avant dans les bannières publicitaires :

  Dans les images des publicités Instagram, placer la marque d'une autre entreprise sous forme de hashtag de manière proéminente, comme s'il s'agissait d'un logo.

Chapitre 3 : Les trois pièges dans lesquels tombent facilement les responsables du marketing sur les réseaux sociaux

Nous allons ici examiner en détail les types de problèmes courants dans le monde des affaires et les mesures à prendre pour y remédier.

Piège n° 1 : le détournement des hashtags de campagne

Imaginons que votre entreprise organise une campagne intitulée « #〇〇 Contest » et investisse des sommes importantes en publicité pour la diffuser. Cependant, si le terme « 〇〇 » n'est pas déposé en tant que marque, des concurrents pourraient utiliser ce même hashtag pour publier des posts opportunistes et vous voler des clients.

[Solution]

Lorsque vous créez un hashtag de campagne unique, il est préférable de déposer une demande d'enregistrement de marque dès la phase de planification. Si vous disposez d'un droit de marque, vous pourrez facilement adresser une demande de retrait (takedown request) aux plateformes (telles que Meta ou X) pour violation de ce droit.

Piège n° 2 : manque de gestion du marketing d'influence

Lorsqu'une entreprise demande à un influenceur de publier un contenu promotionnel, il arrive que celui-ci ajoute de son propre chef le hashtag « #(nom d'une autre marque) » à sa publication.

Dans ce cas, l'entreprise mandante risque d'être tenue pour responsable en tant que co-auteur de l'infraction.

[Mesures à prendre]

Il est important non seulement de stipuler clairement dans le contrat avec l'influenceur qu'il ne doit pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui, mais aussi de partager à l'avance une liste des hashtags autorisés (liste blanche) et des hashtags interdits (liste noire), et de mettre en place un système de vérification avant la publication.

Piège n° 3 : utilisation non autorisée d'abréviations ou de surnoms

Même s'il ne s'agit pas du nom officiel, il arrive souvent que des abréviations soient enregistrées en tant que marques.

(Exemple : non seulement « McDonald's », mais aussi « Mac » et « McDo » ; non seulement « Starbucks », mais aussi « Stba » sont des marques déposées)

Il est dangereux d'utiliser des hashtags sous forme d'abréviations à des fins commerciales en se disant simplement « ce n'est pas le nom officiel, donc ça ne pose pas de problème ».

Chapitre 4 : Une stratégie de hashtags « offensive » pour accélérer votre activité

Après avoir abordé les risques, rappelons que les droits de marque sont avant tout un outil destiné à renforcer votre activité. Nous allons vous expliquer les avantages d'une stratégie de protection des hashtags.

1. Monopole et protection de la communauté de marque

Lorsqu’une communauté de fans (UGC) se forme autour d’un hashtag spécifique, l’enregistrement de ce mot-clé en tant que marque permet de préserver « l’ambiance » de la communauté.

En effet, lorsque des spammeurs ou des sollicitations commerciales sans rapport avec la communauté envahissent ce hashtag, vous pouvez les exclure en vous appuyant sur vos droits de marque.

2. Développement d'une activité de licence

Si vous parvenez à créer un hashtag (néologisme) très populaire, vous pouvez envisager un modèle commercial consistant à concéder sous licence à d'autres entreprises le droit d'utiliser ce hashtag et à percevoir des redevances.

Dans les secteurs de l'habillement et de l'événementiel en particulier, les mots accrocheurs ont une valeur intrinsèque.

3. Le choix des produits et services désignés (classes) est essentiel

Lors de l'enregistrement d'un hashtag en tant que marque, le choix de la « classe (catégorie) » dans laquelle l'enregistrer est extrêmement important.

Par exemple, pour une marque de prêt-à-porter, la « classe 25 (vêtements) » est indispensable, mais si l'on envisage une campagne sur les réseaux sociaux, il faut également couvrir la « classe 35 (publicité) » et la « classe 41 (fourniture d'informations et organisation d'événements) ».

Si vous vous trompez dans le « choix de la classe », vous risquez de créer une faille juridique : « vous détenez la marque pour les vêtements, mais vos droits ne s'étendent pas aux activités publicitaires sur Internet ». C'est un domaine où l'expertise d'un conseil en propriété industrielle est indispensable.

Chapitre 5 : Pourquoi faut-il consulter un conseil en propriété industrielle pour les questions relatives aux hashtags ?

« En cherchant sur Internet, je pourrais probablement déposer moi-même une demande »

C'est peut-être ce que certains pensent. Cependant, c'est précisément pour les problèmes liés aux hashtags, propres aux réseaux sociaux, qu'il est nécessaire de faire appel à un conseil en propriété industrielle, en tant qu'expert. Je vais vous en donner trois raisons.

Raison n° 1 : une « appréciation de la similitude » pointue est nécessaire

Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque, le plus difficile est de déterminer si la marque est « similaire » à une marque existante.

Dans le cas des hashtags, les éléments de comparaison sont complexes : présence ou absence du signe « # », majuscules ou minuscules, prononciation (dénomination), signification (concept), etc.

Même si vous déposez une demande en pensant « ça va, il n'y a qu'une lettre de différence », si l'Office des brevets juge qu'il y a « similitude », vous aurez gaspillé vos frais de timbres. Le conseil en propriété industrielle évalue avec précision les chances d'enregistrement (la possibilité d'enregistrement) en se basant sur une vaste base de données de décisions antérieures et sur les critères d'examen.

Raison n° 2 : la conception d’un « champ de protection » anticipant l’avenir de l’entreprise

L'objectif n'est pas simplement d'obtenir un certificat d'enregistrement. Le travail du conseil en brevets consiste à concevoir une portée des droits optimale et sans faille, en anticipant « les stratégies à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux à l'avenir », « l'éventualité d'une expansion à l'étranger » et « l'apparition de concurrents ».

Les hashtags, en particulier, sont soumis à des tendances très changeantes, ce qui exige une stratégie de dépôt rapide et flexible.

Raison n° 3 : un bouclier en cas d'avertissement ou de litige

Si, par malheur, vous recevez une lettre recommandée avec accusé de réception d'une autre entreprise vous accusant de « violation de droits », la présence d'un conseil en propriété industrielle vous permettra de réagir avec sang-froid.

En analysant si les arguments de la partie adverse sont juridiquement valables (ou s'il s'agit simplement d'une accusation sans fondement) et en rédigeant une réponse appropriée, il permet de résoudre le litige rapidement et à votre avantage.

Conclusion : ce que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger vos « mots » sur les réseaux sociaux

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout.

Dans le marketing sur les réseaux sociaux, les hashtags sont à la fois un outil magique permettant de se connecter avec des utilisateurs du monde entier, mais aussi une arme à double tranchant qui comporte des risques juridiques.

• Stratégie offensive : enregistrer les hashtags de vos campagnes en tant que marques afin d'exclusivité et de protéger votre marque.

• Stratégie défensive : mener des recherches approfondies et appliquer rigoureusement des règles d'utilisation afin de ne pas enfreindre les droits de marque d'autres entreprises.

Ce n'est qu'en combinant ces deux approches que vous pourrez accélérer votre marketing sur les réseaux sociaux en toute sérénité.

« Je souhaite lancer une nouvelle campagne, mais ce hashtag est-il acceptable ? »

« Je souhaite protéger le hashtag de ma marque, mais dans quelle catégorie dois-je l'enregistrer ? »

« Je reçois des avertissements d'autres entreprises et je ne sais pas quoi faire. »

Si vous êtes confronté à ce genre de préoccupations, n'essayez pas de les résoudre par vous-même, mais n'hésitez pas à consulter notre cabinet, composé de professionnels de la propriété intellectuelle.

Nous vous aiderons à faire en sorte que votre marque se développe en toute sécurité et avec force dans l'océan immense qu'est le monde des réseaux sociaux.

À propos de nos services

Notre cabinet propose des services de recherche de marques, de dépôt de demandes d'enregistrement et d'expertise en matière de contrefaçon dans le domaine du marketing sur les réseaux sociaux.

Nous avons également une solide expérience dans la résolution de nombreux cas liés aux hashtags.

La première consultation est gratuite, n'hésitez donc pas à nous faire part de vos préoccupations, que ce soit via Zoom ou en face à face.