Registrare un hashtag come marchio: rischi e precauzioni nel marketing sui social

Introduzione: Nell’era dei social media, le “parole” sono sia una risorsa che una mina vagante

Instagram, X (ex Twitter), TikTok, YouTube.

Nel mondo degli affari odierno, non è possibile prescindere dal marketing sui social media. In questo contesto, gli «hashtag (#)» rappresentano la chiave per la diffusione delle informazioni e per la ricerca.

Tra le aziende e i liberi professionisti,

«Vorrei trasformare il titolo di una campagna in un hashtag per renderlo virale»

«Vorrei sfruttare i tag più popolari della concorrenza per aumentare il numero di ricerche sui nostri prodotti»

.

Tuttavia, sapete che quel semplice post con il simbolo «#» può diventare la miccia di una controversia legale in grado di minare il marchio della vostra azienda?

• «Un hashtag creato dalla nostra azienda è stato utilizzato senza autorizzazione da un’altra società, che ci ha sottratto parte del fatturato»

• «Ho utilizzato con leggerezza un hashtag di tendenza e mi è stato richiesto un risarcimento danni ingente per violazione del diritto di marchio»

Questi non sono affatto casi fittizi. Esistono infatti precedenti giurisprudenziali in Giappone in cui l’uso di un hashtag è stato riconosciuto come violazione del diritto di marchio.

In questo articolo, dal punto di vista di un professionista della proprietà intellettuale, ovvero un consulente in brevetti, illustreremo in modo più dettagliato e concreto rispetto a qualsiasi altra fonte il complesso rapporto tra «hashtag e marchi».

Abbiamo trattato in modo esaustivo le nozioni che i responsabili dei social media devono conoscere, sia dal punto di vista offensivo (registrazione del marchio) che da quello difensivo (prevenzione delle violazioni); La invitiamo quindi a leggere l’articolo fino alla fine.

Capitolo 1: Innanzitutto, è possibile registrare un “hashtag” come marchio?

Per dirla in sintesi, è possibile registrare come marchio anche un hashtag.

Tuttavia, non tutti gli hashtag possono essere registrati. Esistono regole chiare nei criteri di esame dell’Ufficio Brevetti.

1. La semplice presenza del simbolo “#” non conferisce di per sé carattere distintivo

Il requisito più importante per la registrazione di un marchio è il “carattere distintivo” (la capacità di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli altrui). In altre parole, si tratta della funzione che consente di “riconoscere, vedendo quel segno, a quale azienda appartengano i prodotti o i servizi”.

Nella prassi dell’Ufficio Brevetti, il simbolo “#” dell’hashtag viene trattato come una semplice etichetta o un simbolo di ricerca e tende ad essere considerato privo di carattere distintivo.

Pertanto, l’oggetto effettivo dell’esame è la parte compositiva priva del simbolo «#».

2. Hashtag non registrabili (marchi descrittivi)

Gli hashtag di seguito indicati, in linea di principio, non possono essere registrati.

• Quelli che indicano la qualità o il contenuto del prodotto

  • Esempi: «#buono», «#biologico», «#picantissimo», «#spedizione gratuita», «#nuova uscita»

  • Ciò è dovuto al fatto che si tratta semplicemente di descrizioni del prodotto e non consentono di distinguere a chi appartenga il prodotto.

• Slogan o saluti

  • Esempi: «#ForzaGiappone», «#Buongiorno», «#Consigli della settimana»

  • Anche i semplici slogan pubblicitari o le espressioni di uso comune vengono considerati privi di carattere distintivo.

3. Hashtag con elevate probabilità di registrazione

D'altra parte, nei casi seguenti vi sono buone possibilità di registrazione.

• Neologismi o nomi di marchi propri

  • Esempi: «#(nome del proprio marchio)», «#(nome di un prodotto originale)»

  • È possibile registrare il marchio se la parola che segue il simbolo «#» è di per sé distintiva e in grado di distinguere l’azienda da altre.

• Presentare la domanda di registrazione come logo che include il simbolo «#»

  • Anche nei casi in cui la registrazione sia difficile solo con il testo, è possibile ottenere l’approvazione trasformandolo in un logo distintivo.

4. Consiglio strategico: la strategia più efficace consiste nel registrare il marchio senza il simbolo «#»

Come tecnica pratica, in molti casi raccomando ai clienti di registrare il marchio utilizzando esclusivamente le lettere, senza aggiungere il simbolo «#».

Questo perché, se si ottiene il diritto di marchio sulle lettere «ABC», è altamente probabile di poter far valere i propri diritti anche nei confronti dell’uso di «#ABC» sui social media (poiché tale uso rientra nell’ambito di somiglianza del marchio). Al contrario, se si ottiene il diritto nella forma «#ABC», si corre il rischio che l’ambito di protezione sia limitato alla «forma con il simbolo #».

*Si tratta comunque di una valutazione caso per caso; per una strategia di deposito concreta, si prega di consultare un avvocato specializzato in diritto dei marchi.

Capitolo 2: Da conoscere assolutamente! Il confine oltre il quale l’hashtag diventa «violazione del diritto di marchio»

Ancora più gravi delle richieste di consulenza relative alla «registrazione di un marchio» sono quelle relative al timore di «aver forse violato il diritto di marchio di un’altra azienda».

Ciò che i responsabili della gestione dei social media devono temere maggiormente è che un hashtag inserito con nonchalance costituisca una «violazione del diritto di marchio», con conseguente ricezione di una lettera di diffida o la sospensione dell’account.

1. I criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Reiwa 3, «Caso Charmant Sac»)

Un caso di riferimento famoso in materia di hashtag e violazione dei diritti di marchio è il “Caso Charmant Sac” (sentenza del 27 settembre dell’anno Reiwa 3), discusso presso il Tribunale distrettuale di Osaka.

In questo procedimento è stato oggetto di controversia se l’atto di un venditore che commercializzava prodotti artigianali su un’app di mercatino dell’usato, consistente nell’aver inserito nell’descrittiva dell’annuncio hashtag quali «#CharmantSack», costituisse una violazione del diritto di marchio.

Il tribunale ha riconosciuto la violazione del diritto di marchio per i seguenti motivi:

1. Funzione di indicazione della provenienza: tale hashtag veniva utilizzato in modo tale da essere riconosciuto non solo come semplice tag di ricerca, ma anche come indicatore del marchio del prodotto.

2. Intenzione di attirare i clienti: l’aggiunta di tag relativi a marchi famosi era motivata dall’intenzione di indirizzare gli utenti alla ricerca di tali marchi verso la propria pagina del prodotto (free riding).

Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale, in quanto la magistratura ha chiaramente affermato che «il fatto che si tratti di un hashtag non costituisce un’eccezione alla legge sui marchi».

2. Il criterio determinante è se si tratti o meno di «uso come marchio»

Non tutti gli utilizzi degli hashtag costituiscono una violazione. Dal punto di vista giuridico, il criterio determinante è se l’utilizzo rientri nella categoria del «uso come marchio».

[Casi in cui è altamente probabile che non si configuri una violazione]

• Pura descrizione:

  Casi in cui si utilizza un marchio registrato per descrivere i modelli compatibili, ad esempio: «Questa custodia per smartphone è compatibile con #iPhone13».

• Opinioni personali e argomenti di conversazione:

  Post di tipo diario, come ad esempio: «Oggi ho pranzato da #McDonald's. Era delizioso!». Poiché non si tratta di un uso come marchio (indicazione finalizzata alla vendita dei propri prodotti), in linea di principio non sussistono problemi.

【Casi in cui è altamente probabile che si tratti di una violazione】

• Pratiche di free-riding:

  Quando si vendono scarpe da ginnastica di marca sconosciuta, si aggiungono i tag «#NIKE #adidas» per attirare traffico dai motori di ricerca.

• Confusione con il marchio:

  Utilizzo di tag che inducono a credere erroneamente che il proprio prodotto sia frutto di una collaborazione con un marchio famoso.

• Evidenziatura nei banner pubblicitari:

  all’interno delle immagini degli annunci su Instagram, si inseriscono i marchi di altre aziende sotto forma di hashtag, in modo che appaiano in grande come se fossero loghi.

Capitolo 3: Tre insidie in cui spesso cadono i responsabili del marketing sui social media

In questa sezione approfondiremo i modelli di problemi che si verificano frequentemente nella pratica aziendale e le relative contromisure.

Insidia n. 1: l’appropriazione indebita degli hashtag delle campagne

Supponiamo che la propria azienda abbia organizzato una campagna denominata «#〇〇Concorso» e ne abbia promosso la diffusione investendo ingenti somme in pubblicità. Tuttavia, se il termine «〇〇» non fosse stato registrato come marchio, i concorrenti potrebbero sfruttare lo stesso hashtag per pubblicare post opportunistici e sottrarre clienti.

[Misure preventive]

Quando si crea un hashtag di campagna esclusivo, è consigliabile presentare la domanda di registrazione del marchio già in fase di progettazione. Se si dispone dei diritti di marchio, è possibile presentare senza intoppi una richiesta di rimozione (takedown request) alle piattaforme (come Meta o X) per violazione dei diritti di marchio.

Insidia n. 2: gestione inadeguata dell’influencer marketing

Quando un’azienda commissiona a un influencer un post promozionale, può capitare che l’influencer, di propria iniziativa, aggiunga l’hashtag «#(nome del marchio di un’altra azienda)» al post.

In tal caso, anche l’azienda committente rischia di essere ritenuta responsabile per concorso in illecito civile.

[Misure preventive]

Nel contratto con l’influencer, non solo è necessario specificare chiaramente l’obbligo di «non violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi», ma è anche importante condividere in anticipo un elenco degli hashtag consentiti (lista bianca) e di quelli vietati (lista nera), nonché istituire un sistema di controllo prima della pubblicazione dei post.

Insidia n. 3: uso non autorizzato di abbreviazioni e soprannomi

Sono numerosi i casi in cui, anche se non si tratta del nome ufficiale, le abbreviazioni sono registrate come marchi.

(Esempio: non solo «McDonald’s», ma anche «Mac», «McDo»; non solo «Starbucks», ma anche «Staba» sono registrati come marchi)

È pericoloso utilizzare tag abbreviati a fini commerciali basandosi su un giudizio affrettato del tipo «Non è il nome ufficiale, quindi dovrebbe andare bene».

Capitolo 4: Una strategia “offensiva” degli hashtag per accelerare il business

Dopo aver parlato dei rischi, è opportuno ricordare che i diritti di marchio sono, per loro natura, uno strumento per rafforzare il proprio business. Di seguito illustreremo i vantaggi di proteggere strategicamente gli hashtag.

1. Monopolizzazione e protezione della comunità del marchio

Nel caso in cui si formi una comunità di fan (UGC) attorno a un determinato hashtag, registrando tale parola chiave come marchio è possibile salvaguardare l’«atmosfera» della comunità.

Infatti, quando spammer o soggetti che propongono offerte commerciali non pertinenti si accalcano su quell’hashtag, è possibile escluderli sulla base del diritto di marchio.

2. Espansione verso il business delle licenze

Se si riesce a creare un hashtag (neologismo) di grande popolarità, è possibile ipotizzare un modello di business che preveda la concessione in licenza ad altre aziende del diritto di utilizzarlo, ottenendo così dei canoni di utilizzo.

Soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli eventi, le parole accattivanti hanno di per sé un valore intrinseco.

3. La scelta dei prodotti e servizi designati (classi) è fondamentale

Al momento della registrazione di un hashtag come marchio, è estremamente importante stabilire in quale «classe (categoria)» registrarlo.

Ad esempio, per un marchio di abbigliamento la «Classe 25 (abbigliamento)» è indispensabile, ma se si prevede di realizzare campagne sui social media, è necessario includere anche la «Classe 35 (pubblicità)» e la «Classe 41 (fornitura di informazioni e organizzazione di eventi)».

Se si commette un errore nella «scelta delle classi», si crea una lacuna per cui «si possiede il marchio per l’abbigliamento, ma i diritti non si estendono alle attività pubblicitarie online». Si tratta di un ambito in cui le competenze specialistiche di un consulente in brevetti sono indispensabili.

Capitolo 5: Perché è opportuno consultare un consulente in materia di brevetti riguardo alla questione degli hashtag?

«Se cerco informazioni online, potrei presentare la domanda da solo»

Qualcuno potrebbe pensarlo. Tuttavia, proprio la questione degli hashtag, specifica dei social media, richiede il supporto di un consulente in materia di brevetti in quanto esperto. Ne elenchiamo tre motivi.

Motivo 1: È necessaria una «valutazione di somiglianza» approfondita

Nella valutazione di una domanda di registrazione di marchio, la questione più complessa è stabilire se vi sia «somiglianza» con un marchio già esistente.

Nel caso degli hashtag, gli elementi di confronto sono complessi: la presenza o meno del simbolo «#», le maiuscole e le minuscole, la pronuncia (denominazione) e il significato (concetto).

Anche se si presenta una domanda pensando «va bene perché manca solo una lettera», se l’Ufficio Brevetti la giudica «simile», il costo dei bolli sarà sprecato. Il consulente in materia di brevetti valuta con precisione le possibilità di registrazione sulla base di una vasta casistica di decisioni precedenti e dei criteri di esame.

Motivo 2: Progettazione dell’«ambito di protezione» in previsione del futuro dell’attività

L’obiettivo non è semplicemente ottenere il certificato di registrazione. Il compito del consulente in materia di brevetti consiste nel prevedere «quali strategie sui social media verranno adottate in futuro», «se ci sarà un’espansione all’estero» e «quali concorrenti potrebbero emergere», al fine di progettare un ambito di protezione ottimale e privo di lacune.

In particolare, poiché gli hashtag sono soggetti a rapide tendenze e cambiamenti, è necessaria una strategia di deposito che garantisca rapidità e flessibilità.

Motivo 3: Fungere da scudo in caso di diffide o controversie

Nel caso in cui, per qualsiasi evenienza, dovesse pervenire da un’altra società una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente un’accusa di «violazione dei diritti», la presenza di un consulente in brevetti consente di reagire con calma.

Analizzando se le affermazioni della controparte siano giuridicamente fondate (o se si tratti semplicemente di un’accusa infondata) e redigendo una risposta adeguata, si giunge a una risoluzione della controversia in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose.

Riepilogo: cosa si può fare subito per tutelare le «parole» sui social media

La ringraziamo per aver letto fino alla fine.

Gli hashtag nel marketing sui social media sono uno strumento magico per connettersi con utenti di tutto il mondo, ma allo stesso tempo rappresentano anche un’arma a doppio taglio che comporta rischi legali.

• Strategia offensiva: registrare come marchio i tag delle proprie campagne per garantire l’esclusività e la tutela del marchio.

• Strategia difensiva: effettuare ricerche adeguate e applicare rigorosamente le regole operative per evitare di violare i diritti di marchio di altre aziende.

Solo quando questi due aspetti andranno di pari passo sarà possibile accelerare il marketing sui social media in tutta tranquillità.

«Vorrei avviare una nuova campagna, ma questo hashtag è appropriato?»

«Vorrei proteggere l’hashtag del mio marchio, ma in quale classe dovrei registrarlo?»

«Ho ricevuto una diffida da un’altra azienda e non so come comportarmi»

Se avete questo tipo di preoccupazioni, vi invitiamo a non cercare di risolvere la questione da soli, ma a rivolgervi al nostro studio, composto da professionisti in materia di proprietà intellettuale.

Saremo lieti di aiutarLa affinché il Suo marchio possa diffondersi in modo sicuro e incisivo nel vasto oceano dei social media.

Informazioni sui servizi

Il nostro studio si occupa di ricerche sui marchi, rappresentanza nelle procedure di registrazione e perizie in materia di violazione relative al marketing sui social media.

Vantiamo inoltre una comprovata esperienza nella risoluzione di numerose questioni relative agli hashtag.

La prima consulenza è gratuita; non esiti a contattarci tramite Zoom o di persona per esporci la Sua situazione.