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Al presentar una solicitud de patente y solicitar su examen, es posible que se reciba una «notificación de motivos de denegación» por parte de los examinadores de la Oficina de Patentes. Para hacer frente a ello, se puede intentar subsanar los motivos de denegación mediante una «corrección», que consiste en presentar un «escrito de alegaciones» o una «solicitud de modificación del procedimiento»; sin embargo, especialmente en la fase en la que se recibe la «última notificación de motivos de denegación», es necesario cumplir un requisito muy estricto denominado «reducción limitada».En este artículo, un experto en propiedad intelectual explica de forma clara el momento en que se exige, los tres requisitos, ejemplos concretos de lo que se acepta y lo que no, y las ventajas de recurrir a un agente de la propiedad industrial.
Puntos clave de este artículo
- La reducción limitada se exige al responder a la «última notificación de motivos de denegación» y al solicitar un «recurso contra la resolución de denegación».
- Los objetivos de la corrección tras la última notificación de motivos de denegación se limitan estrictamente a cuatro (supresión, reducción limitada, corrección de errores y aclaración).
- La reducción limitativa requiere tres requisitos (reducción limitativa en serie, identidad del ámbito de aplicación o del problema, y requisito de patente independiente).
- No se permite la supresión ni la sustitución de elementos constitutivos (corrección por desplazamiento). El incumplimiento de los requisitos conlleva la desestimación de la corrección, lo que conduce directamente a la resolución de denegación.
- Ante el dilema de una reivindicación demasiado restrictiva, la «solicitud divisional» constituye un poderoso medio de recuperación
- Dado que se requiere una decisión estratégica avanzada, lo más seguro es recurrir a un agente de la propiedad industrial
Índice
- La importancia de la «corrección» en el examen de patentes
- Momentos en los que se requiere una reducción limitada
- ¿Qué es la «reducción limitada» en las correcciones? (Objetivo y relevancia)
- Los tres requisitos para que se considere una reducción limitada
- Ejemplos de «reducción limitada» aceptables y no aceptables
- El riesgo de que se rechace la corrección y el uso de la «solicitud divisional»
- Ventajas de recurrir a un agente de la propiedad industrial
- Resumen
Introducción: la importancia de las «correcciones» en el examen de patentes
Una vez presentada la solicitud de patente y solicitada la examen, es posible que, al cabo de un tiempo, reciba un documento del examinador de la Oficina de Patentes denominado «notificación de motivos de denegación». Se trata de una notificación que indica que «tal y como está la solicitud actualmente, no se puede conceder la patente», y es un proceso habitual que experimentan muchos solicitantes durante el examen de la patente. No es en absoluto algo inusual.
El hecho de recibir una notificación de motivos de denegación no significa que haya que renunciar a la obtención de la patente. Mediante la presentación de una «corrección» —que consiste en presentar un «escrito de alegaciones» en el que se exponen opiniones sobre las observaciones del examinador, o un «escrito de corrección de procedimiento» en el que se modifica el contenido de las reivindicaciones (claims)—, es posible subsanar los motivos de denegación y aspirar a la obtención de la patente.
Sin embargo, estas correcciones de la patente no se pueden realizar libremente en cualquier momento. A medida que avanza el examen, las normas de corrección se vuelven más estrictas y, especialmente en la fase en la que se recibe la «última notificación de motivos de denegación», es necesario cumplir un requisito muy estricto denominado «restricción limitada».
Riesgo fatal: si se realiza una corrección errónea sin conocer esta norma, la propia corrección será «desestimada», lo que provocará el rechazo de la patente, un resultado fatal.
1. Momento en el que se exige la reducción limitativa
El estricto requisito de la reducción limitada se exige principalmente en las correcciones de la patente que se realizan en los siguientes momentos:
① Al responder a la «última notificación de motivos de denegación»
En la corrección de la «primera notificación de motivos de denegación» que se recibe inicialmente del examinador, es posible realizar correcciones con relativa libertad, siempre que no se añadan elementos nuevos (elementos que no figuraban en la memoria descriptiva original de la solicitud, etc.). En determinadas circunstancias, también se admiten correcciones que amplían el alcance de las reivindicaciones.
Sin embargo, la «notificación de motivos de denegación definitiva» se emite cuando, como resultado de esa primera corrección, surgen nuevos motivos de denegación. En las correcciones realizadas en esta fase, se imponen restricciones estrictas, como la reducción limitada.
② En el momento de solicitar el «recurso contra la resolución de denegación»
Aunque se presenten escritos de alegaciones o documentos de corrección en respuesta a la notificación de motivos de denegación definitivos, es posible que no se logre cambiar la opinión del examinador y se dicte una «resolución de denegación» (decisión final de no conceder la patente). Si no se está de acuerdo con el resultado de la examen, se puede solicitar a la Oficina de Patentes un «juicio de apelación contra la resolución de denegación» para que tres jueces de apelación reconsideren el caso. Incluso cuando se corrigen las reivindicaciones de la patente al mismo tiempo que se solicita este juicio de apelación, se aplican estrictamente las normas de reducción limitada.
2. ¿Qué es la «reducción limitada» de la corrección? (Objetivo y significado)
La «restricción limitada (artículo 17-2, apartado 5, número 2, de la Ley de Patentes)» es, tal y como indica su nombre, una «corrección que restringe (limita) de forma limitada el alcance de las reivindicaciones (el ámbito sobre el que se reclaman derechos como patente)».
Cuatro objetivos de corrección admitidos tras la última notificación de motivos de denegación
Para eludir el estado de la técnica y reivindicar la patentabilidad de la invención, lo que más se utiliza en la práctica es el punto ②, la «restricción del alcance de las reivindicaciones».
¿Por qué existen restricciones tan estrictas en la fase final del examen? La razón principal es «agilizar el examen de patentes» y «aliviar la carga de trabajo de los examinadores».
El examinador ya ha completado, en la fase inicial, la investigación de la técnica anterior relevante a partir de la bibliografía mundial. Si el solicitante añadiera elementos totalmente nuevos o pudiera modificar libremente la invención para convertirla en otra distinta, el examinador tendría que volver a empezar desde cero la investigación de la técnica anterior y el examen, lo que provocaría retrasos en todo el sistema de patentes.
Por ello, solo se permiten correcciones limitadas que «mantengan el marco de la invención ya examinada, al tiempo que reducen ligeramente el alcance de los derechos para eludir la técnica anterior».
3. Tres requisitos para que se reconozca como una reducción limitada
No basta con «reducir el alcance de los derechos» para que se considere una reducción limitada. Para que se considere lícita como reducción limitada, es necesario cumplir simultáneamente los tres requisitos siguientes.
Requisito 1: «Limitar» y «reducir» de forma secuencial los elementos que definen la invención
Es necesario reducir (limitar) objetivamente el alcance de los derechos, ya sea restringiendo los conceptos de los elementos constitutivos descritos en la reivindicación anterior a conceptos más específicos de nivel inferior, o añadiendo nuevos elementos constitutivos de forma secuencial. La supresión de parte de un elemento o su sustitución por un elemento totalmente diferente se considerará una «ampliación de los derechos» o una «modificación de la invención» y no será admitida.
Requisito 2: El ámbito de aplicación industrial y el problema que se pretende resolver deben ser los mismos
Como resultado de la reducción del alcance de los derechos mediante la corrección, el «ámbito de aplicación industrial» y el «problema que se pretende resolver (objetivo)» no deben cambiar antes y después de la corrección. Por ejemplo, una corrección en la que una invención de una pieza de motor cuyo objetivo es «mejorar el consumo de combustible de los automóviles» se transforma, como resultado de la reducción de los elementos, en una pieza cuyo objetivo es «mejorar la durabilidad de las hélices de los barcos», será rechazada, ya que sería necesario volver a realizar el examen desde un punto de vista diferente.Se exige que la corrección se limite al ámbito en el que se puedan aprovechar los resultados del examen realizado hasta el momento.
Requisito 3: Cumplir los requisitos de patente independiente
Cuando se realiza una corrección que conlleva una reducción limitativa, existe una regla importante según la cual la invención tras la corrección debe ser susceptible de ser patentada por sí sola (es decir, debe poseer novedad y actividad inventiva) (requisito de patente independiente).Aunque «por el momento se haya reducido el alcance de los derechos siguiendo las normas», si la invención tras la reducción es idéntica a la técnica anterior existente o resulta fácil de concebir, al final no se concederá la patente. Es necesario elaborar una propuesta de corrección que cumpla los requisitos formales y, al mismo tiempo, reúna los requisitos de patentabilidad sustantiva.
4. Ejemplos de «aceptables» y «inaceptables» de la reducción limitativa
Dado que hay aspectos que pueden resultar difíciles de entender solo con palabras, explicaré concretamente, desde un punto de vista práctico, los casos legales (ejemplos aceptables) y los casos ilegales (ejemplos no aceptables) de la reducción limitativa.
[Ejemplo válido] Modificaciones reconocidas como reducciones limitadas lícitas
① Limitación mediante la adición en serie de elementos constitutivos
Antes de la corrección: «Dispositivo que comprende la pieza A y la pieza B»
Después de la corrección: «Dispositivo que cuenta con la pieza A, la pieza B y la pieza C»
→ Se añade un nuevo elemento constitutivo (componente C) a la configuración existente (A+B). Dado que no se produce una infracción de los derechos si no se reúnen todos los elementos, el alcance del producto objeto se reduce (se limita) y es lícito.
② Limitación de un concepto superior a uno inferior
Antes de la corrección: «Aparato que cuenta con una carcasa metálica»
Después de la corrección: «Aparato que cuenta con una carcasa de aluminio»
→ Se trata de una reducción limitativa típica que restringe el concepto superior «metal» al concepto inferior «aluminio» (*La premisa fundamental es que el contenido añadido figure en la descripción de la solicitud original).
[Ejemplo no válido] Modificaciones que no se consideran válidas
① Supresión de elementos constitutivos (ampliación del alcance de los derechos)
Antes de la corrección: «Dispositivo que cuenta con la pieza A, la pieza B y la pieza C»
Después de la corrección: «Dispositivo que cuenta con la pieza A y la pieza B» (se elimina la pieza C)
→ Cuanto menos elementos haya, más productos quedarán incluidos en el ámbito de la patente, por lo que se considera una «ampliación del ámbito de protección» y, por tanto, no es admisible.
② Sustitución de elementos constitutivos (corrección por desplazamiento)
Antes de la corrección: «Dispositivo que comprende un medio de sujeción mediante resorte»
Después de la corrección: «Dispositivo provisto de un medio de accionamiento mediante goma»
→ Al sustituir el muelle por goma, no se considera que el alcance de los derechos se haya reducido, sino que se ha producido un «desplazamiento» hacia otra característica técnica, por lo que no se reconoce como una reducción limitativa.
5. El riesgo de desestimación de la corrección y el uso de la «solicitud divisional»
Si el examinador considera que la solicitud de corrección procesal presentada en respuesta a la última notificación de motivos de denegación no cumple los requisitos de reducción limitativa, se impondrá una sanción severa, denominada «denegación de la corrección (resolución de denegación de la corrección)», de conformidad con la Ley de Patentes.
Si se desestima la corrección, la solicitud de corrección presentada en esta ocasión se tratará como si no existiera, y el examen se llevará a cabo basándose en «el estado anterior a la corrección (el alcance de las reivindicaciones de la patente que incluye los últimos motivos de denegación)». Dado que los motivos de denegación ya señalados permanecen tal cual, el examinador dictará directamente una «resolución de denegación».
La cadena de rechazos de correcciones: el incumplimiento de la norma de reducción limitativa sigue el siguiente flujo: «decisión de rechazo de la corrección → los motivos de denegación no se resuelven → resolución de denegación», lo que supone un riesgo muy grave que, en la práctica, conduce directamente al «fracaso en la obtención de la patente».
Aprovechamiento de la «solicitud divisional», la carta de triunfo para la recuperación
Dado que las normas de reducción limitativa son muy estrictas, a veces se cae en el dilema de que «al intentar eludir la técnica anterior, se acaba renunciando al alcance de los derechos que realmente se deseaban para el negocio propio, lo que da lugar a una patente demasiado restrictiva».
En tales casos, un poderoso medio de recuperación es la «solicitud divisional». Se trata de un procedimiento mediante el cual se extrae una parte de las invenciones descritas en la memoria descriptiva de la solicitud original (solicitud matriz) y se la convierte en una nueva solicitud independiente (solicitud divisional). Dado que el examen de la nueva solicitud divisional se reinicia desde la «primera fase», queda liberada de las estrictas restricciones de corrección impuestas en la última notificación de motivos de denegación.
Resulta extremadamente eficaz aplicar una estrategia multifacética en materia de propiedad intelectual, consistente en realizar una reducción limitada en la solicitud original para asegurar los derechos de forma segura, al tiempo que se solicita un examen por separado mediante una solicitud divisional para el amplio alcance de los derechos que realmente se desea obtener o para los derechos de otras configuraciones.
6. Ventajas de recurrir a un agente de la propiedad industrial
La «reducción limitada» en la fase final del examen está sujeta a normas jurídicas extremadamente especializadas y estrictas. Son innumerables los casos de fracaso en los que los responsables de las empresas intentan gestionarlo por su cuenta y «malinterpretan las normas, lo que lleva a que se rechace la corrección», o «restringen innecesariamente los derechos para superar el examen, lo que da lugar a una patente inutilizable que otras empresas pueden eludir fácilmente».
① Interpretar con precisión la intención del examinador
Analizamos en detalle el razonamiento de la notificación de motivos de denegación y la documentación citada, y determinamos con precisión «qué aspectos se consideran problemáticos y cómo se deben limitar para que la patente sea concedida».
② Elaboración de la propuesta de corrección óptima
Elaboramos un punto de equilibrio exquisito que reúna tres requisitos: «cumplir con los estrictos requisitos», «poder alegar la actividad inventiva» y «asegurar un amplio alcance de derechos que resulte válido desde el punto de vista comercial».
③ Propuesta de estrategias avanzadas de propiedad intelectual
Apoyamos al cliente con todos los medios a nuestro alcance para conseguir la concesión de la patente, como el «examen con entrevista» con el examinador o el uso estratégico de las «solicitudes divisionales».
Para obtener derechos de patente valiosos que contribuyan al negocio de su empresa, la opción más segura es recurrir a un «abogado de patentes», experto en la materia.
Resumen
La «restricción limitada» en la corrección de una patente es una norma de corrección muy estricta que se exige en el momento de la última notificación de motivos de denegación o al presentar un recurso contra la resolución de denegación, con el fin de evitar que se repita el examen. Si no se cumplen todos los requisitos —«restricción secuencial del alcance de los derechos», «identidad de los campos de aplicación industrial y de los problemas» y «cumplimiento de los requisitos de la patente independiente»—, existe un riesgo grave de que se pase de la «denegación de la corrección» a la «resolución de denegación».
En la fase intermedia (la segunda mitad del examen), en la que las interacciones con la Oficina de Patentes se vuelven más complejas, son indispensables unos conocimientos especializados avanzados y una toma de decisiones estratégica. Un solo error de juicio puede echar por la borda los gastos de I+D y los costes de solicitud invertidos hasta ese momento.
Si tiene dificultades para responder a una notificación de motivos de denegación, acuda a nuestro despacho
«He recibido la última notificación de motivos de denegación, pero no sé cómo responder», «No estoy seguro de si la propuesta de corrección de mi empresa es legal como reducción limitada», «No estoy de acuerdo con la estrategia de otro despacho y quiero una segunda opinión»: si tiene alguna de estas preocupaciones, no dude en consultarnos antes de que sea demasiado tarde.
En el despacho de propiedad intelectual EVORIX aceptamos con flexibilidad la toma de relevo de casos presentados en otros despachos (gestión a partir de la fase intermedia). Nuestros abogados de patentes, con amplia experiencia, le propondrán la estrategia de corrección óptima para obtener la concesión de la patente, tras comprender el valor de su invención y su modelo de negocio. Ofrecemos una primera consulta gratuita.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Abogado representante de la oficina de propiedad intelectual EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).