Resumen del régimen de diseños industriales de Malasia

1. Requisitos de registro

Para obtener el registro de un diseño en Malasia, es necesario, en primer lugar, que el diseño se ajuste a la definición de diseño industrial, es decir, que sea «una característica de la forma, el dibujo o el patrón aplicada a un objeto (producto) mediante un proceso de producción industrial». A efectos de la Ley de Diseños, el término «objeto» se refiere a productos manufacturados y artesanales (incluidos aquellos que, aunque sean solo una parte del producto, se fabrican y comercializan de forma independiente). Además, se exige novedad, por lo que el diseño debe ser nuevo en todo el mundo.Con la reforma legislativa de 2013, el criterio de novedad pasó de la «novedad nacional» tradicional a la «novedad mundial». Por lo tanto, en principio, no se pueden registrar los diseños que hayan sido divulgados o sean de dominio público, tanto a nivel nacional como internacional, antes de la solicitud. Además, otro requisito para el registro es que el diseño no atente contra el orden público y las buenas costumbres.

En Malasia no se exigen requisitos como la no obviedad de la creación (paso creativo) o la originalidad. Siempre que sea nuevo, es posible registrar un diseño, incluso si es claramente común. No obstante, quedan excluidos de la protección de los diseños las formas o los principios de estructura que se derivan únicamente de la función, así como las formas determinadas para combinarse con otros artículos (las denominadas partes «must-fit»). Por ejemplo, no se reconocen como diseños las formas ocultas en el interior del producto y que normalmente no se ven, ni las formas indispensables para el funcionamiento del producto.Además, la disposición de los circuitos integrados está protegida por una ley distinta, por lo que queda fuera del ámbito de protección de la Ley de Diseños.

2. Procedimiento de solicitud

El procedimiento de solicitud consiste en cumplimentar la solicitud con los datos necesarios y adjuntar planos y fotografías, tras lo cual se lleva a cabo un examen de forma (comprobación de los requisitos formales) y una investigación de novedad.En Malasia, las solicitudes de diseños no se someten a un examen de fondo (excepto en lo relativo a la novedad), y, por regla general, se registran tras un examen de los requisitos de forma. No obstante, en ocasiones el examinador puede señalar problemas sustantivos (por ejemplo, la existencia de un diseño anterior evidente), en cuyo caso se concede la oportunidad de responder mediante un escrito de alegaciones o una corrección en un plazo de tres meses a partir de la notificación. Si no hay problemas, el certificado de registro se expide entre nueve y doce meses después de la solicitud.

Revindicación de prioridad: Dado que Malasia es miembro del Convenio de París, se puede presentar una solicitud reivindicando la prioridad de una solicitud de diseño de otro país, incluido Japón, en un plazo de seis meses. Para reivindicar la prioridad, es necesario presentar el certificado de prioridad (copia autenticada) en un plazo aproximado de tres meses tras la presentación de la solicitud.

Documentación necesaria: En el momento de la solicitud, se debe indicar en el formulario la información del solicitante, la del creador (diseñador), el nombre del diseño y la clasificación de Locarno, y adjuntar planos o fotografías que representen el diseño. Además, se deben abonar los sellos y tasas correspondientes y presentar un poder notarial (Power of Attorney).El poder notarial debe presentarse en el momento de la solicitud; basta con la firma del solicitante, sin que se requiera certificación notarial (existe un formulario establecido por la Oficina de Patentes). Además, es necesario presentar un documento que acredite la transmisión de derechos del creador al solicitante (certificado de cesión o, en caso de invención de empleo, certificado de empleo) y una **declaración sobre la novedad**.Esta última, la «declaración de novedad», consiste en una descripción verbal de las características novedosas del diseño en cuestión; en caso de que se aplique una excepción a la pérdida de novedad (como se explica más adelante), deberá indicarse claramente este hecho y respaldarse mediante una declaración jurada (Statutory Declaration).

Una sola solicitud para varios diseños: en Malasia es posible incluir varios diseños en una sola solicitud. Sin embargo, en ese caso, todos los diseños deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación de Locarno o formar parte del mismo conjunto (productos en conjunto). Por ejemplo, los artículos que se utilizan y venden como un conjunto, como un juego de vajilla o una serie de muebles, pueden incluirse en una sola solicitud como conjunto.No hay un límite en el número de diseños que se pueden incluir en una sola solicitud; a cada uno se le asigna un número de diseño independiente y se examina por separado. No hay exención de tasas, y se aplica la tarifa establecida por cada diseño adicional (*el sistema de exenciones se describe más adelante). Además, aunque el solicitante debe ser el mismo para todos los diseños, el creador (diseñador) o la existencia de derecho de prioridad pueden variar de un diseño a otro.

Publicación y anuncio: en Malasia, la publicación en el boletín de diseños se realiza en el momento del registro. Tras la solicitud, una vez superada la examen de forma y obtenida la resolución de registro sin objeciones, se anuncian y publican como diseños registrados en el boletín oficial (IP Journal).El contenido de la solicitud no se publica entre el momento de la solicitud y el de la inscripción, y no existe un sistema de diseños secretos (sistema de aplazamiento de la publicación). En este sentido, la legislación vigente no permite que la solicitud se publique tras un periodo determinado desde su presentación, como ocurre en Japón, ni utilizar el sistema de aplazamiento de la publicación (diseños secretos) basado en el Convenio sobre los Dibujos y Modelos Industriales. No obstante, en los proyectos de reforma de los últimos años se está estudiando la introducción de un aplazamiento de la publicación (confidencialidad de la solicitud) de entre 30 y 36 meses como máximo.

3. Objeto de protección

Los diseños (Industrial Design) protegidos por la Ley de Diseños de Malasia se refieren a las «características de la forma, el motivo o el patrón» de un producto que causan una impresión estética a través de la vista. Es necesario que se apliquen a los objetos mediante medios industriales, por lo que el objeto de protección son los diseños incorporados a productos industriales o artesanales, y no las obras de arte puras.El concepto de «color» no está incluido en los diseños, por lo que el color en sí mismo no se considera objeto de protección. Por ello, es preferible presentar los planos y fotografías en blanco y negro; se considera que, incluso si se presentan en color, este no influye en el alcance de los derechos.

Objetos no protegidos: como se ha mencionado anteriormente, no se reconocen como diseños las formas o los principios estructurales destinados exclusivamente a garantizar la funcionalidad del producto, ni las formas indispensables para la conexión o el montaje con otros productos. Asimismo, los edificios y los paisajes en sí mismos, las formas de la flora y la fauna, los caracteres, etc., tampoco entran dentro del ámbito de los diseños industriales (estos se examinan en otros marcos, como las obras de arte o las marcas).Además, los diseños extremadamente minuciosos que no pueden apreciarse a simple vista tampoco pueden considerarse diseños, a menos que sean realmente reconocibles visualmente. No obstante, aunque el producto sea pequeño, es posible registrarlo siempre que se pueda representar claramente en los planos.

Diseños parciales: En Malasia no existe una disposición expresa sobre el régimen de diseños parciales. El objeto del registro de un diseño es, básicamente, el producto en su totalidad, y el principio general es que no se puede aislar una parte del producto para registrarla como diseño. Por ejemplo, incluso si se desea proteger únicamente la forma de una parte del producto, desde el punto de vista legal, solo se puede presentar una solicitud considerando esa parte como un «artículo» —es decir, una pieza que se fabrica y comercializa de forma independiente— si dicha pieza constituye en sí misma un artículo.Debido a esta restricción, resulta difícil proteger directamente con un derecho de diseño solo una parte del producto, como en el caso de los denominados diseños parciales, por lo que, cuando es necesario, se recurre a la práctica de resaltar dicha parte mediante líneas discontinuas u otros medios dentro del alcance de los derechos (véanse los requisitos de los planos que se describen más adelante). En las recientes deliberaciones sobre la reforma, se han presentado propuestas para incorporar conceptos como el de **«componentes de productos compuestos»**, con el fin de acercarse a la protección internacional de los diseños parciales.

Productos en conjunto: Por otra parte, es posible proteger el diseño de conjuntos (sets). Un conjunto se refiere a «varios artículos que tienen características similares o comunes y que normalmente se venden o utilizan juntos», como, por ejemplo, los juegos de cubiertos o los juegos de té. Si cada componente del conjunto tiene un concepto de diseño unificado, es posible obtener el registro de forma conjunta mediante una sola solicitud (en este caso también se aplica el sistema de «una solicitud, múltiples diseños» mencionado anteriormente).

GUI y diseño de pantallas: Según la definición de la Ley de Diseños de Malasia, el diseño debe estar «aplicado» a un artículo en forma de forma, patrón, etc. Por este motivo, existe la interpretación de que los diseños de elementos intangibles, como los iconos en pantalla o la GUI (interfaz gráfica de usuario), no se ajustan en principio a la definición de diseño. De hecho, se ha señalado que no existe respaldo legal debido a la falta de claridad sobre «qué es una GUI aplicada a un artículo y mediante qué medios industriales se aplica».Sin embargo, en los últimos años, la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia (MyIPO) ha admitido en la práctica el registro de diseños de iconos y GUI, y de hecho se están presentando solicitudes y registrando dichos diseños. Por ejemplo, en lo que respecta al diseño de la visualización de la pantalla, hay casos en los que se ha aceptado la solicitud al presentarla como un motivo aplicado a «una parte del producto acabado (dispositivo electrónico)». No obstante, se ha señalado que la validez de estos diseños de GUI podría ser objeto de controversia en el momento de su ejecución efectiva.Además, en futuras reformas legislativas se ha propuesto incluir en la definición los **«diseños no físicos»** (diseños intangibles, como imágenes proyectadas o diseños de RA/RV), y se está estudiando una ampliación en consonancia con las tendencias internacionales en materia de protección.

4. Excepciones a la pérdida de novedad

El período de gracia (período de excepción a la pérdida de novedad) en Malasia se establece en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud. No obstante, los motivos para acogerse a él son limitados. Según la Ley de Diseños, en los siguientes casos se considera que no se pierde la novedad aunque la divulgación se haya producido en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud:

• Cuando se trate de un diseño expuesto en una feria oficial o reconocida. Por ejemplo, los diseños presentados en exposiciones internacionales aprobadas por el Gobierno entran en esta categoría.

• Cuando se trate de un diseño filtrado o divulgado por un tercero ajeno al solicitante (o a su sucesor) mediante un acto ilícito. Se trata de casos en los que un tercero ha divulgado o filtrado el diseño sin el permiso del solicitante.

Si se da cualquiera de las circunstancias anteriores, se considerará que se cumple el requisito de novedad siempre que la solicitud se presente en un plazo de seis meses a partir de dicha divulgación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las divulgaciones realizadas voluntariamente por el propio solicitante (por ejemplo, la publicación en catálogos o sitios web) no están sujetas a esta excepción.Mientras que en países como Japón se reconoce una excepción de pérdida de novedad durante un periodo determinado incluso en el caso de la divulgación por parte del propio diseñador, en Malasia solo se aplica en los casos limitados mencionados anteriormente. Por este motivo, es necesario prestar la máxima atención al momento de la divulgación del diseño y, en caso de que se haya divulgado en alguna de las situaciones mencionadas, es imprescindible notificar este hecho en el momento de la solicitud. Concretamente, se requiere adjuntar una declaración jurada (Statutory Declaration) en la que se describan las circunstancias de la divulgación y, si se trata de una exposición, presentar documentos probatorios como el certificado de participación.

Cabe señalar que, antes de la reforma de 2013, la Ley de Diseños de Malasia no definía claramente el período de gracia, y existía la interpretación de que se limitaba únicamente a la «divulgación no autorizada por terceros». Aunque la reforma tipificó expresamente los casos de exposiciones oficiales, su ámbito de aplicación sigue siendo limitado, por lo que es recomendable evitar en la medida de lo posible la divulgación previa a la solicitud.

5. Sistema de exenciones y reducciones

En cuanto al régimen de exención y reducción de tasas relativas a la solicitud y el mantenimiento de los diseños, en Malasia no existe un sistema específico de reducción o exención de las tasas anuales dirigido a las pymes, como el que existe en Japón. Todos los solicitantes deben pagar las mismas tasas. Además, aunque una solicitud incluya varios diseños, no se aplica ningún descuento por cada diseño adicional, sino que se aplica una tasa adicional establecida por cada diseño.Las tasas oficiales se revisaron en 2012 y se incrementaron en general, pero desde entonces no se han anunciado medidas especiales de reducción o exención.

No obstante, en los trámites realizados a través de los servicios en línea de la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia (MyIPO), las tasas administrativas pueden ser más bajas que en el caso de la presentación en papel.Por ejemplo, en 2023 se renovaron los trámites en línea para patentes y diseños, y ahora se aplica una tasa adicional en función del número de páginas cuando se realizan en papel los trámites que pueden realizarse en línea. Por lo tanto, en la práctica, el uso de la solicitud electrónica puede suponer un ligero ahorro de costes. Además, en algunos casos se conceden subvenciones para la solicitud de diseños como medida de apoyo a las pymes común a los países de la ASEAN, pero se trata de una medida temporal y no de una exención o reducción como parte de un régimen jurídico permanente.

Por otra parte, si tras el registro del diseño no se abona la tasa de renovación dentro del plazo establecido, es posible realizar el pago atrasado en un plazo de seis meses, pero se aplicará un recargo por demora. Dado que este recargo por demora tampoco es objeto de exención o reducción, es necesario prestar atención a la gestión de los plazos.

6. Necesidad y formato del poder

La presentación de un poder notarial (Power of Attorney) es obligatoria para presentar una solicitud de diseño en Malasia. Si el solicitante realiza los trámites a través de un representante local, deberá presentar el original del poder notarial firmado junto con los documentos de la solicitud. En cuanto al formato, existe el establecido por la Oficina de Patentes (MyIPO) (Form ID, etc.), y normalmente lo prepara el representante.En el poder se debe indicar claramente el solicitante (en el caso de una persona jurídica, el nombre de la empresa y el cargo) y se debe incluir una declaración en la que se delega en el agente la presentación de la solicitud y la tramitación de los procedimientos. La **firma** debe ser realizada por el propio solicitante o por un representante con autoridad para ello.

En Malasia, el poder no requiere certificación notarial ni autenticación consular, y es válido con la mera firma. Tras la firma, se envía el original al agente local; sin embargo, últimamente también es posible presentarlo en formato electrónico. Con la ampliación de los trámites en línea en 2023, se ha establecido un sistema para presentar el formulario de poder de forma electrónica.

Además, en lo que respecta a los documentos de sucesión de los derechos de diseño, si el solicitante no es el propio creador (por ejemplo, cuando el titular de los derechos es una empresa), se exigirá una prueba de la cesión de los derechos o una prueba de que se trata de una invención de servicio. Aunque, estrictamente hablando, se trata de documentos distintos de la carta de poder, son documentos importantes en la práctica que deben presentarse al mismo tiempo.Por ejemplo, si el diseño lo ha realizado un empleado, se presenta una declaración en la que se indica que, en virtud del contrato de trabajo, los derechos sobre el diseño pertenecen a la empresa (por lo general, no es necesario que esté notarialmente certificada).

Por regla general, el poder debe presentarse para cada caso concreto, ya que en Malasia no existe el sistema de poder general. Una vez presentado, el poder es válido para todos los trámites relacionados con dicha solicitud o registro (pago de tasas de registro, renovaciones, notificación de cambio de nombre, etc.). No obstante, dado que se requiere un nuevo poder para cada nueva solicitud, si se solicitan varios casos, se necesitarán tantas firmas como casos haya.

7. Requisitos de los planos

Para la solicitud de un diseño es obligatorio presentar planos (o fotografías). Por regla general, se exige que los planos muestren el aspecto exterior del producto terminado mediante seis vistas. Es decir, se recomienda preparar «vista en perspectiva, vista frontal, vista trasera, vista en planta (vista superior), vista inferior, vista lateral derecha y vista lateral izquierda».El tamaño de los planos (o fotografías) está limitado para facilitar su consulta por parte del examinador, por lo que deben tener unas dimensiones máximas de 12,5 cm de alto por 9,0 cm de ancho. Se debe presentar un solo juego, aunque en el caso de las solicitudes electrónicas se subirán en formato digital.

Aunque también es posible presentar fotografías, en la práctica se considera preferible el uso de **dibujos lineales (dibujos a trazo)**. Esto se debe a que, en el caso de las fotografías en blanco y negro, los detalles pueden resultar poco nítidos. No se rechaza la presentación de planos o fotografías en color, pero el color no tiene relevancia, ya que no afecta al alcance de los derechos. Por ello, aunque se quieran representar las características del diseño en color, lo habitual es utilizar imágenes convertidas a blanco y negro en el momento de la solicitud.

En cuanto a la forma de representación en los planos, al igual que en otros países, se permite el uso de líneas discontinuas (punteadas) y sombreados.Las líneas discontinuas se utilizan para resaltar las partes nuevas del diseño que se pretende registrar. Sin embargo, dado que no existe un sistema de diseño parcial, las partes dibujadas con líneas discontinuas se interpretan como «partes no nuevas (partes existentes)» y quedan excluidas del alcance de los derechos. En la fase de examen, puede señalarse que el uso de líneas discontinuas o sombreados es inadecuado, por lo que se exige la elaboración de planos claros, en los que solo se dibujen con líneas continuas las partes que realmente se desean proteger y el resto se represente con líneas discontinuas.

Por regla general, no se pueden incluir líneas de cota ni texto en los planos. Tampoco se permiten números ni símbolos que no guarden relación con el diseño. La norma es incluir las explicaciones necesarias en la solicitud o en la memoria descriptiva, y no incluir en los planos propiamente dichos información que no sea la representación gráfica. En el caso de motivos complejos, es posible presentar planos ampliados, pero, incluso en ese caso, estos deben caber dentro del marco de tamaño indicado anteriormente.

Es importante que se cumplan los requisitos de dibujo mencionados anteriormente y que la esencia del diseño se pueda comprender claramente a partir de los mismos. En Malasia, el alcance de los derechos de diseño se determina básicamente por la forma y otros elementos representados en los dibujos. Por lo tanto, las deficiencias en los dibujos pueden resultar fatales, por lo que, en la práctica, se recomienda que un agente local revise los dibujos antes de presentar la solicitud.

8. Plazo de protección

La duración de los derechos de diseño en Malasia es de un máximo de 25 años. El período de registro inicial es de 5 años a partir de la fecha de solicitud, y puede prorrogarse hasta un máximo de 4 veces por períodos de 5 años mediante la realización de los trámites de renovación cada 5 años. Concretamente, tomando como punto de partida la fecha de solicitud (que se considera la misma que la fecha de prioridad si se reivindica esta), los años 1.º a 5.º constituyen el primer período de protección; si se abona la tasa de renovación antes de que finalice este, se prorroga hasta los años 6.º a 10.º, y de forma análoga puede prorrogarse hasta un máximo de los años 20.º a 25.º.El derecho se extingue al cumplirse el vigésimo quinto año, sin que existan medidas de prórroga o ampliación del plazo de vigencia.

Antes de la reforma legislativa de 2013, la protección tenía una duración máxima de 15 años (5 años + 2 renovaciones), pero tras la reforma se pudo ampliar hasta los 25 años. Esta ampliación se ha armonizado con los plazos de protección de los diseños de otros países, como la UE o el Reino Unido (máximo de 25 años). El procedimiento de renovación se lleva a cabo mediante el pago de la tasa de renovación antes de la fecha de vencimiento del plazo de protección, cada cinco años.Si se encuentra dentro del plazo de gracia de seis meses, es posible realizar la renovación mediante el pago retroactivo (con recargo), pero una vez transcurrido dicho plazo, el derecho se extingue.

La fecha de inicio del plazo de vigencia es la fecha de solicitud, por lo que el plazo no se ve alterado aunque la inscripción se demore. Por ejemplo, si se presenta la solicitud el 1 de enero de 2025 y la resolución de inscripción se dicta el 1 de diciembre del mismo año, el primer periodo de 5 años será del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2029.En caso de reivindicar la prioridad, la legislación vigente considera la fecha de prioridad como la fecha de solicitud a efectos del cálculo del plazo; sin embargo, hay una propuesta de reforma para que, en el futuro, el plazo se calcule a partir de la fecha de solicitud nacional, independientemente de la fecha de prioridad.

9. Acciones por infracción (prohibición, indemnización por daños y perjuicios, etc.)

Contenido del derecho: Se reconoce un derecho de exclusividad sobre los diseños registrados, por lo que se prohíbe a terceros utilizar sin autorización el diseño registrado o un diseño sustancialmente similar en productos (fabricación, venta, importación, exportación, etc.).El titular del derecho de diseño puede interponer una demanda civil si un tercero infringe su derecho de diseño o realiza actos que puedan constituir una infracción. El juicio se celebra en el Tribunal Superior (Sala de Propiedad Intelectual), y se solicita la cesación de la fabricación y venta por parte del presunto infractor, así como una indemnización por daños y perjuicios.

Prueba y efectos: si el titular del derecho de diseño puede demostrar la infracción en el juicio, el tribunal puede dictar una orden de cesación (orden de suspensión de la infracción) y, además, ordenar el pago de una indemnización por daños y perjuicios o la devolución de los beneficios (restitución de la ganancia indebida). El importe de la indemnización se basa en los daños comerciales (lucro cesante) sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, así como en el importe equivalente a los beneficios obtenidos por el infractor.El titular del derecho también puede solicitar al tribunal, en lugar de una indemnización por daños y perjuicios, el «account of profits» (cálculo y devolución de los beneficios del infractor). Además, el tribunal puede ordenar, si lo considera necesario, la destrucción o la entrega de los productos infractores y de los equipos de fabricación de los mismos.

Disposición característica: La Ley de Diseños de Malasia contiene una disposición sobre la defensa del infractor de buena fe (innocent infringer). Si el demandado demuestra que «en el momento de cometer el acto no tenía conocimiento de que el diseño en cuestión estuviera registrado y que había agotado todos los medios razonables para comprobar la existencia del registro», el tribunal podrá abstenerse de dictar una orden de indemnización por daños y perjuicios o de restitución de beneficios. No obstante, incluso en ese caso, podrá dictarse una orden de cesación para evitar futuras infracciones.Para evitar que se invoque esta defensa de buena fe, se recomienda al titular del derecho de diseño que dé a conocer ampliamente el diseño, por ejemplo, indicando el número de registro del diseño en los productos y catálogos, o publicando un anuncio de registro en un periódico de gran tirada (existe la práctica de que, si se publica un anuncio en la prensa local, la alegación de «no saberlo» ya no es válida).

Prescripción y medidas cautelares: El plazo para interponer una demanda civil por infracción (prescripción) es de cinco años a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Por lo tanto, si se deja pasar mucho tiempo desde que se descubre la infracción, existe el riesgo de que el derecho a reclamar prescriba. Además, en la fase previa al juicio, es posible solicitar, si es necesario, una orden de cesación provisional (medida cautelar o injunción) como medida provisional.En los casos en que la infracción pueda ocasionar daños irreparables, es posible obtener una orden cautelar de cesación ex parte (sin notificación a la parte contraria) al mismo tiempo que se interpone la demanda. Al mismo tiempo, se pueden utilizar recursos derivados del Derecho británico, como la **orden Anton Piller (orden de registro y embargo para la conservación de pruebas) para evitar la destrucción de pruebas, o la Mareva injunction (orden de congelación de activos) para impedir la dispersión de los activos del demandado**.

Procedimiento de nulidad (revocación del derecho): aunque no existe un sistema de oposición contra los derechos de diseño, **la nulidad (revocación del registro)** puede solicitarse en cualquier momento. Las partes interesadas pueden alegar la nulidad de un diseño registrado ante el Tribunal Superior y, si como resultado del procedimiento se determina que el diseño no cumple los requisitos de registro (por ejemplo, porque era de dominio público o no se ajusta a la definición), el registro quedará nulo con carácter retroactivo.En un litigio por infracción, el demandado también puede alegar la nulidad del diseño mediante una contrademanda. Dado que se trata de un mecanismo para impugnar la validez ante los tribunales, es importante tener en cuenta que, en los litigios por infracción, se examinan conjuntamente la validez y la infracción.

10. Existencia de medidas administrativas de detección

En la actualidad, en Malasia no existen medidas administrativas directas de detección y represión de la infracción de los derechos de diseño. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de autor o las marcas, la Ley de Diseños no contiene disposiciones sobre sanciones penales ni sobre el embargo coercitivo por parte de las autoridades públicas.Para que la policía o el departamento de ejecución de la propiedad intelectual del Ministerio de Comercio y Consumo (MDTCC) intervengan, se limita principalmente a casos en los que existen disposiciones de sanciones penales, como la falsificación de marcas o la piratería de derechos de autor, por lo que resulta difícil incautar productos basándose únicamente en la infracción de los derechos de diseño. Por lo tanto, el titular de los derechos de diseño debe solicitar por su cuenta el cese de la infracción y una indemnización por daños y perjuicios mediante un proceso civil.

No obstante, existe la posibilidad de invocar la Ley de Descripciones Comerciales (Trade Descriptions Act) como medio indirecto. Esta ley tipifica el delito de «indicación falsa», por lo que, por ejemplo, el acto de colocar sin autorización una marca registrada ajena en un producto puede ser objeto de persecución penal por indicación falsa. En lo que respecta a los diseños, si se realiza una indicación del diseño que induzca a error al consumidor, podría considerarse su aplicación de alguna forma; sin embargo, normalmente se trata de un problema de marcas o de indicaciones de origen, y no se aplica al diseño en sí mismo.En los casos en que los productos que infringen los derechos de diseño vayan acompañados de una infracción de los derechos de marca o de un fraude en la calidad, se puede considerar la posibilidad de colaborar con los titulares de los derechos de marca, entre otros, para solicitar la retención en aduana o presentar una denuncia ante la policía. Sin embargo, la realidad es que a los organismos administrativos les resulta difícil actuar basándose únicamente en los derechos de diseño. Por este motivo, la estrategia para combatir las imitaciones suele consistir en obtener una orden de cesación en el ámbito civil y, a continuación, proceder al embargo mediante un agente judicial (orden de ejecución).

En los últimos años, el Gobierno de Malasia también está estudiando medidas para reforzar la eficacia de los derechos de diseño. En el proyecto de reforma de la Ley de Diseños de 2022 se propuso una cláusula para introducir sanciones penales por la infracción de los derechos de diseño. Se trata de un intento de aumentar el efecto disuasorio mediante la imposición de determinadas multas o penas de prisión. Si se llevara a cabo, sería posible el enjuiciamiento penal de los infractores intencionados de los derechos de diseño, lo que se espera que tenga el efecto de colmar las lagunas actuales.Sin embargo, a fecha de 2025, esta reforma aún no se ha aplicado, por lo que no existen medidas penales. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la situación actual, **no existen medidas administrativas de persecución**.

11. Relación con las solicitudes internacionales (sistema de La Haya, etc.)

Situación respecto a la adhesión al Arreglo de La Haya: A fecha de 2025, Malasia no es parte del Arreglo de La Haya, el sistema de registro internacional de diseños. Por lo tanto, no es posible presentar una solicitud internacional de diseño que designe a Malasia a través de La Haya, ni utilizar un diseño de Malasia como solicitud de base para el registro internacional. Para obtener protección de diseños en Malasia, es necesario presentar directamente en Malasia una solicitud por la vía de París, basada en el Convenio de París, desde Japón u otros países.

No obstante, el Gobierno de Malasia tiene como objetivo adherirse al Arreglo de La Haya, en consonancia con los objetivos del Plan de Acción de la ASEAN en materia de Propiedad Intelectual (2016-2025). Los preparativos para la adhesión se llevan a cabo desde aproximadamente 2015, y en 2022 se publicó un proyecto de reforma de la Ley y el Reglamento de Diseños Industriales.Este proyecto de reforma incluye medidas de armonización con los estándares internacionales, como la ampliación de la definición de diseño (protección del diseño de interiores y exteriores y del diseño intangible), la revisión del cálculo de la duración (unificación en base a la fecha de solicitud en lugar de la fecha de prioridad), la opción de introducir un examen de fondo y la introducción de un sistema de aplazamiento de la publicación (hasta un máximo de 36 meses). Se trata de reformas destinadas a aceptar las solicitudes de La Haya y a armonizar los niveles de protección con los de otros países.

Aunque la fecha de adhesión aún no se ha fijado oficialmente, se prevé que Malasia se adhiera en un futuro próximo, siguiendo los pasos de Tailandia (que se adhirió en 2023) y Vietnam (que se adhirió en 2020) dentro de la región de la ASEAN.Tras la adhesión, será posible designar a Malasia en las solicitudes internacionales de La Haya, lo que supondrá una simplificación de los trámites de solicitud para las empresas japonesas. No obstante, incluso tras la adhesión a La Haya, las normas detalladas de la legislación nacional (por ejemplo, los diseños parciales o la existencia o no de examen) no se equipararán inmediatamente a las de otros países, por lo que se prevé un periodo de transición por el momento. Al utilizar la solicitud internacional, será necesario prestar atención para cumplir los requisitos específicos de la legislación malasia, en colaboración con un agente local.

Relación con la prioridad de París: aunque actualmente no sea miembro del Arreglo de La Haya, se puede aprovechar plenamente el sistema de prioridad basado en el Convenio de París.Si se presenta la solicitud en Malasia en un plazo de seis meses desde la solicitud de diseño en Japón, adjuntando el certificado de prioridad, es posible reivindicar la novedad con efecto retroactivo a la fecha de la solicitud japonesa. A la inversa, también es posible presentar solicitudes en Japón u otros países basándose en la solicitud de Malasia, aunque en ese caso también es necesario presentar las solicitudes en los respectivos países dentro del plazo de prioridad de seis meses. Tras la adhesión al Arreglo de La Haya, aumentarán las opciones de solicitud internacional y por la vía de París, pero, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, solo existe la vía de París.

Por último, a continuación se resumen en forma de tabla las principales diferencias entre los sistemas de diseños de Japón y Malasia.

Lista de referencias y fuentes de información

1. Boletín de Henry Goh «Industrial Designs in Malaysia» (publicado el 5 de agosto de 2019, actualizado el 27 de noviembre de 2024). Artículo explicativo sobre el régimen
   de diseños industriales en Malasia. Se describen las prácticas más recientes en materia de requisitos de registro, objeto de protección, duración, imposibilidad de registrar diseños parciales, período de gracia, prácticas relativas a los dibujos y planos, y tratamiento de las interfaces gráficas de usuario (GUI), entre otros.

2. Preguntas y respuestas sobre la práctica de la propiedad intelectual (blog) «Questions regarding the design law/practice in Malaysia» (diciembre de 2011, Intellectual Property Asia)
   . Artículo en formato de preguntas y respuestas sobre el régimen de diseños industriales, elaborado por un agente local de Malasia. Abarca información práctica como la definición de novedad y sus excepciones, los tipos y tamaños de planos necesarios, la existencia de poderes de representación y de diseños parciales, y la duración de la protección (15 años en aquel momento).

3. Boletín informativo del bufete de abogados Skrine «Know Your Rights: Industrial Designs» (diciembre de 2010). Explicación a cargo del importante
   bufete de abogados malasio Skrine. Se explican los criterios para determinar la infracción de los derechos de diseño (identidad o similitud sustancial), la defensa del infractor de buena fe, las medidas de protección civil como el cese de la infracción y la conservación de pruebas, así como la existencia o no de sanciones penales para los distintos derechos de propiedad intelectual (los diseños no están sujetos a sanciones penales).

4. Lawyerment (sitio web de información jurídica) «What are the available remedies for industrial design infringement?» (24 de mayo de 2014). Explicación jurídica sobre las medidas de protección
   disponibles para el titular de los derechos en caso de infracción de los derechos de diseño industrial. Resume las disposiciones pertinentes de la Ley de Diseños Industriales de 1996, incluyendo las medidas que puede ordenar el tribunal (cese, indemnización por daños y perjuicios, cálculo y transferencia de beneficios), las medidas a adoptar en caso de riesgo de infracción y las disposiciones que limitan la indemnización por daños y perjuicios para los infractores de buena fe.

5. Benchmark Litigation «Assessing the Malaysian IP landscape – Industrial designs practice updates» (junio de 2023). Artículo sobre las últimas tendencias del
   sistema de propiedad intelectual de Malasia. Ofrece una explicación sobre la propuesta de reforma de la Ley de Diseños de 2022 y menciona los puntos de la reforma legislativa para la adhesión al Arreglo de La Haya (ampliación de la definición de diseño, introducción del examen de fondo, aplazamiento de la publicación, creación de sanciones penales, etc.), así como las iniciativas para resolver los retrasos en el examen de las solicitudes de diseño. 

AUTOR / Autor

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, la Web3 y las FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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