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La esencia del sistema europeo de patentes reside en su estructura de dos niveles: por un lado, la Oficina Europea de Patentes (OEP) gestiona un procedimiento de concesión único basado en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE); por otro, una vez concedida la patente, su eficacia se ramifica en derechos nacionales para cada país designado (patentes agrupadas).Con la entrada en vigor del sistema de la patente unificada (UP/UPC) en junio de 2023, se ha añadido a la «gestión por países» tradicional la opción de «efecto unificado + litigio único ante el Tribunal Unificado de Patentes», lo que ha supuesto un cambio significativo en las estrategias de cartera.En este artículo, desde la perspectiva práctica de un agente de patentes, se organizan de forma sistemática el diseño de procedimientos basados en los artículos del CPE, la gestión de plazos, la jurisprudencia más reciente (G 2/21, G 1/22, G 1/24, etc.), las estrategias de aprovechamiento del sistema de la patente unificada y la estructura de costes.
Índice
- Estructura básica y naturaleza jurídica del sistema de patentes europeo
- Procedimiento de solicitud y plazos principales
- Diagrama de flujo desde la solicitud hasta la concesión
- Criterios de patentabilidad y requisitos de la memoria descriptiva
- Motivos de denegación y práctica de examen de la OEP
- Recursos, oposiciones, nulidades y jurisprudencia reciente más relevante
- Ejercicio de los derechos y el sistema de patente unificada (UP/UPC)
- Estrategias en materia de costes y traducción
- Lista de verificación práctica
- Resumen: Puntos clave de la estrategia de patentes europeas
Estructura básica y naturaleza jurídica del sistema de patentes europeo
El sistema de patentes europeo es gestionado por la Organización Europea de Patentes (OEP) en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), y la OEP se encarga de forma centralizada de los procedimientos de concesión, como la recepción de solicitudes, la búsqueda, el examen y la concesión. Por el contrario, la eficacia tras la concesión está sujeta a la misma eficacia y condiciones que las patentes nacionales en cada uno de los países designados (artículo 2, apartado 2, del CPE).
Puntos clave del sistema: la patente europea no es un «derecho único», sino una «patente agrupada» que, tras su concesión, se trata como una patente nacional en cada país. Por lo tanto, los procedimientos de infracción, cesación y indemnización por daños y perjuicios constituyen, en principio, un conjunto de procedimientos nacionales, salvo que se opte por el sistema de patente unificada, por lo que las pruebas, las medidas cautelares y los costes varían según el país. Como excepción, la oposición ante la OEP tiene «efecto central», ya que la decisión de anulación o mantenimiento se toma a nivel central, siempre que se presente en un plazo de nueve meses tras la concesión.
Idiomas y lenguas oficiales
Las lenguas oficiales de la OEP son el inglés, el francés y el alemán. Las solicitudes de patente europea se presentan, en principio, en estas lenguas oficiales, aunque también es posible presentarlas en otros idiomas, siendo necesario presentar la traducción dentro de un plazo determinado (por regla general, dos meses desde la presentación de la solicitud). La no presentación de la traducción puede constituir un motivo de retirada tácita, por lo que es arriesgado basar la estrategia en la posibilidad de obtener una reparación.En el momento de la concesión, la descripción se publica en el idioma de procedimiento, y se exige la presentación de la traducción de las reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales, de conformidad con la regla 71(3).
Procedimiento de solicitud y plazos principales
La vía europea se basa en dos pilares: (A) la solicitud europea directa (EP) y (B) la solicitud Euro-PCT, que entra en la fase europea a partir del PCT. En el caso de la Euro-PCT, la OEP, en su calidad de oficina designada o elegida, debe completar en un plazo de 31 meses los trámites necesarios para la transición a la fase europea (traducción, pago de tasas, solicitud de examen, etc.) (R. 159(1)).
Requisitos de los documentos de solicitud
El artículo 78 del CPE exige como documentos de solicitud la solicitud (solicitud de concesión de una patente europea), la descripción, las reivindicaciones, los dibujos (en caso de que se haga referencia a ellos) y el resumen.Los requisitos mínimos para la fijación de la fecha de presentación, según el artículo 80 y la regla 40(1), son «la indicación de que se solicita una patente europea», «la identificación del solicitante y la información de contacto» y «la descripción o la referencia a una solicitud anterior»; si se opta por el sistema de presentación por referencia (filing by reference), es necesario tener en cuenta la presentación de documentos adicionales (copias, etc.).
Lista de plazos principales (cuya omisión en la práctica europea puede resultar fatal)
| Fase del procedimiento | Acciones principales | Plazo y fecha de inicio | Disposición de referencia |
|---|---|---|---|
| Fijación de la fecha de solicitud | Se concede la fecha de solicitud si se cumplen los requisitos mínimos | Fecha de cumplimiento de los requisitos | EPC Art. 80 / R. 40 |
| Idioma | Presentación de la traducción de las solicitudes en idiomas no oficiales | Dos meses desde la presentación de la solicitud | EPC Art. 14 / R. 6(1) |
| Tasa de solicitud y tasa de búsqueda | Pago de la tasa de solicitud y de la tasa de búsqueda europea | Un mes desde la presentación de la solicitud | Regla 38(1) |
| Publicación | Publicación de la solicitud | 18 meses a partir de la fecha de solicitud o de la fecha de prioridad | EPC Art. 93(1) |
| Reivindicación de prioridad | Solicitud EP/PCT a partir de la primera solicitud | En un plazo de 12 meses | CPE, art. 87 |
| Tasa de designación | Pago de la tasa de designación (1 caso, tarifa plana) | Informe de búsqueda 6 meses a partir de la publicación | R.39(1) |
| Solicitud de examen | Solicitud de examen y pago de la tasa de examen | Informe de búsqueda: 6 meses desde la publicación | R.70(1) / Art. 94 |
| Transición a la Euro-PCT | Procedimiento de transición a la fase europea (traducción, tasas de solicitud, etc.) | 31 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad | R.159(1) |
| Modificaciones Euro-PCT | R.161 (oportunidad de corrección) / R.162 (tasa de reivindicaciones) | Seis meses a partir de la notificación | R.161 / R.162 |
| Fase final previa a la concesión | Respuesta a la R.71(3) (tasa de concesión y de publicación + traducción de las reivindicaciones) | 4 meses desde la notificación de la R.71(3) | R.71(3) |
| Transición a cada país | Validación (presentación de traducciones, etc.) | 3 meses desde la mención en la publicación de concesión (con posibilidad de prórroga según el país) | Art. 65 del CPE |
| Oposición ante la EPO | Oposición por parte de terceros | 9 meses a partir de la publicación de la concesión | Art. 99(1) del CPE |
| Recurso | Interposición del recurso y presentación del escrito de motivos | Dos meses desde la notificación de la resolución + cuatro meses | Art. 108 del CPE |
Trampas en la gestión de plazos: la solicitud de examen tiene como «requisito de eficacia el pago de la tasa de examen», por lo que es un plazo en el que se producen con frecuencia errores del tipo «creía haberlo solicitado».Además, los cuatro meses de la regla 71(3) (intención de concesión) se tratan en la práctica como no prorrogables, por lo que es una fase en la que se producen con frecuencia accidentes típicos en los que el hecho de pasar por alto un error en el Druckexemplar (texto de concesión) da lugar a una «presunción de consentimiento». La gestión de los plazos requiere una gestión sistemática que incluya la correspondencia entre el punto de partida (publicación, notificación, fecha de prioridad) y los medios de recurso (further processing/restablecimiento).
Diagrama de flujo desde la solicitud hasta la concesión
6b. En caso de Euro-PCT: paso a la fase europea a los 31 meses (R.159) → tasa de corrección y de reivindicaciones en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de R.161/162
Criterios de patentabilidad y requisitos de la memoria descriptiva
La «patentabilidad» según el CPE se basa, partiendo de la condición de invención y el carácter técnico (art. 52), en el cumplimiento de los requisitos de novedad (art. 54), actividad inventiva (art. 56) y aplicabilidad industrial (art. 57).Los requisitos de descripción se centran en la aplicabilidad (art. 83) y en la claridad, concisión y apoyo de las reivindicaciones (art. 84); en la práctica de las correcciones, la prohibición de elementos nuevos (art. 123(2)) es el «factor de bloqueo» más frecuente.
Novedad y actividad inventiva
La novedad se basa en la estructura según la cual «todo lo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (de prioridad) de la solicitud» constituye el estado de la técnica (art. 54(2)). En Europa, partiendo del supuesto de que el art. 54(3) (solicitudes europeas presentadas antes y publicadas después, etc.) ataca únicamente la novedad, el diseño jerárquico del conjunto de reivindicaciones y el tratamiento de las solicitudes divisionales cobran especial importancia en la práctica.La actividad inventiva se define en el texto de la ley de forma concisa como «algo que no sea evidente para un experto en la materia», pero, siguiendo el enfoque problema-solución (problem-solution approach) de la OEP, la práctica habitual consiste en presentar de forma coherente el estado de la técnica más cercano, las diferencias, el problema técnico objetivo y la demostración del efecto (efecto técnico).
El enfoque COMVIK en las invenciones de software y simulación
En las invenciones relacionadas con el software y los negocios, el enfoque COMVIK (según el cual las características no técnicas no contribuyen a la actividad inventiva) es un presupuesto en la práctica. La resolución de la Sala de Recurso Ampliada G 1/19 (10 de marzo de 2021) dejó claro que este marco se aplica también a las invenciones de simulación, y se considera clave que «el efecto técnico supere la implementación informática habitual».
Requisitos de descripción e interpretación de las reivindicaciones (G 1/24)
En cuanto a los requisitos de descripción, el art. 83 exige una «divulgación clara y completa, de tal manera que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica», mientras que el art. 84 exige la claridad y el apoyo de las reivindicaciones. La reciente sentencia importante G 1/24 (18 de junio de 2025) concluyó que, incluso en la interpretación de las reivindicaciones durante el examen de patentabilidad (arts. 52 a 57), la interpretación debe realizarse siempre haciendo referencia a la memoria descriptiva y a los planos.
Repercusión práctica de G 1/24: no solo la claridad aparente del texto de las reivindicaciones, sino también la coherencia de la descripción (definiciones, formas de realización y contribución de la invención) influye de manera más directa en la «interpretación» de la novedad y la actividad inventiva. Cada vez son más frecuentes los casos en los que el hecho de establecer en la descripción las definiciones de los términos y las formas de realización determina el resultado de la examen y de los procedimientos de oposición.
Motivos de denegación y práctica de examen de la EPO
Si clasificamos los motivos de denegación desde el punto de vista práctico, son: (a) requisitos de patentabilidad (art. 52 a 57), (b) requisitos de descripción (art. 83/84), (c) restricciones a la corrección (art. 123(2)/(3), R. 137, etc.), (d) la unidad de invención (art. 82) y (e) la caducidad de plazos y el impago de tasas (R. 38/R. 39/R. 70/R. 71(3), etc.). Los aspectos en los que más se nota la diferencia en la gestión de la EPO son tres: el diseño de las correcciones, la demostración de los efectos técnicos y la toma de decisiones para evitar bifurcaciones en los momentos clave del procedimiento.
Estrategia de corrección y elementos añadidos (art. 123(2))
En cuanto a las correcciones, según la Regla 137, en principio no se permiten las correcciones antes de la recepción del informe de búsqueda, y existen restricciones a las correcciones adicionales a discreción del examinador (Regla 137(3)), por lo que en ambos casos el cumplimiento de la prohibición de elementos adicionales (art. 123(2)) es un requisito previo fundamental.En Europa, las descripciones iniciales basadas en la premisa de «corregir mediante modificaciones» son peligrosas, ya que, si la descripción carece de suficiente profundidad en cuanto a la eficacia, el mecanismo de acción, la definición de parámetros y los ejemplos de aplicación, es fácil que las modificaciones posteriores se vean bloqueadas por el art. 123(2).
El golpe mortal del art. 123(2): en Europa, las «adiciones» suelen suponer un golpe mortal y, además, tras la concesión se añade la prohibición de ampliar los derechos (art. 123(3)), por lo que, para que las correcciones realizadas en la fase de examen no se vuelvan en contra en futuras oposiciones o acciones de nulidad,es razonable diseñar la solicitud de manera que: (i) se mantengan claramente los «puntos» de la divulgación, (ii) se eviten las generalizaciones intermedias, y (iii) se unifiquen rigurosamente las definiciones y la terminología teniendo en cuenta la decisión G 1/24.
Demostración del efecto técnico (G 2/21)
En cuanto a los efectos técnicos que constituyen el núcleo de la «diferencia» de la actividad inventiva, la resolución G 2/21 (23 de marzo de 2023) dejó claro que las pruebas presentadas tras la solicitud (post-published evidence) no pueden excluirse únicamente por el hecho de que «no se hayan hecho públicas antes de la fecha de solicitud».No obstante, esto no significa que todo lo que se presente a posteriori vaya a ser aceptado, ya que se mantiene el criterio de evaluación de si «el efecto está incluido en la enseñanza técnica en el momento de la solicitud»; por lo tanto, sigue siendo importante diseñar la memoria descriptiva de tal manera que, como mínimo, se incluyan en ella, en el momento de la solicitud, fundamentos razonables del efecto (datos, razonamientos, conexión con el conocimiento técnico general).
Riesgos en la fase de intención de concesión (R.71(3))
La fase posterior a la notificación de R.71(3) es extremadamente arriesgada, al margen de la conformidad con el examen, en el sentido de que «la posibilidad de corregir errores de publicación u omisiones se reduce drásticamente».Es necesario abonar las tasas de concesión y de publicación, así como presentar la traducción de las reivindicaciones, en un plazo de cuatro meses, lo que en la práctica se considera un plazo no prorrogable. En cuanto al Druckexemplar (texto de concesión), es razonable garantizar la coherencia entre las reivindicaciones, la descripción, los dibujos, las referencias y la lista de elementos, mediante una doble revisión interna y por parte del agente.
Procedimientos de recurso, oposición y nulidad, y jurisprudencia reciente
Como procedimiento central posterior a la concesión, un tercero puede presentar una oposición ante la EPO en un plazo de «9 meses a partir de la publicación de la concesión», y los motivos de la oposición se limitan al artículo 100. Dado que la oposición tiene un efecto central que se extiende a todos los países designados, su impacto en la gestión del riesgo de litigio (especialmente cuando se produce en paralelo a una nulidad central en el marco del UP/UPC) es significativo en cuanto a si «se desestima o se defiende a nivel central», y la EPO también está mostrando una práctica de aceleración de las oposiciones en casos de naturaleza judicial.
Procedimiento de recurso y enfoque convergente (RPBA)
De conformidad con el art. 108, el recurso debe interponerse en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución y el escrito de motivos debe presentarse en un plazo de cuatro meses, siendo el pago de la tasa de recurso un requisito de eficacia.En la fase de apelación, la gestión del momento de presentación y la estructura de los argumentos es importante en la práctica debido al enfoque convergente de las normas de procedimiento (RPBA), y hay que tener en cuenta que las primeras medidas (organización del conjunto de reivindicaciones en primera instancia, finalización de la réplica y momento de presentación de las pruebas) suelen influir directamente en la conclusión.
Nulidad nacional y limitación central (art. 105 bis)
En lo que respecta a la nulidad nacional, las patentes europeas se tratan como patentes nacionales en cada país tras su concesión, y los motivos de anulación (nulidad) de cada país se aplican de forma coherente con los tipos enumerados en el art. 138 del CPE (falta de patentabilidad, falta de aplicabilidad, adiciones, ampliación de derechos, falta de legitimación del titular, etc.).Además, dado que el titular puede solicitar a la OEP la limitación o la anulación de la patente (art. 105a), salvo mientras esté pendiente un procedimiento de oposición, existe margen para diseñar la «limitación centralizada» como medida de seguridad en la estrategia de litigio.
Resumen de la jurisprudencia principal
| Sentencia | Fecha | Cuestión controvertida | Conclusión e implicaciones prácticas |
|---|---|---|---|
| G 2/21 | 23 de marzo de 2023 | Demostración del efecto de la actividad inventiva y pruebas posteriores a la publicación (resumen del debate sobre la verosimilitud) | Las pruebas presentadas tras la solicitud no pueden excluirse únicamente por el hecho de no haber sido publicadas antes de la fecha de solicitud. Aunque sigue siendo importante que la descripción incluya la «enseñanza del efecto» en el momento de la solicitud, se ha aclarado el margen de aplicación de los datos presentados posteriormente. Es posible rediseñar la estrategia probatoria para el examen y la oposición. |
| G 1/22 | 10 de octubre de 2023 | Competencia para examinar la atribución y sucesión de la prioridad y presunción | La EPO tiene competencia para juzgar la legalidad (atribución) del derecho de prioridad, y se aplica una presunción refutable respecto a la reivindicación de dicho derecho. En una línea que no depende excesivamente de los requisitos formales, la planificación de la prueba en casos de solicitud conjunta, cláusulas de cesión y sucesión implícita cobra importancia en la práctica (aunque persiste el riesgo de refutación dependiendo del caso). |
| G 1/24 | 18 de junio de 2025 | Interpretación de las reivindicaciones en el examen de patentabilidad: necesidad de consultar la descripción y los dibujos | En la interpretación de las reivindicaciones para la evaluación de la patentabilidad, siempre deben consultarse la descripción y los dibujos. Más que «ganar solo con el texto de las reivindicaciones», la coherencia de lo descrito en la memoria (definiciones, formas de realización, problemas técnicos y efectos) suele influir directamente en el resultado. |
| G 1/19 | 10 de marzo de 2021 | Carácter técnico y nivel de innovación de las simulaciones por ordenador (en relación con el marco COMVIK) | Las simulaciones también se evalúan según el marco COMVIK. La clave es que el efecto técnico «supere la implementación informática habitual». En el ámbito del software, la forma de redactar el «efecto técnico» es fundamental. |
| G 3/19 | 2020 | Elegibilidad de las plantas y los animales para la patente (repercusión de la excepción del art. 53(b)) | Repercusión negativa en la admisibilidad de las reivindicaciones de productos relacionados con plantas, etc., que se obtienen esencialmente solo mediante procesos biológicos. En el ámbito biotecnológico, cobra importancia la tipología de las reivindicaciones (producto/proceso/uso) y la demostración de la vía de obtención. |
Ejercicio de los derechos y el sistema de patente unificada (UP/UPC)
Tras la concesión, coexistirán dos sistemas de ejercicio de derechos: (i) el sistema tradicional: acciones por infracción en cada territorio nacional tras la validación en cada país, y (ii) la patente unificada: acciones colectivas basadas en la patente europea (UP) con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes (UPC).
Vía tradicional y protección provisional (art. 67)
En la vía tradicional, dado que la patente europea surte efecto como patente nacional en cada país designado (art. 2, apartado 2), las medidas de cesación, indemnización por daños y perjuicios y divulgación de pruebas, entre otras, se resuelven en el marco de la legislación de cada país.Tras la publicación, se puede conceder protección provisional en virtud del art. 67 del CPE, pero siguen existiendo diferencias entre países en cuanto al contenido concreto de la protección provisional (alcance de la solicitud de indemnización, requisitos de traducción, etc.), por lo que, desde el punto de vista de la estrategia de litigio, es necesario diseñar por países «cuándo, en qué país y qué medidas correctivas se persiguen».
Puntos clave del sistema de patente unificada (UP/UPC)
La OEP explica que, cuando se registre el efecto unitario de una patente europea, se proporcionará una protección unificada en los Estados participantes en los que el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) esté en vigor en ese momento (18 países a fecha de abril de 2026).El UPC tiene competencia exclusiva para determinados procedimientos, entre los que se incluyen la infracción de patentes, la nulidad (revocación) y las medidas cautelares (art. 32 del UPCA), y sus resoluciones son ejecutables en los Estados miembros (art. 82 del UPCA).
Estrategia de exclusión voluntaria: durante el régimen transitorio, en el caso de las patentes europeas tradicionales (aquellas que no obtienen efecto unitario), es posible excluirse de la jurisdicción del TUP bajo determinadas condiciones, lo que deja abierta la opción de llevar los casos de infracción o anulación ante los tribunales nacionales (art. 83 del Acuerdo sobre el TUP). El régimen transitorio está diseñado, en principio, para una duración de siete años (con una prórroga máxima de siete años, lo que suma un total de catorce años).
Dos ejes para el diseño de la cartera
En la práctica, la estrategia se basa en el diseño de una cartera que combine las dos opciones siguientes en función de las características de cada caso.
Opción A (adopción del UP/UPC): se opta por el efecto unitario, aceptando el riesgo de nulidad centralizada, con el objetivo de obtener una medida cautelar de amplio alcance mediante un único procedimiento judicial. Adecuada para bienes de consumo con una amplia presencia en los países de aplicación, sectores con mucha competencia y casos de rápida introducción en el mercado.
Opción B (gestión por países con exclusión voluntaria): se excluyen voluntariamente del UPC las patentes fundamentales para el negocio y se protegen por países. Adecuada para patentes de alto valor en las que se desea evitar el riesgo de que se pierdan de golpe en un único litigio, y para proyectos cuyo mercado principal se concentra en unos pocos países.
Estrategia de costes y traducción
Tasas oficiales de la EPO (tras la revisión del 1 de abril de 2026)
| Categoría | Concepto | Importe (EUR) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Tasa de solicitud en línea | 135 | 285 € si no es en línea |
| Solicitud | Tasa de búsqueda europea (complementaria) | 1.595 | Si no se requiere búsqueda complementaria en Euro-PCT, hay una bifurcación |
| Solicitud | Tasa de designación (tarifa plana) | 720 | El impago se considerará una retirada |
| Examen | Tasa de examen | 2.010 | En el caso de una solicitud internacional sin búsqueda complementaria, el importe es de 2.240 |
| Concesión | Tasa de concesión y publicación | 1.135 | Plazo de 4 meses conforme al artículo 71(3) |
| Concesión | Tasa por reclamaciones excedentes | 290 (16-50 reivindicaciones) / 720 (a partir de 51 reivindicaciones) | Depende del número de reivindicaciones |
| Mantenimiento | Anualidad (3.º año) | 725 | 4.º año: 885; 5.º año: 1050; a partir de ahí, en aumento |
| Litigios | Tasa de presentación de oposición | 880 | En un plazo de 9 meses a partir de la publicación de la concesión |
| Litigios | Tasa de recurso | 2.015 (reducida) / 2.925 (normal) | 2 meses + 4 meses para la exposición de motivos |
Los costes oficiales mínimos para una solicitud estándar «en línea, con un máximo de 15 reivindicaciones y 35 páginas» rondan los 5.595 euros (135 de tasa de solicitud + 1.595 de búsqueda + 720 de designación + 2.010 de examen + 1.135 de concesión), a lo que hay que añadir las tasas de mantenimiento.Sin embargo, dado que la carga de las tasas de la OEP aumenta en función del número de años hasta la concesión (período de tramitación), la esencia de la gestión de costes radica en encontrar un equilibrio entre la obtención temprana de los derechos y la gestión de las correcciones y el examen.
Obligación de traducción y gestión en tres niveles
La traducción se gestiona en los tres niveles siguientes.
| Nivel | Objeto de la traducción | Plazo | Fundamento |
|---|---|---|---|
| ① Idioma de la solicitud | Idioma de tramitación de las solicitudes presentadas en idiomas no oficiales | En principio, 2 meses | Art. 14 / R. 6 |
| ② Antes de la concesión | Traducción de las reivindicaciones a dos idiomas oficiales | R.71(3) Cuatro meses a partir de la notificación | R.71(3) |
| ③ Tras la concesión | Traducción (validación) en la fase de transición a cada país | Tres meses desde la mención en el boletín de concesión (con posibilidad de prórroga por país) | Art. 65 |
En cuanto a la traducción posterior a la concesión, dado que en los países en los que se aplica el Convenio de Londres se reduce la carga de la traducción, la selección de los países en función del alcance de los derechos, el mercado y las perspectivas de litigio influye en gran medida en la relación coste-eficacia.Las tasas de renovación de la patente unificada se pagan en un único pago, y se han presentado cifras como 35 euros para el segundo año y 1.175 euros para el décimo año. En cuanto a la patente unificada, existe un diseño del sistema que exige traducciones adicionales durante el periodo de transición (hasta un máximo de 12 años), por lo que en la práctica es necesario gestionar simultáneamente la «organización del trabajo de traducción» y el «plazo de registro del efecto unificado».
Asesoramiento estratégico
La mayor ventaja de la vía del PCT radica en que permite aplazar la toma de decisiones y el gasto de fondos hasta la fase de transición regional (fase europea) durante, en principio, 30 meses (31 meses en el caso de la OEP).En el Euro-PCT es necesario cumplir los requisitos del R. 159 en un plazo de 31 meses, pero, dado que es posible adelantarse mediante el «trámite anticipado» (early processing), se puede planificar «cuándo iniciar el proceso en Europa» en función de acontecimientos empresariales como el lanzamiento de productos, la obtención de financiación o la previsión de litigios.
Las solicitudes divisionales pueden presentarse mientras la solicitud principal esté pendiente (R. 36(1)), el contenido de la divisional no debe ir más allá de la divulgación de la solicitud principal en el momento de la presentación (Art. 76(1)), y la fecha de prioridad, entre otros aspectos, se vincula a la solicitud principal.La estrategia de divisiones resulta eficaz para (a) abordar la unidad de invención y las restricciones de búsqueda, (b) jerarquizar los derechos por mercado y por forma de realización, y (c) recuperar las partes eliminadas en la corrección (art. 123(2)), pero el éxito depende de la gestión del estado de tramitación de la solicitud principal (hasta cuándo se puede dividir) y de garantizar rigurosamente la «divulgación original» de la división.
Lista de verificación práctica
Antes de la solicitud (fase de diseño)
☑ Completar los efectos, el mecanismo de acción, la definición de parámetros y los ejemplos de aplicación «en el momento de la solicitud» (para evitar el art. 123(2))
☑ Indicar claramente en la memoria descriptiva la causalidad entre problema → medios → efecto (G 2/21, respuesta al enfoque de problema y solución)
☑ Establecer las definiciones de los términos y las formas de realización en la memoria descriptiva (en respuesta a G 1/24)
☑ En el ámbito del software, indicar claramente los efectos técnicos teniendo en cuenta el caso COMVIK (G 1/19)
☑ Documentar la sucesión de la prioridad y las solicitudes conjuntas (en respuesta a G 1/22)
Fase
de
solicitud a examen
☑ Elección de la vía: EP directo frente a Euro-PCT (en función de los eventos empresariales)
☑ Gestión de plazos
: tasas de solicitud y de búsqueda (1 mes), tasas de designación y solicitud de examen (6 meses) ☑
Cumplimiento estricto del plazo de traducción (2 meses) en solicitudes en idiomas no oficiales ☑ Cumplimiento del plazo de 6 meses según las Notificaciones R.161/162 (Euro-PCT)
☑ Evitar la generalización intermedia en la respuesta a la notificación de motivos de denegación (Art. 123(2))
Fase
previa y posterior a la concesión
☑ Doble revisión del Druckexemplar según la R. 71(3) (interna + agente)
☑ Plazo de 4 meses para la traducción de las reivindicaciones a la lengua oficial
, la tasa de concesión y la tasa de publicación ☑ Requisitos nacionales
para la validación en cada país y gestión del archivo maestro de traducciones ☑ Decisión
estratégica sobre el registro de efecto unificado o la exclusión voluntaria ☑ Gestión del momento de registro de la exclusión voluntaria del TUP
Fase
de litigio
☑ Supervisión
del plazo de 9 meses para la oposición de terceros ☑ Plazos de 2 y 4 meses para el recurso y respuesta al enfoque convergente
de la RPBA ☑ Gestión
paralela de la nulidad central (oposición ante la EPO y anulación ante el UPC) y la nulidad nacional ☑ Consideración de la limitación central según el art. 105a como medida de seguridad
Resumen: Puntos clave de la estrategia de patentes europeas
El sistema de patentes europeo es un sistema complejo que, además de la estructura de dos niveles basada en un procedimiento de concesión único conforme al CPE y la eficacia nacional tras la concesión, incorpora la opción de litigio centralizado a través del UP/UPC, que entrará en funcionamiento en 2023. Los puntos clave en la práctica se resumen a continuación.
En primer lugar, la «sustancia de la memoria descriptiva en el momento de la solicitud» es la base de todo. Los tres pilares —la prohibición de añadir elementos según el art. 123(2), la prueba de la eficacia según la G 2/21 y la interpretación de las reivindicaciones según la G 1/24— convergen en la práctica hacia la exigencia de la «calidad de la divulgación en el momento de la solicitud».
En segundo lugar, la gestión sistemática de los plazos es la clave para evitar contratiempos. Los plazos para la solicitud de examen (6 meses desde el informe de búsqueda), el R. 71(3) (4 meses, sin posibilidad de prórroga efectiva), la oposición (9 meses) y el recurso (2 meses + 4 meses), entre otros, deben gestionarse partiendo de la identificación precisa del punto de inicio y del conocimiento de las vías de recurso.
En tercer lugar, la conveniencia de utilizar el UP o el UPC debe evaluarse por cartera. Si se da prioridad a las medidas cautelares de ámbito amplio, se optará por el UP; si se desea evitar el riesgo de nulidad centralizada, se optará por la exclusión voluntaria. Lo razonable es combinar estas dos opciones en función del valor del caso, los países de aplicación y el entorno competitivo.
En cuarto lugar, la optimización de los costes reside en el diseño de la traducción y la selección de países. El diseño de presupuestos que tenga en cuenta la utilización de los países que aplican el Acuerdo de Londres, la tasa única de renovación de la patente unificada y los requisitos de traducción adicionales durante el periodo de transición determinará los costes a largo plazo.
La obtención y el ejercicio de los derechos de la patente europea requieren un diseño práctico basado en la interacción entre el texto del CPE, las directrices de la OEP, la jurisprudencia de la Sala de Recurso Ampliada y la jurisprudencia del TUP. Se recomienda que, para cada caso concreto, los agentes de patentes japoneses y los representantes europeos colaboren para examinar la «sustancia» de la memoria descriptiva, el «punto de partida» de los plazos y la «elección de estrategia» ante el TUP.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta procedimientos de recurso y litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).