Panoramica del sistema dei marchi in Turchia

Per i nostri clienti, aziende giapponesi, riassumiamo i punti salienti del sistema turco in materia di marchi, dalla presentazione della domanda alla registrazione, alla gestione e al mantenimento, fino alla risoluzione delle controversie.In Turchia, nel 2017 è entrata in vigore una nuova legge sulla proprietà industriale (Legge n. 6769 sulla proprietà industriale), che ha apportato modifiche significative alle procedure di deposito dei marchi, al sistema di opposizione e alle procedure di nullità. Di seguito vengono illustrati gli aspetti pratici da conoscere per ciascun argomento.

Procedura dalla domanda alla registrazione

Requisiti di deposito e rappresentante: in Turchia, le imprese straniere – comprese quelle giapponesi – e i non residenti devono avvalersi della rappresentanza di un avvocato specializzato in proprietà industriale (agente di marchi) locale. Sebbene non sussista l’obbligo di presentare una procura (Power of Attorney) al rappresentante al momento del deposito, quest’ultimo deve conservare in proprio possesso una procura firmata dal cliente(qualora richiesto dall’Ufficio, sarà necessario presentare l’originale o una copia autenticata). La Turchia aderisce alla Classificazione di Nizza ed è possibile presentare domande multiclasse. Nel modulo di domanda devono essere riportati i dati del richiedente, quelli del rappresentante, la rappresentazione del marchio (ad esempio un file immagine nel caso di marchi figurativi) e l’elenco dei prodotti e dei servizi designati (in base alla Classificazione Internazionale di Nizza).Se necessario, è possibile rivendicare il diritto di priorità; il certificato di priorità deve essere presentato entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. È supportato anche il deposito elettronico online, pertanto è possibile espletare le procedure per via elettronica anche dal Giappone.

Procedura di esame: dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto un esame di forma, durante il quale vengono verificate l’eventuale incompletezza della documentazione, lo stato di pagamento delle tasse e l’adeguatezza della classificazione dei prodotti. In caso di irregolarità, viene inviata una notifica e, di norma, viene concessa la possibilità di apportare correzioni entro due mesi. Una volta soddisfatti i requisiti di forma, si procede all’esame di merito da parte dell’esaminatore (esame dei requisiti assoluti di registrazione).L’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT) valuta, tra i motivi di rifiuto assoluto, la mancanza di carattere distintivo del marchio, le indicazioni descrittive, il rischio di indurre in errore circa la qualità dei prodotti o dei servizi e la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume.Inoltre, nella prassi esaminativa turca, l’esistenza di un marchio anteriore identico o sostanzialmente identico (relativo a prodotti o servizi identici o dello stesso genere) può costituire un motivo di rifiuto assoluto.Sebbene ciò sia simile a ciò che in Giappone viene definito «motivo di rifiuto relativo», la legislazione turca prevede che i marchi in evidente conflitto vengano respinti d’ufficio in fase di esame. È tuttavia necessario tenere presente che il rischio di confusione derivante da un marchio anteriore simile non viene valutato d’ufficio e che, in assenza di un’opposizione (come descritto di seguito), la registrazione viene comunque concessa.

Qualora, a seguito dell’esame, vengano notificati motivi di rifiuto, il richiedente può presentare una memoria entro due mesi dalla data di notifica per contestare il rifiuto. Se, in seguito alla memoria, la decisione di rifiuto in fase di esame viene revocata, la domanda procede direttamente alla fase di pubblicazione.In caso di rigetto parziale (rigetto limitato solo a una parte dei prodotti designati, ecc.), la domanda viene provvisoriamente pubblicata nella misura in cui non è stata oggetto di rigetto; tuttavia, qualora la parte oggetto di rigetto venga revocata a seguito della memoria di opposizione, l’intera domanda verrà nuovamente pubblicata. Anche qualora l’esame si concluda senza problemi, la domanda viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione e decisione di registrazione: le domande di marchio che hanno superato l’esame vengono pubblicate sul Bollettino dei marchi per un periodo di due mesi, durante il quale è possibile presentare opposizione. Se il periodo di pubblicazione trascorre senza che venga presentata alcuna opposizione, oppure se, nonostante sia stata presentata un’opposizione, il richiedente ottiene infine ragione, l’Ufficio invia al richiedente (o al suo rappresentante) una notifica di pagamento della tassa di registrazione.Il richiedente è tenuto a versare la tassa di registrazione prevista entro due mesi dalla ricezione della notifica. Se il pagamento viene effettuato entro il termine, il marchio viene registrato e viene rilasciato il certificato di registrazione. Si prega di prestare attenzione: se la tassa di registrazione non viene versata entro la scadenza, la registrazione non avrà luogo e non si acquisirà alcun diritto.

Periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione: qualora la procedura proceda senza intoppi e non vi siano notifiche di motivi di rigetto né opposizioni, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il completamento della registrazione è generalmente compreso tra 8 e 10 mesi. Tuttavia, qualora dovessero sorgere opposizioni o ricorsi, tale periodo si prolungherà.Inoltre, nel caso di domande internazionali presentate tramite il Protocollo dell’Accordo di Madrid, poiché l’esame avviene previa notifica da parte dell’Ufficio Internazionale, i tempi di elaborazione tendono generalmente ad essere più lunghi rispetto a quelli delle domande puramente nazionali (i dettagli saranno illustrati più avanti).

Il sistema di opposizione

Panoramica sull’opposizione: in Turchia, le parti interessate possono presentare opposizione entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nella Gazzetta Ufficiale.*Prima dell’entrata in vigore della nuova legge nel gennaio 2017, il termine era di tre mesi, ma attualmente è stato ridotto a due mesi. Presentando un’opposizione, si ha la possibilità di far respingere la domanda prima della registrazione. Come fondamento dell’opposizione è possibile invocare sia motivi di rifiuto assoluti che relativi; anche la presentazione della domanda in malafede può costituire un motivo di opposizione.Ad esempio, è possibile presentare opposizione per motivi diversi, quali: «il marchio oggetto della domanda è descrittivo», «il marchio oggetto della domanda è simile a un marchio notoriamente conosciuto già registrato e sussiste il rischio di confusione», «il marchio oggetto della domanda lede i diritti di un marchio notoriamente conosciuto ma non registrato di terzi» o «il richiedente agisce in malafede».Sebbene sia previsto che solo le parti interessate possano presentare opposizione, nei casi di motivi assoluti può capitare che anche i concorrenti sul mercato presentino opposizione rivendicando un interesse. Nei casi di motivi relativi (ad esempio, conflitto con diritti su una domanda anteriore), solitamente sono i titolari di diritti su marchi precedenti o gli utenti a presentare l’opposizione.

Procedura di opposizione: l’opposizione va presentata all’Ufficio dei Brevetti e dei Marchi (TPTO). Se l’opposizione viene presentata tramite un rappresentante, è necessario prestare attenzione a non omettere di allegare la procura al momento del deposito, poiché in caso contrario la domanda verrà respinta per vizio di forma. Una volta accolta l’opposizione, nel caso di una domanda nazionale, l’Ufficio invia al richiedente una notifica dei motivi dell’opposizione.Al richiedente (domandante) viene concessa la possibilità di presentare una memoria (risposta) entro un termine di circa un mese dal ricevimento della notifica, al fine di confutare i motivi dell’opposizione. Il procedimento prosegue anche se la memoria non viene presentata entro tale termine; tuttavia, in tal caso l’Ufficio esaminerà d’ufficio i motivi dell’opposizione e emetterà una decisione.Si prega di prestare attenzione al fatto che, nel caso di una domanda internazionale (con designazione del Protocollo di Madrid), la notifica di opposizione non viene inviata direttamente dall’Ufficio al richiedente. Il titolare della registrazione internazionale riceverà una notifica di rifiuto provvisorio tramite l’OMPI; è importante gestirla con attenzione per evitare che venga trascurata (i punti da tenere presenti per le domande ai sensi del Protocollo di Madrid saranno illustrati più avanti).

In merito ai motivi di opposizione, l’Ufficio procede a un esame documentale e, se necessario, può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni. Inoltre, durante l’esame dell’opposizione, qualora il marchio registrato su cui si basa l’opposizione sia stato registrato da più di cinque anni, il richiedente può chiedere all’opponente di presentare prove dell’uso di tale marchio registrato.Si tratta del cosiddetto «sistema di difesa contro il mancato uso», un meccanismo volto a respingere l’opposizione qualora il marchio citato nell’opposizione sia rimasto inutilizzato per un lungo periodo. Qualora l’opponente non sia in grado di dimostrare di aver fatto un uso legittimo del marchio negli ultimi cinque anni, l’opposizione verrà respinta oppure sarà esaminata limitatamente all’ambito dei prodotti e dei servizi per i quali è stato dimostrato l’uso.Pertanto, quando si presenta un'opposizione basata su un marchio registrato in un altro Paese da oltre cinque anni, è necessario predisporre in anticipo le prove dell’uso effettivo in Turchia; d’altra parte, dal punto di vista del richiedente, sussiste la possibilità di invalidare l’opposizione facendo valere il mancato uso da parte dell’oppositore.

A seguito del procedimento, l’Ufficio decide se accogliere l’opposizione e respingere la domanda in tutto o in parte, oppure respingere l’opposizione e mantenere la domanda. Il termine standard per l’emissione della decisione è di circa 6-8 mesi.Le parti che non si ritengono soddisfatte della decisione sull’opposizione (sia il richiedente che l’opponente) possono presentare ricorso (procedimento di revisione) presso la Commissione di riesame e valutazione (Re-examination and Evaluation Board) dell’Ufficio brevetti e marchi entro due mesi dalla data di notifica della decisione, al fine di richiedere una nuova valutazione del caso.Anche il ricorso in appello si svolge mediante procedura scritta e a entrambe le parti viene concessa la possibilità di presentare ulteriori osservazioni entro un mese circa. Qualora si continui a non essere d’accordo con la decisione della Sezione di riesame, è possibile, in ultima istanza, intentare un’azione di annullamento della decisione dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale di Ankara. Il termine per l’intentare l’azione è di due mesi dalla notifica della decisione della Sezione di riesame.Nel procedimento giudiziario, l’Ufficio brevetti e marchi e la controparte dell’opposizione vengono citati in giudizio come convenuti, e il processo si svolge dinanzi al tribunale. Considerando anche la sentenza del tribunale, il periodo che intercorre tra la fase di opposizione e la risoluzione definitiva può protrarsi per diversi anni; pertanto, qualora si riceva un’opposizione, è fondamentale consultare tempestivamente un esperto per adottare le misure adeguate.

Sistema di nullità e annullamento

Anche dopo la registrazione del marchio, qualora sussistano determinati motivi, sono previsti strumenti per dichiararne la nullità o la cancellazione. La legislazione turca distingue tra **«nullità (invalidity)» e «cancellazione (cancellation)»**; di seguito ne viene fornita una sintesi.

Procedimento di nullità (nullità della registrazione): un marchio registrato può essere dichiarato nullo qualora non avrebbe dovuto essere registrato in primo luogo. Come motivi di nullità possono essere addotti motivi di rifiuto assoluti o relativi esistenti già al momento della presentazione della domanda.Ad esempio, costituiscono motivi di nullità il fatto che «il marchio fosse descrittivo e, di per sé, non registrabile», che «fosse suscettibile di creare confusione con un marchio anteriore di terzi» o che «il richiedente avesse agito in malafede».La richiesta di nullità (azione di nullità) deve essere presentata entro cinque anni dalla data di registrazione. Tuttavia, la richiesta di nullità basata sulla malafede del richiedente può essere presentata senza limiti di tempo. Questo limite di cinque anni ha lo scopo, dal punto di vista della stabilità dei diritti, di limitare le richieste di nullità basate su motivi relativi dopo che è trascorso un lungo periodo dal momento della registrazione in buona fede.Inoltre, anche per i marchi per i quali sono trascorsi più di cinque anni dalla registrazione, se il titolare, pur essendo a conoscenza dell’uso di un marchio simile, non ha presentato opposizione né richiesto un provvedimento inibitorio per cinque anni, ciò viene considerato come mancato esercizio del diritto (accettazione tacita) e, di conseguenza, non è più possibile avanzare richieste di nullità o di provvedimento inibitorio nei confronti di tale marchio.Pertanto, qualora si venga a conoscenza dell’uso di un marchio simile da parte di terzi, è necessario non ignorare la situazione, ma valutare tempestivamente l’adozione di misure legali.

Il procedimento di nullità si svolge, in linea di principio, mediante un’azione legale dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale. In caso di nullità, la registrazione del marchio perde efficacia con effetto retroattivo e viene considerata come se non fosse mai stata effettuata. Si noti inoltre che l’utilizzatore di un marchio notoriamente conosciuto non registrato può, in alcuni casi, far dichiarare nulla la registrazione altrui sulla base del proprio uso (diritto di uso anteriore o nullità per marchio notoriamente conosciuto).Poiché l’onere della prova dei motivi di nullità spetta al ricorrente, è necessario preparare in modo adeguato le prove (ad esempio, l’esistenza di un marchio anteriore o documentazione che ne dimostri la notorietà).

Annullamento (annullamento per inutilizzo – estinzione del diritto di marchio): qualora, dopo la registrazione, il marchio non sia stato utilizzato in modo adeguato o abbia perso la propria funzione di marchio, è possibile richiedere l’annullamento (estinzione del diritto). Un caso tipico è l’annullamento per inutilizzo: se, trascorsi cinque anni dalla registrazione, il marchio non è stato utilizzato in modo continuativo sul territorio turco, le parti interessate possono richiedere l’annullamento.In caso di richiesta di annullamento, il titolare del marchio deve presentare prove dell’uso entro un mese dalla notifica della richiesta (salvo in presenza di giustificati motivi, il mancato uso è fatale per il mantenimento del diritto).In alcuni casi può essere concessa una proroga aggiuntiva di un solo mese. Ai fini del calcolo del periodo di mancato uso, non viene preso in considerazione l’uso «di ultima ora» effettuato immediatamente prima della richiesta di cancellazione (uso effettuato nei tre mesi precedenti la richiesta). In assenza di prove di un uso legittimo, il marchio viene cancellato.La normativa vigente, entrata in vigore nel 2017, stabiliva inizialmente che l’Ufficio dei brevetti e dei marchi (TPTO) fosse competente a giudicare le cause di decadenza per inutilizzo; tuttavia, in base a misure transitorie, i procedimenti di decadenza presso il TPTO sono iniziati il 10 gennaio 2024.In precedenza, poiché tali casi venivano trattati dai tribunali, le procedure comportavano tempi e costi elevati; attualmente, invece, grazie al procedimento amministrativo di revoca, è possibile ottenere la revoca per mancato uso in modo più rapido e a costi inferiori. Si prevede che, a seguito di questa modifica legislativa, le richieste di revoca per mancato uso siano destinate ad aumentare in futuro.Dal punto di vista pratico, è fondamentale che i titolari dei diritti di marchio si impegnino attivamente nell’uso del marchio e nell’accumulo di prove di tale uso per prevenirne la revoca. In particolare in Turchia, poiché l’uso da parte dei licenziatari viene riconosciuto come uso proprio del titolare (come illustrato di seguito), anche i dati relativi all’uso da parte dei licenziatari costituiscono una prova valida.

Oltre al mancato uso, esistono diversi altri motivi di revoca. Come esempi tipici, la registrazione è soggetta a revoca «nel caso in cui il marchio sia diventato un nome comune (denominazione generica)» o «nel caso in cui l’uso del marchio abbia iniziato a creare un errore di identificazione riguardo alla qualità dei prodotti o dei servizi registrati».Ad esempio, nel caso in cui, dopo la registrazione, il marchio sia diventato un nome generico in un determinato settore di prodotti (come nel caso delle «scale mobili», il cui marchio è diventato un nome comune), oppure nel caso in cui l’uso improprio del marchio registrato da parte del titolare stesso o di terzi autorizzati abbia finito per indurre in errore il pubblico.Inoltre, nel caso dei marchi collettivi e dei marchi di garanzia (marchi di certificazione), la registrazione può essere revocata anche qualora il loro utilizzo violi lo statuto stabilito. Anche per quanto riguarda tali motivi di revoca, a partire dal 2024 il TPTO avrà la competenza primaria in materia di esame.L’effetto della revoca, nel caso di revoca per mancato uso o per trasformazione in nome comune (basata su circostanze successive), ha efficacia per il futuro a partire dalla data della richiesta; tuttavia, qualora la circostanza (ad esempio, la data in cui il marchio è diventato un nome comune) sussista già prima della richiesta, è possibile attribuirle efficacia retroattiva. D’altra parte, come già menzionato, la nullità per motivi assoluti o relativi comporta la perdita di efficacia con effetto retroattivo alla data di registrazione.

Aspetti pratici da tenere presenti: quando si valuta la possibilità di un’invalidazione o di una revoca, occorre innanzitutto individuare il motivo applicabile e verificare la giurisdizione competente (TPTO o tribunale). Sebbene la revoca per mancato uso o per trasformazione in denominazione generica sia ora relativamente agevole da ottenere mediante richiesta al TPTO, l’invalidazione (ad esempio quella basata sul diritto di priorità) richiede tuttora l’avvio di un’azione legale dinanzi al tribunale.Inoltre, qualora un’impresa giapponese non utilizzi un marchio in loco per molti anni, aumenta il rischio che terzi presentino una richiesta di annullamento a sua insaputa. Poiché chiunque può presentare una richiesta di annullamento in caso di mancato utilizzo per cinque anni, come misura difensiva si può prendere in considerazione la presentazione di una nuova domanda ogni cinque anni (nella pratica, esiste anche la strategia di presentare una nuova domanda per rinnovare il periodo di validità del diritto, anziché rinnovare la vecchia registrazione).Inoltre, qualora un marchio registrato di un’altra società sia inattivo e trascurato, è possibile, al contrario, presentare una richiesta di annullamento per eliminare dal mercato le registrazioni che costituiscono un ostacolo. È quindi necessario prestare attenzione al fatto che in Turchia l’effettivo utilizzo del marchio riveste estrema importanza sia per il mantenimento dei diritti che in sede contenziosa.Infatti, anche se il titolare del marchio intentasse un’azione legale per violazione, qualora il proprio marchio fosse rimasto inattivo per oltre cinque anni nonostante fosse registrato, il convenuto potrebbe opporre l’eccezione di inutilizzo; se il titolare non fosse in grado di fornire prove contrarie, la richiesta verrebbe respinta. Pertanto, una volta ottenuto il diritto di marchio, si raccomanda di non trascurarlo, ma di garantirne l’uso continuativo sul mercato turco o, quanto meno, di assicurarne e documentarne i risultati di vendita.

Requisiti di utilizzo del marchio, sistema di rinnovo e sistema di registrazione delle licenze

Requisiti di utilizzo del marchio

In Turchia non è necessario presentare una dichiarazione giurata di uso al momento della domanda o della registrazione. Non esiste, come negli Stati Uniti, un sistema di dichiarazioni giurate di uso o di presentazione di prove di uso ai fini del mantenimento della registrazione, né vi è l’obbligo di riferire in merito allo stato di utilizzo al momento del rinnovo.Tuttavia, come già menzionato, se entro cinque anni dalla registrazione non si effettua un uso effettivo del marchio sul territorio turco, esso sarà soggetto a cancellazione per inutilizzo. Tale «uso» comprende non solo l’utilizzo da parte del titolare stesso, ma anche quello da parte di licenziatari autorizzati (l’uso effettuato con il consenso del licenziante è considerato come uso da parte del titolare).In pratica, è auspicabile conservare i dati relativi alle vendite, il materiale pubblicitario e i documenti commerciali, tutti provvisti di data, in modo da poter dimostrare, in caso di necessità, l’uso effettuato entro i cinque anni.Inoltre, anche in caso di opposizione o di azioni legali per nullità o violazione, può verificarsi che l’esercizio dei diritti venga respinto sulla base della mancata utilizzazione di un marchio registrato da tempo da parte di terzi; pertanto, è importante non solo monitorare l’utilizzo del proprio marchio, ma anche tenere sotto controllo lo stato di utilizzo dei marchi di altre società.

Sistema di rinnovo della registrazione

La durata del diritto di marchio in Turchia è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Si prega di notare che, a differenza del sistema giapponese basato sulla data di registrazione, tale durata viene calcolata in base alla data di deposito (ad esempio, se trascorre un anno dal deposito alla registrazione, al momento della registrazione il periodo residuo sarà di 9 anni). Il diritto di marchio può essere rinnovato più volte ogni 10 anni, senza alcun limite al numero di rinnovi.La procedura di rinnovo può essere avviata a partire da 6 mesi prima della scadenza del termine di validità; anche dopo la scadenza, è possibile effettuare il rinnovo entro un periodo di grazia di 6 mesi, previo pagamento di una tassa aggiuntiva. Nello specifico, è possibile presentare la domanda di rinnovo a partire da 6 mesi prima della data di scadenza e, entro 6 mesi dalla scadenza, è possibile presentare la domanda di rinnovo versando una tassa di mora.Una volta trascorso il periodo di grazia, il diritto decade e non può essere ripristinato. Per il rinnovo è necessario il pagamento della tassa di rinnovo prevista e la presentazione della domanda di rinnovo. Al momento del rinnovo non sussiste l’obbligo di presentare prove di uso effettivo; tuttavia, poiché i diritti non utilizzati sono sempre soggetti al rischio di revoca come sopra indicato, è opportuno evitare il rinnovo per mera inerzia e valutare la possibilità di rinnovare solo i diritti effettivamente necessari.

Sistema di registrazione delle licenze (autorizzazioni d’uso)

In Turchia è possibile stipulare un contratto di concessione di licenza (licenza) per i diritti di marchio, consentendo a terzi l’uso del marchio. Il contratto di licenza è giuridicamente valido anche senza la registrazione presso l’Ufficio dei Brevetti e dei Marchi; tuttavia, affinché abbia efficacia nei confronti di terzi, è necessario registrare il contratto presso l’Ufficio.In altre parole, se il contratto di licenza non viene registrato, sussiste il rischio di non poter far valere tale licenza nei confronti di terzi in buona fede (ad esempio, il cessionario del diritto di marchio). Pertanto, nella pratica si raccomanda di procedere tempestivamente alla registrazione presso l’Ufficio per i contratti di licenza di particolare importanza. Per richiedere la registrazione della licenza, è necessario presentare il contratto autenticato da un notaio.In particolare, i contratti stipulati all’estero devono essere autenticati in Turchia e, successivamente, sottoposti a autenticazione consolare (ad esempio, l’apostille). Il contratto deve indicare chiaramente il numero di registrazione del marchio, il nome del marchio, l’ambito dei prodotti e dei servizi oggetto della licenza, il tipo di licenza (ordinaria o esclusiva) e la durata, oltre a essere debitamente firmato dalle parti.

Esistono licenze esclusive e licenze non esclusive; in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, la licenza si considera non esclusiva. Nel caso di una licenza esclusiva, il licenziatario può, in linea di principio, richiedere l’inibitoria e il risarcimento dei danni nei confronti di terzi che violino i diritti, allo stesso modo del titolare dei diritti (salvo diversa disposizione contrattuale).D’altra parte, nel caso di una licenza non esclusiva, di norma è il licenziante ad esercitare i diritti. Anche in caso di concessione di licenza, come già menzionato, l’utilizzo da parte del licenziatario viene considerato come un utilizzo da parte del titolare stesso. Tuttavia, qualora il contratto non fosse registrato, l’utilizzo effettivo da parte del licenziatario potrebbe costituire uno svantaggio nel far valere i propri diritti nei confronti di terzi; pertanto, è sempre preferibile provvedere alla registrazione del contratto.

Misure di tutela contro la violazione dei diritti

Qualora in Turchia si presenti un concorrente che violi i diritti sul proprio marchio, è possibile adottare misure di tutela dei diritti sotto il profilo civile, penale e amministrativo (doganale). Di seguito vengono illustrati i punti salienti di ciascuna di queste misure.

Rimedi civili (provvedimenti inibitori, richiesta di risarcimento danni, ecc.)

Qualora un terzo violi i diritti di marchio, il titolare del marchio può intentare un’azione civile (azione inibitoria e richiesta di risarcimento danni). Dinanzi al tribunale specializzato in proprietà intellettuale (istituito nelle principali città) si discute in merito all’esistenza della violazione e all’ammontare del danno.Tra i principali rimedi civilistici richiedibili figurano l’ordinanza di cessazione (cessazione e prevenzione degli atti di violazione), il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti, la rimozione dell’indicazione del marchio, la rimozione dei contenuti illeciti su Internet, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento dei danni.Per quanto riguarda l’ordinanza inibitoria, è possibile ottenere dal tribunale un provvedimento provvisorio (ordinanza inibitoria provvisoria) prima dell’avvio del procedimento o durante lo svolgimento dello stesso. Nei casi in cui sia necessaria una risposta rapida, come ad esempio per bloccare la circolazione di prodotti contraffatti, è prassi comune presentare istanza di provvedimento provvisorio prima dell’avvio del procedimento, anche a scopo di conservazione delle prove.Si presti attenzione al fatto che, anche qualora si ottenga un provvedimento provvisorio, l’efficacia dello stesso viene meno se non si avvia l’azione principale entro due settimane.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la legislazione turca non prevede limiti massimi o minimi per l’importo del risarcimento. Il tribunale lo calcola caso per caso sulla base del danno effettivo (ad esempio, la riduzione del fatturato causata dalla violazione), dell’importo equivalente ai canoni di licenza e dei profitti ottenuti dall’autore della violazione.In alcuni casi può essere riconosciuto anche il risarcimento per danni morali (ad esempio, la lesione dell’immagine del marchio), il cui importo viene stabilito a discrezione del giudice.Tuttavia, in Turchia, a partire dal 2019, per le richieste di risarcimento danni nelle cause civili è obbligatoria una procedura di mediazione prima dell’avvio del procedimento; pertanto, se non si ricorre prima alla mediazione pubblica, l’azione di risarcimento danni viene respinta. Di conseguenza, qualora si intenda richiedere un risarcimento danni all’autore della violazione, è necessario innanzitutto presentare istanza di mediazione tramite un avvocato.Solo in caso di esito negativo della mediazione si procede con l’azione giudiziaria.

È inoltre necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione delle azioni legali per violazione. In generale, il titolare del diritto deve intentare un’azione civile entro due anni dal momento in cui viene a conoscenza del fatto di violazione e dell’autore della stessa; si ritiene che il diritto al risarcimento si estingua una volta trascorsi al massimo dieci anni dal momento in cui è stato commesso l’atto di violazione. Poiché, una volta scaduti i termini di prescrizione, diventa difficile ottenere un risarcimento, è fondamentale avviare tempestivamente le azioni legali non appena si scopre la violazione.

Sanzioni penali e procedimenti penali (misure contro la contraffazione)

In Turchia, la violazione dei diritti di marchio può essere soggetta a sanzioni penali. In particolare, l’uso non autorizzato su prodotti o servizi di segni identici o simili a un marchio registrato, tale da creare confusione, nonché gli atti volti a sfruttare indebitamente la reputazione di un marchio famoso o a indebolirne il valore, sono considerati reati ai sensi del codice penale.Qualora si sospetti una violazione grave del diritto di marchio (ad esempio, la produzione o la vendita di prodotti contraffatti), il titolare del diritto può sporgere denuncia penale e richiedere l’intervento delle autorità investigative. Nello specifico, il pubblico ministero, ricevuta la denuncia dal titolare del diritto di marchio, conduce un’indagine e, se necessario, richiede al tribunale penale (Tribunale di sicurezza) un mandato di perquisizione e sequestro.Una volta emesso il mandato, la polizia effettua un’irruzione in magazzini o negozi e procede al sequestro dei prodotti contraffatti. Successivamente, viene effettuata una perizia per stabilire se i beni sequestrati siano prodotti autentici o contraffatti; qualora la contraffazione venga confermata, il pubblico ministero avvia l’azione penale.

Nel procedimento penale viene innanzitutto concessa alle parti l’opportunità di raggiungere una transazione. Si tratta di un sistema che consente di chiudere il caso senza dare inizio al processo, qualora il trasgressore proponga un risarcimento dei danni e si giunga a un accordo. Qualora non si raggiunga la transazione, si procede al processo; in caso di condanna, al trasgressore viene inflitta una sanzione pecuniaria o una pena detentiva (o entrambe).Il limite massimo della pena detentiva è fissato a quattro anni e, nei casi più gravi, è possibile che venga emessa una sentenza di reclusione effettiva. I prodotti contraffatti sequestrati vengono infine confiscati o distrutti in base alla decisione del tribunale. Si noti che, nell’ambito del procedimento penale, non viene riconosciuto alcun risarcimento danni a favore del titolare del marchio, in quanto parte lesa (il risarcimento danni deve essere richiesto separatamente mediante un’azione civile).

Misure amministrative (sequestro doganale, ecc.)

Tra i rimedi amministrativi figura il sistema di blocco delle importazioni presso le dogane. Le imprese titolari di diritti di marchio in Turchia, registrando il proprio marchio presso le autorità doganali (Recordation), possono avvalersi di un sistema che consente alle autorità doganali di bloccare le merci contraffatte al momento dell’importazione o dell’esportazione.Una volta effettuata la registrazione del marchio presso le autorità doganali, queste ultime intensificano la sorveglianza e, qualora vengano individuate merci sospette, ne sospendono lo sdoganamento e ne danno comunicazione al titolare del diritto.Il titolare del diritto dovrà presentare una richiesta di blocco o avviare un procedimento giudiziario entro un determinato periodo di tempo; ciò consente tuttavia di impedire la circolazione dei prodotti contraffatti sul territorio nazionale sin dalla fase di ingresso nel Paese. Poiché la Turchia rappresenta un hub logistico che collega l’Europa e il Medio Oriente, con il rischio che diventi un punto di transito per i prodotti contraffatti, i marchi principali dovrebbero prendere in considerazione la registrazione presso le autorità doganali.

Inoltre, qualora si verifichi una diffusione dilagante della vendita di prodotti contraffatti, è possibile collaborare con le autorità amministrative (ad esempio, le autorità di vigilanza sui mercati o gli organismi esecutivi locali) affinché effettuino ispezioni a sorpresa nei negozi e nei mercati.Tuttavia, poiché anche queste misure richiedono in ultima analisi il coinvolgimento dei tribunali, ad esempio per lo smaltimento dei beni sequestrati, non si tratta di procedure che possono essere portate a termine esclusivamente a livello amministrativo. Ciononostante, la pressione e l’orientamento esercitati in sede amministrativa sono efficaci ai fini della prevenzione delle violazioni. È auspicabile che i titolari dei diritti effettuino essi stessi indagini di mercato e, qualora si riscontrino segnali di violazione, si rivolgano tempestivamente alle autorità competenti.

Rapporto con il Protocollo dell’Accordo di Madrid

Una delle modalità con cui le imprese giapponesi possono ottenere la tutela dei diritti di marchio in Turchia consiste nel ricorso alla domanda di registrazione internazionale del marchio (registrazione internazionale) ai sensi del Protocollo dell’Accordo di Madrid (il cosiddetto Protocollo di Madrid).La Turchia è diventata membro del Protocollo di Madrid nel 1999; pertanto, presentando una domanda internazionale basata su un marchio giapponese e aggiungendo la Turchia tra i paesi designati, è possibile ottenere un effetto equivalente a quello di una domanda presentata direttamente in Turchia. Nel caso di una domanda internazionale, la procedura di deposito può essere completata senza la nomina diretta di un rappresentante locale, ma l’esame successivo e la gestione delle opposizioni si svolgono sostanzialmente allo stesso modo delle domande nazionali.

Aspetti da tenere presenti per le domande ai sensi del Protocollo di Madrid:

• Esame e gestione delle opposizioni: anche qualora si designi la Turchia tramite una domanda internazionale, l’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi effettua l’esame secondo gli stessi criteri applicati alle domande nazionali e, in presenza di motivi di rigetto o di opposizioni, emette una notifica di rigetto provvisorio.Tale notifica viene inizialmente inviata al richiedente giapponese tramite l’OMPI (Ufficio Internazionale). Pertanto, anche qualora venga presentata un’opposizione entro il termine previsto (due mesi dalla pubblicazione), non vi sarà alcuna notifica diretta al richiedente, ma si riceverà una comunicazione tramite l’OMPI sotto forma di rifiuto provvisorio (provisional refusal) a seguito di opposizione.Se la notifica viene trascurata, si rischia di far decorrere il termine per la replica e, nel peggiore dei casi, di non poter ottenere i diritti in Turchia. Nella pratica, quando si designa la Turchia in una domanda Muropa, è auspicabile nominare un rappresentante locale che si occupi del monitoraggio e della gestione della pratica.In particolare, la risposta all’opposizione e la presentazione delle osservazioni sui motivi di rifiuto devono essere effettuate in Turchia; pertanto, l’intervento di un rappresentante locale è indispensabile. In tale occasione, come nel caso delle domande nazionali, è necessario presentare una procura al rappresentante.

• Tempi di trattamento: nel caso di una domanda presentata tramite il Protocollo di Madrid, l’Ufficio turco è tenuto, in linea di principio, a comunicare l’esito dell’esame entro 18 mesi. Tuttavia, in caso di opposizione o in altre circostanze, tale termine può essere prorogato, con la conseguenza che il trattamento tende a protrarsi più a lungo rispetto a una domanda nazionale diretta. È opportuno tenere conto di questo ritardo qualora si desideri ottenere la titolarità dei diritti in tempi rapidi o si intenda pianificare la strategia di deposito tenendo conto dei tempi necessari.

• Prodotti designati e classificazione: nelle domande internazionali, anche se i prodotti designati vengono indicati in lingua giapponese, questi vengono infine tradotti in inglese o in altre lingue e inviati all’Ufficio turco. Poiché la Turchia adotta la Classificazione di Nizza, le domande vengono generalmente accettate senza problemi purché le classi e i prodotti siano gli stessi di quelli della domanda giapponese.Tuttavia, non esistono classi locali (codici propri di gruppi di somiglianza, ecc.) e l’interpretazione dell’ambito dei prodotti designati è rimessa alla legislazione turca. Anche nel caso in cui in Giappone sia stata effettuata una designazione ampia, se l’esaminatore turco la ritiene poco chiara, è possibile che venga emessa un’istruzione di correzione. È auspicabile che la descrizione dei prodotti sia il più chiara possibile.

• Lingua e indicazione: qualora l’indicazione del marchio sia in caratteri non latini, come il giapponese, si raccomanda di allegare, al momento della domanda internazionale, la traslitterazione in caratteri latini (romanization) o una traduzione in inglese del significato.Anche l’Ufficio turco può richiedere dati relativi alla traslitterazione in caratteri latini per i marchi scritti in caratteri non latini. Se la presentazione avviene tramite l’OMPI, solitamente non si riscontrano problemi; tuttavia, è consigliabile stabilire una traslitterazione in caratteri latini adeguata prima della presentazione della domanda.

• Costi: nelle domande ai sensi del Protocollo di Madrid, oltre alla tassa di base versata all’OMPI, si deve pagare una tassa specifica per la designazione della Turchia. Si tratta di un costo equivalente alle tasse di deposito e di registrazione di una domanda nazionale, che viene versato in un’unica soluzione al momento della registrazione internazionale.Se non vi sono costi aggiuntivi, non è necessario pagare ulteriori spese in Turchia al momento della registrazione (mentre per una domanda nazionale era necessario pagare la tassa di registrazione, nel sistema di Madrid tale importo viene versato in anticipo). Tuttavia, qualora in seguito si ricorra a un rappresentante locale, saranno addebitate separatamente le spese di rappresentanza.

• Mantenimento dei diritti: anche i diritti di marchio in Turchia ottenuti tramite il Sistema di Madrid hanno la stessa efficacia e lo stesso periodo di validità della registrazione nazionale. Il periodo di validità è di 10 anni a partire dalla data di deposito (data di registrazione internazionale) e il rinnovo può essere effettuato tramite l’OMPI.È uguale anche il fatto che, in caso di mancato pagamento della tassa di rinnovo, la protezione venga interrotta. Inoltre, i requisiti di uso sono del tutto identici: se il marchio non viene utilizzato in Turchia entro 5 anni, sussiste il rischio di cancellazione per inuso (anche se si tratta di una registrazione internazionale, viene trattata alla stregua di una registrazione nazionale). È necessario prestare attenzione anche al cosiddetto «central attack», nel caso in cui la registrazione nel Paese d’origine (Giappone) venga cancellata entro 5 anni.Se il marchio giapponese di base viene cancellato entro 5 anni dall’emissione, anche la parte relativa alla designazione turca decade. Tuttavia, in tal caso, per mantenere la protezione in Turchia è possibile avviare, entro 3 mesi, la procedura di trasformazione (transformazione) dal sistema del Accordo di Madrid alla domanda nazionale. È opportuno tenere presente anche questo aspetto come misura di salvaguardia in caso di necessità.

Quanto sopra costituisce una panoramica del sistema dei marchi in Turchia per le imprese giapponesi, unitamente alle considerazioni pratiche da tenere presenti. La Turchia rappresenta un importante punto di appoggio per i mercati europei e mediorientali e, pur avendo un sistema dei marchi simile a quello dell’UE, presenta anche alcune peculiarità operative. Si raccomanda di fare riferimento alla presente guida per adottare misure adeguate per l’acquisizione dei diritti e la tutela dei marchi.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla deposizione di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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