Visão geral do sistema de marcas registradas na Turquia

Para nossos clientes, empresas japonesas, resumimos os pontos-chave do sistema de marcas na Turquia, desde o pedido de registro até o registro, manutenção e resolução de litígios. Na Turquia, a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei de Propriedade Industrial nº 6769) entrou em vigor em 2017, trazendo mudanças significativas nos procedimentos de pedido de registro de marcas, no sistema de oposição e nos procedimentos de cancelamento. A seguir, explicamos os aspectos práticos que devem ser conhecidos para cada tópico.

Fluxo do processo, desde o pedido até o registro

Requisitos de pedido e representação: Na Turquia, empresas estrangeiras — incluindo empresas japonesas — e não residentes precisam ser representadas por um advogado especializado em marcas (agente de marcas) local. Não há obrigação de apresentar uma procuração (Power of Attorney) ao agente no momento do pedido, mas o agente deve manter em seu poder uma procuração assinada pelo cliente (caso o órgão solicite, será exigida a apresentação do original ou de uma cópia autenticada).A Turquia é signatária da Classificação de Nice, sendo possível o depósito de pedidos multiclase. O formulário de pedido deve conter informações sobre o requerente, o representante, a representação da marca (arquivo de imagem, no caso de marcas figurativas), a lista de produtos e serviços designados (com base na Classificação Internacional de Nice), entre outros. Se necessário, é possível reivindicar direito de prioridade, devendo o certificado de prioridade ser apresentado no prazo de três meses a partir da data do pedido. O sistema também aceita pedidos eletrônicos online, sendo possível realizar o procedimento eletronicamente a partir do Japão.

Procedimento de exame: Após o depósito do pedido, é realizado primeiro um exame de formalidades, no qual são verificadas a regularidade da documentação, o pagamento das taxas e a adequação da classificação dos produtos. Caso haja irregularidades, o requerente será notificado e, normalmente, terá um prazo de dois meses para corrigir as falhas. Se os requisitos formais forem atendidos, o processo passa para o exame de mérito (exame dos requisitos absolutos de registro) realizado pelo examinador.O Instituto Turco de Patentes e Marcas (TÜRKPATENT) examina, como motivos de recusa absolutos, a falta de caráter distintivo da marca, indicações descritivas, o risco de indução a erro quanto à qualidade dos produtos ou serviços e a violação da ordem pública e dos bons costumes. Além disso, na prática de exame da Turquia, a existência de uma marca anterior idêntica ou praticamente idêntica (relativa a produtos ou serviços idênticos ou do mesmo tipo) também pode constituir motivo de recusa absoluta.Isso se assemelha ao que no Japão se denomina motivo de recusa relativo, mas, na legislação turca, marcas que entrem em conflito evidente na fase de exame são recusadas oficiosamente. No entanto, é importante observar que o risco de confusão decorrente de marcas anteriores semelhantes não é avaliado oficiosamente, e o registro será concedido a menos que seja apresentada uma oposição, conforme descrito a seguir.

Caso, após o exame, sejam notificados motivos de recusa, o requerente pode apresentar uma petição de oposição no prazo de dois meses a partir da data da notificação para contestar a recusa. Se a decisão de recusa na fase de exame for revogada por meio da petição de oposição, o pedido prossegue diretamente para o procedimento de publicação.No caso de rejeição parcial (rejeição apenas de parte dos produtos designados, etc.), o pedido será publicado provisoriamente na parte que não foi rejeitada; no entanto, se a parte rejeitada for revogada por meio da petição, o pedido será publicado novamente na íntegra. Da mesma forma, se o pedido for aprovado sem problemas no exame, ele será publicado no Diário Oficial.

Publicação e decisão de registro: os pedidos de marca que forem aprovados no exame são publicados no Boletim de Marcas por dois meses, período durante o qual são aceitas oposições. Se o prazo de publicação transcorrer sem oposições, ou se, mesmo havendo oposições, o requerente vier a vencer no final, o Instituto enviará ao requerente (ou seu representante) uma notificação para o pagamento da taxa de registro.O requerente deve pagar a taxa de registro prevista no prazo de dois meses a partir da notificação. Se o pagamento for efetuado dentro do prazo, a marca será registrada e será emitido o certificado de registro. É importante observar que, caso a taxa de registro não seja paga até a data de vencimento, o registro não será efetivado e os direitos não serão concedidos.

Prazo entre o pedido e o registro: quando o processo decorre sem problemas e não há notificação de motivos de recusa nem oposição, o prazo entre o pedido e a conclusão do registro é de aproximadamente 8 a 10 meses. No entanto, se houver oposição ou recurso, o prazo será prolongado. Além disso, no caso de pedidos internacionais por meio do Protocolo do Acordo de Madri, como a análise é feita após notificação do Secretariado Internacional, o prazo de tramitação tende a ser mais longo do que no caso de pedidos puramente nacionais (detalhes a seguir).

Sistema de oposição

Resumo do pedido de oposição: Na Turquia, as partes interessadas podem apresentar um pedido de oposição no prazo de dois meses após a publicação do pedido de marca no Diário Oficial. *Antes da entrada em vigor da nova lei em janeiro de 2017, o prazo era de três meses, mas atualmente foi reduzido para dois meses. Ao apresentar um pedido de oposição, há a possibilidade de fazer com que o pedido seja rejeitado antes do registro.Os fundamentos da oposição podem ser tanto motivos de recusa absolutos quanto relativos, e o pedido feito de má-fé também pode constituir motivo de oposição. Por exemplo, é possível apresentar oposição por diversos motivos, tais como “a marca requerida é descritiva”, “a marca requerida é semelhante a uma marca já registrada e notoriamente conhecida, havendo risco de confusão”, “prejudica os direitos de uma marca notoriamente conhecida, mas não registrada, de terceiros” ou “o requerente age de má-fé”.Embora esteja previsto que apenas as partes interessadas possam apresentar oposição, no caso de motivos absolutos, há casos em que concorrentes no mercado também alegam interesse e apresentam oposição. No caso de motivos relativos (como conflito com direitos de pedido anterior), normalmente o oponente é o titular do direito de marca ou o usuário que detém o direito anterior.

Procedimento de oposição: a oposição é apresentada ao Instituto de Patentes e Marcas (TPTO). Caso a oposição seja apresentada por meio de um representante, é necessário ter cuidado, pois, se a procuração não for anexada no momento da apresentação, a oposição será rejeitada por irregularidade formal.Se a oposição for aceita, no caso de um pedido nacional, o Instituto enviará ao requerente uma notificação dos motivos da oposição. O requerente (solicitante) tem um prazo de aproximadamente um mês após o recebimento da notificação para apresentar uma contestação (resposta), tendo a oportunidade de refutar os motivos da oposição. O processo prossegue mesmo que a contestação não seja apresentada dentro desse prazo; no entanto, mesmo na ausência de contestação, o Instituto examinará os motivos da oposição e proferirá uma decisão por iniciativa própria.No caso de um pedido internacional (designado pelo Acordo de Madri), é importante observar que a notificação de oposição não é enviada diretamente do Instituto ao requerente. O titular do registro internacional receberá uma notificação de recusa provisória por meio da OMPI, sendo importante gerenciar isso para que não haja omissões (os pontos a serem observados em pedidos pelo Acordo de Madri serão abordados posteriormente).

O Instituto realiza uma análise documental dos motivos da oposição e, se necessário, pode solicitar a apresentação de informações adicionais. Além disso, durante a análise da oposição, se a marca registrada invocada como fundamento da oposição estiver registrada há mais de cinco anos, o requerente pode solicitar ao oponente que apresente provas do uso dessa marca registrada. Isso é chamado de “sistema de defesa por falta de uso” e é um mecanismo para indeferir a oposição nos casos em que a marca citada na oposição não tenha sido utilizada por um longo período.Caso o oponente não consiga provar que fez uso legítimo da marca nos últimos cinco anos, a oposição será indeferida ou será analisada apenas no âmbito dos produtos e serviços para os quais o uso foi comprovado. Por esse motivo, ao apresentar uma oposição com base em uma marca registrada em outro país há mais de cinco anos, é necessário preparar antecipadamente o histórico de uso na Turquia; por outro lado, o requerente tem a possibilidade de invalidar a oposição alegando a falta de uso por parte do oponente.

Como resultado do julgamento, o Instituto decide se aceita a oposição e rejeita o pedido total ou parcialmente, ou se indeferiu a oposição e mantém o pedido. O prazo padrão para o julgamento até a decisão é de aproximadamente 6 a 8 meses.As partes que discordarem da decisão de oposição (tanto o requerente quanto o oponente) podem, no prazo de dois meses a partir da data de notificação da decisão, interpor um recurso (julgamento) junto à Comissão de Reexame e Avaliação (Re-examination and Evaluation Board) do Instituto de Patentes e Marcas, solicitando uma reavaliação do exame. O recurso também é julgado por meio de processo escrito, e ambas as partes têm a oportunidade de apresentar observações adicionais por um período de aproximadamente um mês.Caso ainda haja insatisfação com a decisão da Divisão de Reexame, é possível, em última instância, ajuizar uma ação de anulação da decisão perante o Tribunal de Propriedade Intelectual de Ancara. O prazo para ajuizar a ação é de dois meses a partir da notificação da decisão da Divisão de Reexame. No processo judicial, o Instituto de Patentes e Marcas e a parte contrária na oposição são nomeados como réus, e o julgamento é conduzido pelo tribunal. Considerando-se a decisão do tribunal, o processo desde a fase de oposição até a resolução pode levar vários anos; portanto, caso receba uma oposição, é importante consultar um especialista o mais cedo possível para adotar as medidas adequadas.

Sistema de invalidação e cancelamento

Mesmo após o registro da marca, existem meios para invalidar ou cancelar o registro, desde que haja motivos específicos. A legislação turca distingue entre **“invalidade” e “cancelamento”**, mas explicaremos aqui um resumo geral.

Julgamento de invalidade (invalidação do registro): uma marca registrada pode ser invalidada caso não devesse ter sido registrada. Os motivos de invalidade que podem ser alegados são motivos de recusa absolutos ou relativos que já existiam na data do pedido. Por exemplo, “a marca era descritiva e, portanto, não poderia ser registrada”, “havia risco de confusão com uma marca de terceiros registrada anteriormente” ou “havia má-fé por parte do requerente” são motivos de invalidade.O pedido de invalidação (ação de invalidação) deve ser apresentado no prazo de 5 anos a partir da data de registro. No entanto, a alegação de invalidação com base na má-fé do requerente pode ser feita sem prazo limite. Esse prazo de 5 anos tem como objetivo, do ponto de vista da estabilidade dos direitos, restringir a alegação de invalidação com base em motivos relativos após um longo período de tempo desde o registro de boa-fé.Além disso, mesmo no caso de marcas registradas há mais de 5 anos, se o titular do direito, tendo tomado conhecimento posteriormente do uso da marca semelhante, não tiver apresentado oposição ou pedido de liminar durante 5 anos, tal situação será considerada como não exercício do direito (aceitação tácita), e há disposições que impedem a apresentação de alegações de invalidade ou pedidos de liminar contra essa marca a partir de então. Portanto, ao tomar conhecimento do uso de uma marca semelhante por outra empresa, não se deve ignorar a situação, sendo necessário considerar medidas legais em tempo oportuno.

O processo de invalidação é, basicamente, conduzido por meio de ação judicial no Tribunal de Propriedade Intelectual. Caso a marca seja invalidada, o registro perderá efeito retroativamente, sendo considerado como se nunca tivesse sido registrado. Além disso, o usuário de uma marca notoriamente conhecida não registrada pode, em alguns casos, invalidar o registro de outrem com base em seu próprio uso (invalidação por direito de uso anterior ou marca notoriamente conhecida).Como o ônus da prova dos motivos de invalidação recai sobre o requerente, é necessário preparar provas suficientes (por exemplo, a existência de marcas anteriores ou documentos que demonstrem o caráter notório).

Anulação (anulação por falta de uso/extinção do direito de marca): Após o registro, caso a marca não tenha sido utilizada adequadamente ou tenha perdido sua função como marca, é possível requerer a anulação (extinção do direito). O caso mais comum é a anulação por falta de uso; se, após cinco anos do registro, a marca não tiver sido utilizada de forma contínua no território turco, as partes interessadas podem requerer a anulação.Caso seja requerida a anulação, o titular da marca deve apresentar provas de uso no prazo de um mês a partir da notificação do pedido (a falta de uso é fatal para a manutenção do direito, salvo se houver motivo justificado). Em alguns casos, pode ser concedida uma prorrogação adicional de um mês, uma única vez. No cálculo desse período de falta de uso, não é levado em consideração o uso de última hora imediatamente antes do pedido de anulação (uso nos três meses anteriores ao pedido). Se não forem apresentadas provas de uso legítimo, a marca será anulada.A lei atual, em vigor desde 2017, previa que o Instituto de Patentes e Marcas (TPTO) detivesse a competência para julgar os pedidos de cancelamento por falta de uso; no entanto, por meio de medidas transitórias, os julgamentos de cancelamento no TPTO tiveram início em 10 de janeiro de 2024. Anteriormente, como os casos eram tratados nos tribunais, os procedimentos eram demorados e onerosos; atualmente, porém, é possível realizar o cancelamento por falta de uso de forma mais rápida e econômica por meio de um processo administrativo de julgamento de cancelamento.Com essa alteração na lei, prevê-se que os pedidos de cancelamento por falta de uso aumentem no futuro. Na prática, é importante que os titulares de marcas se empenhem em fazer uso ativo da marca e em acumular provas de uso para evitar o cancelamento. Especialmente na Turquia, como o uso por licenciados também é reconhecido como uso próprio (conforme descrito a seguir), o histórico de uso pelo licenciado também serve como prova.

Além da falta de uso, existem vários outros motivos para a anulação. Como exemplos típicos, “quando a marca se tornou um nome comum (nome genérico)” ou “quando o uso da marca passou a causar equívoco quanto à qualidade dos produtos ou serviços registrados”, o registro está sujeito a anulação.Por exemplo, quando a marca se torna um nome comum em um determinado setor de produtos após o registro (como no caso da marca “escada rolante”, que se tornou um nome comum), ou quando o uso inadequado da marca registrada pelo próprio titular ou por terceiros licenciados passa a induzir o público em erro. Além disso, no caso de marcas coletivas ou marcas de garantia (marcas de certificação), o registro também pode ser cancelado se o uso violar os regulamentos estabelecidos.Em relação a esses motivos de cancelamento, a partir de 2024, o TPTO passará a ter a competência primária para julgá-los. O efeito do cancelamento, no caso de cancelamentos baseados em circunstâncias posteriores, como o cancelamento por falta de uso ou a transformação em nome comum, produz-se prospectivamente a partir da data do pedido; no entanto, se a circunstância (por exemplo, a data em que se tornou um nome comum) já existisse antes do pedido, é possível conferir-lhe efeito retroativo. Por outro lado, a invalidação por motivos absolutos ou relativos, conforme mencionado anteriormente, faz com que a marca perca sua validade retroativamente à data do registro.

Pontos a serem observados na prática: ao considerar a invalidação ou o cancelamento, deve-se primeiro determinar a qual motivo se enquadra o caso e confirmar a jurisdição do procedimento (TPTO ou tribunal). Embora o cancelamento por falta de uso e a transformação em nome comum tenham se tornado relativamente mais fáceis atualmente por meio de requerimento ao TPTO, a invalidação (cancelamento com base no direito de prioridade, etc.) continua exigindo a propositura de ação judicial no tribunal. Além disso, caso uma empresa japonesa não utilize a marca localmente por muitos anos, aumenta o risco de receber, sem saber, um pedido de cancelamento de terceiros.Como qualquer pessoa pode solicitar a anulação após cinco anos de não uso, considera-se, como medida de defesa, a possibilidade de apresentar um novo pedido a cada cinco anos (na prática, existe também a estratégia de apresentar um novo pedido para renovar o prazo de validade, em vez de renovar o registro antigo). Além disso, caso uma marca registrada de outra empresa esteja abandonada e sem uso, é possível, inversamente, solicitar a anulação para eliminar do mercado registros que constituam um obstáculo. Desta forma, é importante observar que, na Turquia, o histórico de uso da marca é extremamente valorizado tanto para a manutenção dos direitos quanto em litígios.De fato, mesmo que o titular da marca registre uma ação por violação, se sua marca estiver registrada há mais de cinco anos sem uso, o réu poderá alegar a defesa de não uso, e, caso não seja possível provar o uso, a ação será indeferida. Portanto, após a obtenção do direito de marca, não se deve deixá-la inativa; recomenda-se o uso contínuo no mercado turco ou, pelo menos, a garantia e comprovação de histórico de vendas.

Requisitos de uso da marca, sistema de renovação e sistema de registro de licença

Requisitos de uso da marca

Na Turquia, não é necessário apresentar declaração de uso ou documentos similares no momento do pedido ou do registro. Não existe um sistema de declaração de uso ou apresentação de provas de uso para manutenção do registro, como nos Estados Unidos, nem há obrigação de relatar a situação de uso no momento da renovação. No entanto, conforme mencionado anteriormente, se a marca não for utilizada de forma genuína no território turco dentro de cinco anos após o registro, ela estará sujeita a cancelamento por falta de uso. Esse “uso” inclui não apenas o uso pelo próprio titular da marca, mas também o uso por licenciados autorizados(o uso com o consentimento do licenciador é considerado uso pelo titular do direito). Na prática, é recomendável manter registros datados de vendas, materiais publicitários e documentos comerciais, a fim de poder comprovar o uso nos últimos cinco anos em caso de necessidade. Além disso, em processos de oposição, invalidação ou violação, há casos em que o exercício de direitos é rejeitado ao se apontar a falta de uso de marcas registradas antigas de terceiros; portanto, é importante não apenas acompanhar o uso da marca da própria empresa, mas também o uso das marcas de outras empresas.

Sistema de renovação do registro

A vigência do direito de marca na Turquia é de 10 anos a partir da data do pedido. Observe que, ao contrário do padrão japonês, que se baseia na data de registro, o cálculo é feito com base na data do pedido (por exemplo, se levar um ano desde o pedido até o registro, o prazo restante será de 9 anos no momento do registro).O direito de marca pode ser renovado quantas vezes for necessário a cada 10 anos, sem limite para o número de renovações. O procedimento de renovação pode ser iniciado a partir de 6 meses antes do vencimento do prazo de validade e, mesmo após o vencimento, é possível renovar mediante o pagamento de uma taxa adicional, desde que dentro do prazo de carência de 6 meses. Especificamente, o pedido de renovação pode ser apresentado a partir de 6 meses antes da data de vencimento do prazo de validade e, dentro de 6 meses após o vencimento, pode ser apresentado juntamente com uma taxa de mora. Após o término do prazo de carência, o direito caduca e não pode ser restabelecido.Para a renovação, é necessário o pagamento da taxa de renovação prevista e a apresentação do requerimento de renovação. Não há obrigação de apresentar comprovante de uso no momento da renovação; no entanto, como os direitos não utilizados estão sempre sujeitos ao risco de cancelamento, conforme mencionado acima, deve-se evitar a renovação por inércia e considerar a renovação apenas dos direitos necessários.

Sistema de registro de licenças (autorização de uso)

Na Turquia, é possível celebrar um contrato de licença de uso de marca registrada e permitir que terceiros utilizem a marca.O contrato de licença em si é legalmente válido mesmo sem registro no Instituto de Patentes e Marcas, mas, para que tenha efeito oponível a terceiros, é necessário registrar o contrato no Instituto. Ou seja, caso o contrato de licença não seja registrado, existe o risco de não ser possível invocar essa licença perante terceiros de boa-fé (por exemplo, cessionários do direito de marca). Portanto, recomenda-se, na prática, que contratos de licença importantes sejam prontamente registrados no Instituto.Para solicitar o registro da licença, é necessário autenticar o contrato e apresentá-lo. Em particular, os contratos celebrados no exterior devem ser autenticados na Turquia e, adicionalmente, receber autenticação consular (apostila, etc.). O contrato deve indicar claramente o número de registro da marca, o nome da marca, o escopo dos produtos e serviços licenciados, o tipo de licença (normal ou exclusiva) e o prazo, além de estar assinado pelas partes.

Existem licenças exclusivas e não exclusivas; caso não seja especificado de outra forma no contrato, a licença é considerada não exclusiva. No caso de uma licença exclusiva, o licenciado (licenciado) pode, em princípio, solicitar a cessação da infração e indenização por danos contra terceiros, da mesma forma que o titular dos direitos (a menos que haja disposição em contrário no contrato).Por outro lado, na licença não exclusiva, normalmente é o licenciante quem exerce os direitos. Mesmo quando a licença é concedida, conforme mencionado anteriormente, o uso pelo licenciado é considerado como uso pelo próprio titular dos direitos. No entanto, caso o contrato não seja registrado, pode ser desvantajoso invocar o histórico de uso do licenciado para se opor a terceiros; portanto, é sempre melhor registrar o contrato.

Meios de reparação contra a violação de direitos

Caso surja na Turquia um concorrente que infrinja os direitos de marca da empresa, é possível adotar medidas de reparação de direitos nas esferas civil, criminal e administrativa (alfândega). A seguir, explicamos os pontos principais de cada medida.

Medidas de reparação civil (ação de cessação, pedido de indenização por danos, etc.)

Caso um terceiro esteja infringindo os direitos de marca, o titular da marca pode ajuizar uma ação civil (ação de cessação de infração e indenização por danos). Em tribunais especializados em propriedade intelectual (instalados nas principais cidades), será discutida a existência da infração e o valor dos danos. As principais medidas de reparação que podem ser requeridas na esfera civil incluem: ordem de cessação (cessação e prevenção de atos de infração), apreensão e destruição de produtos infratores, remoção da indicação da marca, remoção de conteúdo infrator da Internet, publicação da sentença e indenização por danos.No que diz respeito à cessação, é possível obter do tribunal uma medida cautelar (ordem de cessação provisória) antes do início do processo ou durante a sua tramitação. Em casos que exigem uma resposta rápida, como a interrupção da circulação de produtos falsificados, existe a prática de requerer uma medida cautelar antes da ação judicial, a fim de preservar as provas. No entanto, é necessário ter cuidado, pois existe uma disposição que prevê que, mesmo que se obtenha uma ordem de medida cautelar, ela perderá a validade se a ação principal não for intentada no prazo de duas semanas.

Quanto à indenização por danos, a legislação turca não estabelece limites mínimos ou máximos para o valor da indenização. O tribunal calcula o valor individualmente com base no prejuízo real (como a redução da receita causada pela violação), no valor equivalente aos royalties de licença e nos lucros obtidos pelo infrator. Em alguns casos, também são reconhecidos danos morais (como a lesão à imagem da marca), e o valor da indenização é determinado a critério do juiz.No entanto, na Turquia, desde 2019, é obrigatório o procedimento de mediação antes da propositura da ação em casos de pedido de indenização por danos em processos civis, e a ação de indenização será indeferida se não passar primeiro pela mediação pública. Portanto, ao solicitar indenização por danos ao infrator, é necessário primeiro requerer a mediação por meio de um advogado. Somente se a mediação não for bem-sucedida é que o processo seguirá para o tribunal.

É necessário estar atento ao prazo de prescrição para ações de violação. Em geral, o titular do direito deve ajuizar a ação cível no prazo de dois anos a partir do momento em que tomar conhecimento do fato da violação e do infrator, e considera-se que o direito de reclamação se extingue após o prazo máximo de 10 anos a partir da data em que a violação ocorreu. Como a reparação se torna difícil após o prazo de prescrição, é importante tomar medidas legais imediatamente após a descoberta da violação.

Penas criminais e procedimentos criminais (medidas contra produtos falsificados)

Na Turquia, a violação de direitos de marca registrada pode ser passível de sanções penais. Em particular, atos que causem confusão ao utilizar, sem autorização, sinais idênticos ou semelhantes à marca registrada em produtos ou serviços, bem como atos que se aproveitem da reputação de marcas famosas ou que diluam sua identidade, são considerados crimes nos termos do Código Penal.Em casos de suspeita de violação grave de direitos de marca (como a fabricação e venda de produtos falsificados), o titular do direito pode apresentar queixa criminal e solicitar medidas às autoridades investigativas. Concretamente, o promotor público, após receber a queixa do titular da marca, realiza uma investigação e, se necessário, solicita um mandado de busca e apreensão ao tribunal criminal (Tribunal de Segurança). Se o mandado for emitido, a polícia invade armazéns, lojas e outros locais para apreender os produtos infratores.Posteriormente, é realizada uma perícia para determinar se os produtos apreendidos são genuínos ou falsificados e, caso a violação seja comprovada, o promotor decide pela instauração de processo criminal.

No processo penal, é primeiro concedida uma oportunidade de conciliação entre as partes. Trata-se de um sistema pelo qual, se o infrator oferecer indenização pela perda e for alcançado um acordo, o caso pode ser encerrado sem que se chegue a julgamento. Caso não haja acordo, o processo segue para julgamento e, se houver condenação, o infrator será punido com multa ou pena de prisão (ou ambas). O prazo máximo da pena de prisão é de 4 anos, podendo haver sentença de prisão efetiva em casos graves.Os produtos infratores apreendidos serão, por fim, confiscados ou destruídos por decisão do tribunal. Note-se que, no processo penal, não é concedida indenização por danos ao titular da marca registrada, que é a vítima (a indenização por danos deve ser requerida separadamente em ação cível).

Medidas administrativas (interdição na alfândega, etc.)

Como medida de reparação administrativa, destaca-se o sistema de retenção de importações na alfândega. As empresas detentoras de direitos de marca na Turquia podem utilizar um sistema pelo qual, ao registrarem (Recordation) sua marca na alfândega, as autoridades alfandegárias retêm produtos falsificados no momento da importação ou exportação. Ao registrar a marca na alfândega, as autoridades reforçam a vigilância e, caso sejam detectadas cargas suspeitas, suspendem o desembaraço aduaneiro e notificam o titular dos direitos.O titular dos direitos precisa apresentar um pedido de apreensão ou iniciar um processo judicial dentro de um determinado prazo, mas isso permite impedir a circulação de produtos falsificados no mercado interno logo na fronteira. Como a Turquia é um centro logístico que liga a Europa ao Oriente Médio e corre o risco de se tornar um ponto de trânsito para produtos falsificados, as principais marcas devem considerar o registro na alfândega.

Além disso, em casos de prevalência de vendas de produtos falsificados de natureza maliciosa, é possível cooperar com as autoridades administrativas (por exemplo, órgãos de fiscalização de mercado ou órgãos de fiscalização locais) para que realizem inspeções de surpresa em lojas e mercados. No entanto, como essas medidas também exigem, em última instância, o envolvimento do tribunal para a disposição dos produtos apreendidos, elas não podem ser concluídas inteiramente pelo poder administrativo. Contudo, a pressão e a orientação na fase administrativa são eficazes para a prevenção de violações.Recomenda-se que os próprios titulares dos direitos realizem pesquisas de mercado e, caso haja indícios de violação, consultem as autoridades o mais cedo possível.

Relação com o Protocolo do Acordo de Madri

Uma forma de as empresas japonesas obterem direitos de marca na Turquia é utilizar o pedido de marca internacional (registro internacional) com base no Protocolo do Acordo de Madri (o chamado Protocolo de Madri). A Turquia aderiu ao Protocolo de Madri em 1999; assim, ao apresentar um pedido internacional com base em uma marca japonesa e incluir a Turquia como país designado, é possível obter um efeito equivalente ao de um pedido apresentado diretamente na Turquia.No caso de um pedido internacional, o procedimento de registro em si pode ser concluído sem a nomeação direta de um representante local, mas o exame e a resposta a oposições subsequentes são, basicamente, realizados da mesma forma que em um pedido nacional.

Pontos a serem observados no pedido Madpro:

• Exame e resposta a oposições: mesmo que a Turquia seja designada por meio de um pedido internacional, o Instituto Turco de Patentes e Marcas realiza o exame com os mesmos critérios de um pedido nacional e emite uma notificação de rejeição provisória caso haja motivos de rejeição ou oposições.Essa notificação é inicialmente enviada ao requerente japonês por meio da OMPI (Secretaria Internacional). Portanto, mesmo que uma oposição seja apresentada dentro do prazo (dois meses após a publicação), não há notificação direta ao requerente, mas sim uma notificação por meio da OMPI na forma de recusa provisória (provisional refusal por oposição). Se a notificação for ignorada, o prazo para contestação será perdido e, na pior das hipóteses, não será possível obter os direitos na Turquia.Na prática, quando se designa a Turquia em um pedido pelo Acordo de Madri, é recomendável nomear um representante local para monitorar e responder às notificações. Em especial, a contestação de oposições e a apresentação de pareceres sobre os motivos de recusa devem ser feitas na Turquia, sendo indispensável a atuação de um representante local. Nesse caso, assim como nos pedidos nacionais, é necessário apresentar uma procuração ao representante.

• Prazo de tramitação: No caso de pedidos via Protocolo de Madri, o Instituto Turco deve, em princípio, notificar o resultado do exame dentro de 18 meses. No entanto, esse prazo pode ser prorrogado em caso de oposição, entre outros, e a tramitação tende a ser mais demorada do que no caso de pedidos nacionais diretos. Se desejar obter os direitos o mais cedo possível ou se for necessário prever o tempo para a estratégia de pedido, deve-se levar em consideração esse intervalo de tempo.

• Produtos e classes designados: em um pedido internacional, mesmo que os produtos designados sejam descritos em japonês, eles serão traduzidos para o inglês ou outro idioma e enviados ao Instituto Turco.Como a Turquia adota a Classificação de Nice, os pedidos são basicamente aceitos sem problemas, desde que a classe e os produtos sejam os mesmos do pedido no Japão. No entanto, não existem classes locais (códigos de grupos de semelhança próprios, etc.), e a interpretação do escopo dos produtos designados é deixada a cargo da legislação turca. Mesmo que a designação seja ampla no Japão, se o examinador turco julgar que ela é ambígua, é possível que seja emitida uma ordem de correção. É recomendável que a descrição dos produtos seja o mais clara possível.

• Idioma e representação: caso a representação da marca seja em japonês ou outro idioma que não utilize o alfabeto latino, recomenda-se anexar a transcrição em caracteres latinos (romanização) ou a tradução do significado para o inglês no momento do pedido internacional. O Instituto Turco também pode solicitar dados de romanização para marcas em caracteres não latinos. Normalmente não há problema se o pedido for apresentado por meio da OMPI, mas é aconselhável definir uma grafia adequada em caracteres latinos antes do pedido.

• Custos: No pedido pelo Protocolo de Madri, além da taxa básica da OMPI, é necessário pagar uma taxa individual para a Turquia. Esse valor corresponde às taxas de pedido e de registro de um pedido nacional e é pago em uma única parcela no momento do registro internacional.Se não houver custos adicionais, não é necessário pagar nenhuma taxa separada na Turquia no momento do registro (no caso de um pedido nacional, seria necessário pagar a taxa de registro, mas no sistema de Madri, esse valor é pago antecipadamente). No entanto, os honorários de um agente local, caso seja contratado posteriormente, serão cobrados separadamente.

• Manutenção dos direitos: Os direitos de marca na Turquia obtidos por meio do Sistema de Madri têm a mesma validade e prazo de vigência que os registros nacionais. O prazo de validade é de 10 anos a partir da data do pedido (data do registro internacional), e a renovação também pode ser feita por meio da OMPI. O fato de que a proteção será interrompida caso se esqueça de pagar a taxa de renovação também é o mesmo. Além disso, os requisitos de uso são idênticos: se a marca não for utilizada na Turquia dentro de 5 anos, há o risco de cancelamento por falta de uso (mesmo sendo um registro internacional, ele é tratado da mesma forma que um registro nacional).É necessário ter cuidado com o “ataque central” (central attack) caso o registro no país de origem (Japão) seja extinto dentro de 5 anos. Se a marca japonesa de base for cancelada dentro de 5 anos após a emissão, a parte designada para a Turquia também perderá a validade. No entanto, nesse caso, para manter a proteção na Turquia, é possível realizar o procedimento de conversão (transformação) do Protocolo de Madri para um pedido nacional dentro de 3 meses. É recomendável ter isso em mente como uma medida de contingência para o caso de emergência.

O acima exposto constitui um resumo do sistema de marcas na Turquia para empresas japonesas, bem como pontos a serem observados na prática. A Turquia é um importante ponto de apoio para os mercados da Europa e do Oriente Médio, e seu sistema de marcas, embora tenha uma estrutura semelhante à da UE, também possui características operacionais próprias. Utilize este guia como referência para tomar as medidas adequadas de aquisição de direitos e proteção.

AUTOR / Autor

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado Representante

Presta assistência a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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