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In Cina, i marchi registrati sono raffigurati a colori nel logo. Il marchio utilizzato è di colore nero e presenta una variante cromatica. In questo caso, si tratta di un uso del marchio? La preghiamo di indicarci eventuali altri aspetti da tenere in considerazione.
Indice
- Differenza tra marchio con specificazione del colore e marchio in bianco e nero
- L’utilizzo di varianti cromatiche è riconosciuto come «uso effettivo»?
- Rischi di decadenza per mancato uso e disposizioni di legge
- Aspetti pratici da tenere in considerazione e consigli
- Sintesi
Differenze tra marchi con indicazione del colore e marchi in bianco e nero
Nel sistema dei marchi cinese si distingue tra «marchi senza specificazione del colore (marchi in bianco e nero)» e «marchi con specificazione del colore (marchi a colori)».
Marchio in bianco e nero (senza specificazione del colore)
Si tratta di marchi registrati al momento della domanda con un disegno in bianco e nero, senza specificarne il colore. In questo caso, nell’uso effettivo, l’esposizione in qualsiasi colore è riconosciuta come «uso del marchio registrato». Se la forma e il testo sono gli stessi, l’uso del marchio è considerato valido anche se il marchio viene utilizzato in colori diversi, come il blu o il rosso.
Marchio a colori (con specificazione del colore)
Si tratta di un marchio registrato specificando, al momento della domanda, un colore specifico o una combinazione di colori. In questo caso, se non viene utilizzato esattamente secondo i colori indicati nel certificato di registrazione, l’uso non sarà riconosciuto come uso del marchio registrato stesso. Anche se il disegno è identico, se il colore è diverso, si rischia che venga considerato come l’uso di un marchio diverso.
In Cina, tra gli elementi costitutivi di un marchio, il «colore» non viene considerato meno importante rispetto ai caratteri o alle figure; pertanto, modificando il colore, è difficile che il marchio venga riconosciuto come lo stesso. In Giappone l’uso di un marchio registrato in colori diversi non costituisce un problema, ma in Cina è necessario prestare attenzione.
L’uso con colori diversi viene riconosciuto come «uso effettivo»?
Nel caso in esame, un marchio figurativo registrato a colori viene utilizzato sotto forma di logo interamente nero (monocromatico). In linea di principio, ai sensi della legge cinese sui marchi, un utilizzo con colori diversi da quelli indicati al momento della registrazione non costituisce «uso del marchio registrato».
Se il marchio registrato è un logo con colori specifici, ma in realtà viene utilizzato solo un logo con colori diversi (nero), è altamente probabile che tale utilizzo non venga riconosciuto come uso del marchio registrato.
Di conseguenza, sussiste il rischio che tale utilizzo non venga considerato «uso effettivo» (uso legittimo del marchio). Qualora il marchio non venga utilizzato sui prodotti o servizi designati per un periodo superiore a tre anni dalla registrazione, sussiste il rischio che terzi possano richiedere la cancellazione per inutilizzo (cancellazione della registrazione).
Nel caso di un marchio con designazione del colore, è necessario fornire prove dell’utilizzo del colore corrispondente a quanto indicato nel certificato di registrazione; tuttavia, se si è utilizzato esclusivamente il colore nero, è altamente probabile che le prove vengano giudicate insufficienti.
Rischio di cancellazione per inutilizzo e disposizioni di legge
Ai sensi della legge cinese sui marchi, se un marchio non viene utilizzato per tre anni consecutivi senza giustificato motivo, esso è soggetto a cancellazione (sistema di cancellazione per inutilizzo). Per quanto riguarda i marchi a colori, poiché l’uso in una forma diversa dai colori indicati al momento della registrazione non è riconosciuto come «uso», il rischio di cancellazione aumenta se il marchio non viene effettivamente utilizzato nei colori indicati nella registrazione entro tre anni.
Inoltre, la legge cinese sui marchi vieta la modifica non autorizzata dei marchi registrati. È previsto che, quando il titolare del marchio o il licenziatario utilizzano un marchio registrato, non possano modificarne arbitrariamente i caratteri, i disegni o i colori; la violazione di tale disposizione può comportare un ordine di rettifica o la cancellazione della registrazione.
Articolo 49, comma 1, della legge sui marchi — L’utilizzo del marchio con il simbolo ® dopo averne modificato il colore, qualora il marchio sia stato registrato con una specifica indicazione cromatica, costituisce una «modifica arbitraria del marchio registrato» e può comportare l’emissione di un ordine di rettifica o una decisione di cancellazione da parte dell’Ufficio marchi.
L’utilizzo con colori diversi da quelli del marchio registrato non solo viene considerato come semplice inutilizzo, ma rischia anche di essere valutato giuridicamente come un uso improprio del marchio registrato. Per evitare tali rischi, è fondamentale utilizzare il marchio il più possibile così come è stato registrato (colori compresi).
Note pratiche e consigli
Nel caso in cui si utilizzi il marchio con colori diversi, si prega di prestare attenzione ai seguenti punti.
1. Utilizzare i colori esattamente come da registrazione
I marchi già registrati con specificazione dei colori devono essere utilizzati, per quanto possibile, nei colori indicati nel certificato di registrazione. Utilizzando i colori registrati almeno su alcuni prodotti o nella pubblicità e conservandone le prove, è possibile ridurre il rischio di annullamento per mancato uso.
2. Utilizzo dei marchi in bianco e nero
In vista del futuro, si consiglia di valutare la possibilità di registrare un marchio aggiuntivo in bianco e nero, senza specificarne il colore. Se registrato in bianco e nero, l’uso del marchio sarà riconosciuto indipendentemente dal colore utilizzato in seguito, aumentando notevolmente la flessibilità d’uso.
3. Registrazione aggiuntiva di varianti con colori diversi
Se, per motivi legati all’immagine del marchio, si desidera utilizzare a tutti i costi una specifica tonalità di colore, è consigliabile registrare separatamente anche il logo in quella variante cromatica. Poiché, pur avendo lo stesso disegno, i loghi di colori diversi vengono considerati marchi distinti, la registrazione separata di ciascuno di essi garantisce la protezione e la prova di utilizzo per ogni singolo colore.
4. Copertura dei rischi tramite registrazioni multiple
L’ideale è registrare sia la versione in bianco e nero che quella a colori. In questo modo si possono sfruttare sia i vantaggi della libera utilizzabilità derivanti dalla registrazione in bianco e nero, sia quelli della tutela dell’immagine del marchio derivanti dalla registrazione a colori. Di fatto, le aziende con una solida capacità finanziaria adottano la strategia di ottenere entrambe le registrazioni, in bianco e nero e a colori, per utilizzarle in base alle circostanze.
5. Indicazione al momento dell’uso del marchio
In Cina non sussiste l’obbligo di apporre il simbolo Ⓡ al momento dell’uso di un marchio registrato; tuttavia, qualora si decida di apporlo, è necessario riprodurlo esattamente nella forma in cui è stato registrato. Si raccomanda di evitare di apporre il simbolo Ⓡ in colori o forme diversi da quelli indicati nella registrazione.
Riepilogo
Nel sistema dei marchi cinese si attribuisce grande importanza al fatto che l’uso avvenga «entro i limiti riconosciuti come identici al marchio registrato secondo la concezione sociale», ma tale ambito varia notevolmente a seconda della presenza o meno di una designazione cromatica.
| Marchi con specificazione del colore | È possibile mantenere ed esercitare i diritti solo se il marchio viene utilizzato con i colori registrati. La modifica dei colori comporta il rischio che l’uso venga considerato come inattività. |
| Marchi in bianco e nero | È possibile utilizzarli senza problemi anche modificandone il colore. |
Nel caso in esame, l’uso attuale (logo nero) comporta il rischio di non essere riconosciuto come uso del marchio registrato. Come misura per evitare la cancellazione per mancato uso, sarebbe auspicabile procedere a una revisione del portafoglio dei marchi (ad esempio, registrando una versione in bianco e nero) e a una correzione delle modalità di utilizzo.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e titolare
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).