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En China, las marcas registradas aparecen en color en el logotipo. La marca que se utiliza es de color negro, es decir, se emplea un color diferente. ¿Se considera esto un uso de la marca? ¿Podrían indicarme otros aspectos a tener en cuenta?
Índice
- Diferencia entre marcas registradas con especificación de color y marcas en blanco y negro
- ¿Se considera «uso genuino» el uso de colores diferentes?
- Riesgo de cancelación por falta de uso y disposiciones legales
- Aspectos prácticos a tener en cuenta y consejos
- Resumen
Diferencias entre las marcas con especificación de color y las marcas monocromáticas
En el sistema de marcas de China, se distingue entre «marcas sin especificación de color (marcas en blanco y negro)» y «marcas con especificación de color (marcas en color)».
Marca en blanco y negro (sin especificación de color)
Son marcas registradas con un diseño en blanco y negro sin especificar el color en el momento de la solicitud. En este caso, se reconoce como «uso de la marca registrada» independientemente del color con el que se muestre en la práctica. Si la forma y los caracteres son los mismos, se considerará uso de la marca incluso si se utiliza en otros colores, como el azul o el rojo.
Marca en color (con especificación de color)
Se trata de una marca registrada en la que, en el momento de la solicitud, se especificaron colores concretos o combinaciones de colores. En este caso, si no se utiliza tal y como figura en el certificado de registro, no se reconocerá como uso de la marca registrada en sí. Aunque el diseño sea el mismo, si el color es diferente, existe el riesgo de que se considere que se está utilizando una marca diferente.
En China, el «color» no se considera menos importante que los caracteres o los gráficos entre los elementos constitutivos de una marca, por lo que, si se cambia el color, es difícil que se considere la misma marca. En Japón, el uso de una marca registrada con un color diferente no supone ningún problema, pero en China hay que tener cuidado.
¿Se considera «uso genuino» el uso con colores diferentes?
En el caso que nos ocupa, se está utilizando una marca gráfica registrada en color con un logotipo en negro (monocromo). En principio, el uso de un color diferente al registrado no se considera «uso de la marca registrada» según la Ley de Marcas de China.
Si la marca registrada es un logotipo con un color específico, pero en la práctica solo se utiliza un logotipo de otro color (negro), es muy probable que dicho uso no se reconozca como uso de la marca registrada.
Como consecuencia, existe el riesgo de que no se considere «uso genuino» (uso lícito de la marca). Si no se ha utilizado la marca en los productos o servicios designados durante más de tres años desde su registro, existe el riesgo de que un tercero solicite la cancelación por falta de uso (cancelación del registro).
En el caso de las marcas registradas con especificación de color, es necesario presentar pruebas de que se ha utilizado el color tal y como figura en el certificado de registro; sin embargo, si solo se ha utilizado el color negro, es muy probable que se considere que las pruebas son insuficientes.
Riesgo de cancelación por falta de uso y disposiciones legales
Según la Ley de Marcas de China, si no se utiliza una marca durante tres años consecutivos sin motivo justificado, dicha marca podrá ser objeto de cancelación (sistema de cancelación por falta de uso). En cuanto a las marcas de color, dado que el uso en una forma diferente a los colores de la inscripción no se reconoce como «uso», el riesgo de cancelación aumenta si no se ha utilizado realmente con los colores de la inscripción en un plazo de tres años.
Además, la Ley de Marcas de China prohíbe la modificación no autorizada de las marcas registradas. Se establece que, cuando el titular de la marca o el licenciatario utilicen la marca registrada, no podrán modificar por su cuenta los caracteres, figuras o colores de la misma; el incumplimiento de esta norma puede dar lugar a una orden de rectificación o a la cancelación del registro.
Artículo 49, apartado 1, de la Ley de Marcas: si se utiliza una marca con el símbolo ® tras haber modificado el color de una marca en la que se ha especificado el color, ello constituirá una «modificación arbitraria de la marca registrada» y existe la posibilidad de recibir una orden de rectificación o una resolución de cancelación por parte de la Oficina de Marcas.
El uso de un color diferente al de la marca registrada no solo se considerará simplemente como falta de uso, sino que también existe el riesgo de que se evalúe legalmente como un uso inadecuado de la marca registrada. Para evitar riesgos, es importante utilizar la marca tal y como se ha registrado (incluido el color) en la medida de lo posible.
Aspectos prácticos a tener en cuenta y consejos
Si utiliza la marca con un color diferente, tenga en cuenta los siguientes puntos.
1. Utilizar los colores tal y como figuran en el registro
Las marcas ya registradas con especificación de colores deben utilizarse, en la medida de lo posible, con los colores indicados en el certificado de registro. Se puede reducir el riesgo de cancelación por falta de uso utilizando los colores registrados al menos en algunos productos o anuncios y conservando pruebas de ello.
2. Aprovechamiento de las marcas en blanco y negro
Con vistas al futuro, considere la posibilidad de registrar adicionalmente una marca en blanco y negro sin especificar colores. Si se registra en blanco y negro, se reconocerá como uso de la marca independientemente del color que se utilice posteriormente, lo que aumentará considerablemente la flexibilidad de uso.
3. Registro adicional de variaciones de color
Si, por motivos de imagen de marca, es imprescindible utilizar un tono de color concreto, lo más seguro es registrar por separado el logotipo en ese color. Aunque el diseño sea el mismo, si el color es diferente se considerará una marca distinta, por lo que, al registrarlas por separado, se garantiza la protección y el historial de uso de cada color.
4. Cobertura de riesgos mediante el registro múltiple
Lo ideal es registrar tanto la versión en blanco y negro como la versión en color. De este modo, se pueden disfrutar tanto las ventajas del uso libre que ofrece el registro en blanco y negro como las de la protección de la imagen de marca que ofrece el registro en color. De hecho, las empresas con recursos económicos suelen adquirir ambos registros, en blanco y negro y en color, y adoptan la estrategia de utilizarlos según la situación.
5. Indicación al utilizar la marca
En China no existe la obligación de indicar el símbolo Ⓡ al utilizar una marca registrada, pero si se indica, debe hacerse tal y como figura en el registro. Se debe evitar añadir el símbolo Ⓡ con colores o formas diferentes a los del registro.
Resumen
En el sistema de marcas de China se da importancia a si el uso se realiza «dentro del ámbito reconocido como idéntico a la marca registrada según la concepción social», pero este ámbito varía considerablemente en función de si se ha especificado o no el color.
| Marcas con especificación de color | Solo es posible mantener y ejercer los derechos si se utiliza con los colores registrados. Existe el riesgo de que un cambio de color se considere como falta de uso. |
| Marcas en blanco y negro | Se pueden utilizar sin problemas aunque se cambien los colores. |
En el caso que nos ocupa, existe el riesgo de que el uso actual (logotipo en negro) no se considere un uso de la marca registrada. Como medida para evitar la cancelación por falta de uso, sería recomendable revisar la cartera de marcas (por ejemplo, registrando una versión en blanco y negro) y corregir el método de uso.
Asesoramiento sobre la solicitud de marcas en China y la revisión de la cartera
No dude en consultarnos sobre estrategias de uso de marcas en color o la solicitud adicional de versiones en blanco y negro.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).