[Gimnasios y centros de entrenamiento personal]: ¿Es obligatorio registrar la marca? Un abogado especializado en marcas explica a fondo los riesgos que deben conocer los empresario

En los últimos años, el sector del fitness está viviendo un auge sin precedentes, con la apertura de gimnasios abiertos las 24 horas, sesiones de entrenamiento personal en salas privadas, clases de pilates y estudios especializados en determinadas partes del cuerpo. No es raro ver carteles de nuevos gimnasios al pasear por la ciudad.

Sin embargo, en medio de esta competencia cada vez más intensa, hay un riesgo importante que muchos empresarios tienden a pasar por alto. Se trata de los problemas relacionados con los derechos de «marcas (nombre de marca y logotipo)».

«Como somos un pequeño gimnasio de gestión privada, esto no nos afecta»
, «Ya que hemos registrado el nombre de la empresa (razón social) en la Oficina de Registro, no hay problema».

Si piensa así, su negocio se encuentra en una situación muy peligrosa. Un día, de repente, recibe una carta de advertencia por «infracción de derechos de marca» de una empresa desconocida y se ve obligado a rediseñar todo: el letrero del gimnasio, los folletos y la página web... Situaciones tan pesadillescas como esta están ocurriendo realmente.

En este artículo, un abogado especializado en propiedad intelectual explica detalladamente la importancia del «registro de marcas» en el sector de los gimnasios y el fitness, los riesgos de no registrarlas y cómo elegir entre las complejas «clases».

Capítulo 1: ¿Por qué es necesario el «registro de marca» para un gimnasio?

1. El único medio legal para proteger la «imagen de marca»

Para un gimnasio, el nombre (razón social) y el logotipo son la «cara» que permite a los socios identificar su centro. La reputación de que «si vas al gimnasio XX, adelgazarás» o «el gimnasio XX tiene buenas instalaciones» se acumula en ese nombre.

El registro de marcas es un sistema mediante el cual el Estado (la Oficina de Patentes) reconoce el derecho a utilizar de forma exclusiva esta «credibilidad». Una vez registrado, se puede prohibir o impedir legalmente que otras empresas utilicen el mismo nombre o uno que pueda prestarse a confusión.

2. La regla de «el primero en llegar se lleva el premio» (principio de prioridad)

El sistema de marcas de Japón adopta el «principio de prioridad». Se trata de una norma que otorga los derechos no a «quien pensó primero en ese nombre» ni a «quien empezó a utilizarlo primero», sino a «quien presentó primero la documentación ante la Oficina de Patentes».

Aunque lleves cinco años utilizando ese nombre para tu gimnasio y sea muy querido en la zona, si un negocio rival que abrió ayer registra la marca antes que tú, los derechos pasarán a ser de la otra parte. En el peor de los casos, te verás obligado a cambiar el nombre que has utilizado durante tantos años (esto se denomina «infracción de los derechos de marca»).

3. El «registro de la razón social» y el «registro de la marca» son cosas distintas

Muchos empresarios tienen la idea errónea de que «como han inscrito la constitución de la empresa (registro de la razón social) en la Oficina de Registro, el nombre está protegido».

• Registro de la razón social (Oficina de Registro): es el registro del nombre de la empresa. Se puede registrar el mismo nombre aunque no sea en la misma dirección.
• Registro de marca (Oficina de Patentes): consiste en registrar el nombre de la marca de un producto o servicio. Tiene validez en todo el territorio japonés y permite impedir el uso de nombres idénticos o similares.

En otras palabras, aunque el nombre esté registrado como nombre de la empresa, si se infringe el derecho de marca, no se puede utilizar ese nombre en letreros ni en publicidad.

Capítulo 2: «Tres perjuicios» que se producen si no se registra la marca

¿Qué riesgos conlleva seguir gestionando un gimnasio sin registrar la marca? Veamos tres ejemplos concretos de posibles daños.

Riesgo 1: Recibir una carta de advertencia y que se le reclamen daños y perjuicios

Un día, de repente, recibirá una carta certificada del titular de la marca (otra empresa que posee los derechos). El contenido será: «El nombre de su gimnasio infringe nuestros derechos de marca. Deje de utilizarlo inmediatamente y abone XX mil yenes en concepto de derechos de uso retroactivos».
La infracción de los derechos de marca se considera negligencia aunque no sea intencionada, y es objeto de reclamación de indemnización por daños y perjuicios.

Riesgo 2: El coste del cambio de nombre obligatorio (rebranding)

Si se acepta la advertencia y se decide cambiar el nombre, el coste es enorme.

• Gastos de retirada e instalación del letrero del local (varias decenas de miles de yenes o más)
• Reimpresión de folletos, tarjetas de visita y carnés de socio
• Modificación de la página web y de las cuentas en redes sociales
• Confección de nuevos uniformes para el personal
• Cambio de la decoración con el logotipo en el interior

Incluso en un gimnasio pequeño, llevar a cabo todo esto supone un gasto de entre varias decenas de miles y varios millones de yenes. Además, existe el riesgo de que los socios se sientan inquietos al pensar «¿el cambio de nombre significa que la gestión va mal?», lo que podría llevar a que se den de baja.

Riesgo 3: otras empresas te imitan y el valor de la marca se reduce

Por el contrario, imagina que tu gimnasio tiene un gran éxito. Supongamos que se abre un gimnasio en las cercanías con un nombre idéntico al tuyo y que también imita tus servicios.

Si no tienes los derechos de marca, no tienes base legal para pedirle a la otra parte que «cambie el nombre». Aunque los socios se inscriban por error en ese otro gimnasio o se generen críticas negativas del tipo «pensaba que era una sucursal del gimnasio XX, pero la calidad era mala», no podrás hacer nada más que quedarte de brazos cruzados.

Capítulo 3: ¿Qué «clases» deben registrar los gimnasios?

A la hora de registrar una marca, lo que requiere mayor conocimiento especializado es la selección de los «productos y servicios designados» y la determinación de las «clases (de la 1 a la 45)». Si no elige correctamente en
qué categoría se enmarca su negocio, el derecho adquirido con el registro carecerá de sentido.

A continuación, explicamos las clases imprescindibles para la gestión de un gimnasio, así como aquellas que deben tenerse en cuenta en función del desarrollo del negocio.

[Imprescindible] Clase 41: Educación, deportes y entretenimiento

Si gestionas un gimnasio, un club de fitness o un estudio de yoga, la clase 41 es imprescindible.

En concreto, se designan los siguientes elementos (servicios designados):

• «Prestación de instalaciones deportivas»
• «Enseñanza de deportes» (entrenamiento personal, clases, etc.)
• «Enseñanza de conocimientos» (gestión de la salud, asesoramiento dietético, etc.)
• «Organización y gestión de seminarios»

Si no se tienen en cuenta estos puntos, no se protegerán los derechos sobre el nombre del gimnasio.

[A considerar según el tipo de actividad] Otras categorías

Los gimnasios actuales no se limitan a alquilar un espacio, sino que se han diversificado hacia la venta de productos y la retransmisión en línea, entre otras actividades. Es necesario considerar también las siguientes categorías en función del modelo de negocio.

1. En caso de vender ropa y artículos originales

→ Clase 25 (prendas de vestir, calzado, etc.) Es necesario en caso de vender camisetas, gorras,
ropa de entrenamiento, etc., con el logotipo del gimnasio (incluida la distribución a los socios). Aunque se piense que «solo lo lleva el personal», si existe la posibilidad de venderlo en eventos, etc., conviene registrarlo.

2. En caso de vender proteínas y suplementos

→ Clases 5, 29, 30 y 32 Este
es un punto muy complejo. Aunque se hable de «proteínas» en general, la clasificación varía según los ingredientes y la forma.

• Clase 5 (productos farmacéuticos, etc.): productos en forma de suplemento (comprimidos, cápsulas) y aquellos que proclaman tener efectos medicinales.
• Clase 29 (alimentos de origen animal): proteínas en polvo a base de productos lácteos (suero, caseína), etc.
• Clase 30 (alimentos de origen vegetal): proteínas a base de soja, barritas proteicas, etc.
• Clase 32 (bebidas refrescantes): proteínas en forma de bebidas listas para consumir, bebidas deportivas.

Es frecuente encontrar casos en los que, al presentar una solicitud pensando «como es proteína, será de la clase 32 (bebidas)», el producto que realmente se comercializaba era en polvo (clase 29), por lo que quedaba fuera del ámbito de protección.

3. En el caso de salones online o distribución de vídeos

→ Clase 9 (datos de vídeo descargables, etc.)
→ Clase 38 (telecomunicaciones, etc.) El «entrenamiento en línea» y la «venta de
material didáctico en vídeo» han aumentado desde la pandemia de COVID-19. Dado que se trata de servicios prestados a través de Internet, es posible que, además de la clase 41, sea necesario cubrir, en algunos casos, la clase 9 (aplicaciones y datos de vídeo).

4. En el caso de la venta de toallas y artículos deportivos

→ Clase 24 (tejidos, toallas, etc.)
→ Clase 28 (juguetes, material deportivo, etc.) Si se comercializan
colchonetas de yoga, mancuernas o bandas elásticas de entrenamiento bajo una marca propia, es necesaria la clase 28.

Capítulo 4: ¿Qué tipo de nombres se pueden registrar?

Aunque pienses «¡Se me ha ocurrido un nombre genial!», no todas las palabras pueden registrarse como marcas. Es necesario superar el examen de la Oficina de Patentes.

Casos en los que es difícil el registro

1. Nombres genéricos o descriptivos

Los nombres que se limitan a describir el contenido del servicio serán rechazados por «carecer de carácter distintivo (características)».

• × «Gimnasio de Shibuya»
• × «Estudio personal de adelgazamiento»
• × «Gimnasio 24 horas»

Esto se debe a que son términos que cualquiera puede utilizar y no deben ser objeto de exclusividad por parte de una sola empresa.

2. Se parece a una marca ya existente

No se puede registrar una marca si presenta similitudes en cuanto a «apariencia», «pronunciación» o «significado» con una marca ya registrada por otra empresa. Por
ejemplo, es evidente que no se pueden registrar marcas como «RAIZAP» o «RIZUP», que se parecen a la famosa «RIZAP», y es muy probable que se rechacen incluso si la ortografía es totalmente diferente pero la pronunciación es similar.

Consejos para aumentar las posibilidades de registro

• Crear un neologismo: combinar palabras totalmente nuevas. (Ejemplos: NIKE y Reebok son marcas sólidas).
• Combinarlo con un logotipo: aunque solo con las letras resulte genérico y sea difícil de registrar, en algunos casos se puede registrar combinándolo con un logotipo característico (marca con logotipo). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, los derechos se refieren al «diseño del logotipo», por lo que el derecho de exclusividad sobre las letras en sí se ve reducido.

Capítulo 5: ¿Cuáles son las ventajas de contratar a un agente de la propiedad industrial?

Aunque últimamente están aumentando los sitios web de registro de marcas simplificados que utilizan IA, en sectores con mucha competencia, como el de los gimnasios, recomendamos encarecidamente contratar a un agente de la propiedad industrial. Las razones son las siguientes:

1. La precisión de la «investigación» es diferente

Lo más importante en el registro de marcas es la «investigación de marcas anteriores» previa a la solicitud
. No se trata solo de buscar si existe un nombre idéntico, sino de evaluar, con conocimientos especializados, si existe el riesgo de que se considere similar. El sector de los gimnasios, en particular, cuenta con muchos neologismos en inglés o katakana, lo que lo convierte en un ámbito en el que resulta muy difícil determinar la similitud. El
agente de la propiedad industrial, basándose en jurisprudencia previa y criterios de examen, ofrece consejos concretos como «con este nombre, la tasa de registro es del X %» o «sería mejor modificar esta parte».

2. Respuesta a la «notificación de motivos de denegación»

Tras la solicitud, es posible que la Oficina de Patentes envíe una notificación indicando que «tal y como está, no se puede registrar» (notificación de motivos de denegación). En el caso
de particulares, muchos se rinden en este punto; sin embargo, si se cuenta con un agente de la propiedad industrial, en muchos casos es posible presentar un «escrito de alegaciones» o una «solicitud de corrección» para rebatir los argumentos del examinador, lo que permite revertir el resultado y lograr el registro.

3. «Asesoramiento estratégico» para proteger su negocio

No nos limitamos a tramitar el registro en su nombre.

• «Si está pensando en expandirse mediante franquicias en el futuro, debería registrar también esta clase».
• «¿Seguirán siendo válidos los derechos aunque cambie el color del logotipo?».

La fortaleza de los abogados especializados en propiedad industrial radica en poder ofrecer un asesoramiento en materia de propiedad intelectual que se adapta a la estrategia empresarial.

Capítulo 6: Proceso de registro de marcas y estimación de costes

Proceso hasta el registro

1. Entrevista y estudio: Analizamos el contenido de su negocio y investigamos si existen marcas similares.
2. Solicitud: Presentamos la solicitud ante la Oficina de Patentes. A partir de este momento, se recomienda añadir la marca «Marca en proceso de registro (TM)» o similar.
3. Examen: Un examinador de la Oficina de Patentes revisa la solicitud. (Actualmente, el proceso dura entre seis meses y un año)
   . *Si se utiliza el sistema de «examen acelerado» y se cumplen las condiciones, el plazo puede reducirse a unos dos o tres meses. Si tiene una fecha de apertura prevista, consúltenos.
4. Resolución de registro y registro: si se supera el examen, se abona la tasa de registro y se genera el derecho de marca.

Acerca de los costes

Los costes son la suma de los «timbre de la Oficina de Patentes» y los «honorarios del agente de patentes». Además, varían en función del número de clases.

• En el momento de la solicitud: desde varias decenas de miles de yenes (timbre + honorarios)
• En el momento del registro: a partir de varias decenas de miles de yenes (tasa de registro + honorarios por éxito, etc.)

Puede que le parezca «caro», pero, dado que una vez registrada la marca se protegen los derechos durante 10 años (o de forma indefinida si se renueva), si lo convertimos a una cuota mensual, se trata de una prima de seguro de entre unos cientos y unos mil yenes. En comparación con el importe de la indemnización por daños y perjuicios o los costes de cambio de marca en caso de que surja un problema, es una inversión extremadamente económica.

Conclusión: los músculos no traicionan. Pero las marcas registradas, si no se protegen, sí lo hacen.

A los aficionados al entrenamiento les resultará familiar la frase «los músculos no fallan». El esfuerzo diario se refleja sin falta en el cuerpo.

Sin embargo, en el mundo de los negocios, una «marca» no se puede proteger solo con esfuerzo. Si no se siguen los trámites legales, el nombre de su gimnasio, ese activo que usted ha cultivado, podría pasar a ser propiedad de otra persona de forma repentina un día.

Si va a abrir un gimnasio o ya tiene uno en funcionamiento y aún no ha registrado la marca, consulte primero con un abogado especializado en marcas para poder
dedicarse por completo a la formación de sus socios sin preocuparse por el letrero.

AUTOR / Redactor

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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