Ricerca FTO: come e quando prevenire i rischi di contraffazione brevettuale

Per indagine FTO (Freedom to Operate) si intende un’indagine volta a verificare, prima dell’avvio dell’attività, se l’implementazione dei propri prodotti o servizi comporti una violazione dei diritti di brevetto di terzi. In giapponese viene definita “indagine di prevenzione della violazione”, mentre nella pratica viene anche chiamata “indagine di clearance”; entrambi i termini hanno sostanzialmente lo stesso significato.

I punti chiave sono tre. ① L’oggetto dell’indagine non è «se la propria domanda di brevetto verrà concessa», bensì «se non si violano i diritti vigenti di terzi» (lo scopo è diverso da quello della ricerca sullo stato dell’arte).② Il momento in cui viene condotta è fondamentalmente suddiviso in due fasi: nella fase iniziale dello sviluppo e immediatamente prima del lancio o della produzione in serie. ③ Anche qualora venissero individuati dei rischi, esistono diverse opzioni per affrontarli, quali la modifica del progetto, la ricerca di elementi di invalidità e la negoziazione di licenze. Ciascuna di queste opzioni verrà spiegata in dettaglio nel corpo del testo.

«Tutto il codice sorgente è stato scritto da zero dai nostri ingegneri. Non vi è alcuna imitazione di altre aziende, pertanto una violazione di brevetto è assolutamente impossibile».

È frequente sentire affermazioni di questo tipo da parte di dirigenti e CTO poco prima del lancio di una nuova app o di un servizio SaaS. Tale fiducia e orgoglio sono davvero ammirevoli. Tuttavia, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, «il fatto che il codice sia stato scritto internamente» e «il fatto che non vi sia violazione dei brevetti di altre aziende» sono, purtroppo, due questioni del tutto distinte.

Cosa accadrebbe se, proprio nel momento in cui il servizio lanciato con tanta fatica iniziasse a decollare, ricevesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una **«notifica di violazione di brevetto»** da un’azienda sconosciuta?

Nel peggiore dei casi, si potrebbe andare incontro alla rimozione dall’app store, alla sospensione del server (ingiunzione di cessazione) e a richieste di risarcimento danni ingenti, retroattive fino alle vendite passate… Esiste il rischio che l’attività che avete costruito con tanta fatica crolli in un istante.

Per prevenire in anticipo un simile incubo, è indispensabile effettuare una «indagine di prevenzione delle violazioni (FTO: Freedom to Operate)».

In questo articolo, rivolto ai dirigenti e ai responsabili dello sviluppo delle aziende IT e delle startup, forniremo una spiegazione approfondita, basata sull’esperienza pratica, spiegando perché anche uno “sviluppo interamente in-house” possa costituire una violazione di brevetto, in cosa consista concretamente l’indagine FTO e come agire qualora venissero individuati dei rischi.

1. Perché si può incorrere in una violazione di brevetto anche in caso di “sviluppo interamente in-house”?

Nel settore IT è diffuso un «malinteso fatale» causato dalla confusione tra diritti d’autore e diritti di brevetto. Cerchiamo innanzitutto di fare chiarezza su questo punto.

Il diritto d’autore tutela le “espressioni”, mentre il diritto di brevetto tutela le “idee”

Il codice sorgente di un programma è protetto come “opera d’autore”, al pari di un romanzo o di un dipinto. Pertanto, se “non si copia e incolla il codice di altre aziende”, non si configura una violazione del diritto d’autore.

Tuttavia, il diritto di brevetto (Patent) tutela l’«idea tecnica (invenzione)» in sé.

Ad esempio, la funzione «scorrere verso il basso lo schermo dello smartphone per aggiornare la pagina (Pull-to-Refresh)». In passato, società come Twitter (ora X) detenevano brevetti relativi a tale funzione.

Supponiamo che Lei abbia implementato questa funzione utilizzando un algoritmo e un linguaggio di programmazione propri, senza aver consultato nemmeno una riga del codice di Twitter. Dal punto di vista del diritto d’autore, la situazione è regolare; tuttavia, dal punto di vista del diritto dei brevetti, è altamente probabile che si configuri una violazione.

Nel valutare la violazione di un brevetto, non viene preso in considerazione «se si sia imitato o meno (dipendenza)». Si tratta infatti di un diritto estremamente potente, in quanto la valutazione si basa esclusivamente sul fatto che «il risultato presenti le stesse funzioni e la stessa struttura descritte nel brevetto».

Il «campo minato invisibile» tipico del settore IT

Nel settore manifatturiero, smontando i prodotti della concorrenza (reverse engineering) è possibile prevedere in una certa misura il rischio di violazione dei brevetti. Tuttavia, nel settore IT, in particolare per quanto riguarda i brevetti relativi al software e ai modelli di business, è difficile comprendere, solo osservando dall’esterno, quale rete di brevetti sia stata creata.

• Brevetti UI/UX: brevetti relativi alle modalità di transizione tra schermate e alla disposizione dei pulsanti

• Brevetti relativi all’elaborazione dei dati: brevetti riguardanti l’elaborazione dei dati sul lato server e i flussi di apprendimento dell’intelligenza artificiale

• Brevetti sui modelli di business: brevetti relativi ai sistemi di fatturazione e ai meccanismi di abbinamento

Sebbene a prima vista queste funzionalità possano sembrare «ovvie», in molti casi un’azienda detiene in realtà un brevetto molto forte su di esse. Questo è il motivo principale per cui le startup IT finiscono per calpestare una mina senza rendersene conto.

Il modo più rapido per capire fino a che punto una «funzionalità che sembra scontata» sia effettivamente descritta nelle rivendicazioni è leggere i brevetti effettivamente registrati.Prendendo come esempio il settore degli strumenti di supporto alle vendite e al marketing B2B, nell’articolo «Brevetti sul lead scoring e sull’ABM | Il meccanismo per calcolare la probabilità di acquisizione di un ordine a partire da un biglietto da visita e l’identificazione delle aziende dei visitatori anonimi» viene illustrato un caso in cui sono stati analizzati i brevetti registrati fino alle rivendicazioni.Vengono inoltre trattati i brevetti ottenuti in Giappone da aziende estere, il che fornisce un’idea dell’ampiezza dell’ambito da esaminare quando si sviluppano servizi a livello nazionale.

2. Che cos’è l’indagine di prevenzione della violazione (FTO)?

L’indagine FTO (Freedom to Operate) è, come suggerisce il nome, un’indagine volta a verificare la “libertà di operare”. In Giappone viene denominata anche “indagine di prevenzione della violazione”, “indagine di clearance” o “patent clearance”.

La differenza fondamentale rispetto alla «ricerca pre-deposito (ricerca sullo stato dell’arte)»

Sebbene spesso vengano confuse, le loro finalità sono completamente diverse, come illustrato di seguito.

• Indagine pre-deposito (ricerca sullo stato dell’arte):

  • Scopo: verificare se la propria invenzione sia «brevettabile (se sia nuova)».

  • Oggetto: tutta la documentazione esistente (compresi gli articoli scientifici).

• Indagine di prevenzione della violazione (FTO):

  • Scopo: verificare se il proprio prodotto «possa essere oggetto di un’azione legale da parte di altre aziende (se sia sicuro)».

  • Oggetto: i diritti di brevetto di altre aziende «attualmente in vigore (validi)».

Anche se non si ha intenzione di richiedere un brevetto, una volta che si lancia un servizio sul mercato, l’indagine FTO diventa una «misura di protezione indispensabile».

3. Cosa accadrebbe se si procedesse al lancio senza aver effettuato l’indagine? Tre rischi concreti

Quali rischi si corrono se si omette l’indagine per risparmiare sui costi? Proviamo a fare una simulazione concreta.

Rischio n. 1: Sospensione coatta del servizio (richiesta di ingiunzione)

Il diritto più potente di cui dispone il titolare di un brevetto è il «diritto di ingiunzione». Egli può ordinare di «cessare l’uso o la fornitura del servizio che viola il brevetto».

Nel caso dei servizi IT, ciò comporta una «richiesta di rimozione dall’app store» o la «sospensione del server».

Apple e Google, in particolare, sono molto sensibili alle segnalazioni di violazione della proprietà intellettuale. Anche prima che venga emessa una sentenza, in alcuni casi l’app può essere temporaneamente ritirata dalla pubblicazione già al momento della ricezione di un avviso. La perdita di fiducia da parte degli utenti e la perdita di opportunità di guadagno sono incalcolabili.

Rischio n. 2: ingenti risarcimenti danni e canoni di licenza

Qualora la violazione venga accertata, si dovrà versare, con effetto retroattivo, una parte (o la totalità) dei profitti ottenuti grazie a tale funzionalità a titolo di risarcimento.

Inoltre, anche se si tentasse di stipulare un «contratto di licenza» per continuare a fornire il servizio, si rischia che l’altra parte approfitti della situazione e richieda canoni di licenza esorbitanti. Nel caso di un modello di business con margini di profitto ridotti, ciò potrebbe rivelarsi un colpo fatale.

Rischio n. 3: «marcia della morte» causata dal «ritorno indietro» nello sviluppo

Per evitare la sospensione del servizio, è necessario apportare una «modifica progettuale (progettazione di elusione)» alle parti che violano il brevetto.

Se ci si trova nella fase di progettazione prima del rilascio, le modifiche sono facili da apportare; tuttavia, apportare modifiche dopo il rilascio è un vero e proprio calvario.

Impatto sul database in funzione, modifiche all’interfaccia utente, controllo dei bug… Il team di sviluppo dovrà interrompere lo sviluppo delle nuove funzionalità previste e dedicarsi esclusivamente a correzioni retroattive.

4. Il processo concreto e i tempi di esecuzione dell’indagine FTO

Vediamo ora quale sia il flusso effettivo di svolgimento dell’indagine, illustrando il flusso operativo di un consulente in brevetti.

Fase 1: Identificazione dell’oggetto dell’indagine (definizione dell’ambito)

Esaminare tutte le funzionalità dell’app comporterebbe costi esorbitanti. Innanzitutto, il consulente in brevetti e l’ingegnere si riuniscono per individuare le «funzionalità che presentano un rischio elevato» e quelle «che caratterizzano fortemente l’originalità della propria azienda (ovvero funzionalità per le quali è probabile che anche altre aziende abbiano ottenuto un brevetto)».

Fase 2: Ricerca e selezione del corpus

Utilizzando banche dati brevettuali e incrociando parole chiave pertinenti con le classificazioni brevettuali (IPC/FI), si redige un elenco comprendente da alcune migliaia a diverse decine di migliaia di brevetti. Successivamente, i ricercatori e i consulenti in materia di brevetti effettuano una selezione visiva per restringere il campo a circa da alcune decine a un centinaio di brevetti “apparentemente rilevanti”.

Fase 3: Confronto con le rivendicazioni

Si procede a un confronto dettagliato tra le «rivendicazioni» dei brevetti selezionati e le specifiche del servizio della propria azienda.

In questa fase è necessaria un’interpretazione giuridica (verifica della sussistenza dei requisiti).

• Brevetto della controparte: «Sistema dotato di A, B e C»

• Prodotto della propria azienda: «Sistema comprendente A, B e D»

In questo caso, è possibile affermare che non vi sia «violazione» poiché manca C? Oppure D è sostanzialmente equivalente a C (equivalente) e quindi si configura una «violazione»? Si procede a valutazioni tecniche di questo tipo.

Il momento ottimale per l’esecuzione è «al momento della definizione delle specifiche»

Il momento migliore per effettuare una verifica FTO è «la fase in cui la definizione dei requisiti è terminata e la progettazione di base è stata definita».

Infatti, se ciò avviene prima di iniziare la codifica, è altamente probabile che, qualora venisse individuato un brevetto potenzialmente rischioso, sia possibile evitarne la violazione semplicemente modificando leggermente le specifiche.

5. Cosa fare se si ottiene un giudizio «negativo (violazione)»?

Anche se dall’indagine dovesse emergere che «così com’è, vi è un’elevata probabilità di violare un brevetto di terzi», non c’è motivo di disperarsi. Anzi, si dovrebbe considerare positivo il fatto che il problema sia stato individuato prima del rilascio. Il consulente in materia di brevetti proporrà le seguenti contromisure.

Misura A: Progettazione alternativa (Design Around)

Si tratta del metodo più comune e affidabile. Si analizza in dettaglio l’ambito di applicazione del brevetto (rivendicazioni) e si evita la violazione «eliminando parte degli elementi costitutivi» o «sostituendoli con mezzi tecnici alternativi».

Il consulente in materia di brevetti fornirà consigli tecnici specifici, ad esempio: «Se questo flusso di elaborazione venisse eseguito sul terminale anziché sul server, non vi sarebbe violazione del brevetto».

Misura B: Negoziazione di licenze o acquisto del brevetto

Si tratta di un metodo che consiste nel contattare l’azienda controparte per ottenere formalmente l’autorizzazione all’utilizzo. Tuttavia, nel caso di aziende concorrenti, è possibile che la richiesta venga respinta.

Misura C: Procedimento di nullità e presentazione di prove

Si tratta di un metodo che consiste nell’individuare prove a sostegno del fatto che «quel brevetto non avrebbe dovuto essere concesso (ad esempio, perché in passato esisteva già una tecnologia simile)» e nel presentare all’Ufficio Brevetti una richiesta di «invalidazione del brevetto». Si tratta di un approccio basato sul principio secondo cui «l’attacco è la migliore difesa».

6. Proprio le startup e le imprese emergenti dovrebbero effettuare l’FTO

«L’analisi FTO è una pratica riservata alle grandi aziende con un budget adeguato, non è vero?»

Si potrebbe pensare così. Tuttavia, proprio le startup con risorse limitate hanno bisogno dell’FTO per evitare di essere messe fuori gioco da una singola causa legale.

Misure di due diligence da parte degli investitori (VC)

Nei round di finanziamento a partire dalla Serie A, i VC effettuano una due diligence legale.

In tale occasione, la presenza di una relazione che attesti che «le funzionalità principali sono state sottoposte a indagine FTO e ne è stata confermata la legittimità (oppure sono state progettate in modo da eludere eventuali violazioni)» infonde un enorme senso di sicurezza agli investitori. Ciò costituisce una prova dell’efficacia della governance e contribuisce anche all’aumento del valore aziendale (valutazione).

Individuazione degli «spazi bianchi»

L’indagine FTO presenta anche vantaggi che vanno oltre la semplice difesa. Esaminando i brevetti di altre aziende, è possibile individuare «quali aree non sono coperte da brevetti (= spazi bianchi)».

Se si agisce in settori in cui altre aziende non detengono diritti e, al contrario, si deposita un brevetto per la propria azienda, questa situazione si trasforma in un’opportunità per costruire un vantaggio competitivo sul mercato.

Domande frequenti (FAQ)

D. Che cos’è un’indagine FTO?

Si tratta di un’indagine volta a verificare, prima di avviare un’attività, se l’implementazione dei propri prodotti o servizi possa costituire una violazione dei diritti di brevetto o simili di altre aziende. L’acronimo FTO deriva da «Freedom to Operate» (libertà di operare); in giapponese viene definita «indagine di prevenzione delle violazioni», mentre nella pratica viene spesso chiamata «indagine di clearance».L’oggetto dell’indagine non è «se la propria tecnologia sia nuova», bensì «se non violi diritti di terzi ancora in vigore».

D. Poiché è stata effettuata un’indagine sullo stato dell’arte prima del deposito della domanda, l’indagine FTO non è forse superflua?

Questi due tipi di indagine hanno finalità diverse. L’indagine sulla tecnica anteriore serve a verificare se «la propria domanda di brevetto abbia possibilità di essere concessa», mentre l’indagine FTO serve a verificare se «si stiano violando i diritti di terzi». Anche se il proprio brevetto venisse concesso, ciò non garantisce che non si stiano violando i brevetti di terzi. Affidarsi esclusivamente all’indagine sulla tecnica anteriore è uno degli errori più comuni nella pratica.

D. Quando è opportuno effettuare l’indagine FTO?

In linea di massima, si procede in due fasi. Nella fase iniziale dello sviluppo (quando le specifiche sono ancora modificabili) si verifica la presenza di rischi significativi, mentre la verifica finale viene effettuata immediatamente prima del lancio o dell’avvio della produzione in serie. Ciò è dovuto al fatto che, qualora venissero individuati brevetti di terzi di rilevanza significativa dopo che il progetto è stato definito, i costi per le modifiche al progetto aumenterebbero notevolmente.

D. Se nell’ambito di un’indagine FTO vengono individuati brevetti di terzi, è necessario rinunciare al progetto?

Prima di rinunciare, esistono diverse opzioni da valutare. Le principali sono tre: una modifica progettuale volta ad aggirare l’ambito di protezione del brevetto, un’indagine volta a contestarne la validità mediante la raccolta di prove di nullità, e la negoziazione per ottenere una licenza dal titolare del brevetto. La scelta dell’opzione più appropriata dipende dal contenuto del brevetto e dalla situazione del progetto.

D. Si tratta di qualcosa di diverso dall’indagine di clearance o dall’indagine di prevenzione della violazione?

Nella pratica, questi termini vengono utilizzati con un significato pressoché identico. La differenza nella denominazione non ha grande rilevanza, poiché entrambi si riferiscono a «un’indagine volta a verificare che non vi sia violazione dei diritti di terzi». Le differenze rispetto ai tipi di indagini correlate (ricerca sulla tecnica anteriore, ricerca di elementi di nullità, ricerca sulle tendenze tecnologiche) sono state sintetizzate in una tabella in un articolo separato.

D. Effettuando un’indagine FTO è possibile azzerare il rischio di violazione?

Non è possibile ottenere una garanzia al 100%. Le domande di brevetto non ancora pubblicate (che non vengono rese pubbliche per un anno e sei mesi dalla data di deposito) non sono visibili al momento dell’indagine, e l’indagine presenta anche dei limiti di portata. Ciononostante, vi è una grande differenza tra eliminare in anticipo i rischi individuabili e procedere al lancio del prodotto senza aver effettuato alcuna verifica. È importante utilizzare l’indagine comprendendone i limiti.

Riepilogo: l’FTO è un «investimento per consolidare le fondamenta del proprio business»

La «ricerca di prevenzione delle violazioni» non è affatto un investimento economico. I costi possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di yen.

Tuttavia, se confrontata con l’ammontare dei risarcimenti per danni in caso di controversie successive al lancio, con le perdite derivanti dall’interruzione del servizio e con il rischio di danno alla reputazione del marchio, può essere definita **un’«assicurazione» estremamente conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo**.

I rischi legati alla proprietà intellettuale nel settore IT sono invisibili. Proprio per questo è necessario avvalersi di un’indagine condotta da professionisti.

• «Riguardo a questa nuova funzionalità, è possibile che altre aziende stiano facendo qualcosa di simile?»

• «Sembra che quella grande azienda del settore abbia recentemente iniziato a depositare brevetti»

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• Preventivo: Le forniremo una stima dei costi per la ricerca FTO in base al numero di funzionalità e all’ambito di indagine.

Indice

1. 1. Perché anche uno “sviluppo interno” può costituire una violazione di brevetto?
2. 2. Che cos’è l’indagine di prevenzione delle violazioni (FTO)?
3. 3. Cosa succede se si procede al rilascio senza aver effettuato l’indagine? Tre rischi concreti
4. 4. Il processo specifico e i tempi di esecuzione di un’indagine FTO
5. 5. Cosa fare se si ottiene un esito «negativo» (violazione)?
6. 6. Proprio le startup e le imprese emergenti dovrebbero effettuare l’FTO
7. Domande frequenti (FAQ)
8. Riepilogo: l’FTO è un «investimento per consolidare le fondamenta del business»

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