Marchi su due righe in inglese e katakana: vantaggi e tre rischi da valutare

Quando si decide di registrare come marchio il nome della propria azienda o il nome del marchio di un nuovo prodotto, molti dirigenti e responsabili si trovano ad affrontare una “dilemma” iniziale.
Si tratta della questione: “È meglio registrare la denominazione in inglese (alfabeto latino) o la sua trascrizione in katakana?”.

«Il logo è stato realizzato in inglese, ma al telefono lo comunichiamo in katakana…»
, «In futuro vorremmo espanderci all’estero, quindi l’inglese sarebbe preferibile, ma per i clienti nazionali la versione in katakana risulta più intuitiva…»
, «Vorremmo registrare insieme il logo (grafico) e la ragione sociale».

L’ideale sarebbe poter registrare entrambe le varianti, ma la registrazione del marchio comporta costi non trascurabili. Per le startup appena fondate o per le piccole e medie imprese con un budget limitato, la decisione di «presentare entrambe le domande, per sicurezza» non è affatto semplice.

È qui che, effettuando una ricerca su Internet, si scopre una tecnica di deposito denominata «registrazione a due livelli (doppia indicazione)».

«In questo modo, con il costo di una sola domanda, si tutelano sia la versione inglese che quella in katakana: è davvero conveniente!»
Non sta forse pensando questo e procedendo con troppa leggerezza alla presentazione della domanda con la tecnica della «doppia indicazione»?

In questa occasione, dal punto di vista di un avvocato specializzato in marchi, illustrerò in modo approfondito la “doppia registrazione” dei marchi, dal suo funzionamento ai vantaggi, fino agli svantaggi e ai rischi gravi di cui si parla poco. Per evitare di pentirvi di una decisione presa solo in base ai costi immediati, vi invito a leggere l’articolo fino alla fine.

1. Che cos’è, in primo luogo, la “scrittura su due righe (duplice indicazione)” di un marchio?

Iniziamo con una definizione di base.
Per «scrittura su due righe» o «duplice indicazione» di un marchio si intende la combinazione di due caratteri o figure (elementi costitutivi) distinti, disposti su due righe (o a destra e a sinistra), per la cui registrazione come unico marchio.

Lo schema più comune è la seguente combinazione:

Come si può vedere, nella maggior parte dei casi si tratta di un abbinamento tra caratteri latini e katakana, che ne indicano la pronuncia; tuttavia, esistono anche altre combinazioni, come quelle riportate di seguito.

• «Kanji» e «furigana (romaji)»
• «Logo (figura)» e «nome dell’azienda (caratteri)»
• «Nome dell’azienda» e «ragione sociale/marchio»

Ai fini dell’esame pratico da parte dell’Ufficio Brevetti, questi vengono trattati come «marchi combinati».
Poiché nel modulo di domanda si allega e si presenta un’unica immagine del marchio, formalmente si tratta comunque di «un unico marchio».

In linea di principio, la legge sui marchi prevede la regola del «principio di un unico marchio per ogni domanda», ma se il richiedente presenta la domanda sostenendo che «questa combinazione in verticale costituisce un unico marchio», l’Ufficio Brevetti la accetta come tale e procede all’esame.

2. Perché si opta per la «disposizione su due righe»? L’unico e principale vantaggio

Il motivo principale per cui molte aziende scelgono la disposizione su due righe è, senza dubbio, il rapporto qualità-prezzo. Non è esagerato affermare che non vi siano praticamente altri motivi.

La registrazione di un marchio comporta il pagamento al Dipartimento dei Brevetti delle «tasse di bollo (tassa di deposito e tassa di registrazione)» e, qualora ci si avvalga di un consulente in brevetti, delle «onorarie». Tali costi, in linea di principio, vengono addebitati per ogni «singolo marchio (una domanda, una classe)». Proviamo a illustrare il concetto con cifre
concrete (*i costi sono indicativi).

Se si volessero registrare separatamente le lettere dell’alfabeto «ABC» e la scritta in katakana «ABC», ovviamente si dovrebbero sostenere i costi relativi a due domande. Supponendo che l’importo totale dalla domanda alla registrazione sia di 150.000 yen per ciascuna domanda, il costo complessivo per due domande sarebbe di 300.000 yen.

Il fatto che i costi di registrazione del marchio si dimezzino rappresenta un vantaggio estremamente allettante per le imprese in fase di avvio. In situazioni in cui si desidera «garantirsi i diritti per il momento» o «evitare di rimanere indifesi nonostante un budget limitato», la scelta della formulazione a due righe è motivata proprio da questo forte vantaggio economico.

Inoltre, anche i costi di gestione successivi alla registrazione si dimezzano. Il diritto di marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni, ma in tale occasione sarà sufficiente pagare una sola tassa di rinnovo; inoltre, si riducono le procedure burocratiche necessarie in caso di cambiamenti di indirizzo o simili.

Tuttavia, è rischioso optare per la registrazione a due livelli solo perché «è più economica». È necessario comprendere correttamente gli svantaggi e i rischi che illustreremo di seguito e valutare con attenzione se questi rientrino in un ambito accettabile per la propria attività.

3. I tre rischi legali della «registrazione a due livelli» che destano preoccupazione nei consulenti in materia di brevetti

Da un punto di vista professionale, la formulazione a due righe comporta, in linea di massima, tre rischi legali. È pericoloso optare per questa soluzione senza comprenderli, solo perché “è più economica”.

Svantaggio n. 1: il rischio che l’ambito di applicazione del diritto (la sua efficacia) risulti ambiguo

La massima efficacia del diritto di marchio risiede nel diritto di richiedere un provvedimento inibitorio, ovvero di poter dire «non lo utilizzi», nel caso in cui terzi utilizzino un marchio simile (marchio affine), nonché nella possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.
Tuttavia, in caso di registrazione con la «scrittura a due righe», il campo di applicazione del diritto viene fondamentalmente determinato in base all’«insieme della scritta a due righe».

Ad esempio, supponiamo che siano stati registrati in forma di «scrittura su due righe» sia «ABC» che «エービーシー».
Cosa accadrebbe se un’altra società in malafede iniziasse a utilizzare solo le lettere «ABC» (senza i caratteri katakana) o solo i caratteri katakana «エービーシー»?

L’Ufficio Brevetti e i tribunali utilizzano, nel valutare la somiglianza dei marchi, i metodi dell’«osservazione complessiva» e dell’«osservazione separata» (come verrà illustrato più avanti).Se il Suo marchio venisse giudicato come «ABC e ABC in katakana costituiscono un tutt’uno indivisibile (non separabile)», sussiste il rischio che venga ritenuto «non simile» rispetto al marchio «ABC da solo» utilizzato dalla controparte, poiché «l’aspetto (l’apparenza) è diverso».

Se fossero stati registrati separatamente, i prodotti contraffatti che avrebbero potuto essere sicuramente esclusi in base ai diritti su «ABC» finiscono per essere considerati una «zona grigia» proprio perché sono stati registrati in due righe, rendendo impossibile la loro esclusione. Dal punto di vista della difesa del marchio, ciò può rappresentare un punto debole fatale.

Svantaggio n. 2: il rischio di perdere i diritti a seguito di un «procedimento di nullità per mancato uso»

Questo potrebbe essere il rischio più temibile. La legge sui marchi prevede un istituto denominato «procedimento di cancellazione per mancato uso».
Si tratta di un sistema che consente, su richiesta di terzi, la cancellazione di un marchio registrato qualora non sia stato utilizzato in modo continuativo per almeno tre anni.

«Eh? Ma sto pur usando correttamente il logo sui prodotti, quindi dovrei essere al sicuro, no?»
Potrebbe venirLe in mente questo pensiero, ma anche in questo caso la «scrittura su due righe» può rivelarsi un ostacolo.
Il punto cruciale è se «il marchio registrato venga utilizzato esattamente nella forma in cui è stato registrato».

In precedenti sentenze e decisioni amministrative, vi sono casi in cui, nonostante la registrazione a due righe, l’utilizzo di una sola delle due parti ha comportato la revoca della registrazione del marchio, in quanto “secondo la concezione sociale comune, tale uso non è riconosciuto come uso dello stesso marchio”.

Naturalmente, ai sensi della legge sui marchi, l’uso è consentito purché rientri nell’ambito di ciò che viene riconosciuto come «identico al marchio registrato secondo la concezione sociale»; tuttavia, se l’uso di una sola delle due parti della dicitura a due righe rientri in tale ambito è una questione da valutare caso per caso e costituisce spesso oggetto di controversia.
Per evitare che si verifichi una situazione del tipo «nonostante l’avvenuta registrazione, al momento del bisogno il marchio viene giudicato “non utilizzato” e il diritto viene revocato», la regola d’oro è quella di procedere alla registrazione nella forma in cui verrà effettivamente utilizzato.

Svantaggio n. 3: la probabilità di rigetto in sede di esame raddoppia

Durante l’esame della domanda di registrazione del marchio, viene verificata l’assenza di somiglianza con marchi altrui già esistenti.
Nel caso di un marchio a due righe, se anche solo uno dei due elementi costitutivi è simile a un marchio altrui, l’intero marchio viene respinto.

Ad esempio, anche se la parte superiore «ABC» fosse originale e non in conflitto con altri marchi, qualora la parte inferiore «エービーシー» risultasse simile a un marchio esistente di un’altra società, la domanda stessa verrebbe respinta.
Se fossero state presentate separatamente, la sola parte «ABC» sarebbe stata registrata; tuttavia, a causa della scelta di un marchio a due righe, entrambe le parti vengono «trascinate con sé» e la domanda viene respinta nella sua interezza.

In questo caso, si vorrebbe effettuare una «correzione volta a eliminare la parte in katakana» per eliminare il motivo di rigetto; tuttavia, spesso le correzioni che modificano l’essenza del marchio non vengono accettate e, di conseguenza, in alcuni casi si è costretti a presentare una nuova domanda (con il doppio pagamento delle spese).
Noi chiamiamo talvolta questo fenomeno «rifiuto per effetto collaterale»; si tratta di un errore molto comune nelle domande presentate in due righe senza aver effettuato un'adeguata ricerca preliminare sui marchi.

4. Spiegazione di un esperto! Che cos’è il criterio di esame dell’Ufficio Brevetti denominato «osservazione separata»?

A questo punto, approfondiremo un aspetto leggermente specialistico: la “valutazione della somiglianza dei marchi (criteri di esame)”. Questo è il punto più importante che determina il destino dei marchi a due righe.

Secondo i criteri di esame dell’Ufficio Brevetti e la giurisprudenza dei tribunali, per i marchi composti (come quelli a due righe) è riconosciuta la tecnica della «valutazione separata», che consiste nell’estrapolare e osservare singolarmente le parti (caratteri o figure) che compongono il marchio.

Casi in cui è ammessa l’osservazione separata (riconoscimento come elemento essenziale)

Quando ciascuna parte costitutiva del marchio, considerata separatamente, suscita una forte impressione nell’osservatore, tali parti vengono osservate separatamente in quanto «elementi essenziali». Si tratta, ad
esempio, di casi quali la combinazione tra «ortografia inglese» e «la sua pronuncia generica in katakana» (es.: LION / ライオン).

In questo caso, poiché sia dall’inglese che dal katakana derivano la stessa denominazione («Lion») e lo stesso concetto (significato), l’osservazione separata tende ad essere riconosciuta con relativa facilità e l’ambito di protezione tende a estendersi a ciascuno degli elementi.

Casi in cui si ritiene che siano un tutt’uno indivisibile

Al contrario, nei casi descritti di seguito, la separazione è solitamente negata e l’elemento tende ad essere considerato come un tutt’uno.

Nei casi in cui vi sia una stretta correlazione come quella sopra descritta, il marchio viene riconosciuto come un unico marchio nel suo insieme. Ciò significa che «aumenta la probabilità di non poter far valere una violazione dei diritti qualora venga imitata solo la parte in lingua inglese».

In particolare, osservando la recente tendenza delle sentenze della Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale, si nota una tendenza a sconsigliare un’analisi separata affrettata e a dare maggiore importanza alla «coesione (stato di unione)» del marchio.Se si sottovaluta la questione pensando: «Sicuramente potremo far valere i nostri diritti anche solo sulla parte in inglese», si corre il rischio che, in caso di contenzioso, la parte in inglese venga giudicata «non simile» e si subisca una sentenza sfavorevole.
La valutazione relativa al fatto che «venga o meno considerata separatamente» è estremamente specialistica e mutevole, e un giudizio da parte di un profano è estremamente pericoloso.

5. È meglio utilizzare una formulazione a due righe? Oppure separarle? Diagramma di flusso per la valutazione

Allora, in definitiva, come si dovrebbe procedere con il proprio marchio? Abbiamo sintetizzato i criteri raccomandati in qualità di avvocati specializzati in proprietà industriale. Vi invitiamo a valutare la vostra strategia facendo riferimento ai criteri riportati di seguito.

A. Casi in cui è consigliabile effettuare la registrazione separatamente (raccomandato)

Nei casi indicati di seguito, si raccomanda vivamente di presentare domande separate per la versione in «inglese» e quella in «katakana», anche se ciò comporta dei costi aggiuntivi.

• Nel caso di marchi principali o denominazioni sociali I marchi che costituiscono il fulcro
  dell’attività devono essere protetti nella forma più solida possibile. Registrandoli separatamente, sarà possibile esercitare i propri diritti in modo certo indipendentemente dall’uso che ne viene fatto, evitando inoltre il rischio di decadenza per mancato uso.
• Nel caso in cui il design del logo non sia ancora definito o possa subire modifiche in futuro Nel
  caso di una registrazione su due righe, poiché il marchio comprende anche la disposizione grafica, risulta vulnerabile alle modifiche del design. Se si registrano separatamente solo i caratteri (caratteri standard), i diritti rimangono validi anche se il design del logo dovesse cambiare.
• Nel caso
  in cui si preveda di utilizzare l’inglese e il katakana in contesti distinti: se si intende operare una distinzione nell’uso, ad esempio «solo inglese per i siti web destinati all’estero» e «solo katakana per i volantini nazionali», è indispensabile effettuare registrazioni separate.
• Nel caso di settori in cui il rischio di imitazione da parte di altre aziende è elevato: in settori come quello
  dell’abbigliamento o alimentare, in cui è facile che circolino prodotti contraffatti, è fondamentale non lasciare alcuna lacuna nei propri diritti.

B. Casi in cui è accettabile la doppia indicazione (menzione congiunta)

Nei casi seguenti, scegliere la registrazione a due righe, pur essendo consapevoli dei rischi, può rappresentare una strategia valida.

• Quando il budget è estremamente limitato (ad esempio nella fase iniziale di una start-up)
  , è di gran lunga preferibile «effettuare la registrazione anche con la doppia indicazione» piuttosto che «non effettuare alcuna registrazione (rimanere indifesi) a causa della mancanza di fondi». È inoltre efficace procedere in due fasi: garantire innanzitutto una difesa minima tramite la doppia indicazione e, una volta disponibili risorse finanziarie, procedere con registrazioni separate (presentando domande aggiuntive).
• Nel caso in cui si utilizzi costantemente la dicitura in due righe Se esistono normative rigorose che impongono di visualizzare sempre insieme l’inglese e i caratteri katakana su
  confezioni, insegne e simili, la dicitura in due righe non presenta alcun problema.
• Nel
  caso in cui si desideri fissare la “lettura” di un neologismo di difficile pronuncia Nel caso di un neologismo inglese che nessuno è in grado di leggere, l’aggiunta dei caratteri katakana ha l’effetto di dichiarare all’Ufficio Brevetti e al pubblico che “questo si legge in questo modo”, chiarendo così l’ambito dei diritti relativi alla denominazione (lettura).

6. A quale delle due forme, “inglese” o “katakana”, si dovrebbe dare la priorità?

Se, per motivi di budget, si dovesse registrare «solo uno dei due» anziché utilizzare la scrittura su due righe, a quale dei due si dovrebbe dare la priorità?
Ciò dipende da «come i clienti chiamano il Suo marchio? E come lo cercano?».

Nel caso di prodotti B2C (destinati ai consumatori finali)

I consumatori giapponesi tendono a memorizzare e a cercare i termini in «katakana», poiché sono più facili da leggere a prima vista. Se anche nelle ricerche sul web e negli hashtag sui social media prevale la katakana, è opportuno dare la priorità a questa forma. L’importanza della katakana è particolarmente elevata nei settori alimentare, dei beni di uso quotidiano e dei servizi.

Nel caso del B2B (commercio tra imprese), dei servizi IT, dell’abbigliamento e simili

Se si dà grande importanza all’immagine del marchio e la denominazione in inglese è utilizzata principalmente come logo, si dia la priorità all’inglese. Tuttavia, nel caso di neologismi di difficile pronuncia, diventa fondamentale registrare anche la versione in katakana per evitare che si diffonda una pronuncia errata o per assicurarsi l’esclusiva sulla «pronuncia».

7. Riepilogo: in caso di dubbi, si ricorra a una «ricerca sui marchi» condotta da esperti

Sebbene la doppia scrittura dei marchi presenti il grande vantaggio di ridurre i costi, si può anche affermare che comporti costi nascosti in termini di «forza dei diritti» e «vincoli d’uso».

Non sono rari i casi in cui, avendo scelto con leggerezza la doppia denominazione con l’idea che «basti poterla registrare per il momento», quando circolano prodotti contraffatti l’avvocato della controparte ribatte che «tale utilizzo non può essere considerato una violazione dei diritti», costringendo la parte interessata a subire il danno in silenzio.
Inoltre, in caso di futuro rebranding, il marchio registrato in doppia forma in passato può rappresentare un ostacolo, impedendo una transizione senza intoppi.

Per proteggere il Suo prezioso marchio, è necessario valutare, alla luce dell’attuale fase di sviluppo della Sua attività e delle prospettive future, se «il marchio a due righe sia sufficiente» oppure se «sia preferibile registrarli separatamente, anche a costo di sostenere maggiori spese». Tale valutazione richiede conoscenze giuridiche approfondite ed esperienza.

Se è indeciso sulla modalità di deposito della domanda, la invitiamo a consultare un avvocato specializzato in diritto dei marchi prima di procedere autonomamente.

Il nostro studio non si limita a gestire semplicemente le procedure di deposito, ma
propone «varianti di deposito che garantiscano il miglior rapporto costo-efficacia e la massima protezione», in linea con la strategia aziendale e il budget del cliente, ad
esempio: «Considerato il Suo modello di business, le consigliamo innanzitutto di optare per la registrazione a due righe per contenere i costi, per poi separare e registrare nuovamente solo il marchio principale dopo tre anni».

La registrazione di un marchio non si esaurisce con l’iscrizione nel registro. Rappresenta infatti il fondamento su cui poggia la Sua attività, che proseguirà per 10, 20 anni e oltre. Per evitare di compiere errori fin dall’inizio, La invitiamo vivamente ad avvalersi delle competenze di un professionista.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX – Studio di proprietà intellettuale, Avvocato specializzato in proprietà industriale e titolare

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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