Ferrovie e marchi: nomi delle stazioni, merchandising e strategie di licenza

Le ferrovie hanno ormai superato di gran lunga i confini del semplice “mezzo di trasporto”, affermandosi come un potente “contenuto”.

L’esercizio di lussuosi treni da crociera, le collaborazioni con opere di animazione, lo sviluppo di strutture commerciali all’interno delle stazioni e la vendita di una vasta gamma di articoli destinati a un pubblico di appassionati. Sapete che alla base di tutte queste attività commerciali si trova la proprietà intellettuale denominata «diritto di marchio (Trademark)»?

Per gli operatori ferroviari, i produttori del settore e gli enti locali che stanno valutando la possibilità di utilizzare le ferrovie per la rivitalizzazione del territorio, la strategia relativa ai marchi è allo stesso tempo uno «scudo» per proteggere il proprio marchio e un’arma «offensiva» per generare introiti derivanti dalle licenze.
Tuttavia, se si trascura un’adeguata tutela dei diritti, si corre il rischio che il proprio marchio venga imitato da terzi o, al contrario, che si finisca per violare inconsapevolmente i diritti di altre aziende.

Nel presente articolo illustreremo in modo approfondito, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà industriale, l’importanza dei marchi nel settore ferroviario. Abbiamo raccolto tutte le conoscenze necessarie per far progredire la propria attività in modo sicuro e con la massima efficacia:
dalla denominazione dei veicoli alle insidie delle «classificazioni», dalla registrabilità dei nomi delle stazioni fino alle ultime tendenze, come il metaverso.

Capitolo 1: Il settore ferroviario è un concentrato di «proprietà intellettuale»

Innanzitutto, cerchiamo di fare chiarezza su “cosa” relativo al settore ferroviario sia protetto come marchio. Probabilmente
molti pensano ai nomi dei veicoli o ai loghi aziendali, ma in realtà i diritti si estendono a un ambito molto più ampio.

1. Nomi di fantasia dei treni (denominazioni)

Si tratta del bene di marchio più rappresentativo. I nomi di battesimo dei treni, quali «Nozomi», «Hayabusa», «Romancecar» e «Shimakaze», sono protetti con la massima attenzione in quanto volto delle compagnie ferroviarie.

I passeggeri non si limitano a riconoscere un treno come «il treno espresso della ferrovia XX», ma scelgono il servizio indicando specificatamente il nome del treno stesso, ad esempio dicendo «vorrei prendere il Romance Car». Ciò significa che il nome del treno si è elevato a «marchio» in grado di attrarre i clienti.

2. Loghi aziendali e simboli

Anche il «marchio JR» delle varie società JR, così come gli stemmi e i simboli delle società ferroviarie private, sono marchi registrati. Questi sono registrati come marchi figurativi e vengono utilizzati in ogni luogo – non solo sui cartelli delle stazioni e sulla carrozzeria dei treni, ma anche come motivo di fondo sui biglietti, sulle mostrine delle divise e sui siti web – per indicare la «provenienza» (ovvero a quale azienda appartengono).

3. Marchi sonori (logo sonoro)

A seguito della modifica della legge sui marchi del 2015, anche in Giappone è diventato possibile registrare i «suoni» come marchi. Il settore ferroviario si è dimostrato particolarmente sensibile a questa evoluzione.
Ad esempio, sono stati registrati come marchi la «melodia di partenza» che simboleggia una specifica compagnia ferroviaria, il «segnale acustico a bordo» dei treni espressi o ancora il «suono del clacson (musical)».

Il branding uditivo, basato sul principio «sentendo quella melodia, mi viene in mente quella compagnia ferroviaria», rappresenta una delle strategie più sofisticate per aumentare la fedeltà dei clienti.

4. Marchi costituiti esclusivamente da colori

Anche specifiche combinazioni di colori (come i colori delle linee dei veicoli) possono essere oggetto di registrazione come marchio.
Tuttavia, in Giappone la soglia per la registrazione di «soli colori» è estremamente elevata ed è necessario che «tale colore sia ampiamente riconosciuto dal pubblico come appartenente a quella determinata azienda grazie a un uso pluriennale (caratteristica distintiva derivante dall’uso)».Sebbene al momento gli esempi di registrazione siano pochi, questa pratica acquisirà sempre maggiore importanza in futuro come strumento per tutelare in modo esclusivo i colori aziendali e la combinazione cromatica dei veicoli.

Capitolo 2: La «trappola delle classi» in cui cadono i produttori e i venditori di articoli promozionali

Di seguito vengono illustrate alcune note di carattere estremamente pratico rivolte alle aziende e ai liberi professionisti che intendono produrre e vendere articoli ferroviari.
Il diritto di marchio, una volta registrato, non garantisce l’esclusività in ogni settore. È necessario specificare «in quale settore (categoria) verrà utilizzato». Ciò viene denominato «classe».

1. La «Classe 39 (Trasporti)» da sola non è sufficiente

Quando una società ferroviaria registra un marchio per la propria attività principale, indica innanzitutto la «classe 39 (trasporto ferroviario)». In questo modo, è possibile impedire ad altre società di far circolare treni con lo stesso nome senza autorizzazione.
Tuttavia, in alcuni casi può risultare difficile impedire la vendita non autorizzata di «gadget ferroviari» solo con questa misura. Questo perché i gadget non costituiscono un «servizio di trasporto».

2. Le classi indispensabili per il business dei prodotti ferroviari

Le compagnie ferroviarie, al fine di prevenire il danno al marchio o per gestire autonomamente attività di licenza, registrano quasi sempre in modo esaustivo i marchi relativi ai nomi dei treni principali, estendendo la copertura anche alle classi relative alle attività commerciali correlate. In altre parole, chi vende prodotti di merchandising deve verificare che non siano stati registrati diritti di marchio nelle seguenti classi:

• Classe 16 (prodotti di carta):
  quaderni, cartelline trasparenti, calendari, cartoline, orari dei treni, ecc. Si tratta dei prodotti di punta a basso prezzo, più comunemente venduti nei chioschi delle stazioni e in occasione di eventi.
• Classe 25 (Abbigliamento):
  magliette, cappelli, calzini (ad esempio quelli con motivi ferroviari), abbigliamento per neonati. Copre un’ampia gamma di prodotti, dall’abbigliamento per bambini a quello per adulti.
• Classe 28 (giocattoli):
  modellini ferroviari come Plarail o in scala N, peluche, giochi, puzzle, ecc. I giocattoli ferroviari rivestono un’importanza fondamentale, poiché il mercato è di grandi dimensioni e il rischio di contraffazione è elevato.
• Classe 30 (Dolci e prodotti da forno):
  prodotti da portare a casa come manju, biscotti, sablé e pranzi da stazione che recano il nome della stazione o del treno.
• Classe 9 (Apparecchiature elettroniche):
  giochi di simulazione ferroviaria, app per smartphone, custodie per smartphone, pubblicazioni elettroniche e simili.
• Classe 21 (articoli per la casa):
  tazze, borracce, contenitori per il pranzo, bacchette e simili.

3. Esempi comuni di errori

Capitolo 3: A chi appartiene il nome di una stazione? L’ostacolo del «carattere distintivo» e le eccezioni

«Vorrei utilizzare il nome della stazione locale come nome di un prodotto, è possibile registrarlo?»
Riceviamo spesso richieste di questo tipo, ma la registrazione di un marchio relativo al nome di una stazione presenta difficoltà specifiche. In questa sede illustreremo l’ostacolo rappresentato dal concetto di «carattere distintivo (carattere particolarmente evidente)» ai sensi della legge sui marchi.

Principio: i nomi di località non sono registrabili

L’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della legge sui marchi stabilisce che non possono essere registrati «i segni che indicano, con modalità comunemente utilizzate, il luogo di origine, il luogo di vendita, la qualità, ecc. dei prodotti». Ciò include anche i «nomi di località» generici.
Ad esempio, denominazioni quali «Stazione di Tokyo», «Stazione di Shinjuku» e «Stazione di Osaka» sono semplici combinazioni di «nome di località + stazione» e rappresentano termini che chiunque vorrebbe utilizzare. Poiché non è opportuno che un’unica impresa ne detenga l’esclusiva, in linea di principio non ne è consentita la registrazione come marchio denominativo.

Casi in cui la registrazione è consentita in via eccezionale

Tuttavia, non tutti i nomi delle stazioni sono inammissibili alla registrazione. Nei casi indicati di seguito, sussiste la possibilità di registrazione.

L’utilizzo dei marchi collettivi regionali

I «marchi collettivi regionali» rappresentano un potente strumento per le ferrovie locali e gli enti locali. Ad
esempio, registrando come marchio collettivo regionale i prodotti a marchio locale che recano il nome «Ferrovia XX» (ad esempio: «Soba lungo la linea XX», ecc.), è possibile eliminare le imitazioni e rafforzare al contempo il potere del marchio dell’intera regione.

Capitolo 4: «Uso come marchio» e «uso descrittivo»: aspetti a cui i creatori devono prestare attenzione

«Vorrei realizzare e vendere magliette utilizzando foto di treni scattate da me»
oppure «Vorrei inserire il nome del veicolo sulla confezione di un modellino ferroviario»: in casi
come questi, fino a che punto è lecito e da dove inizia a non esserlo? In questo contesto, è fondamentale comprendere la differenza tra «uso come marchio» e «uso descrittivo» ai sensi della legge sui marchi.

1. Che cos’è l’«uso come marchio» (alto rischio di violazione)

2. Che cos’è l’«uso descrittivo» (possibilità di non costituire violazione)

D’altra parte, l’articolo 26 della legge sui marchi prevede, tra i casi in cui l’efficacia del diritto di marchio non si applica, l’uso a scopo descrittivo del contenuto del prodotto.

Ad esempio, si pensi al caso in cui sul retro della confezione di un modellino ferroviario sia riportata in caratteri piccoli la dicitura: «Il presente prodotto è un modellino che riproduce un veicolo della linea JR 〇〇». Trattandosi di una descrizione volta esclusivamente a spiegare «il contenuto del modellino» e non di un utilizzo del nome del marchio come tale, tale pratica è generalmente considerata non costituire una violazione del diritto di marchio.

3. Diritti d’autore sulle fotografie e diritti di marchio

Anche se si affermasse che «poiché l’illustrazione è stata realizzata personalmente, il diritto d’autore appartiene a me», il rischio di violazione del diritto di marchio non viene meno qualora l’illustrazione riproduca il logo di una compagnia ferroviaria o riporti in grande il nome di un treno registrato come denominazione commerciale.

Capitolo 5: Il meccanismo dei «contratti di licenza» per il successo aziendale

Se si desidera sviluppare l’attività nel settore dei prodotti ferroviari in modo sicuro e su larga scala, la soluzione più consigliata è stipulare un contratto di licenza (autorizzazione alla commercializzazione) con la compagnia ferroviaria.

Vantaggi del contratto di licenza

Stipulando un contratto con la compagnia ferroviaria (o con la società commerciale del suo gruppo) e versando i canoni di licenza (royalties), si ottengono i seguenti vantaggi.

• Il rischio di violazione dei diritti di marchio si azzererà: poiché viene garantita la sicurezza
  giuridica, potrà dedicarsi alla propria attività senza temere il rischio di dover smaltire le scorte o di dover pagare un risarcimento danni.
• Riconoscimento come «prodotto ufficiale e autorizzato»: è possibile apporre
  sui prodotti un contrassegno (ad esempio un adesivo olografico) recante la dicitura «Approvato da XX Ferrovie». Poiché gli appassionati di ferrovie tendono a preferire «prodotti ufficiali che generano introiti», ciò costituisce un potente incentivo all’acquisto.
• Supervisione del design: grazie al controllo da parte della compagnia
  ferroviaria, viene garantita la qualità dei dettagli a cui gli appassionati prestano attenzione, quali le caratteristiche dei veicoli o la combinazione di colori del logo.

Il ruolo del consulente in materia di brevetti

Le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi potrebbero percepire come un ostacolo la stipula di un contratto di licenza con una grande compagnia ferroviaria.
Il consulente in materia di proprietà industriale non si limita a depositare il marchio, ma fornisce anche «assistenza nei contratti relativi alla proprietà intellettuale». In molti casi, l’intervento di un esperto – ad esempio nella verifica legale dei contratti o nella negoziazione dell’ambito di utilizzo – consente di portare avanti le trattative senza intoppi.

Capitolo 6: Il metaverso, gli NFT e il futuro dei marchi ferroviari

Una tendenza recente da non trascurare è l’utilizzo di contenuti ferroviari nel metaverso (spazio virtuale) e negli NFT (token non fungibili).
Sono in aumento i casi in cui si fanno circolare treni in spazi virtuali o si vendono uniformi ferroviarie come oggetti digitali per avatar.

La questione che si pone in questo contesto è: «I diritti di marchio relativi a prodotti reali si estendono anche ai prodotti virtuali?». Ad
esempio, è ancora oggetto di dibattito giuridico se un diritto di marchio della classe 25 (abbigliamento) possa impedire l’uso di «abiti digitali» indossati da avatar nel metaverso.

Capitolo 7: I vantaggi di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale – A tutela del settore ferroviario –

La registrazione dei marchi relativi al settore ferroviario e la risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale costituiscono un ambito che richiede un elevato livello di specializzazione. Affidarsi a un consulente in materia di proprietà intellettuale comporta i seguenti vantaggi:

① Ricerca preliminare di alta precisione (ricerca di disponibilità)

Anche se si pensa: «Ho ideato un nome accattivante per un treno!» o «Vorrei realizzare questo gadget!», è possibile che un’altra azienda abbia già registrato un nome simile.
Il consulente in proprietà industriale, avvalendosi delle banche dati dell’Ufficio Brevetti, effettua un’indagine approfondita per verificare l’eventuale presenza di marchi simili e valutare con precisione le possibilità di registrazione. In questo modo è possibile evitare il dover ricominciare da capo dopo aver deciso il nome, nonché il rischio peggiore di ricevere una «lettera di diffida» dopo il lancio del prodotto.

② Selezione strategica delle classi (redazione della domanda)

Come accennato in precedenza, il settore ferroviario non si limita al «trasporto», ma si estende a diversi ambiti quali «merchandising», «eventi» e «IT». In
base al budget a disposizione, selezioniamo le classi più adatte a tutelare le attività attuali e future, fornendo supporto per l’acquisizione di diritti senza lacune. In particolare, la scelta della «classe n. ○» in previsione dello sviluppo del merchandising richiede l’esperienza di un professionista.

③ Gestione dei motivi di rigetto

Anche se l’Ufficio Brevetti invia una comunicazione del tipo «Questo nome non può essere registrato» (notifica dei motivi di rigetto), è prematuro arrendersi.
Soprattutto nel caso di marchi che includono nomi di stazioni o toponimi, sono numerosi i casi in cui è possibile ottenere la registrazione presentando controdeduzioni legali (memorie) che dimostrino il «carattere distintivo» o la «non somiglianza con marchi precedenti». È proprio qui che entra in gioco la competenza del consulente in proprietà industriale, professionista specializzato in proprietà intellettuale.

Conclusione: trasformare il rischio in un «biglietto» per un viaggio d’affari sicuro

Le ferrovie viaggiano trasportando i sogni e i ricordi di molte persone. I nomi e i loghi ricchi di tali «emozioni» costituiscono un patrimonio immateriale dal valore economico inestimabile.

La registrazione del marchio non serve semplicemente a «ottenere l’esclusiva sui diritti».

• «Per sviluppare la propria attività in tutta tranquillità»
• «per garantire l’affidabilità del marchio e non deludere i propri estimatori»
• «per proteggere l’immagine del marchio da imitazioni e prodotti di scarsa qualità»

: si tratta di un investimento per il futuro.

Il nostro studio offre un'ampia gamma di servizi, che spaziano dalla definizione di strategie di proprietà intellettuale per gli operatori ferroviari, alle ricerche e alle domande di registrazione dei marchi per le aziende che intendono commercializzare prodotti di merchandising, fino all’assistenza nella stipula di contratti di licenza.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti provenienti da un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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