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Quando si riceve dall’Ufficio Brevetti una “notifica dei motivi di rigetto”, chi si trova ad affrontarla per la prima volta tende a interpretarla come un’indicazione che “il brevetto non è stato concesso”. Tuttavia, la notifica dei motivi di rigetto costituisce una procedura (articolo 50 della Legge sui brevetti) che indica: “Se la situazione rimane invariata, la domanda verrà respinta; pertanto, Le viene concessa l’opportunità di presentare le Sue osservazioni”, e rappresenta una fase normale del processo di esame.In questo articolo spiegheremo, verificando i testi di legge e le prassi dell’Ufficio Brevetti, come leggere la Notifica dei motivi di rigetto, le regole relative ai termini di risposta e alle proroghe, il ruolo delle memorie di osservazione e delle richieste di modifica, i modelli di risposta per i principali motivi di rigetto, le restrizioni alle modifiche previste dalla «Notifica finale dei motivi di rigetto» e le conseguenze del mancato riscontro.
Indice
- Che cos’è la notifica dei motivi di rigetto: non si tratta di un «bocciato», ma di un’opportunità di replica
- Come leggere la notifica: data di invio, disposizioni applicabili, documenti citati, indicazione «ultima»
- Termine di risposta e proroga (60 giorni / 3 mesi per i residenti all’estero / ammessa anche dopo la scadenza del termine)
- Memoria e atto di correzione: ruolo e combinazione
- Principali motivi di rigetto e modalità di risposta (art. 29, art. 29-2, art. 36, art. 37)
- Ultima notifica dei motivi di rigetto: le rettifiche sono limitate a quattro tipologie
- Cosa accade in caso di mancata risposta: decisione di rigetto → procedimento di ricorso, esame preliminare, divisione
- Domande frequenti
1. Che cos’è la notifica dei motivi di rigetto: non si tratta di un «bocciamento», bensì di un’opportunità di replica
Quando l’esaminatore intende emettere una decisione di rigetto, è tenuto a notificare al richiedente i motivi del rigetto e a concedergli un termine ragionevole per presentare le proprie osservazioni (Art. 50 della Legge sui brevetti). In altre parole, la notifica dei motivi di rigetto è una procedura che precede sempre la decisione di rigetto e che viene ricevuta, almeno una volta, dalla maggior parte delle domande di brevetto per le quali è stata presentata una richiesta di esame.Se in questa fase si presentano una memoria e una domanda di modifica che eliminano i motivi di rigetto, si procede alla decisione di concessione del brevetto.
2. Come leggere la notifica: data di invio, disposizioni applicabili, documenti citati e l’indicazione «ultimo»
| Elementi da verificare | Significato |
|---|---|
| Data di invio | Data di decorrenza del termine di risposta. Non corrisponde alla data di ricezione |
| Disposizioni applicabili | Art. 29, comma 1 (novità); art. 29, comma 2 (attività inventiva); art. 29-2 (domanda anteriore estesa); art. 36 (requisiti di descrizione); art. 37 (unicità); art. 17-2, comma 3 (elementi nuovi), ecc.Il tipo di risposta varia a seconda della disposizione (Capitolo 5) |
| Elenco dei documenti citati | Si verifichi nel testo della motivazione a quale rivendicazione si riferisca ciascun documento |
| Indicazione «ultima» | Se si tratta dell’ultima notifica dei motivi di rigetto, le modifiche alle rivendicazioni sono limitate a quattro tipologie (Capitolo 6). Si verifichi innanzitutto questo aspetto prima di iniziare la stesura |
3. Termine di risposta e proroga (60 giorni / 3 mesi per i residenti all’estero / ammessa anche dopo la scadenza del termine)
Ai sensi del Manuale di esame della forma 04.10, il termine per la presentazione delle osservazioni è di 60 giorni per i residenti in Giappone e di 3 mesi per i residenti all’estero (in entrambi i casi a decorrere dalla data di spedizione). Le proroghe, in base alle prassi dell’Ufficio Brevetti in vigore dal 1° aprile 2016, sono le seguenti.
| Momento della richiesta | Residenti in Giappone | Residenti all’estero | Tasse |
|---|---|---|---|
| Entro il termine | 2 mesi (1 comunicazione, senza necessità di motivazione) | 2 mesi (prima richiesta) + 1 mese (seconda richiesta) – non è richiesta alcuna motivazione – è possibile presentare entrambe le richieste contemporaneamente | 2.100 yen ciascuno |
| Dopo la scadenza del termine (richiesta presentata entro 2 mesi dal giorno successivo all’ultimo giorno del periodo) | ⬚ 2 mesi (calcolati a partire dall’ultimo giorno del termine originario) – non è richiesta alcuna motivazione. Tuttavia, ciò non è consentito qualora sia stata concessa una proroga entro il termine o siano già state presentate memorie o documenti simili | Come sopra | 51.000 yen |
In caso di superamento del termine
Se si accorge della situazione entro due mesi dalla data di scadenza originaria, è possibile riaprire il termine per la risposta presentando una richiesta di proroga dopo la scadenza del termine (51.000 yen). Poiché la proroga è calcolata «a partire dalla data di scadenza originaria» e non «a partire dalla data di richiesta», La preghiamo di verificare tempestivamente i giorni rimanenti.
4. Memoria di opposizione e atto di rettifica: ruolo e combinazione
La memoria di opposizione è un documento scritto con cui si contesta il giudizio dell’esaminatore sostenendo che «l’invenzione citata non presenta tale configurazione», «non sussiste la motivazione a combinare gli elementi», «esistono fattori ostacolanti» o «si ottengono effetti vantaggiosi».La domanda di modifica è un documento che modifica le rivendicazioni o la descrizione del brevetto e deve essere effettuata entro i limiti di quanto riportato nella descrizione originale della domanda (articolo 17-2, comma 3: divieto di elementi nuovi).La combinazione più frequente nella pratica consiste nel chiarire, tramite la rettifica, le differenze rispetto all’invenzione citata e nel dimostrare, mediante la memoria di opposizione, che tali differenze presentano un carattere innovativo. Poiché la risposta alla prima notifica dei motivi di rigetto rappresenta l’ultima occasione per riorganizzare liberamente le rivendicazioni, è fondamentale predisporre in questa fase le rivendicazioni subordinate che potranno essere utilizzate in seguito per una limitazione restrittiva.
5. Principali motivi di rigetto e tipi di risposta (artt. 29, 29-2, 36 e 37)
| Testo di legge | Motivo di rigetto | Tipi di risposta |
|---|---|---|
| Art. 29, comma 2 | Mancanza di carattere innovativo (facilmente derivabile dall’invenzione citata) | Verificare i punti di divergenza rispetto all’invenzione citata principale → Contestare l’esistenza o meno di una motivazione (settore tecnico, problema, effetto, suggerimento) → Sostenere la presenza di fattori ostativi e di effetti vantaggiosi → Se necessario, riproporre la struttura delle rivendicazioni subordinate |
| Articolo 29, comma 1 | Mancanza di novità | Dimostrare la differenza rispetto alla descrizione del documento citato. In assenza di differenze, limitare la rivendicazione mediante correzione |
| Articolo 29-2 | Domanda anteriore estesa (identica a una domanda di terzi depositata in precedenza e pubblicata successivamente) | Negazione dell’identità. Esclusione dall’applicazione qualora l’inventore e il richiedente siano gli stessi |
| Articolo 36, comma 4, punto 1 | Violazione del requisito di attuabilità | Dimostrazione che ciò possa essere integrato con le conoscenze tecniche comuni, certificato dei risultati sperimentali (limitato a rafforzare la divulgazione) e limitazione delle rivendicazioni |
| Articolo 36, comma 6, punti 1 e 2 | Violazione dei requisiti di supporto e di chiarezza | Adeguamento dell’ambito di applicazione mediante correzioni basate sul contenuto della descrizione; definizione dei termini |
| Articolo 36, comma 6, punto 4 | Rivendicazioni multiple (domande presentate a partire da aprile 2022) | Chiarimento dei rapporti di subordinazione. → Che cosa si intende per «multi-multi-claim»? |
| Articolo 37 | Violazione del principio di unicità dell’invenzione | Eliminare le rivendicazioni escluse dall’esame e, se necessario, presentare una domanda di divisione |
| Articolo 17-2, comma 3 | Aggiunta di elementi nuovi | Modifica volta a ripristinare il contenuto della descrizione originaria |
Esempi concreti di motivi di rigetto relativi al software (caratteri di invenzione, attività inventiva, requisiti di descrizione) sono illustrati nell’articolo «I 5 motivi di rigetto più comuni nei brevetti software».
6. Ultima notifica dei motivi di rigetto: le correzioni sono limitate a quattro tipologie
Qualora le rettifiche apportate in risposta alla prima notifica dei motivi di rigetto diano origine a nuovi motivi di rigetto, l’esaminatore emetterà una «ultima» notifica dei motivi di rigetto. Le successive rettifiche delle rivendicazioni, ai sensi dell’articolo 17-2, comma 5, della Legge sui brevetti, sono limitate a quelle finalizzate ai seguenti quattro scopi.
| Modifiche consentite (articolo 17-2, comma 5) | Punti da tenere presenti |
|---|---|
| ① Cancellazione di una rivendicazione | Sempre ammessa |
| ② Riduzione dell’ambito delle rivendicazioni (riduzione limitativa) | Consiste nel limitare gli elementi che specificano l’invenzione ed è consentita solo nel caso in cui il campo di applicazione industriale e l’obiettivo siano identici. La rivendicazione risultante dalla correzione deve essere brevettabile in modo indipendente (articolo 17-2, comma 6). → Che cos’è una riduzione limitativa? |
| ③ Correzione di errori materiali | — |
| ④ Chiarimento di descrizioni non chiare | Limitata agli elementi segnalati nella notifica dei motivi di rigetto |
In caso di violazione, la correzione viene respinta
Le rettifiche che non rientrano in nessuna delle quattro tipologie vengono respinte dall’esaminatore mediante decisione (articolo 53).Non è possibile presentare ricorso contro la decisione di rigetto in sé; tale questione dovrà essere contestata nell’ambito del procedimento di ricorso contro la decisione di rigetto. In caso di rigetto, la valutazione verrà effettuata sulla base delle rivendicazioni precedenti alla correzione; pertanto, la correzione alla notifica finale dei motivi di rigetto dovrà essere redatta in modo tale da indicare chiaramente a quale categoria essa appartenga.
7. Cosa accade in caso di mancata risposta: decisione di rigetto → procedimento di ricorso, esame preliminare, divisione
La mancata risposta non comporta il ritiro della domanda, bensì l’emissione di una decisione di rigetto. È possibile presentare ricorso contro la decisione di rigetto entro tre mesi dalla notifica della copia della stessa(articolo 121; per i residenti all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della Legge sui brevetti, il termine viene prorogato d’ufficio di 60 giorni); se si effettua una correzione contestualmente alla richiesta di ricorso, l’esaminatore procederà a un nuovo esame nell’ambito dell’esame preliminare (articolo 162), e in tale sede è frequente che venga emessa una decisione di concessione del brevetto.Inoltre, entro tre mesi dalla notifica della copia della decisione di rigetto iniziale è possibile presentare una domanda di divisione (articolo 44, comma 1, punto 3). → Vantaggi, termini e costi della domanda di divisione
Si noti che la notifica dei motivi di rigetto viene inviata solo dopo aver presentato la richiesta di esame. Per i termini, le tariffe e le esenzioni relativi alla richiesta di esame, si prega di consultare la sezione «Che cos’è la richiesta di esame della domanda».
Riepilogo
- La notifica dei motivi di rigetto costituisce un’opportunità per presentare controdeduzioni (articolo 50). In assenza di risposta, si procede al rigetto definitivo
- Il termine è di 60 giorni dalla data di spedizione per i residenti in Giappone e di 3 mesi per i residenti all’estero. Se si risponde entro il termine più 2 mesi (2.100 yen), oppure entro 2 mesi dalla scadenza del termine più 2 mesi (51.000 yen)
- La risposta alla prima notifica rappresenta l’ultima opportunità per riorganizzare liberamente le rivendicazioni
- Dopo l’ultima notifica dei motivi di rigetto, sono ammesse solo quattro tipologie di correzioni. In caso di violazione, la domanda viene respinta
- Dopo la decisione di rigetto, entro 3 mesi è possibile presentare ricorso (con esame preliminare in caso di modifica) oppure una domanda di divisione
A coloro che stanno valutando come rispondere a una notifica dei motivi di rigetto
Se ci invierete una copia della notifica, vi forniremo indicazioni sulla strategia di risposta e un preventivo. Accettiamo anche casi esteri già trasferiti in Giappone e casi trasferiti da altri studi legali.
Vada al modulo di richiesta informazioniDa leggere anche
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Domande frequenti
Esclusione di responsabilità e avvertenze
Il presente articolo fornisce informazioni di carattere generale basate sulle leggi e sulle prassi dell’Ufficio Brevetti vigenti al settembre 2026 e non costituisce una consulenza legale su singoli casi. I termini, le tariffe e le prassi sono soggetti a modifiche; le scadenze specifiche dipendono dai documenti effettivamente inviati.
Fonti
- Legge sui brevetti (ricerca delle leggi su e-Gov) articoli 17-2, 29, 36, 44, 50, 53, 121 e 162 — laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
- Ufficio dei Brevetti «Modifica delle modalità operative relative alla proroga del termine di risposta alla notifica dei motivi di rigetto (in vigore dal 1° aprile Heisei 28)» — www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html
- Ufficio dei Brevetti, Manuale di esame formale 04.10 «Trattamento dei termini di legge e dei termini specificati»(PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/h2904_04_10.pdf
- Ufficio dei Brevetti, Criteri di esame dei brevetti e delle soluzioni di utilità (Parte III, Capitolo 2, Sezione 2: Caratteristica di innovatività) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Avvocato specializzato in brevetti, rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’IA, l’IoT, il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).