Quando un marchio non può essere registrato: casi e motivi di rifiuto

Buongiorno, sono Takefumi Sugiura, avvocato specializzato in diritto dei brevetti. In questa occasione illustrerò in dettaglio alcune nozioni fondamentali relative alla registrazione dei marchi, con particolare riferimento ai “marchi non registrabili”. Non sono rari i casi in cui, nonostante si presenti una domanda, questa venga respinta in sede di esame. Pertanto, spiegherò quali tipi di marchi non possono essere registrati, illustrandone i motivi e fornendo esempi concreti.

* Le espressioni utilizzate sono rivolte al pubblico generale e non a esperti del settore.

Le tre principali categorie di marchi non registrabili

Ai sensi della legge sui marchi, esistono casi in cui un marchio non può essere registrato principalmente per i seguenti tre motivi:

1. Marchi privi di capacità distintiva rispetto a prodotti o servizi di terzi (Articolo 3 della Legge sui marchi)
2. Marchi contrari all’interesse pubblico (Articolo 4 della Legge sui marchi)
3. Marchi che possono creare confusione con quelli di terzi (Art. 4 della Legge sui marchi)

Esaminiamo ciascuna di queste categorie in dettaglio.

1. Marchi privi di capacità distintiva rispetto ai prodotti o servizi di terzi

La funzione essenziale di un marchio è quella di distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di terzi. Nei casi riportati di seguito, poiché tale funzione non può essere svolta, la registrazione non è possibile.

① Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche (Art. 3, comma 1, n. 1)

I nomi generici di prodotti o servizi devono poter essere utilizzati da chiunque.

Esempio: non è possibile registrare come marchio i termini «alluminio» o «al» per un prodotto denominato «alluminio».

② Marchi di uso comune nel settore (Art. 3, comma 1, n. 2)

Anche i nomi che sono entrati nell’uso comune tra gli operatori del settore non devono essere utilizzati in modo esclusivo da una sola persona.

Esempio: poiché «Masamune» è comunemente utilizzato come marchio per il sake, non può essere registrato.

③ Mere indicazioni relative alla provenienza, alla qualità, ecc. (Articolo 3, comma 1, punto 3)

Anche i segni che indicano esclusivamente la provenienza o la qualità di un prodotto, oppure il luogo di fornitura o la qualità di un servizio, sono privi di carattere distintivo.

Esempio:

• «Tokyo» (origine) su «dolci»
• «Camicie» con «Confezione speciale» (qualità)
• «Servizio di ristorazione» con «Ginza, Tokyo» (luogo di fornitura)

④ Nomi propri o denominazioni comuni (Articolo 3, comma 1, punto 4)

I nomi comuni, presenti in gran numero negli elenchi telefonici, o le denominazioni del tipo “Società per Azioni XX”, sono privi di carattere distintivo.

Esempi: Yamada, Suzuki, Tanakaya, Sato Shoten

⑤ Segni estremamente semplici e comuni (articolo 3, comma 1, punto 5)

I simboli o i caratteri eccessivamente semplici vengono considerati privi di carattere distintivo.

Esempi:

• Un singolo carattere dell’alfabeto kana
• Cifre
• Figure comuni (○, △, □)
• 1 o 2 lettere dell’alfabeto

⑥ Altri elementi privi di carattere distintivo (articolo 3, comma 1, punto 6)

Esempio:

• Semplici motivi di sfondo
• Slogan o frasi ad effetto generici
• L'attuale era imperiale

Eccezione: carattere distintivo acquisito con l’uso (articolo 3, comma 2)

Tuttavia, qualora, a seguito di un uso prolungato, i consumatori abbiano iniziato a associare il marchio a una determinata impresa o a un determinato prodotto, è possibile, in via eccezionale, procedere alla registrazione. Ad esempio, «Melone di Yubari», pur essendo originariamente una combinazione di nome di località e denominazione del prodotto, ha acquisito carattere distintivo grazie all’uso pluriennale ed è stato registrato.

Ai fini della dimostrazione sono necessari i seguenti documenti:

• Prove dell’effettivo utilizzo del marchio in relazione ai prodotti o ai servizi
• Dati relativi al periodo di utilizzo, all’area geografica, al volume di produzione, alla frequenza pubblicitaria, ecc.

2. Segni che possono creare confusione con quelli di enti pubblici o che sono contrari all’interesse pubblico

Non possono essere registrati nemmeno i segni che rivestono un significato pubblico o che sono contrari all’interesse pubblico.

① Bandiere nazionali, lo stemma imperiale, onorificenze, ecc. (Articolo 4, comma 1, punto 1)

I simboli che riguardano la dignità dello Stato non devono essere utilizzati come marchi.

② Emblemi di organizzazioni internazionali, Croce Rossa, ecc. (punti da 2 a 5)

Sono tutelati anche i simboli di credibilità internazionale e quelli umanitari.

Esempi: il logo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, la Croce Rossa, la Croce di Ginevra

③ Emblemi notoriamente identificativi di Stati o enti pubblici locali (punto 6)

Esempi: gli emblemi delle prefetture e dei comuni, il logo dell’Agenzia dei Trasporti di Tokyo

④ Marchi contrari al buon costume (n. 7)

marchi osceni, discriminatori, che provocano disagio o il cui uso è vietato dalla legge, ecc.

⑤ Marchi che inducono in errore circa la qualità dei prodotti o dei servizi (n. 16)

I marchi che danno un’impressione diversa dal contenuto effettivo non possono essere registrati dal punto di vista della tutela dei consumatori.

Esempio:

• «Birra» e «Whisky ○○»
• «Pasta dolce» con «Cioccolato alle mandorle Panda» (nel caso in cui non contenga mandorle)

3. Marchi che possono essere confusi con quelli di terzi

Al fine di tutelare i diritti altrui, non possono essere registrati nemmeno i marchi di seguito indicati.

① Nomi, denominazioni, nomi d’arte e simili di terzi (Articolo 8)

I nomi di persone fisiche o giuridiche esistenti non possono essere registrati come marchi senza il consenso dell’interessato.

Esempi: nomi, fotografie o illustrazioni di personaggi famosi

② Marchi identici o simili a marchi notoriamente conosciuti di terzi (Art. 10)

I marchi identici o simili a quelli ampiamente conosciuti in un determinato settore o in una determinata regione non possono essere registrati per prodotti o servizi identici o simili.

③ Identità o somiglianza con un marchio registrato di terzi (art. 11)

I marchi identici o simili a quelli già registrati non possono essere registrati per prodotti o servizi identici o simili (principio della priorità della domanda anteriore).

④ Rischio di confusione con l’attività di terzi (articolo 15)

Non è possibile registrare un marchio qualora, anche in presenza di prodotti o servizi diversi, sussista il rischio di indurre in errore il pubblico facendogli credere che vi sia un nesso con un marchio rinomato.

⑤ Domanda presentata a fini illeciti (art. 19)

Non sono ammesse domande presentate con l’intento di indurre l’acquisto di un marchio ben noto all’estero o con lo scopo di indebolire il valore di un marchio rinomato.

Riepilogo: punti da verificare prima della domanda di registrazione del marchio

Quando si valuta la registrazione di un marchio, è opportuno verificare preventivamente i seguenti punti:

1. Se il marchio possiede carattere distintivo: effettuare una ricerca tramite dizionari e sul web
2. Non sia contrario all’interesse pubblico: effettuare ricerche tramite J-PlatPat, dizionari o ricerche sul web
3. Non vi sia violazione dei diritti altrui: effettuare una ricerca sui marchi precedenti tramite J-PlatPat, ecc.

La domanda di registrazione di un marchio può sembrare a prima vista semplice, ma in realtà presenta numerose insidie. Consultare preventivamente un esperto, anziché intervenire solo dopo aver ricevuto un motivo di rigetto, consente di ottenere i diritti in modo agevole.

Se avete domande relative ai marchi, vi invitiamo a inviarle nella sezione commenti. Nella prossima puntata intendiamo illustrare in dettaglio «Come acquisire il carattere distintivo attraverso l’uso».

*Il presente articolo ha scopo puramente informativo; per casi specifici, si prega di consultare un avvocato specializzato in diritto dei marchi o un altro esperto.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX – Studio di proprietà intellettuale, Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’IA, l’IoT, il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

→ Dettagli del profilo del consulente in proprietà industriale → Consulenze e richieste di informazioni → Procedura di consulenza