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Come individuare prodotti contraffatti nei marketplace online

Consigli di un consulente in brevetti per individuare prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce

L’individuazione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce rappresenta un tema di fondamentale importanza nelle strategie di proprietà intellettuale degli ultimi anni. Nel presente articolo, sulla base della mia esperienza professionale come avvocato specializzato in proprietà intellettuale, illustrerò i consigli pratici per individuare tali prodotti sulle principali piattaforme di e-commerce, quali Amazon, Rakuten Ichiba e Yahoo! Shopping, nonché le modalità di intervento specifiche per ciascuna piattaforma.

Indice

1. L’importanza della strategia in materia di proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce

Negli ultimi anni, quando si parla di strategia in materia di proprietà intellettuale, oltre alla strategia di deposito delle domande di brevetto, anche l’individuazione e la gestione dei prodotti contraffatti sono diventate uno dei pilastri fondamentali. Per le aziende che vendono prodotti destinati ai consumatori finali, la strategia in materia di proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce sta assumendo un’importanza sempre maggiore.

Punti salienti di questo articolo

Nel presente articolo vi presenteremo alcune tecniche di individuazione dei prodotti contraffatti che, in qualità di avvocati specializzati in proprietà intellettuale, abbiamo effettivamente verificato essere efficaci. Per qualsiasi richiesta relativa a questo articolo, vi preghiamo di utilizzare il modulo riportato in calce.

2. Il contesto delle piattaforme di e-commerce e la struttura che favorisce la diffusione dei prodotti contraffatti

Sulle piattaforme di e-commerce è possibile ottenere l’autorizzazione ad aprire un negozio con relativa facilità, sia per i lavoratori autonomi che per le piccole e medie imprese. Inoltre, l’approvvigionamento tramite Internet è diventato più agevole e siamo ormai entrati in un’era in cui anche i privati possono vendere prodotti su queste piattaforme.

Ad esempio, su Amazon è possibile vendere prodotti pagando le spese di inserzione e le commissioni di vendita, mentre su Rakuten Ichiba è possibile aprire un negozio versando una quota di iscrizione di alcune decine di migliaia di yen e i costi di utilizzo del sistema. Questa bassa barriera all’ingresso ha finito per creare una struttura che favorisce la diffusione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale.

Differenze tra piattaforme di e-commerce e negozi fisici

Nella vendita al dettaglio, quando un negozio trattano un prodotto, talvolta verificano con il produttore lo stato delle indagini relative ai diritti di proprietà intellettuale. Per questo motivo, nei negozi fisici i prodotti contraffatti tendono a circolare con minore frequenza rispetto alle piattaforme di e-commerce. D’altra parte, poiché nelle piattaforme di e-commerce tali meccanismi di controllo sono meno rigorosi, è necessaria una sorveglianza più attiva dei prodotti contraffatti.

3. Situazione della circolazione dei prodotti contraffatti nelle piattaforme di e-commerce

Sulle piattaforme di e-commerce è ora possibile aprire facilmente un negozio anche come privato, vendendo sia prodotti acquistati all’ingrosso sia prodotti originali di propria produzione. Tuttavia, tra i privati e le piccole e medie imprese vi sono casi in cui, non disponendo di conoscenze specialistiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, si proceda alla vendita senza rendersi conto di violare i diritti altrui.

Anche nei casi in cui un’azienda produca autonomamente prodotti originali, non è raro che questi vengano fabbricati e venduti senza aver effettuato adeguate verifiche volte a prevenire la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In questo contesto, è indispensabile che i titolari dei diritti intraprendano iniziative proattive per individuare i prodotti contraffatti.

4. Cinque metodi per individuare i prodotti contraffatti

Vi presentiamo cinque metodi concreti per individuare in modo efficiente i prodotti contraffatti sulle piattaforme di e-commerce.

Metodi per individuare prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce

(1) Utilizzare la funzione di ricerca dei prodotti

La tecnica di base consiste nell’utilizzare la funzione di ricerca dei prodotti delle piattaforme di e-commerce per individuare i prodotti contraffatti. Tuttavia, la scelta delle parole chiave richiede una certa abilità. È importante effettuare la ricerca utilizzando diversi modelli di parole chiave, quali il nome generico del proprio prodotto, i nomi delle caratteristiche distintive o i nomi delle categorie.

Suggerimenti per le parole chiave di ricerca

  • Effettuare una ricerca diretta utilizzando il nome del prodotto o del marchio della propria azienda
  • Effettuare una ricerca ampia utilizzando i nomi generici delle categorie di prodotti
  • Utilizzare come parole chiave le caratteristiche distintive o le specifiche tecniche del prodotto
  • Effettuare ricerche utilizzando espressioni o nomi simili che i trasgressori potrebbero utilizzare

(2) Sfruttare la funzione di raccomandazione

I recenti portali di e-commerce dispongono di funzionalità di raccomandazione molto complete. Quando si visualizzano i propri prodotti o articoli simili, vengono proposti prodotti affini come «Prodotti spesso acquistati insieme» o «Prodotti correlati a questo». Sfruttando questa funzionalità, è talvolta possibile individuare prodotti contraffatti difficili da trovare con una ricerca standard.

(3) Indagini sui social media (Instagram ecc.)

In un’epoca in cui il marketing sui social network ha assunto grande importanza, molti venditori promuovono i propri prodotti su piattaforme come Instagram. Può capitare che un prodotto, fino a quel momento sconosciuto sui social, acquisisca improvvisamente notorietà e venga venduto in grandi quantità. Sfruttando questa tendenza a proprio vantaggio, è possibile individuare tempestivamente i venditori di prodotti contraffatti effettuando ricerche e monitorando i prodotti simili presenti sui social network.

(4) Collaborazione con il personale commerciale

Per quanto riguarda l’individuazione di prodotti contraffatti nei negozi al dettaglio, è efficace condividere le informazioni relative ai propri diritti di proprietà intellettuale con i responsabili commerciali interni e fornire loro istruzioni affinché individuino tali prodotti durante le attività di vendita. Poiché i responsabili commerciali osservano quotidianamente il mercato, possono contribuire all’individuazione tempestiva dei prodotti contraffatti.

(5) Utilizzo della ricerca per immagini

È inoltre efficace utilizzare la ricerca per immagini di Google o la funzione di ricerca per immagini di Amazon per individuare prodotti simili utilizzando le immagini dei propri prodotti. In particolare, in caso di violazione dei diritti di design, è possibile individuare in modo efficiente prodotti dall’aspetto simile sulla base delle immagini.

5. Creazione di un sistema interno — Condivisione delle informazioni con i responsabili dell’e-commerce e i partner commerciali

Condivisione delle informazioni relative alla proprietà intellettuale con i responsabili dell’e-commerce e i partner commerciali

Per garantire un'individuazione più certa dei prodotti contraffatti, è fondamentale creare una struttura organizzativa sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Condivisione delle informazioni con i responsabili dell’e-commerce

I responsabili dell’e-commerce si occupano quotidianamente della pubblicazione dei prodotti sulle piattaforme di e-commerce e sono coloro che consultano più spesso le informazioni presenti su tali piattaforme. Poiché è elevata la probabilità che individuino prodotti contraffatti durante lo svolgimento delle loro mansioni, risulta efficace condividere con loro le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale della propria azienda.

Condivisione delle informazioni con i partner commerciali

Talvolta è il partner commerciale a occuparsi della pubblicazione dei prodotti sulle piattaforme di e-commerce. Condividendo le informazioni relative alla proprietà intellettuale con i partner commerciali e con i loro responsabili e-commerce, è possibile ampliare la rete di individuazione dei prodotti contraffatti.

6. Per le principali piattaforme di e-commerce — Confronto tra i programmi di tutela della proprietà intellettuale

Le principali piattaforme di e-commerce dispongono ciascuna di programmi e sportelli dedicati alla gestione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Di seguito sono riassunte le caratteristiche di ciascuna piattaforma.

Voce Amazon Rakuten Ichiba Yahoo! Shopping
Programma di tutela della proprietà intellettuale Amazon Brand Registry Programma di tutela della proprietà intellettuale di Rakuten Canale di segnalazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
Modalità di segnalazione Modulo online Modulo dedicato o e-mail Modulo dedicato
Tempi di risposta Relativamente rapida (circa alcuni giorni) A seconda del caso (da 1 a 2 settimane) A seconda del caso
Caratteristiche È disponibile una funzione di monitoraggio automatico con la registrazione del marchio La procedura di verifica per l’apertura di un negozio è relativamente rigorosa È possibile effettuare la dichiarazione tramite Store Creator Pro
Documenti richiesti Numero di registrazione del marchio, ecc. Documenti comprovanti i diritti Documenti comprovanti i diritti

7. Procedura da seguire in caso di individuazione di prodotti contraffatti

In caso di individuazione di prodotti contraffatti, è opportuno procedere secondo le seguenti fasi.

Fase 1: Conservazione delle prove

Si registrino e si conservino lo screenshot della pagina del prodotto contraffatto, l’URL e le informazioni relative al venditore.

Fase 2: Acquisto del prodotto e verifica fisica

Qualora fosse difficile giungere a una conclusione basandosi esclusivamente sulla pagina web, si proceda all’ordine effettivo del prodotto per verificarne lo stato reale. Poiché spesso le immagini non corrispondono alla realtà, la verifica del prodotto fisico è fondamentale.

Fase 3: Consultazione con un esperto

Si consultano esperti in proprietà intellettuale, quali avvocati specializzati in brevetti, per ottenere un parere in merito alla possibile violazione di diritti di brevetto, di disegno o di marchio.

Fase 4: Segnalazione alla piattaforma di e-commerce

Si presenta richiesta di rimozione dei prodotti contraffatti e di sospensione della loro vendita tramite gli appositi canali di segnalazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale presenti su ciascuna piattaforma di e-commerce.

Fase 5: Valutazione delle misure da adottare nei confronti dell’autore della violazione

In caso di comportamenti dolosi o recidivi, si valuterà l’invio di una diffida o l’adozione di provvedimenti legali.

8. Metodi per determinare l’esistenza di una violazione

Poiché sui siti web delle piattaforme di e-commerce sono pubblicate solo immagini e video, talvolta non è possibile conoscere le specifiche concrete del prodotto e quindi non è possibile stabilire se si tratti di una violazione.

Analisi comparativa tra i beni materiali e i diritti di proprietà intellettuale

Punti chiave per l’accertamento della violazione

  • Non basarsi esclusivamente sulle informazioni presenti sulla pagina web, ma ordinare effettivamente il prodotto per verificarlo
  • Tenere presente che in molti casi le foto pubblicate differiscono dal prodotto reale
  • In ultima analisi, consultare un esperto, ad esempio un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, affinché valuti l’eventuale presenza di una violazione dei diritti

Il nostro studio (Studio di proprietà intellettuale EVORIX) offre un servizio che consiste nell’analizzare, per conto dei clienti, i contenuti dei diritti di proprietà intellettuale e nel condurre indagini e valutazioni sui prodotti che potrebbero costituire una violazione.

Per ulteriori dettagli, clicchi qui → Assistenza in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale su Amazon

9. Riepilogo

Riassumendo i consigli per individuare i prodotti contraffatti sui marketplace online, sono importanti i seguenti cinque punti:

  1. Utilizzare la funzione di ricerca dei prodotti ed effettuare ricerche periodiche con diversi modelli di parole chiave
  2. Individuare i prodotti contraffatti tra quelli correlati tramite la funzione di raccomandazione
  3. Utilizzare i social media (come Instagram) per individuare tempestivamente i venditori di prodotti contraffatti
  4. Costruire un sistema interno condividendo le informazioni sulla proprietà intellettuale con i responsabili dell’e-commerce e del reparto vendite
  5. Ampliare la rete di individuazione dei prodotti contraffatti attraverso la condivisione delle informazioni con i partner commerciali

L’individuazione dei prodotti contraffatti non è un’operazione una tantum, ma richiede un monitoraggio continuo. Combinando le metodologie sopra indicate ed effettuando controlli regolari, è possibile proteggere efficacemente la proprietà intellettuale della propria azienda.

10. Richieste relative a questo articolo

Se desidera ricevere consulenza sulle misure da adottare contro la violazione della proprietà intellettuale nelle piattaforme di e-commerce, non esiti a contattarci tramite il modulo sottostante.

Ha problemi relativi alla violazione della proprietà intellettuale sulle piattaforme di e-commerce?

I nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale vi forniranno assistenza nelle indagini e nelle misure necessarie a tutela dei diritti di proprietà intellettuale della vostra azienda

Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX – Studio di proprietà intellettuale – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).