Condizioni FRAND e brevetti essenziali per gli standard: negoziare le licenze

Indice

1. Cosa sono i brevetti essenziali per gli standard (SEP)?
2. Perché si sta registrando un’impennata delle controversie relative ai SEP in settori diversi?
3. Cosa sono le condizioni FRAND?
4. Il processo e la pratica delle trattative di licenza
5. Tre punti a cui le aziende devono prestare attenzione
6. Vantaggi della consulenza con un consulente in brevetti e sintesi

Principali organismi internazionali di standardizzazione e standard definiti

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Wi-Fi (IEEE 802.11), Ethernet (IEEE 802.3)
• ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni): standard di compressione video (H.264/H.265), standard per le infrastrutture di comunicazione
• 3GPP: standard di comunicazione mobile quali 3G (UMTS), 4G (LTE) e 5G (NR)
• Bluetooth SIG: Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (BLE)
• ETSI (Organismo europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni): standard di comunicazione europei, trasposizione degli standard 3GPP

Il grave rischio dell’impossibilità di elusione

Nel caso dei SEP, non è possibile ricorrere alla «deroga tramite modifica progettuale» (Design Around).Quando si producono prodotti dotati di funzionalità Wi-Fi, l’utilizzo di SEP relative al Wi-Fi è inevitabile. In altre parole, ci si trova di fronte a una scelta obbligata: ottenere la licenza oppure rimuovere tale funzionalità dal prodotto. Se la funzionalità di comunicazione costituisce il nucleo del prodotto, di fatto non vi è altra scelta se non quella di ottenere la licenza.

I punti deboli strutturali dei produttori di settori diversi

I produttori che non provengono dal settore delle telecomunicazioni presentano tre punti deboli fatali in relazione alle SEP. In primo luogo, non disponendo di un portafoglio di brevetti relativi alle telecomunicazioni, non hanno carte da giocare nelle trattative di licenze incrociate.In secondo luogo, all’interno dell’azienda non si sono accumulate esperienza e conoscenze relative alle trattative di licenza SEP. In terzo luogo, poiché i costi delle tecnologie di comunicazione non sono integrati nella struttura dei prezzi dei prodotti, l’onere dei canoni di licenza incide direttamente sui profitti.

Caso di studio: le auto connesse e le controversie relative alle SEP

Il settore automobilistico si trova in prima linea nelle controversie relative ai brevetti SEP. Le auto connesse sono dotate di moduli 4G/5G che consentono di realizzare funzionalità quali la comunicazione veicolo-veicolo (V2V), la comunicazione veicolo-infrastruttura (V2I) e la telematica.Le grandi società detentrici di brevetti nel settore delle telecomunicazioni richiedono negoziati di licenza direttamente alle case automobilistiche e tendono a prendere di mira i produttori di veicoli completi (OEM) anziché i produttori di componenti (fornitori di primo livello).

Ciò è dovuto al fatto che, calcolando i canoni di licenza sulla base del prezzo di vendita dell’auto completa, è possibile richiedere canoni di licenza più elevati. La richiesta di applicare l’aliquota dei canoni non al prezzo del singolo modulo di comunicazione, ma al prezzo complessivo del veicolo, rappresenta una grave minaccia per le case automobilistiche.

Fair (Equità)

Le condizioni di licenza devono essere eque. Si tratta del principio secondo cui il titolare del brevetto non deve abusare dell’«effetto di lock-in» derivante dall’integrazione del brevetto nello standard per richiedere royalties indebitamente elevate.Come parametro di riferimento viene considerato il livello di prezzo che verrebbe stabilito in una situazione di concorrenza prima della definizione dello standard (valore ex ante). In altre parole, le condizioni devono essere commisurate al valore intrinseco della tecnologia, che verrebbe determinato, prima dell’adozione nello standard, dal confronto con le tecnologie alternative.

Reasonable (Ragionevole)

I canoni di licenza devono attestarsi a un livello ragionevole. Nello specifico, si tiene conto di fattori quali: un’aliquota di royalty commisurata al contributo tecnico del brevetto; l’assenza di un’indebita pressione sull’attività del licenziatario; e il fatto che le royalty cumulative (l’importo totale corrisposto a più titolari di brevetti essenziali, SEP) non superino il margine di profitto del prodotto.Nel calcolare i canoni FRAND, il tribunale può ricorrere a contratti di licenza comparabili (comparable licenses) o all’approccio top-down (metodo che consiste nel calcolare il contributo del singolo portafoglio di brevetti a partire dai canoni cumulativi dell’intero settore).

Non discriminatorio (Non-Discriminatory)

La licenza deve essere concessa a condizioni equivalenti e senza discriminazioni a tutti i licenziatari che si trovano in situazioni simili. Non è consentito offrire condizioni vantaggiose esclusivamente alle grandi imprese, né richiedere canoni di licenza ingiustificatamente elevati alle imprese di determinati paesi o settori. Tuttavia, possono essere ammesse, entro limiti ragionevoli, differenze nelle condizioni dovute alle differenze relative al volume della licenza (quantità spedita) o alle dimensioni dell’attività.

Modelli tipici di hold-up

Un caso tipico è quello in cui il titolare di un SEP presenti un’istanza di ingiunzione, minacciando di far cessare la vendita del prodotto, per poi proporre un tasso di royalty che supera di gran lunga il livello FRAND.La parte convenuta, per evitare i danni derivanti dalla sospensione della vendita dei prodotti (disagi nella catena di approvvigionamento, penali nei confronti dei clienti, danno all’immagine del marchio), si vede costretta ad accettare condizioni ingiustamente elevate.Sebbene la normativa antitrust dell’UE e la giurisprudenza dei tribunali tedeschi impongano alcune restrizioni alle richieste di ingiunzione presentate dai titolari di brevetti che hanno rilasciato una dichiarazione FRAND, tali richieste non sono tuttavia completamente escluse.

La realtà del «royalty stacking»

Ad esempio, per lo standard 5G sono state presentate decine di migliaia di dichiarazioni di SEP. Se ogni titolare di SEP richiedesse una royalty pari allo 0,5% del prezzo del prodotto, il totale dei pagamenti dovuti a tutti i titolari raggiungerebbe, secondo i calcoli, diverse decine di percento del prezzo del prodotto.Per evitare tale «accumulo», si sta discutendo un approccio (approccio top-down) che prevede la definizione di un tasso di royalty cumulativo (aggregate royalty rate) ragionevole a livello di settore, dal quale venga poi ripartita proporzionalmente la quota spettante a ciascun titolare.

Fase 1: Ricezione della lettera di diffida (offerta di licenza)

In molti casi, il punto di partenza è rappresentato dalla ricezione di una lettera (lettera di diffida, lettera di offerta di licenza) da parte del titolare di un SEP (o dei suoi rappresentanti, quali società di gestione delle licenze o pool di brevetti) in cui si richiede l’avvio di trattative di licenza. Tale lettera contiene informazioni specifiche relative al SEP in questione, ai prodotti interessati e una sintesi delle condizioni di licenza proposte.

Punto fondamentale: in questa fase è fondamentale registrare adeguatamente il fatto di aver ricevuto la lettera e consultare tempestivamente un esperto (avvocato o consulente in materia di brevetti). La data di ricezione può rivestire un'importanza significativa nei successivi procedimenti legali.

Fase 2: Stipula dell’NDA (Accordo di riservatezza) e divulgazione delle informazioni

Prima di avviare formalmente le trattative di licenza, è prassi comune che le parti stipulino un NDA (Non-Disclosure Agreement: accordo di riservatezza). Ciò garantisce la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni tecniche (ad esempio, analisi delle rivendicazioni di brevetto, dettagli delle condizioni di licenza, dati di fatturato) divulgati nel corso delle trattative.

Punto importante: l’ambito di applicazione dell’NDA deve essere valutato con attenzione. Un NDA eccessivamente ampio potrebbe rivelarsi svantaggioso in caso di contenzioso successivo. Inoltre, in alcuni casi l’ambito dell’NDA può essere limitato per impedire che le informazioni ottenute durante le trattative con altri titolari di SEP vengano utilizzate impropriamente.

Fase 3: Verifica della tabella delle rivendicazioni e analisi tecnica

La «tabella delle rivendicazioni» presentata dal titolare di un SEP è una tabella di corrispondenza che indica a quali elementi tecnici del prodotto in questione corrispondono le rivendicazioni (ambito di protezione) del brevetto. Tale verifica costituisce il fulcro della negoziazione ed è necessario esaminare attentamente i seguenti punti:

• Se il brevetto in questione sia effettivamente “indispensabile allo standard” (Essentiality Check)
• Se gli elementi costitutivi delle rivendicazioni del brevetto siano attuati nel proprio prodotto
• La validità del brevetto (non sussistano motivi di nullità)
• Se la durata del brevetto non sia scaduta

Fase 4: Negoziazione delle condizioni di licenza e stipula del contratto

Sulla base della verifica tecnica, si procede alla negoziazione delle condizioni concrete di licenza. I principali punti di negoziazione sono i seguenti:

• Tasso di royalty: una percentuale fissa sul fatturato (royalty correnti) o un importo fisso per unità
• Base di calcolo dei canoni: prezzo del prodotto finito o prezzo del modulo di comunicazione (questione SSPPU)
• Ambito territoriale: licenza globale o limitata a determinati paesi
• Periodo di riferimento: presenza o meno di pagamenti retroattivi (royalty passate) e relativa portata
• Ambito dei prodotti oggetto di licenza: solo prodotti esistenti o anche quelli futuri

Punti chiave: nelle trattative, i contratti di licenza comparabili stipulati con altre società e le informazioni sui benchmark di settore costituiscono elementi negoziali fondamentali. Inoltre, qualora esista un “patent pool” (un meccanismo in cui più titolari di SEP gestiscono congiuntamente un programma di licenze), può risultare più efficiente ottenere la licenza attraverso tale meccanismo piuttosto che tramite negoziazioni individuali.

Rischi legati all’ignoranza o all’inazione (hold-out)

Ignorare una lettera di diffida o ritardare ingiustificatamente le trattative può essere considerato un «hold-out». Per hold-out si intende il comportamento del licenziatario volto a eludere o ritardare intenzionalmente l’ottenimento di una licenza a condizioni FRAND.Qualora si giunga a una valutazione di hold-out, i tribunali tendono a concedere un’ordinanza inibitoria e l’azienda si trova ad affrontare il rischio fatale della sospensione della vendita dei propri prodotti. La giurisprudenza europea ha ripetutamente confermato l’importanza di dimostrare attivamente di essere un «licenziatario disponibile (willing licensee: soggetto intenzionato ad acquisire la licenza)».

Perché si verifica l’over-declaration?

La dichiarazione agli organismi di standardizzazione si basa su un’«autodichiarazione» e, in genere, non viene effettuata una verifica della natura essenziale da parte di terzi.Per i titolari di SEP, dichiarare un maggior numero di brevetti come SEP aumenta il loro potere negoziale; ne consegue quindi un incentivo a dichiarare anche brevetti non essenziali. Secondo alcune ricerche di settore, è stato riportato che, tra i brevetti dichiarati, solo una parte è effettivamente indispensabile per l’attuazione dello standard.

Dati relativi al tasso di essenzialità

Secondo diverse ricerche accademiche e analisi condotte da organismi di valutazione indipendenti (ad esempio: Fairfield Resources, PA Consulting), la percentuale di SEP dichiarati che vengono effettivamente giudicati essenziali per lo standard (tasso di essenzialità) si attesta generalmente intorno al 20-30%.In altre parole, è possibile che la dimensione del portafoglio di brevetti rivendicato dai titolari di SEP superi di gran lunga il numero effettivo di brevetti essenziali. Questo dato costituisce un elemento negoziale di estrema importanza nelle trattative di licenza.

Perché l’SSPPU è oggetto di controversia

Si consideri, ad esempio, un’auto connessa (prezzo di vendita: diverse centinaia di migliaia di yen) dotata di un modulo di comunicazione (prezzo: da alcune centinaia a diverse migliaia di yen). Se il titolare di un brevetto SEP applicasse l’aliquota di royalty al prezzo complessivo del veicolo, l’importo della royalty risulterebbe di un ordine di grandezza superiore rispetto a quello che si otterrebbe applicandola al solo modulo di comunicazione.In base al principio SSPPU, si può sostenere che la base di calcolo dei diritti di licenza debba essere costituita dal componente più piccolo che attua la tecnologia brevettata (in questo caso, il modulo di comunicazione).Tuttavia, secondo la giurisprudenza statunitense, nei casi in cui la tecnologia brevettata sia il motore della domanda dell’intero prodotto (Entire Market Value Rule), può essere ammesso che la base di calcolo sia il prodotto finito; la valutazione varia a seconda del singolo caso.

Aspetti da tenere presenti nella catena di fornitura

Tuttavia, nella realtà non è detto che il fornitore abbia ottenuto la licenza per tutti i SEP. Inoltre, vi è un contrasto tra la posizione secondo cui il titolare di un SEP può richiedere la licenza a qualsiasi azienda a qualsiasi livello della catena di fornitura («license to all») e quella secondo cui la richiesta dovrebbe essere rivolta solo a un livello specifico (di norma il produttore del prodotto finito).I produttori di prodotti finiti dovrebbero valutare l’opportunità di includere nei contratti di approvvigionamento dei componenti una clausola di indennizzo relativa ai SEP (indemnification clause). È inoltre importante verificare periodicamente quali licenze relative ai SEP siano in possesso dei fornitori da cui si riforniscono.

Vantaggio 1: È possibile verificare tecnicamente l’indispensabilità delle SEP

Il consulente in materia di brevetti, analizzando minuziosamente sia il testo delle rivendicazioni di brevetto sia le specifiche dello standard tecnico, è in grado di verificare se il SEP rivendicato sia realmente indispensabile per l’attuazione dello standard. Segnalando eventuali casi di dichiarazione eccessiva ed escludendo dalle trattative di licenza i brevetti che in realtà non sono indispensabili, contribuisce a garantire l’adeguatezza delle royalties.

Vantaggio 2: è possibile negoziare un livello adeguato di royalty basato sulle condizioni FRAND

Gli esperti competenti in materia di negoziazioni di licenze SEP, avvalendosi di informazioni sui benchmark di settore, dei metodi di calcolo dei canoni FRAND utilizzati nella giurisprudenza precedente e delle discussioni in seno alla SSPPU, definiscono condizioni di licenza ragionevoli per le aziende. Inoltre, possono valutare diverse opzioni strategiche, quali l’utilizzo di pool di brevetti e le possibilità di licenze incrociate.

Vantaggio 3: È possibile adottare una risposta strategica che tenga conto dei rischi di contenzioso

Qualora una controversia relativa ai brevetti essenziali (SEP) non si risolva in sede di negoziazione della licenza, essa può sfociare in un contenzioso (azione inibitoria, richiesta di risarcimento danni) o in un arbitrato.Il consulente in materia di brevetti tiene conto del rischio di contenzioso sin dalla fase negoziale e, conservando in modo adeguato la documentazione relativa al comportamento del cliente in qualità di «licenziatario disposto», lo assiste nell’assicurarsi una posizione vantaggiosa anche nell’eventualità di un contenzioso. Fornisce inoltre consulenza in merito al ricorso per nullità del brevetto e alle possibilità di controquerela.

Consulenza gratuita in materia di SEP e FRAND

Per qualsiasi dubbio relativo ai brevetti essenziali per gli standard (SEP), quali le trattative di licenza, la risposta alle lettere di diffida o la verifica delle condizioni FRAND,
si rivolga a un esperto in proprietà intellettuale.