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鉄道は、今や単なる「移動手段」という枠を大きく超え、強力な「コンテンツ」としての地位を確立しています。
목차
서론 ― 인터넷 시대의 상표 리스크
이제 인터넷을 통해 해외에서 상품을 구매하거나 해외로 상품을 판매하는 것도 매우 쉬워졌습니다. 전자상거래 사이트, SNS, 크로스보더 전자상거래 플랫폼의 보급으로 사업이 국경을 넘는 기회는 비약적으로 증가하고 있습니다.
그러나 이러한 국경 없는 비즈니스 환경은 상표법상 다양한 문제를 야기합니다. 상표권은 국가별로 성립되는 권리이며, 인터넷의 무국경성과는 근본적으로 양립할 수 없는 부분이 있기 때문입니다.
본 기사에서는 인터넷상에서 발생할 수 있는 상표 문제를 구체적인 사례를 들어 해설하고, 도메인 이름 분쟁이나 SNS 계정 문제, 해외 사이트에서의 상품 구매에 수반되는 상표 리스크에 대해서도 심도 있게 다룹니다.
핵심 포인트
상표권에는 ‘속지주의’라는 대원칙이 있어, 일본 상표권의 효력은 일본 국내로 한정됩니다. 해외에서 사업을 전개할 경우, 해당 국가에서도 별도로 상표권을 취득해야 합니다.
사례 1: 해외 온라인 쇼핑몰을 개설한 경우
당신은 일본에서 가방을 판매하는 업체 X이며, 가방 범위에 대해 상표 A에 대한 일본 내 상표권을 취득했습니다. 일본 내 사업이 호조를 보이자 해외 진출을 목표로, 미국에서도 가방을 판매하기 위해 온라인 쇼핑몰을 개설하고 영어 페이지를 완비했습니다. 이 경우, 상표법상 어떤 문제가 발생할까요?
상표권 효력의 범위에 대하여
대전제로서, 일본 상표권의 효력은 일본 국내로 한정됩니다(이를 ‘속지주의’라고 합니다). 따라서 미국에서 사업을 전개하려면 미국에서도 가방에 대해 상표 A에 대한 별도의 상표권을 취득해야 합니다.
만약 타인이 A와 동일하거나 유사한 상표를 미국에서 상표 등록한 경우, X는 미국에서 타인의 상표권을 침해하게 됩니다.
주의
해외에서 사업을 전개할 경우, 판매국뿐만 아니라 생산국에서의 상표권 취득도 잊지 말고 진행해야 합니다. 생산국에서 타인에게 상표권을 선점당한 경우, 해당 국가에서의 침해자는 귀하가 됩니다. 설령 생산국에서 상품을 유통하지 않더라도, 생산한 상품을 수출할 수 없게 될 위험이 있습니다.
해외 진출 시 주목해야 할 국가
온라인 쇼핑몰을 통한 해외 진출 시, 다음 국가 및 지역에서 상표권 취득을 검토해야 합니다.
| 대상 국가·지역 | 취득해야 하는 이유 |
|---|---|
| 판매 대상국 | 상품을 판매하는 이상, 해당 국가에서 상표권이 없으면 권리를 행사할 수 없음 |
| 생산국(제조 위탁처) | OEM 생산 등으로 상표를 부착한 상품을 제조하는 경우, 수출 금지 조치의 위험이 있다 |
| 중계지·물류 거점 | 물류의 경유지에서도 세관에서의 압류 위험이 존재한다 |
| 모조품이 많은 국가 | 모조품의 제조 거점이 되는 국가에서도 상표권을 확보해 두는 것이 바람직하다 |
사례 2: 해외 서버에서 일본어 사이트를 운영하는 제3자
당신은 일본에서 가방을 판매하는 업체 X이며, 가방 범위에 대해 상표 A에 대한 일본 내 상표권을 취득하고 있습니다. 인터넷을 검색하던 중, 타인 Y가 웹사이트에 A를 표시하고 있음을 알게 되었습니다. 자세히 조사해 보니, 아무래도 해외 서버를 이용해 일본어 페이지를 운영하고 있는 것으로 보입니다.
해외 서버, 즉 물리적으로는 일본 국내에서의 상표 사용이 아닌 경우, X는 Y에게 웹사이트 폐쇄를 요구할 수 있을까요?
WIPO 공동 권고에 따른 판단 기준
사례 1에서 언급한 바와 같이, 일본 상표권의 효력은 일본 국외에는 미치지 않습니다. 따라서 일반적으로 생각하면, 웹사이트 서버가 해외에 있는 경우 Y의 행위는 일본 내에서의 상표 사용이라고 보기 어렵습니다.
여기서 참고가 되는 것은 WIPO(세계지식재산권기구)가 2001년에 채택한 「인터넷상의 상표 및 기타 표지에 관한 산업재산권 보호에 관한 공동 권고」*1입니다. 이 권고의 제2조에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다.
“인터넷상의 표지의 사용은, 그 사용이 가입국에서 상업적 효과를 갖는 경우에 한하여, 해당 가입국에서의 사용을 구성한다”
이 기준에 비추어 볼 때, 설령 해외 서버를 사용하고 있는 경우라 하더라도, Y가 일본어로 웹사이트를 운영하고 일본에서의 주문을 접수하고 있는 경우에는 일본 내에서의 ‘상업적 효과’가 인정될 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 따라서 X는 웹사이트 폐쇄를 주장할 수 있는 가능성이 충분히 있습니다.
‘상업적 효과’의 판단 요소
WIPO 공동 권고에서는 ‘상업적 효과’의 유무를 판단할 때 고려해야 할 요소로 다음과 같은 점들이 제시되어 있습니다.
- 웹사이트의 언어(대상국의 언어인지 여부)
- 통화 표시(일본 엔으로 가격 표시가 되어 있는지)
- 배송지로 해당 국가가 포함되어 있는지
- 해당 국가에서의 실제 접속 수 및 사용자 수
- 해당국 소비자와의 거래 실적
- 연락처로 해당 국가의 전화번호나 주소가 기재되어 있는지
사례 3: 일본 서버에서 외국어 사이트를 운영하는 제3자
당신은 일본에서 가방을 판매하는 업체 X이며, 가방 범위에 대해 상표 A에 대한 일본 내 상표권을 보유하고 있습니다. 인터넷을 검색하던 중, 타인 Y가 웹사이트에 A를 표시하고 있음을 알게 되었습니다. 사례 2와는 달리 일본 서버를 사용하고 있는 것으로 보이지만, 프랑스어 웹사이트인 것으로 보입니다. 이 경우, X는 Y에게 웹사이트 폐쇄를 요구할 수 있을까요?
이 경우 원칙대로 속지주의에 따라 Y에게 웹사이트 폐쇄를 요구할 가능성이 있다고 봅니다*2. 다만, Y의 입장을 고려하면 프랑스에서 사업을 한다면 굳이 일본 서버를 사용할 필요성은 낮으므로, 사실상 이러한 상황은 드물 것입니다.
주목할 점
이 경우 X가 주의해야 할 점은 프랑스에서의 사업 전개입니다. Y가 프랑스어로 웹사이트를 운영하고 있다면, 프랑스를 대상으로 사업을 하고 있을 가능성이 높으며, 프랑스에서 이미 A에 대한 상표권을 취득했을 가능성이 있습니다. X가 프랑스에서 상표 A가 부착된 가방을 판매할 경우, Y의 상표권을 침해할 위험이 있습니다.
도메인 이름과 상표 분쟁
인터넷상의 상표 문제 중 특히 많은 것이 도메인 이름에 관한 분쟁입니다. 도메인 이름은 전 세계적으로 유일하며, 먼저 등록한 자가 사용권을 얻는 ‘선착순’ 규칙이 기본입니다. 따라서 타인의 상표와 동일하거나 유사한 도메인을 선점적으로 등록하는 행위(소위 ‘사이버 스쿼팅’)가 오래전부터 문제가 되어 왔습니다.
도메인 이름 분쟁의 해결 수단
도메인 이름 분쟁의 주요 해결 수단으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
| 수단 | 개요 | 대상 |
|---|---|---|
| UDRP(통일 도메인명 분쟁 처리 정책) | WIPO 중재 및 조정 센터 등에서 진행되는 국제 분쟁 처리 절차 | .com, .net 등의 gTLD |
| JP-DRP | 일본지식재산중재센터가 수행하는 JP 도메인 이름 관련 분쟁 처리 | .jp 등의 JP 도메인 |
| 부정경쟁방지법에 근거한 소송 | 법원을 통한 금지 및 손해배상 청구 | 일본 국내의 분쟁 전반 |
UDRP 절차에서는 청구인이 (1) 도메인 이름이 청구인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점, (2) 도메인 이름 등록자가 해당 도메인 이름에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점, (3) 도메인 이름이 악의적으로 등록 및 사용되고 있다는 점, 이 3가지를 입증해야 합니다.
실무상의 조언
상표 등록을 검토할 때는 동시에 주요 도메인(.com, .jp, .co.jp 등)의 취득도 검토하시기 바랍니다. 나중에 제3자에게 취득당하면 되찾기 위해 막대한 시간과 비용이 소요됩니다.
SNS 계정과 상표권
최근 SNS 상에서의 브랜드 보호도 큰 과제가 되고 있습니다. X(구 트위터), 인스타그램, 페이스북, 틱톡 등의 SNS 플랫폼에서는 타인의 상표와 동일하거나 유사한 계정명을 사용하는 사례가 끊이지 않고 있습니다.
SNS 상의 상표권 문제 유형
- 사칭 계정: 유명 브랜드나 기업을 가장한 계정이 생성되어 소비자가 혼동하는 사례
- 계정명 선점: 도메인 사이버 스쿼팅과 마찬가지로 타인의 브랜드명을 먼저 계정명으로 등록하는 사례
- 해시태그 무단 사용: 타인의 등록 상표를 해시태그로 사용하여 자사 상품을 홍보하는 사례
- 광고에 상표 사용: SNS 광고에서 타인의 상표를 키워드나 텍스트에 포함시키는 사례
대응책
많은 SNS 플랫폼은 상표권에 기반한 신고 제도를 운영하고 있습니다. 상표권자는 플랫폼의 신고 양식을 통해 상표권을 침해하는 계정이나 콘텐츠의 삭제를 요청할 수 있습니다. 다만, 이러한 제도는 어디까지나 플랫폼의 이용 약관에 근거한 것이며, 법적 강제력에는 한계가 있습니다.
SNS 대응의 핵심
브랜드를 론칭할 때는 상표 출원과 동시에 주요 SNS 플랫폼에 공식 계정을 조기에 개설하는 것이 중요합니다. 또한, 정기적으로 SNS상에서 자사 상표의 사용 현황을 모니터링하고, 문제가 발생하면 신속하게 대응해야 합니다.
해외 사이트에서의 상품 구매와 상표
개인이 해외 전자상거래 사이트에서 상품을 구매하는 경우에도 상표법상의 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 일본 상표권자의 허락을 받지 않은 ‘병행수입품’이나, 상표권자와 무관한 제3자가 제조한 ‘모조품’입니다.
병행수입과 상표권
해외에서 합법적으로 판매되고 있는 정품을 일본으로 수입하는 ‘병행 수입’에 대해서는, 일정한 요건을 충족할 경우 상표권 침해로 간주되지 않는다고 합니다. 구체적으로는 다음 3가지 요건을 충족하는 경우입니다.
- 해외 상표권자와 일본 상표권자가 동일인일 것, 또는 법적·경제적으로 동일하다고 평가될 수 있는 관계에 있을 것
- 병행수입품이 해외 상표권자에 의해 적법하게 상표가 부착된 것일 것
- 일본의 상표권자가 직접 관리하는 상품과 품질 면에서 실질적으로 차이가 없을 것
반면, 해외 사이트에서 판매되는 모조품을 일본으로 수입하는 행위는 상표권 침해에 해당할 수 있습니다. 최근 세관에서의 지식재산권 침해 물품 적발 건수는 증가 추세에 있으며, 개인 사용 목적이라 하더라도 상표권 침해로 추궁받을 가능성이 있다는 점에 주의가 필요합니다.
정리 ― 인터넷 시대의 상표 전략
인터넷 세상에서는 국경을 넘나들기가 용이하기 때문에 상표권 분쟁에 휘말릴 기회도 늘고 있습니다. 인터넷 시대의 상표 전략으로서 다음 사항을 숙지해 두시기 바랍니다.
| 대책 | 내용 |
|---|---|
| 선행 상표 조사 | 해외 진출 전에 진출 대상국에서 동일·유사 상표가 등록되어 있는지 조사한다 |
| 각국에서의 상표 등록 | 판매국 및 생산국에서 상표권을 확보한다. 마드리드 협정(Madpro) 제도의 활용도 검토 |
| 도메인·SNS 확보 | 주요 도메인과 SNS 계정을 조기에 확보한다 |
| 정기적인 모니터링 | 웹상에서 자사 상표의 무단 사용을 감시하고 신속하게 대응한다 |
| 세관 등록 | 모조품에 대한 국경 조치로 수입 금지 신청을 제기한다 |
해외 진출을 고려 중이라면, 선행 상표가 존재하지 않는지 사전 조사를 실시하고 상표 등록을 계획적으로 진행해 주십시오.
주석
*1 「인터넷상의 상표 및 기타 표지에 관한 산업재산권 보호에 관한 공동 권고」에 대하여
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf
*2 미사용 취소 심판과 침해 사건에서는 ‘사용’의 해석이 다를 수 있습니다. 예를 들어, X가 일본에서 상표권을 취득하고 일본의 서버를 사용하여 프랑스어로 프랑스 대상 웹사이트에 A를 표시하며 사업을 영위하고 있는 경우, 이 웹사이트에서의 상표 사용은 일본에서의 상표 ‘사용’에 해당하지 않을 가능성이 있습니다.
AUTHOR / 집필자
스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)
지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사
특허·상표·의장·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.
