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홍콩의 상표 제도에서는 상표 등록 시 색상을 지정하는지 여부에 따라 권리 범위가 달라집니다. 색상이 다른 형태로 사용된 경우 ‘정당한 사용’으로 인정될 수 있을까요? 미사용...
중국에서 등록된 상표는 로고에 색상이 적용되어 있습니다. 현재 사용하고 있는 상표는 검은색으로, 색상이 다릅니다. 이 경우 상표 사용에 해당하는지, 그 외 주의할 점이 무엇인지 알려 주십시오.
목차
색상 지정 상표와 흑백 상표의 차이
중국의 상표 제도에서는 ‘색상을 지정하지 않은 상표(흑백 상표)’와 ‘색상을 지정한 상표(컬러 상표)’로 구분됩니다.
흑백 상표(색상 미지정)
출원 시 색상을 특정하지 않고 흑백 도안으로 등록한 상표입니다. 이 경우, 실제 사용 시 어떤 색상으로 표시하더라도 ‘등록 상표의 사용’으로 인정됩니다. 형상이나 문자가 같다면, 파란색이나 빨간색 등 다른 색상으로 사용하더라도 상표의 사용으로 간주됩니다.
컬러 상표(색상 지정 있음)
출원 시 특정 색상이나 색상 조합을 지정하여 등록한 상표입니다. 이 경우, 등록증에 기재된 색상대로 사용하지 않으면 등록 상표 그 자체의 사용으로 인정되지 않습니다. 디자인이 같아도 색상이 다르면 다른 상표를 사용하는 것으로 간주될 우려가 있습니다.
중국에서는 상표의 구성 요소 중 ‘색채’가 문자나 도형에 비해 경시되지 않기 때문에, 색채를 변경하면 동일한 상표로 간주되기 어렵습니다. 일본에서는 등록 상표의 색상 차이 사용은 문제가 되지 않지만, 중국에서는 주의가 필요합니다.
색상만 다른 사용은 ‘진정한 사용’으로 인정될 수 있는가
사례에서는 컬러로 등록된 도형 상표를 흑백(모노크롬) 로고로 사용하고 있습니다. 이와 같이 등록 당시와 다른 색상으로 사용하는 것은 원칙적으로 중국 상표법상 ‘등록 상표의 사용’에 해당하지 않습니다.
등록 상표가 특정 색상의 로고임에도 불구하고, 실제로는 색상이 다른(흑색) 로고만 사용하고 있는 경우, 그 사용은 등록 상표의 사용으로 인정받지 못할 가능성이 높습니다.
그 결과, ‘진정한 사용’(적법한 상표 사용)으로 간주되지 않을 위험이 발생합니다. 등록 후 3년 이상 해당 상표를 지정 상품·용역에 대해 사용하지 않은 경우, 제3자로부터 미사용 취소(등록 취소)를 청구당할 우려가 있습니다.
색채 지정 상표의 경우, 등록증에 기재된 색상으로 사용했다는 증거를 제시해야 하지만, 검은색만 사용한 경우에는 증거가 불충분하다고 판단될 가능성이 높습니다.
미사용 취소의 위험과 법적 규정
중국 상표법에서는 정당한 사유 없이 연속 3년간 상표를 사용하지 않으면, 해당 상표는 취소 대상이 됩니다(미사용 취소 제도). 컬러 상표의 경우, 등록 당시의 색상과 다른 형태로 사용한 것은 ‘사용’으로 인정되지 않으므로, 3년 이내에 등록된 색상으로 실제로 사용하지 않으면 취소 위험이 높아집니다.
또한 중국 상표법은 등록 상표의 무단 변경을 금지하고 있습니다. 상표권자나 피허가자가 등록 상표를 사용할 때, 임의로 해당 상표의 문자·도형·색상 등을 변경하여 사용해서는 안 된다고 규정되어 있으며, 이를 위반할 경우 시정 명령이나 등록 취소의 대상이 될 수 있습니다.
상표법 제49조 제1항 — 색상이 지정된 상표의 색상을 변경한 상태로 ® 마크를 붙여 사용하면 ‘등록 상표의 자의적 변경’에 해당하며, 상표국으로부터 시정 명령이나 취소 처분을 받을 가능성이 있습니다.
등록 상표와 다른 색상으로 사용하는 것은 단순히 미사용으로 간주될 뿐만 아니라, 법적으로도 등록 상표의 부적절한 사용으로 평가될 우려가 있습니다. 위험을 피하기 위해서는 가능한 한 등록된 그대로의 상표(색상 포함)를 사용하는 것이 중요합니다.
실무상 주의사항 및 조언
다른 색상으로 상표를 사용할 경우, 다음 사항에 유의하십시오.
1. 등록된 그대로의 색상으로 사용
이미 색상 지정을 통해 등록된 상표는 가능한 한 등록증에 기재된 색상으로 사용해 주십시오. 적어도 일부 제품이나 광고에서라도 등록된 색상으로 사용하고 그 증거를 남겨두면, 미사용 취소의 위험을 줄일 수 있습니다.
2. 흑백 상표의 활용
미래를 대비하여 색상을 지정하지 않은 흑백 상표를 추가로 등록하는 것을 검토해 주십시오. 흑백으로 등록해 두면 나중에 어떤 색상으로 사용하더라도 상표 사용으로 인정받으므로, 사용의 유연성이 획기적으로 높아집니다.
3. 색상 변형 버전의 추가 등록
브랜드 이미지상 어쩔 수 없이 특정 색조로 사용하고 싶은 경우, 색상이 다른 로고도 별도로 상표 등록해 두는 것이 안전합니다. 동일한 디자인이라도 색상이 다르면 별개의 상표로 취급되므로, 각각 등록해 두면 각 색상별로 보호와 사용 실적을 확보할 수 있습니다.
4. 복수 등록을 통한 리스크 헤지
흑백 버전과 컬러 버전 모두를 등록해 두는 것이 이상적입니다. 흑백 등록에 따른 자유로운 사용의 이점과, 컬러 등록에 따른 브랜드 이미지 보호의 이점을 모두 누릴 수 있습니다. 실제로 자금력이 있는 기업은 흑백과 컬러를 모두 취득하여, 상황에 따라 적절히 활용하는 전략을 취하고 있습니다.
5. 상표 사용 시 표시
중국에서는 등록 상표 사용 시 Ⓡ 마크 표시 의무는 없으나, 표시할 경우 등록 상표 그대로의 형태로 표시해야 합니다. 등록된 것과 다른 색상이나 형태로 Ⓡ를 표기하는 것은 피해야 합니다.
정리
중국의 상표 제도에서는 ‘등록 상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 범위’ 내에서 사용하고 있는지가 중시되지만, 색상 지정의 유무에 따라 이 범위가 크게 달라집니다.
| 색상 지정 상표 | 등록된 색상으로 사용해야만 권리 유지 및 행사가 가능합니다. 색상 변경 시 미사용으로 판단될 위험이 있습니다. |
| 흑백 상표 | 색상을 변경하더라도 문제없이 사용 가능. |
본 사례의 경우, 현재의 사용(검은색 로고)은 등록 상표의 사용으로 인정받지 못할 위험이 있습니다. 미사용 취소 조치를 피하기 위한 대책으로, 상표 포트폴리오 재검토(흑백 버전 추가 등록 등)나 사용 방법의 시정을 실시하는 것이 바람직할 것입니다.
AUTHOR / 집필자
스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)
지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사
특허·상표·디자인·저작권 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.