대만에서의 컬러 상표 사용 및 컬러 차이 사용의 처리 방법

대만 상표법상 ‘등록 상표의 사용’과 동일성의 개념

대만에서는 상표권 취득 시 사용 실적이 필요하지 않으나, 등록 후 3년 이내에 상표를 사용하지 않으면 취소 대상이 됩니다(상표법 제63조). 여기서 중요한 점은, ‘등록상표의 사용’으로 인정받기 위해서는 실제로 사용하는 상표와 등록상표가 사회 통념상 동일해야 한다는 것입니다.대만 상표법 제64조에서는 “비록 실제로 사용하는 상표가 등록 상표와 다소 다르더라도, 일반 소비자의 인식상 동일성을 상실하지 않았다면 등록 상표의 사용으로 간주한다”고 규정하고 있습니다. 즉, 상표권자는 등록한 상표의 형태에 따라 사용할 의무가 있으나, 크기·서체·배치·색상 등의 세부 사항에서 발생하는 경미한 차이는 상표의 주요 식별력을 훼손하지 않는 한 허용됩니다.사회 거래상 일반적인 범위 내에서 소비자가 동일한 상표라고 인식할 수 있는 변화라면, ‘등록 상표의 사용’에 해당한다고 판단됩니다.

이 ‘동일성’의 판단은 사례별로 이루어지며, 상표의 주요 식별 특징(식별력을 뒷받침하는 본질적 요소)이 변하지 않았는지가 핵심이 됩니다. 예를 들어, 문자 상표에서 일부 폰트를 바꾸거나 크기나 가로세로 비율을 조정하더라도, 문자열 자체가 같다면 동일성은 유지됩니다.또한 로고 마크의 경우에도 디자인의 기본 구성이 같다면 색상 배합이나 세부 사항의 아주 사소한 변경은 허용되는 경우가 있습니다. 반면, 상표의 주요 부분을 생략하거나 대폭 변경한 경우에는 당연히 동일성이 상실되어 등록 상표의 사용으로 인정되지 않습니다. 따라서 상표권자로서는 등록 상표와 실제 사용 상표 간의 동일성을 가능한 한 유지하는 것이 실무상 중요합니다.

색상이 있는 로고 상표의 등록과 색상 차이 있는 사용

색상이 있는 로고 상표를 실제로는 흑백 등 다른 색상으로 사용하는 것은 동일성 판단에 있어 특히 주의가 필요합니다. 대만 지식재산국(TIPO)의 가이드라인에 따르면, 상표 등록 시의 색상과 다른 색상으로 사용한 경우, 해당 사용 상표가 등록 상표와 동일성을 가지는지 여부를 개별적으로 판단한다고 되어 있습니다. 구체적으로는 다음과 같은 원칙이 제시되어 있습니다.

• 등록 상표가 흑백 또는 단색인 경우: 실제 사용 시 다른 색상을 추가하더라도, 그것이 단순한 형식상의 차이에 불과하고 상표의 주요 식별 특징을 실질적으로 변경하지 않는다면, 등록 상표의 사용으로 인정됩니다. 예를 들어, 흑백으로 등록한 로고를 파란색으로 표시하더라도, 도형이나 문자의 형태 등 식별상의 요부가 같다면, 일반 소비자는 동일한 상표로 인식하므로 문제가 없다고 판단됩니다.

• 등록상표가 특정 복수 색상의 조합으로 등록되어 색채 자체가 식별상의 요부가 되는 경우: 실제 사용 시 검은색 단일색이나 다른 배색으로 사용하면, 소비자에게 주는 상표의 인상이 등록 시와 달라져 동일하다고 간주되지 않을 가능성이 높습니다. 즉, 색채가 상표의 브랜드 이미지를 특징짓는 요소인 경우에는 그 색을 변경해 버리면 동일성이 상실되어 ‘등록상표의 사용’으로 인정받지 못하게 된다는 것입니다.

이상을 정리하면, 색상이 포함된 상태로 등록된 상표를 다른 색상으로 사용하는 것이 허용되는지는 변경된 색상이 상표의 식별력에 미치는 영향에 달려 있습니다. 색상 변경이 브랜드 식별력에 미치는 영향이 경미하다면 허용되지만, 색상 자체가 브랜드의 인상을 좌우하는 경우에는 매우 위험하다고 할 수 있습니다.

색상 변경에 관한 TIPO의 심사 기준과 구체적인 사례

대만 TIPO는 상표의 색상 변경 사용에 대해 명확한 기준을 제시하고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 흑백 등록 → 컬러 사용은 원칙적으로 동일하게 인정되며, 컬러 등록 → 다른 색상으로의 사용은 기본적으로 동일하게 인정되지 않는다는 방침입니다. 이 기준은 일반 사회 통념 및 소비자의 인식을 중시하고 있으며, 요컨대 ‘색이 바뀌어도 소비자가 같은 상표로 인식하는지’가 판단 기준이 됩니다.

구체적인 심사 사례로, TIPO의 ‘등록상표 사용 시 주의사항’에는 도해와 함께 알기 쉬운 사례가 제시되어 있습니다. 예를 들어:

• 사례 A(동일성이 인정됨): 등록 상표의 형태 = 흑색 도형 로고, 실제 사용 형태 = 해당 도형을 적색으로 표시. 도형 자체에는 변화가 없고 색상만 다르므로 등록 상표의 사용으로 간주됩니다.

• 사례 B(동일성이 인정되지 않음): 등록 상표의 형태 = 파란색과 녹색 두 가지 색상으로 구성된 로고, 실제 사용 형태 = 로고를 흑백(검정)으로 표시.등록 시 색상 조합까지 포함하여 식별력이 인정된 상표가 색상을 변경하여 사용된 사례이며, 원래의 컬러 이미지가 훼손되므로 동일 상표로 간주되지 않습니다. 이 경우, 그 검은색 로고로 아무리 사용 실적을 쌓아도 청록색으로 등록한 상표의 사용 실적로는 인정받지 못하게 됩니다.

또한, 대만에는 ‘색채상표’(색 자체나 색의 조합만으로 이루어진 상표) 제도도 있습니다. 색채상표의 경우, 특정 색상 배열 자체가 권리의 내용이므로 등록된 색상을 변경하여 사용하는 것은 원칙적으로 인정되지 않습니다.예를 들어, 상품 포장의 특정 위치에 배치한 두 가지 색상의 줄무늬를 색상 상표로 등록한 경우, 색상을 변경하면 완전히 다른 표지가 되어버리므로 동일성은 상실됩니다. 이처럼 색상 그 자체를 본질로 하는 상표에서는 색상 변경이 허용되지 않지만, 이번 주제인 ‘색상 로고 상표’(도형이나 문자 + 색상)에 대해서도 실무상으로는 색상 변경이 브랜드 식별력에 얼마나 영향을 미치는지를 기준으로 신중하게 판단되고 있습니다.

다른 색상으로 사용하는 것의 실무상 리스크

색상 상표를 등록했음에도 실제로는 색상이 다른 형태(예: 검정색 단일)로 사용하는 경우, 기업은 다음과 같은 실무상의 리스크에 직면하게 됩니다.

• 미사용 취소(사용 의무 위반) 리스크: 등록 후 3년 이상, 등록 상표와 동일하다고 할 수 없는 형태로 사용을 계속하면 제3자로부터 미사용 취소 심판을 청구당할 우려가 있습니다. 실제로 등록된 색상으로 한 번도 사용하지 않은 경우에는 매우 위험합니다. 취소 청구가 들어왔을 때, 흑백으로 사용한 실적을 제출하더라도 ‘그것은 등록 상표(컬러)의 사용으로 간주되지 않는다’고 판단되어 상표권을 상실할 가능성이 있습니다.대만 실무에서는 흑백으로 등록해 두면 컬러 사용도 사용으로 인정되는 반면, 컬러로 등록한 상표를 색상이 다른 형태로 사용하면 취소 위험이 높아진다는 점이 지적되고 있습니다.

• 상표권 범위가 제한됨／권리 행사상의 불리함: 유색으로 등록한 상표는 등록된 특정 색상에 한정된 권리로 해석됩니다. 따라서 타인이 색상이 다른 유사 상표를 사용하고 있는 경우, 본인의 권리로 이를 제지할 수 있을지 불확실해질 수 있습니다.예를 들어, 자사가 파란색과 녹색 로고를 등록해 둔 동안 제3자가 동일한 형태로 흑백 로고를 사용하고 있었다 하더라도, 색상이 다르다는 이유로 ‘비유사’라고 주장당할 위험이 있습니다(물론 형태가 동일하다면 색상이 달라도 유사하다고 판단되는 경우가 많지만, 소송 과정에서 등록 상표의 색상 제한이 불리하게 작용할 가능성은 부정할 수 없습니다).

• 예상치 못한 권리 상실 위험(타인의 상표와의 충돌): 등록 상표와 다른 형태로 상표를 사용함으로써, 오히려 타인의 선등록 상표와 유사해져 버리는 경우도 있습니다. 이 점에 대해 대만 상표법 제63조 제1항 제1호는, 상표권자가 등록 상표를 변경하여 사용함으로써 그 결과 타인의 등록 상표와 동일·유사하게 되어 혼동을 야기할 우려가 있을 경우, 해당 상표의 취소 사유가 된다고 규정하고 있습니다.실제로 발생한 사례로, 대만에서 ‘FLYANT 및 도형’이라는 상표(개미 도형이 포함된 로고)를 검은색으로 등록한 권리자가, 실제 사용 시 그 개미 도형을 빨간색으로 변경하고 디자인도 일부 바꿔 사용했더니, 앞서 타사가 보유하고 있던 빨간 개미 상표와 매우 유사한 형태가 되어 상표권 취소를 초래한 사건이 있습니다.이 사례에서는 등록 상표와 사용 상표의 불일치가 제3자의 권리와 충돌을 일으켜, 결과적으로 자신의 상표권을 상실하게 되는 교훈적인 결과를 낳았습니다. 따라서 등록 내용과 다른 색상으로 상표를 사용할 경우, 타사 상표와의 분쟁 위험도 신중하게 검토해야 합니다.

이처럼 등록된 색상과 다른 형태로 상표를 사용하는 것은 권리 유지 및 행사 양면에서 위험이 높다는 것을 알 수 있습니다. 특히 중소기업이나 스타트업의 경우 브랜드 로고 디자인 변경이나 컬러 변형 출시가 있을 수 있으므로, ‘등록은 했지만 사용하지 않는’ 상황이 발생하지 않도록 계획적인 대응이 필요합니다.

출원 시 색상을 제한할지 여부에 대한 전략

앞서 언급한 위험을 고려할 때, 상표 출원 시 색상을 제한할지 여부는 중요한 전략적 포인트입니다. 일반적으로 색상을 제한하지 않는(흑백/모노크롬) 상표로 출원하는 장점과, 굳이 유색 디자인으로 출원하는 장점을 비교 검토할 필요가 있습니다.

• 색상 제한 없음(흑백 상표)으로 출원하는 장점: 흑백(또는 특정 단색)으로 상표 등록을 해두면, 실제 사용 시 어떤 색상으로 표시하더라도 원칙적으로 ‘등록 상표의 사용’으로 인정받기 때문에, 향후 디자인 변경이나 다색 전개에 유연하게 대응할 수 있습니다.예를 들어 로고의 색상을 계절이나 매체에 따라 변경하는 브랜드 전략의 경우에도 권리 유지에 영향을 받기 어렵습니다. 또한 권리 범위가 넓게 해석되기 쉬우므로, 타인이 색상을 달리하여 모방해 온 경우에도 대처하기 쉽다는 장점이 있습니다. 실무적으로도 ‘향후 색상을 변경할 가능성이 있는 경우, 권리 범위가 넓고 유연하게 운용할 수 있는 흑백 상표로 출원하는 것이 권장된다’고 알려져 있습니다.

• 컬러 상표로 출원하는 장점: 디자인에 따라서는 색상을 입혀야 비로소 식별력이 높아지는 경우가 있습니다. 대만 실무에서는 단순한 도형으로 식별력이 약한 경우 흑백 출원 시 거절되기 쉬우며, 컬러로 출원하는 편이 등록 심사를 받기 쉬운 경향이 있다고 보고되고 있습니다. 즉, 로고 자체의 독창성이 부족하더라도 특정 색상의 조합을 통해 브랜드 이미지를 형성하고 있는 경우, 굳이 해당 컬러로 출원함으로써 등록 가능성이 높아지는 장점이 있습니다.또한, 자사 브랜드 컬러가 명확하게 정해져 있고 그 색상으로 시장에서 인지되고 있는 경우에는, 그 색상까지 포함하여 권리를 확보함으로써 모조품 대책을 강화할 수 있는 측면도 있습니다. 다만 이 경우에도 실제 사용은 등록한 색상으로 통일할 각오가 필요합니다. 브랜드 이미지 유지를 위해 항상 같은 색상으로 로고를 사용할 방침이라면 문제없지만, 만약 상황에 따라 색상을 바꿀 가능성이 조금이라도 있다면 색상을 한정하여 출원하는 것은 신중하게 검토해야 합니다.

• 복수 버전으로의 출원도 검토: 예산에 여유가 있거나 브랜드 보호를 만전히 하고 싶은 경우, 동일한 디자인으로 흑백 버전과 컬러 버전을 모두 출원·등록해 두는 것도 효과적입니다. 흑백 버전으로 광범위한 권리를 확보하는 동시에 컬러 버전도 등록해 두면, 해당 특정 색상에 대해 제3자의 등록을 견제할 수 있는 이점이 있습니다.예를 들어, 코카콜라사는 빨간 배경에 흰색 글자의 로고로 알려져 있지만, 흑백판 로고 상표도 동시에 보유하고 있는 경우가 있습니다. 다만, 일반 중소기업의 경우 비용 대비 효과도 고려해야 하므로, 기본적으로는 범용성이 높은 흑백으로 등록하고, 꼭 색상을 권리에 포함시키고 싶은 경우에만 병행 출원하는 전략이 현실적일 것입니다.

요약하자면, ‘색상 제한 없음’으로 출원하는 것은 유연성과 안정성 측면에서 유리하지만, 상표의 식별력 확보나 브랜드 전략에 따라서는 컬러 출원이 적합한 경우도 있다는 것입니다. 자사 로고가 색상을 바꿔도 식별하기 쉬운 독자성을 가지고 있다면 흑백 출원으로 문제없고, 반면 특정 색상을 통해 브랜드 이미지가 확립되어 있다면 그 색상으로 출원할 가치가 있습니다. 중요한 것은 등록 후의 운용까지 내다보며 출원 시점에 판단하는 것입니다.

실무 담당자를 위한 조언 및 참고 정보

대만에서 상표를 운영하는 기업의 실무 담당자에게 있어, 등록 상표와 실제 사용 방식의 일치 여부는 간과하기 쉬운 포인트입니다. 일본 등 다른 국가에서도 유사한 개념이 있지만, 대만에서는 취소 위험 등이 명문화되어 있는 만큼 특히 주의가 필요합니다.

실무상의 조언으로는:

• 등록증에 기재된 상표 형태 확인: 등록 후 브랜드 로고를 변경하거나 리뉴얼한 경우, 반드시 상표권 등록 내용과 대조해 보십시오. 변경 내용이 경미한지 판단하기 어려울 때는 대만의 전문가와 상담하는 것을 권장합니다.

• 증거 보관과 사용의 일관성: 상표 사용 증거(광고물, 패키지, 거래 서류 등)를 평소부터 축적하고, 가능한 한 등록 상표와 동일한 형태로 각 상품·용역에 사용하도록 유의하십시오. 만일 취소 심판을 청구받더라도, 동일성에 관한 불필요한 분쟁을 피하기 위해 등록 상표 그 자체의 사용 실적을 제시하는 것이 최선입니다.

• 색상 상표 등록 유지: 색상이 포함된 상표는 등록된 것과 동일한 색상으로 계속 사용하는 것이 대전제입니다. 사내에서 디자인 변경을 검토할 때는 상표권에 미치는 영향을 평가하고, 필요하다면 새로운 색상으로 상표를 추가 출원하는 등의 조치를 취하십시오. 사용 색상을 먼저 변경하고 나중에 등록 변경을 할 수는 없으므로(※대만에서는 등록 후 상표 변경이 허용되지 않으며, 신규 출원이 필요함), 계획적인 권리 취득이 중요합니다.

마지막으로, 참고 정보로서 대만 지식재산국이나 대만의 지식재산 전문 사무소가 제공하는 해설도 읽어보면 이해가 깊어집니다.TIPO 공식 사이트에는 상표 사용에 관한 주의사항이 공개되어 있으며, 일본어 번역판도 있습니다. 또한, Wisdom 국제 법률사무소의 뉴스 기사에서는 실제로 사용하는 상표가 등록 상표와 다른 경우의 판례(활력 홀인원 사건)에 대해 자세히 해설하고 있습니다. 여기에서는 ‘등록 상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 범위 내에서 사용해야 한다’는 점이나, 부분적인 생략이 동일성 상실로 판단된 사례가 소개되어 있어 실무에 참고가 됩니다.

대만에서 상표 관리를 수행하는 기업에게 있어 색상의 취급은 권리의 생사에 직결될 수 있는 중요한 사항입니다. 상표 출원 시점부터 사용에 이르기까지 일관된 전략을 수립하고, 유연하면서도 확실한 브랜드 보호를 도모하는 것이 중요할 것입니다. 앞서 언급한 요점을 고려하여, 컬러 로고 상표를 안심하고 운용할 수 있도록 만반의 준비를 갖추시기 바랍니다.

참고문헌·정보원: 대만 지식재산국 「등록상표 사용 시 주의사항」(2008년 제정·2012년 개정), JOU 특허사무소 Q&A, WIPO 상표 절차 해설, Wisdom 법률사무소 뉴스 외.

저자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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