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중국에서 등록된 상표는 로고에 색상이 적용되어 있습니다. 현재 사용하고 있는 상표는 검은색으로, 색상이 다릅니다. 이 경우 상표 사용에 해당하는지, 그 외 주의할 점이 무엇인지...
홍콩의 상표 제도에서는 상표 등록 시 색상을 지정하는지 여부에 따라 권리 범위가 달라집니다. 색상이 다른 형태로 사용된 경우 ‘정당한 사용’으로 인정될 수 있을까요? 미사용 취소나 이의신청 시 어떻게 처리될까요? 본 기사에서는 홍콩 상표법상 색상 차이 있는 사용에 대한 취급을 규정·판례·실무의 관점에서 체계적으로 해설합니다.
상표 등록 시 색상의 취급과 법적 틀
홍콩의 상표 제도에서는 상표를 특정 색상으로 출원·등록할 수도 있고, 색상을 특별히 지정하지 않고 출원할 수도 있습니다. 출원 시 색상 청구(지정)를 하지 않은 경우, 상표 등록상 그 색상은 특징으로 간주되지 않으며, 심사에서는 색상이 식별성 판단에 고려되지 않습니다.
흑백 등록의 경우: 특정 색상에 한정되지 않으므로, 실제 사용 시에는 어떤 색상으로 사용하더라도 원칙적으로 문제가 없습니다.
반면, 특정 색상을 상표의 구성 요소로 청구한 경우(예: “본 상표의 구성 요소로서 적색과 황색을 주장한다” 등), 해당 색상은 상표의 식별상 중요한 특징으로 등록 시 고려됩니다. 따라서 등록 시 색상을 지정한 상표의 경우, 등록된 색상과 다른 색상으로 사용하는 것은 상표의 사용 방식 변경으로 문제가 될 수 있습니다.
홍콩 상표법(Cap.559) 제52조의 핵심: “등록된 형태에 비해 식별력을 훼손하지 않는 범위 내의 차이를 포함하는 형태로의 사용”도 “사용”에 포함된다고 명시되어 있습니다. 즉, 색상이 다르더라도 상표의 식별력을 훼손하지 않는다면, 법률상 “사용”으로 인정될 가능성이 있습니다.
미사용 취소 심판에서의 ‘진정한 사용’과 색상의 차이
홍콩에서는 등록 상표가 3년 이상 연속하여 진정하게 사용되지 않은 경우, 제3자로부터 미사용 취소(등록 취소)를 청구받을 위험이 있습니다(상표 조례 제52조 제2항 (a)).
주의: ‘진정한 사용’(genuine use)으로 인정받기 위해서는 상표의 실제 사용 양상이 등록 상표와 본질적으로 동일해야 합니다.
단, 홍콩 법에서는 다소의 형식 변경은 허용되고 있으며, 조례 제52조 제3항 (a)에 근거하여 ‘등록 형태와 요부를 변경하지 않는 범위 내에서 다른 형태로 사용’되고 있다면, 그것도 사용 실적으로 인정됩니다.
| 사용 패턴 | 진정한 사용으로 인정되는지 |
|---|---|
| 흑백 등록 → 컬러 사용 | 인정될 가능성이 높음(색상은 비식별적 요소) |
| 컬러 등록 → 흑백 사용 | 로고의 형태·문자가 동일하다면 인정될 가능성 있음 |
| 컬러 등록 → 다른 색상으로 사용 | 식별력의 핵심이 색상 이외에 있다면 허용될 가능성 있음 |
| 색이 식별력의 핵심 → 색상 변경 | 정당한 사용으로 인정받지 못할 위험이 있음 |
상표의 주요 식별 요소가 도형이나 문자의 형태·배치이며, 색채 그 자체가 상품의 출처 식별에 있어 결정적인 의미를 갖지 않는 경우, 등록 시와 다른 색상으로 사용하더라도 상표의 동일성은 유지된다고 판단될 것입니다. 실제로 홍콩 지식재산국(지식재산청)의 심사 실무에서도 “흑백으로 등록된 상표는 컬러로 사용해도 무방하다”고 규정하고 있습니다.
이의신청·분쟁에서의 색상 차이 사용 사례
상표 이의신청이나 분쟁(침해 소송 등)에서도 등록 상표와 실제 사용 방식 간의 색상 차이가 문제가 되는 경우가 있습니다.
홍콩 지식재산청의 FAQ에서
“선행 상표가 흑백으로 등록되었더라도 권리자는 컬러로 사용할 수 있다. 이의신청의 성패는 선행 상표(등록된 형태 또는 사용 형태)와 후행 상표 간의 비교에 따라 결정된다. 만약 선행 상표의 사용 실적을 근거로 주장한다면, 그 사용 증거를 제출해야 한다”
이 FAQ의 답변에서도 알 수 있듯이, 사용 시 색상 차이 그 자체는 선행권 주장에 방해가 되기 어렵습니다. 실제로 사용된 형태를 증거로 제출하면, 색상이 달라도 선행 상표의 사용 실적으로 간주됩니다.
홍콩 종심법원(CFA)의 판례
어떤 상표 소송에서, 기업이 동일 상표의 흑백 버전과 컬러 버전을 시리즈 상표로 등록했습니다. 종심법원은 다음과 같이 판시했습니다:
“시리즈로 등록된 상표에서 색상만 다른 경우, 색채는 식별상 비식별적 요소이며 상표의 동일성에 실질적인 영향을 미치지 않는다”
단, 주의할 점: 법원은 동시에, 만일 상표권자가 색상을 독자적인 식별 특징으로 주장하고자 한다면, 함부로 흑백·컬러 시리즈 등록을 해서는 안 된다고도 시사하고 있습니다. 색상을 시리즈로 등록하면 ‘색상은 식별상 중요하지 않다’고 간주되므로, 특정 색상이 브랜드의 핵심인 경우에는 주의가 필요합니다.
색상 차이 사용에 관한 유의사항
이상을 바탕으로, 홍콩에서 등록 상표의 색상과 다른 형태로 사용할 때의 유의사항을 정리합니다.
색채가 식별력에 미치는 영향
상표의 주된 식별력이 무엇에서 유래하는지 검토
사용 방식의 일관성
등록 형태에 충실한 사용이 바람직함
증거 준비
사용 사례의 기록 및 보관이 중요
1. 색상이 식별력에 미치는 영향
도형이나 문자의 형태 자체에 강한 식별력이 있고 색상은 장식적 요소에 불과한 경우, 색상을 변경하더라도 식별력에 미치는 영향은 적으며 사용 실적으로 인정받기 쉬울 것입니다. 반면, 색상 자체가 브랜드 이미지의 핵심을 이루는 경우(예: 유명 기업의 특정 색상 로고), 해당 색상을 변경하면 식별력에 변화를 초래할 가능성이 있습니다.
권장: 초기부터 여러 색상 버전을 시리즈 상표로 등록해 둘 것
2. 사용 방식의 일관성과 변경 정도
상표의 사용은 가능한 한 등록된 형태에 충실하는 것이 바람직합니다. 색상 외에도 글자의 폰트나 도형의 세부 사항 등에 큰 변경을 가하면, ‘등록 상표와는 다른 상표’로 간주될 위험이 높아집니다.
권장 사항: 흑백 버전과 컬러 버전을 시리즈로 등록해 두어 향후 발생할 수 있는 위험을 줄임
3. 증거 준비
미사용 취소 방어나 타사에 대한 이의 신청에서는 실제 사용 증거가 매우 중요합니다. 미사용 취소 심판에서는 3년간의 상업적 사용을 증명해야 합니다. 색상이 다른 형태로 사용하고 있는 경우에도 사용 사례(사진, 광고물, 거래 기록 등)를 충분히 수집하여 상표의 주요 특징이 등록 상표와 동일함을 입증해야 합니다.
정리
홍콩에서는 등록 상표의 색상과 다른 색상으로 사용한 경우라도, 그것이 상표의 식별력을 좌우하지 않는 한 ‘사용’으로 인정될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 다만, 상표의 중요한 특징이 색채 그 자체인 경우에는 주의가 필요하며, 필요에 따라 시리즈 상표에 의한 보호나 추가 출원도 검토해야 할 것입니다. 흑백으로 등록된 상표는 모든 색상의 사용을 포괄할 수 있으므로, 검은색으로만 사용할 예정인 경우에는 처음부터 흑백 등록도 취득해 두는 것이 바람직합니다.
참고문헌·출처: 홍콩 상표 조례(Cap.559), 홍콩 지식재산청 ‘상표 조례 Q&A’, 홍콩 지식재산청 상표 심사 작업 매뉴얼 ‘컬러 상표’, 홍콩 종심법원 판결 해설(Hogan Lovells), Benny Kong & Tsai 법률사무소 해설.
AUTHOR / 집필자
스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)
지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사
특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.
