상표는 기업의 브랜드 가치를 지키는 ‘방패’인 동시에, 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 ‘무기’이기도 합니다. 하지만 그 중요성을 이해하고 있음에도 불구하고, 실제 운영 과정에서 예상치 못한 함정에 빠지는 사례가 끊이지 않습니다. 본고에서는 상표와 관련된 전형적인 실패 사례를 소개하고, 같은 실수를 반복하지 않기 위한 교훈을 찾아보겠습니다.

사례 1: “먼저 사용했는데…” 선출원주의의 벽

무슨 일이 있었나

개인 경영 카페 ‘모닝벨’은 지역에서 10년 이상 사랑받아 온 유서 깊은 가게였습니다. 오너인 A 씨는 상표 등록 따위는 생각해 본 적도 없이, “우리 가게 이름은 우리 것”이라는 순진한 인식으로 영업을 계속해 왔습니다.

그런데 어느 날, 대형 카페 체인 B사로부터 내용증명우편 한 통이 도착합니다. B사는 ‘ABCD XYZ’ 상표를 등록해 두고, A씨의 카페에 대해 상호 사용 중지를 요구해 온 것입니다. A씨는 “저희가 먼저 사용했다”고 주장했지만, B사는 “먼저 상표 등록을 취득한 것은 당사다”라며 양보하지 않았습니다.

무엇이 문제였을까

일본의 상표법은 ‘선출원주의’를 채택하고 있습니다. 이는 동일하거나 유사한 상표에 대해 여러 건의 출원이 있을 경우, 먼저 출원한 자에게 등록을 인정한다는 원칙입니다. 즉, 아무리 오랫동안 사용해 온 실적이 있다 하더라도 타인에게 먼저 상표 등록을 당해 버리면, 원칙적으로 권리를 주장할 수 없게 되는 것입니다.

A 씨에게는 ‘선사용권’이라는 항변의 여지가 있었습니다. 이는 타인의 상표 등록 출원 전부터 부정경쟁의 목적이 아닌 상태로 사용해 왔고, 그 결과로 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 경우, 계속 사용할 수 있는 권리입니다. 그러나 이 ‘주지성’을 입증하는 것은 쉽지 않습니다. 현지에서는 유명하더라도, B사의 영업 지역 내에서 주지성을 증명하지 못하면 선사용권이 인정되지 않을 가능성이 있습니다.

교훈

‘사용하고 있으니 권리가 있다’는 생각은 위험합니다. 브랜드명·상호명·서비스명을 사용하기 시작했다면, 가능한 한 조기에 상표 출원을 해야 합니다. 특히 사업이 궤도에 오르기 시작한 단계나, 점포 확장·프랜차이즈화를 검토하기 시작한 단계에서는 상표 등록이 필수라고 생각하십시오. 등록 비용을 아끼려다 나중에 막대한 리브랜딩 비용이나 라이선스료를 지불하게 된다면, 본말전도입니다.

사례 2: 구분 선택의 누락으로 인한 권리의 허점

무슨 일이 있었나

의류 브랜드 C사는 자사 브랜드 ‘NEXTERA’의 상표를 제25류(의류)로 등록해 두었습니다. 브랜드는 순조롭게 성장하여, 이윽고 가방이나 지갑 등의 가죽 제품 분야로도 사업을 확장하게 되었습니다.

몇 년 후, C사가 가죽 제품 시장에 본격적으로 진출하려던 차에, 이미 다른 기업 D사가 ‘EFGOP’를 제18류(가방류·주머니류·가죽 제품)로 상표 등록해 둔 사실이 밝혀졌습니다. D사는 C사의 존재를 알고도 의도적으로 이 분류로 출원했던 것입니다. C사는 자사 브랜드명으로 가죽 제품을 판매할 수 없게 되어, D사와의 협상을 피할 수 없게 되었습니다.

무엇이 문제였는가

상표 등록은 지정한 상품·용역의 구분별로 효력이 미칩니다. C사는 의류에 대해서는 보호를 받고 있었지만, 가죽 제품(제18류)에 대해서는 조치를 취하지 않았기 때문에 그곳에 권리의 공백 지대가 생겨 있었습니다. 이 틈을 노린 셈입니다.

일본의 상표 구분은 45개이며, 자사의 현재 사업 범위뿐만 아니라 장래의 사업 전개 가능성까지 내다보며 구분을 선택해야 합니다.

교훈

상표 출원 시에는 현재의 사업 내용뿐만 아니라 중장기적인 사업 계획도 고려하여 지정 상품·역무를 검토해야 합니다. 특히 브랜드의 다각화가 예상되는 경우에는 관련 분류를 폭넓게 확보해 두는 것이 향후 분쟁 예방으로 이어집니다. 비용과의 균형은 고려해야 하지만, 주력 브랜드에 대해서는 ‘방어적 투자’로서 복수 분류에 대한 등록을 검토할 가치가 있습니다. 또한 정기적으로 자사 상표 포트폴리오를 재검토하고, 사업의 변화에 따라 추가 출원을 진행하는 것도 중요합니다.

사례 3: 해외에서의 ‘상표 스쿼팅’ 피해

무슨 일이 있었나

화장품 제조사 E사는 일본 국내에서 인기 있는 스킨케어 브랜드를 운영하고 있었습니다. SNS를 통한 입소문을 통해 아시아 각국에서도 인지도가 높아졌고, 크로스보더 전자상거래 매출도 증가하고 있었습니다. 마침내 현지 법인을 설립하여 본격적으로 중국 시장에 진출하려던 시점에 문제가 드러났습니다.

E사의 브랜드명과 동일한 상표가 이미 중국에서 제3자에 의해 등록되어 있었던 것입니다. 이 제3자(소위 ‘상표 브로커’)는 E사의 브랜드가 중국에서 인기를 얻고 있다는 사실을 알고, 선점하여 상표를 확보해 두었던 것입니다. E사는 자사 브랜드명을 사용하여 중국에서 사업을 영위하기 위해 고액의 매입 협상을 강요받게 되었습니다.

무엇이 문제였는가

이는 ‘상표 스쿼팅(상표의 부정 선점)’이라 불리는 문제입니다. 중국을 비롯한 각국에서도 선출원주의가 채택되어 있어, 일본에서 유명한 브랜드라 하더라도 현지에서 먼저 출원되어 버리면 권리 취득은 어려워집니다.

중국에는 ‘악의적 출원’을 무효로 하는 제도도 있지만, 입증의 장벽이 높고 소송에는 시간과 비용이 듭니다. E사는 결국 무효 심판을 청구하는 한편, 병행하여 해당 상표의 매입 협상을 진행할 수밖에 없었습니다.

교훈

해외 진출을 조금이라도 염두에 두고 있는 브랜드의 경우, ‘잘 팔린 후’가 아니라 ‘잘 팔리기 전’에 현지에서 상표 출원을 마쳐 두어야 합니다. 특히 중국, 동남아시아, 중동 등에서는 상표 스쿼팅이 만연해 있어, 일본에서 화제가 된 브랜드는 표적이 되기 쉬운 경향이 있습니다. 크로스보더 전자상거래를 시작한 시점, 혹은 SNS에서 해외 반응이 늘어나기 시작한 시점에서 주요 시장에서의 상표 확보를 검토해야 합니다.마드리드 협정 의정서(국제 상표 등록 제도)를 활용하면, 하나의 출원으로 여러 국가에 대한 보호를 효율적으로 얻을 수 있습니다.

사례 4: ‘일반명사화’로 인한 브랜드 가치의 상실

무슨 일이 일어났는가

일용품 제조사 F사는 획기적인 기능을 갖춘 청소 도구를 개발하여 ‘클린 매직’이라는 상품명으로 대히트를 기록했습니다. 상표 등록도 취득하여 만반의 준비를 갖춘 것으로 여겨졌습니다.

그러나 제품이 너무나 널리 보급된 탓에, 소비자와 소매점은 유사한 청소 도구를 총칭하여 ‘클린 매직’이라고 부르게 되었습니다. 경쟁사들도 ‘우리 회사의 클린 매직’, ‘클린 매직 타입’ 등으로 표현하기 시작했고, F사가 항의해도 “이것은 일반 명칭으로 사용하고 있을 뿐”이라며 반박하는 상황이 되었습니다.

무엇이 문제였는가

상표가 특정 출처를 나타내는 식별 표지로서의 기능을 상실하고, 상품이나 서비스의 일반 명칭(통칭)으로 인식되게 되는 것을 ‘통칭화’ 또는 ‘제네릭화’라고 부릅니다. 에스컬레이터, 셀로테이프, 워시렛 등, 과거에는 특정 기업의 상표였던 것이 통칭화된(또는 통칭화될 뻔한) 사례는 수없이 많습니다.

일반명칭화가 진행되면 상표권자라 하더라도 타인의 사용을 막을 수 없게 될 가능성이 있습니다. 최악의 경우 상표 등록 자체가 취소되기도 합니다.

교훈

상표는 ‘키우는’ 것뿐만 아니라 ‘지키는’ 노력도 필요합니다. 구체적으로는 상표를 사용할 때 ‘®’ 마크를 붙이거나, ‘○○는 △△사의 등록상표입니다’라고 명기하거나, 상표와 일반 명칭을 병기하는(예: ‘클린매직 청소 도구’) 등의 조치가 효과적입니다.또한, 미디어나 소매점이 상표를 일반 명칭으로 사용하고 있는 경우에는 정중하게 정정을 요청하는 서신을 보내는 등 꾸준한 계몽 활동을 지속하는 것이 중요합니다. 상표는 권리자 자신이 ‘이것은 고유한 브랜드명이다’라는 자세를 계속 보여주지 않으면 그 가치가 희석되어 버리기 때문입니다.

사례 5: 미사용 취소 심판으로 발목을 잡히다

무슨 일이 있었나

식품 제조사 G사는 향후 신제품 출시를 대비해 ‘프레시 가든’이라는 상표를 제29류(가공식품)와 제30류(조미료·과자)에 등록해 두었습니다. 그러나 경영 방침 변경으로 신제품 출시가 보류되면서, 이 상표는 5년 이상 사용되지 않은 채 방치되었습니다.

그 후, G사는 다시 ‘프레시 가든’ 브랜드로 상품을 출시하려 했으나, 이미 경쟁사인 H사가 동명의 상품을 판매하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. G사가 상표권 침해를 주장하자, H사는 ‘미사용 취소 심판’을 청구했습니다. G사는 지난 3년간의 사용 실적을 입증하지 못해 상표 등록이 취소되고 말았습니다.

무엇이 문제였는가

일본 상표법에서는 3년 이상 일본 국내에서 정당한 사유 없이 등록 상표를 계속 사용하지 않은 경우, 누구든지 미사용 취소 심판을 청구할 수 있습니다. 이 제도는 사용되지 않는 상표로 인해 타인의 상표 선택의 자유가 부당하게 제한되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

G사는 “앞으로 사용할 생각이었다”고 주장했으나, “사용할 예정이 있다”는 것과 “실제로 사용하고 있다”는 것은 별개의 문제입니다. 사용 증거(상품 포장, 광고, 카탈로그, 거래 서류 등)가 없으면 심판에서 이길 수 없습니다.

교훈

상표는 ‘등록하면 끝’이 아닙니다. 등록을 유지하기 위해서는 지속적인 사용이 필요합니다.장래의 사업을 위해 상표를 확보해 두는 것 자체는 문제없지만, 그 경우에도 소량이라도 좋으니 실제로 상품을 판매하거나, 샘플을 배포하거나, 웹사이트에서 상품을 소개하는 등 사용 실적을 남겨두는 것이 중요합니다. 또한, 자사의 상표 포트폴리오를 정기적으로 점검하여 사업 계획과의 일관성을 확인하는 습관을 들이십시오. 사용할 전망이 없는 상표는 유지 비용과의 균형을 고려하여 포기하는 것도 하나의 선택지입니다.

사례 6: 라이선스 계약의 미비로 인한 혼란

무슨 일이 있었나

아웃도어 용품 브랜드 I사는 국내 판매를 대리점 J사에 맡기고, J사에 상표 라이선스를 부여했습니다. 계약서에는 사용 허가 조항은 있었지만, 품질 관리나 사용 방법에 관한 규정은 간략한 수준이었습니다.

J사는 당초에는 브랜드 가이드라인을 충실히 따랐으나, 매출 확대에 대한 압박으로 인해 점차 저품질 상품에도 I사의 브랜드를 붙여 판매하게 되었습니다. 소비자의 클레임이 늘어나고, SNS에서는 ‘I사 제품의 품질이 떨어졌다’는 평판이 퍼졌습니다. I사가 J사에 시정을 요구해도, J사는 “계약서에는 구체적인 품질 기준이 명시되어 있지 않다”고 반박하여 대응은 더디게만 진행되었습니다.

무엇이 문제였는가

상표 라이선스 계약에서 라이선서(권리자)가 라이선시(사용 허가를 받은 자)의 상품·서비스 품질을 관리하는 것은 상표의 본질적 기능인 ‘품질 보증 기능’을 유지하기 위해 필수적입니다. 이러한 품질 관리가 미흡할 경우, 이른바 ‘네이키드 라이선스(naked license)’가 되어 소비자의 신뢰를 훼손하고, 최악의 경우 상표권의 희석(dilution)을 초래할 가능성이 있습니다.

I사의 경우, 계약서에 품질 기준, 검사권, 위반 시 시정 조치, 계약 해지 조항 등이 명확히 규정되어 있지 않았기 때문에 문제가 발생한 후 대응하기가 어려워졌습니다.

교훈

상표 라이선스 계약을 체결할 때는 사용 허가의 범위뿐만 아니라 품질 관리 조항을 상세히 규정하는 것이 중요합니다. 구체적으로는 제품의 품질 기준 및 사양 명시, 라이선서(licensor)의 검사·감사권 확보, 브랜드 가이드라인 준수 의무, 위반 시 시정 절차 및 계약 해지 조항, 보고 의무 등을 포함해야 합니다. 또한, 계약 체결 후에도 정기적으로 라이선시(licensee)의 활동을 모니터링하고, 문제가 발생하면 조기에 대처하는 것이 브랜드 가치를 지키기 위해 필수적입니다.

사례 7: 갱신 절차 누락으로 인한 권리 소멸

무슨 일이 있었나

창업 50년 된 전통 있는 일본 과자점 K사는 상호와 주력 상품의 상표를 수십 년 전에 등록해 두었습니다. 오랫동안 같은 상표를 계속 사용해 온 K사에게 있어 그것은 너무나 당연한 존재였기에, 일상 업무 속에서 상표에 대해 의식하는 일은 거의 없었습니다.

어느 날, 신규 점포 개설을 계획하던 K사는 상표의 유효성을 확인하려다 경악했습니다. 상표 등록이 수년 전 존속 기간 만료로 인해 소멸되어 있었던 것입니다. 갱신 절차를 잊고 있었던 것입니다. 설상가상으로, 소멸 후의 공백 기간 동안 제3자가 동일한 상표를 출원·등록한 사실이 밝혀졌습니다.

무엇이 문제였는가

상표권의 존속 기간은 등록일로부터 10년이며, 10년마다 갱신 절차가 필요합니다. 갱신은 존속 기간 만료 전 6개월부터 만료일까지의 기간 내에 이루어져야 합니다. 만료 후에도 6개월 이내라면 가산료를 내고 갱신할 수 있지만, 그 기간이 지나면 권리는 소멸합니다.

K사는 소규모 가족 경영 기업으로, 지식재산권 관리 담당자도 없었고 전문가와의 자문 계약도 맺지 않았습니다. 등록 당시 담당자가 퇴사한 후, 갱신 기한을 파악하고 있는 사람이 없어져 그대로 기한이 지나버리고 말았습니다.

교훈

상표권 관리에서 갱신 기한 관리는 가장 기본적이면서도 중요한 업무입니다. 기한 관리를 위해서는 상표등록원부 사본을 보관하고, 갱신 기한을 일람화한 목록을 작성해 두는 것을 권장합니다. 또한, 여러 담당자가 정보를 공유할 수 있는 체제를 갖추고, 담당자의 이동이나 퇴직 시에는 확실하게 업무를 인계하는 것이 중요합니다. 특허사무소나 변리사와 자문 계약을 맺어 기한 관리를 위탁하는 것도 효과적인 선택지입니다.최근에는 갱신 기한 알림 서비스를 제공하는 사무소나 온라인 서비스도 늘어나고 있으므로, 자사의 규모와 자원에 맞는 관리 방법을 검토해 주십시오.

정리: 상표 전략을 성공시키기 위한 요령

이러한 사례에서 도출되는 교훈을 종합해 보면, 상표 관리에는 ‘공격’과 ‘방어’ 양면이 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

'공격'의 관점에서는 사업을 시작하기 전, 혹은 적어도 초기 단계에서 상표 출원을 하는 것, 장래의 사업 전개를 내다본 구역 선택을 하는 것, 그리고 해외 진출을 염두에 둔 조기 국제 출원 전략을 세우는 것이 중요합니다. 상표는 '나중에라도 등록할 수 있다'는 생각은 위험하며, 선출원주의 하에서는 선제적으로 움직이는 것이 무엇보다 중요합니다.

'수비'의 관점에서는 등록 후 지속적인 사용과 사용 증거의 보존, 일반명사화를 방지하기 위한 브랜드 관리, 갱신 기한의 확실한 관리, 그리고 라이선시(라이선스 수여자)에 대한 품질 관리가 요구됩니다. 상표는 취득만으로는 가치를 발휘하지 못하며, 적절히 관리·활용해야 비로소 사업을 지키는 방패가 됩니다.

또한, 이 모든 것에 공통되는 것은 ‘전문가와의 협력’의 중요성입니다. 상표법은 기술적인 측면도 많고, 국가마다 제도가 다릅니다. 자사만으로 완벽한 관리를 하는 것은 어려우며, 변리사나 지식재산 전문가의 지원을 받음으로써 많은 문제를 미연에 방지할 수 있습니다.

브랜드는 기업의 무형자산 중에서도 가장 가치가 높은 것 중 하나입니다. 그 가치를 지키고 키워 나가기 위해, 상표 전략을 경영 전략의 중요한 일부로 자리매김해 주시기를 바랍니다.

질문이나 특정 논점에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 언제든지 말씀해 주십시오. 실제 사례에 가까운 시나리오를 통한 검토나 예방책에 대한 구체적인 조언 등도 가능합니다.

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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