[Sem erros] Como escolher um escritório ou um advogado especializado em registro e solicitação de marcas? Explicação detalhada de 5 pontos de comparação

“Já decidi o nome do novo serviço e gostaria de registrá-lo como marca”

“Quero promover a marca da empresa, mas quero evitar problemas”

Quando você pensa assim e começa a pesquisar na internet, não fica perdido diante das inúmeras opções, que vão desde serviços online baratos até escritórios de patentes tradicionais?

• “Será que é mesmo seguro contratar um lugar que cobra barato?”

• “Se o pedido for rejeitado, o que acontecerá com o dinheiro que paguei?”

• “Se for um advogado de patentes, o resultado não será o mesmo independentemente de quem eu contratar?”

É natural ter essas dúvidas.

Para resumir, o registro de marca depende muito de “quem (qual escritório) você contrata”, e isso influencia não só a taxa de sucesso do registro, mas também a forma como seus negócios serão protegidos posteriormente.

Assim como os médicos têm especializações em “cirurgia” ou “medicina interna”, entre os advogados de marcas também há aqueles que são especialistas em “patentes (tecnologia)” e aqueles que são especialistas em “marcas (brands)”. Se você não perceber essa diferença e escolher apenas pelo preço mais baixo no momento, pode acabar enfrentando situações como “gastei tempo e dinheiro, mas não consegui registrar a marca” ou “consegui o registro, mas não pude usar os direitos nos produtos que realmente importavam”.

Neste artigo, a partir da perspectiva de um profissional que já lidou com inúmeros casos de marcas registradas, explicaremos detalhadamente “como identificar escritórios e advogados especializados em registros e pedidos de marcas registradas”.

Não se deixe enganar por informações superficiais; use este artigo como um critério de avaliação para encontrar um parceiro que proteja seu negócio com segurança.

1. Afinal, o que é um escritório ou um advogado especializado em “registro de marcas”?

Muitos empresários tendem a pensar simplisticamente que “ser forte em marcas registradas = processo de solicitação rápido e barato” ou “ter um grande número de registros”.

É claro que a rapidez, o preço e o número de casos registrados são importantes, mas a essência da “competência” na visão de um profissional está em outro lugar.

Trata-se da “capacidade de superar obstáculos (motivos de recusa)” e da “visão estratégica para proteger o negócio”.

O verdadeiro valor é posto à prova quando chega a “notificação de motivos de recusa”

Quando se registra uma marca no Instituto de Patentes, o examinador faz uma análise rigorosa para verificar se “não há marcas semelhantes” ou se “não se trata de um mero nome comum”.

Em alguns casos, o registro é aprovado sem problemas, mas, em outros, pode chegar uma notificação informando que “não é possível registrar da forma como está”. Isso é chamado de “notificação de motivos de recusa”.

Na verdade, é justamente quando essa notificação chega que o advogado de patentes mostra sua verdadeira habilidade.

• No caso de escritórios comuns (focados em trâmites administrativos):

  “Como o Instituto de Patentes disse que não dá, vamos desistir”, e acabam desistindo imediatamente. Ou então, limitam-se a apresentar contestações meramente formais, o que resulta na reprovação no exame.

• No caso de escritórios especializados em marcas:

  Julgam que “há margem para contestação neste motivo de recusa” e, utilizando-se de uma vasta base de precedentes judiciais e decisões de exame, elaboram um documento de contestação chamado **“parecer”**. Construindo uma lógica do tipo “embora haja marcas que, à primeira vista, pareçam semelhantes, não há risco de confusão se considerarmos a realidade comercial” ou “esta palavra tem características de um neologismo”, eles revertem a decisão do examinador e conduzem ao registro (registro por reversão).

É justamente essa “habilidade de negociação” e “capacidade de argumentação” que comprovam a competência de um advogado especializado em marcas registradas.

Capacidade de propor soluções que protegem os negócios de forma abrangente, e não pontual

Se for apenas para registrar com o “nome” e a “classe (gênero)” indicados, isso é possível até mesmo com IA ou serviços baratos.

No entanto, um bom advogado especializado em marcas realiza a consulta com a seguinte perspectiva:

• “No momento, você atua com venda de roupas, mas não está pensando em expandir para cafeterias ou venda de artigos diversos no futuro?”

• “Este logotipo não poderia ser usado não apenas na forma horizontal, mas também como ícone em uma versão abreviada?”

É importante prever o futuro do negócio e ser capaz de propor um escopo de direitos (produtos e serviços designados) sem lacunas.

Direitos muito restritos dão margem para outras empresas (não sendo possível excluir produtos falsificados), enquanto direitos muito amplos geram custos desnecessários. Um “escritório competente” é aquele que possui esse senso de equilíbrio.

2. Cinco pontos a verificar para identificar um escritório especializado em registro de marcas

Então, concretamente, o que devemos observar no site ou durante a entrevista?

Apresentamos 5 pontos de verificação para evitar erros.

① Menção à “especialização em marcas registradas” e histórico de realizações

É um fato no setor de advogados de patentes que a maioria deles é especialista em “patentes (invenções técnicas)”. Muitos são formados em áreas de ciências exatas e, embora sejam bons em redigir documentos técnicos, na verdade não são poucos os profissionais que têm dificuldade com áreas que envolvem “teoria de marcas e marketing”, como o caso das marcas registradas.

Ao verificar o site, preste atenção aos seguintes pontos.

• A palavra “marcas registradas” aparece na página inicial ou em um local de destaque (ou será que não é algo feito “por acaso”, junto com as patentes)?

• Se há informações específicas sobre o “número de registros de marcas” e “casos tratados”.

• Existem casos de sucesso no seu setor (TI, gastronomia, beleza, manufatura, etc.)?

Especialmente, se o escritório compreender os costumes e tendências específicos do setor (como gírias da moda), a persuasão ao defender a distintividade (originalidade) da marca será bem diferente.

② Taxa de sucesso e postura em relação ao “processo intermediário (resposta a recusas)”

Conforme mencionado anteriormente, a capacidade de resposta (tratamento intermediário) quando há um impasse no exame é importante.

Ao entrar em contato, tente perguntar o seguinte:

“Se recebermos uma notificação de recusa do Instituto de Patentes, como vocês lidariam com isso?”

“Vocês aceitam consultar casos difíceis que foram recusados por outros escritórios?”

Se, em resposta a essas perguntas, você receber apenas respostas otimistas do tipo “Aqui, nossa pesquisa é perfeita, então não há problema”, é preciso ter cuidado. Como a análise de marcas envolve a subjetividade do examinador, não existe uma pesquisa 100% segura.

Por outro lado, escritórios que apresentam soluções concretas (plano B), como “Nesse caso, elaboraremos um parecer utilizando o precedente X do passado” ou “Embora haja risco, se fizermos esta alteração, há possibilidade de ser aprovado”, são confiáveis.

③ Transparência da estrutura de preços (custo total)

Os custos relacionados ao registro de marca ocorrem principalmente em duas etapas: “no momento do pedido” e “no momento do registro”.

É comum ver anúncios do tipo “Taxa de depósito: 0 ienes!”, mas é perigoso se deixar levar apenas pelo preço baixo. Isso porque, em alguns casos, podem surgir custos elevados posteriormente.

[Armadilhas comuns de custos adicionais]

• Remuneração por sucesso elevada: mesmo que o pedido seja barato, a taxa de registro é mais alta do que o valor de mercado.

• Custos de resposta à recusa cobrados à parte: os “custos de elaboração de parecer” em caso de recusa no exame são fixados em valores elevados.

• Taxa de gerenciamento de prazo: são cobradas taxas apenas pela notificação da data de renovação.

Um escritório de qualidade não atrai clientes com o preço baixo imediato, mas apresenta um orçamento claro indicando “quanto custará até a conclusão do registro”. Compare e avalie com base no custo total, incluindo as “taxas de resposta a rejeições”.

④ Rapidez na resposta (agilidade)

O registro de marcas segue, em todo o mundo, a regra do “princípio do primeiro a registrar (primeiro a chegar, primeiro a ser servido)”.

Se outra empresa se antecipar por uma fração de segundo e registrar a marca, será extremamente difícil recuperá-la. Por isso, no mundo dos negócios, “um ou dois dias de atraso” podem ser fatais.

• A resposta às consultas chega em até 24 horas?

• O tempo de espera até o início das investigações e dos procedimentos de registro é curto?

A capacidade de se comunicar de acordo com o ritmo dos negócios modernos, como escritórios que atendem por ferramentas de chat (Slack, Chatwork, LINE etc.), também é um importante critério de seleção.

⑤ Eles explicam os “riscos” com honestidade?

É preciso ter cuidado com os advogados de patentes que afirmam categoricamente que “o registro será 100% aprovado” ou que “não há nenhum problema”. Afinal, quem realiza a análise é o Instituto de Patentes, e não o advogado de patentes.

Quanto mais honesto e competente for o advogado de patentes, mais ele comunicará com franqueza os riscos desfavoráveis já na fase de pesquisa prévia da marca.

• “A probabilidade de registro é de 60% (avaliação △). O motivo é a existência da marca anterior XX.”

• “Se continuarmos assim, será difícil, então vamos considerar um pedido em conjunto com o logotipo.”

Dessa forma, escolha um escritório que explique em conjunto “por que é difícil” e “como aumentar as chances”. Escritórios que dizem apenas coisas agradáveis tendem a se eximir de responsabilidade quando surgem problemas posteriormente.

3. Comparação por tipo: serviços online baratos x escritórios de advogados especializados em marcas

Entre os “serviços online de marcas registradas baratos que utilizam IA”, que vêm crescendo nos últimos anos, e os “escritórios com advogados especializados em marcas registradas”, qual você deve escolher? Resumimos as características de cada um na tabela abaixo.

Conclusão: é importante saber escolher a opção certa.

Se você não tem orçamento e o nome é “um neologismo totalmente original (com probabilidade quase nula de coincidir com outros)”, utilizar um serviço online pode ser uma escolha inteligente.

No entanto, no caso de “marcas importantes para as quais você deseja obter o registro de marca a todo custo” ou de “nomes que incluam palavras um pouco genéricas (com possibilidade de semelhança com outras empresas)”, recomendamos fortemente que você contrate um escritório especializado em patentes desde o início.

Isso porque são inúmeros os casos em que o pedido é rejeitado após ser feito por um serviço online e, ao recorrer às pressas a um advogado especializado, os custos com a transferência do processo acabam ficando mais caros.

4. Três razões pelas quais o escritório de propriedade intelectual EVORIX é escolhido para o registro e o pedido de marcas

Até aqui, explicamos “como escolher um escritório de confiança”, e nosso escritório, o escritório de propriedade intelectual EVORIX, é exatamente um grupo de profissionais especializados em marcas que atende a todos esses critérios.

Apresentamos aqui as razões pelas quais continuamos a ser escolhidos por tantas empresas.

① Forte em “registros de reversão” a partir de notificações de motivos de recusa

A principal característica do nosso escritório é a “perseverança de não desistir”.

Aceitamos ativamente consultas sobre casos que receberam “decisão de rejeição” em pedidos feitos por outros escritórios ou por conta própria.

Graças a um vasto banco de dados de decisões anteriores e ao nosso know-how exclusivo na construção de lógicas, conseguimos obter inúmeros registros mesmo em casos que, à primeira vista, pareciam difíceis.

(※Se houver resultados concretos, acrescentar aqui: por exemplo, “No ano passado, conseguimos o registro de XX% dos casos que foram recusados por outros escritórios”)

② Propostas estratégicas com “visão empresarial”

Não somos meros “agentes de procedimentos”.

Após ouvir o modelo de negócios do cliente, propomos não apenas os “direitos necessários no momento”, mas também os “direitos para prevenir riscos futuros”.

Eliminamos classificações desnecessárias para reduzir custos e, ao mesmo tempo, garantimos uma proteção de marca sólida que não pode ser imitada pela concorrência. Como parceiros do seu negócio, pensamos juntos na estratégia de marcas registradas.

③ Resposta rápida e transparência financeira

“Tempo é dinheiro”. Priorizamos a rapidez desde o pedido até o registro, sendo possível realizar o registro no prazo mínimo de [no mesmo dia/no dia seguinte].

Além disso, em relação aos custos, apresentamos sempre um orçamento detalhado antes de iniciar o trabalho e só prosseguimos após sua aprovação. Não haverá, de forma alguma, cobranças inesperadas posteriormente, portanto, sinta-se à vontade para nos consultar.

5. Perguntas frequentes (FAQ)

Por fim, respondemos às perguntas mais frequentes sobre o registro de marcas.

P. Posso fazer o pedido por conta própria?

R. É possível, mas não recomendamos.

Embora seja possível redigir o pedido e apresentá-lo por conta própria, o risco de não conseguir o registro aumenta devido a erros na escolha da classe ou à omissão na pesquisa de marcas semelhantes. Além disso, como o conteúdo dos documentos já apresentados não pode ser alterado posteriormente, existe a possibilidade de cometer erros irreparáveis.

P. Somos uma empresa regional. Podemos solicitar seus serviços?

R. Sim, atendemos em todo o país.

Atualmente, todo o processo é realizado por meio do Zoom, ferramentas de chat e e-mail, por isso recebemos muitos pedidos de clientes que moram longe. Não é necessário vir até o nosso escritório.

P. Ainda não definimos o nome, mas podemos consultar vocês?

R. Claro que sim.

Na verdade, é melhor nos consultar antes de a decisão ser tomada. Podemos dar conselhos do ponto de vista de “Qual das opções A ou B é mais fácil de registrar como marca?”, o que evita retratos desnecessários.

Resumo: a marca registrada é a “base” do negócio. Não escolha apenas pelo preço baixo, mas sim um parceiro que possa “proteger” você

O registro de marca, uma vez concedido, torna-se um ativo importante que protege o seu negócio por 10 anos (ou indefinidamente, se renovado).

Poupar algumas dezenas de milhares de ienes na hora do pedido e escolher um serviço barato, resultando na impossibilidade de registro ou em direitos de difícil utilização, é perder o foco do que realmente importa.

As perdas decorrentes de uma ação por violação de direitos de marca registrada ou da necessidade de alterar o nome da marca podem chegar a dezenas de milhões ou até centenas de milhões de ienes.

É por isso que você deve escolher como parceiro um “escritório realmente competente”.

Nosso escritório oferece consultas iniciais e pesquisas simples de marcas registradas.

Não importa qual seja a sua dúvida: “Gostaria de saber se este nome pode ser registrado” ou “Outros me disseram que seria difícil, mas será que não há alguma solução?”.

Para proteger a valiosa marca da sua empresa, daremos todo o nosso apoio. Entre em contato conosco sem compromisso.

AUTOR / Autor

Takefumi Sugiura

Representante e Advogado de Propriedade Intelectual do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX

Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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