Visão geral do regime de desenhos industriais no Brasil

Introdução

O regime de desenhos e modelos da República Federativa do Brasil apresenta muitas diferenças em relação ao regime japonês, sendo necessários um entendimento atualizado do sistema e estratégias específicas para proteger e utilizar designs no país. Este artigo resume o regime de registro de desenhos e modelos do Brasil, abordando os procedimentos desde o depósito do pedido até o registro, o exame e o prazo de validade, a relação com os pedidos internacionais (Sistema de Haia), as formas de exercício dos direitos, bem como pontos práticos e estratégias que as empresas japonesas devem levar em consideração.

Requisitos de registro (documentos e condições necessários)

Ao apresentar um pedido de registro de desenho industrial no Brasil, os documentos do pedido devem ser redigidos em português. Os principais documentos necessários são os seguintes:

• Formulário de pedido (informações básicas do requerente e do criador, como nome, endereço e nacionalidade; denominação do desenho ou modelo; classe da classificação de Locarno, etc.)

• Desenhos ou fotografias (que representem visualmente o desenho ou modelo de forma adequada. No caso de objetos tridimensionais, recomenda-se a apresentação de pelo menos seis vistas, incluindo as vistas frontal, traseira, lateral esquerda, lateral direita, superior, inferior e oblíqua)

• Descrição (explicação da forma e do padrão do desenho ou modelo) e reivindicações (cláusulas que especificam o objeto de proteção do direito de desenho ou modelo)

• Procuração (POA) (necessária quando o pedido for apresentado por meio de um representante. Se o requerente for uma empresa estrangeira, há a obrigação de nomear um representante residente no país, sendo necessário apresentar uma procuração que delegue a esse representante a autoridade para procedimentos administrativos e judiciais. Não é necessário que a procuração seja autenticada ou certificada)

• Certificado de cessão (documento que comprova a cessão de direitos do criador para o requerente, caso este não seja o próprio criador. Oficialmente denominado “declaração de consentimento do inventor (criador)”, pode ser apresentado no momento do pedido ou posteriormente)

• Certificado de Prioridade (a ser apresentado quando se reivindicar a prioridade de um pedido anterior em outro país. O Brasil é signatário da Convenção de Paris, sendo possível reivindicar a prioridade de um pedido no Japão dentro de 6 meses. Nesse caso, é necessário apresentar, no prazo de 90 dias, o Certificado de Prioridade emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Japão, juntamente com uma tradução para o português e uma declaração de que o conteúdo é idêntico. No entanto, é possível dispensar a apresentação de documentos mediante o fornecimento de um código por meio do Serviço de Acesso Digital (DAS))

Observação: Qualificação do requerente – No Brasil, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, residentes ou não residentes, podem apresentar pedidos de registro de desenho industrial. No momento do pedido, deve-se indicar o nome do criador (designer) e, caso o requerente seja diferente do criador, deve-se declarar que os direitos foram transferidos. Além disso, várias variações de desenho industrial com a mesma finalidade e características idênticas podem ser reunidas em um único pedido de registro (até um máximo de 20 itens).Por exemplo, variações que diferem apenas em detalhes, como cor ou dimensões, podem incluir até 20 propostas em um único pedido. Isso permite proteger variações relacionadas de forma agrupada, mas não é possível incluir em um único pedido múltiplos desenhos ou modelos com finalidades ou conceitos de design diferentes. Caso sejam incluídos múltiplos desenhos ou modelos inadequados, será necessário, no prazo de 60 dias a partir da notificação de motivos de rejeição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), restringir o pedido a um único desenho ou modelo ou apresentar um pedido de divisão.

Procedimento desde o pedido até o registro

Após o envio dos documentos por meio de pedido eletrônico (online), é realizada uma análise de formalidades. Nessa análise, são verificadas questões como a ausência de documentos, desenhos ou informações necessárias, bem como o cumprimento do requisito de unidade (um pedido, um desenho industrial, sendo permitidas até 20 variações). Se não houver problemas de formalidade, o desenho industrial será publicado no Boletim Oficial simultaneamente à decisão de registro.Por outro lado, caso haja problemas como documentos incompletos ou violação do requisito de unidade, é emitida uma notificação de motivos de rejeição (Office Action), e é concedida a oportunidade de apresentar correções ou alegações dentro de 60 dias a partir da publicação da notificação no boletim. Se houver uma resposta adequada, o processo segue para o registro; no entanto, é necessário ter cuidado, pois se não houver resposta dentro do prazo, o pedido será rejeitado (considerado abandonado).Nos últimos anos, a eficiência do exame tem melhorado, e, em casos sem complicações, o registro costuma ocorrer em cerca de 4 a 6 meses a partir do depósito do pedido (mesmo que seja necessário responder a procedimentos decorrentes de irregularidades formais, o processamento se prolonga apenas por alguns meses). Além disso, no Brasil, não é cobrada nenhuma taxa especial de registro no momento do registro.

Como parte do sistema de divulgação, os pedidos de desenho industrial no Brasil são, em princípio, divulgados simultaneamente ao registro. Não há divulgação intermediária após um determinado período após o pedido, como ocorre com as patentes, e o pedido permanece confidencial enquanto estiver em tramitação. No entanto, a pedido do requerente, é possível solicitar **sigilo por 180 dias a partir do pedido (adiamento temporário do exame)**. Nesse caso, o processamento não ocorre imediatamente após a apresentação, sendo possível adiar a divulgação por até 180 dias, e o processo de exame é retomado após o término do período de sigilo.Este é um sistema que pode ser utilizado, por exemplo, quando se deseja adiar a divulgação para coincidir com o momento do lançamento do produto.

Sistema de exame (princípio da não exame e pedido de exame de mérito)

Uma das principais características do sistema de desenhos industriais do Brasil é o **“princípio da não análise”.** Quanto aos requisitos substantivos, como novidade e originalidade, não é realizada análise antes do registro; se os requisitos formais forem atendidos, o registro é concedido imediatamente (em outras palavras, trata-se de um **sistema de registro** em que não é feita uma avaliação oficial da novidade no momento da solicitação). Por isso, é possível obter a titularidade rapidamente, mas é necessário ter cuidado quanto à validade substantiva dos direitos após o registro.

Após o registro, o titular do direito de desenho (requerente) pode, por sua própria iniciativa, solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a realização de um exame de mérito (exame de novidade e originalidade). Trata-se de um sistema facultativo; caso não haja solicitação, o direito será mantido sem exame até o término do prazo. A solicitação de exame está sujeita ao pagamento de uma taxa prevista (355 reais, em 2023).Se, como resultado do exame de mérito, for determinado que o desenho ou modelo registrado carece de novidade ou originalidade — por exemplo, por ser um desenho ou modelo de domínio público —, um processo de nulidade poderá ser iniciado oficiosamente, podendo o registro ser revogado. Portanto, é recomendável solicitar o exame de mérito antes do exercício do direito (notificação de violação ou ajuizamento de ação judicial) e obter um resultado positivo (aprovação do INPI).Se a novidade e a originalidade forem reconhecidas no exame de mérito, será mais fácil se defender caso a parte contrária alegue a nulidade em um litígio de violação, aumentando a estabilidade do direito.

Além disso, nos novos critérios de exame de desenhos industriais, que entrarão em vigor em outubro de 2023, passou a ser permitida a utilização de reivindicações do tipo “desenho parcial”. Anteriormente, não existia no Brasil um regime de desenhos parciais, e interpretava-se que não era possível proteger apenas uma parte do produto no registro de desenho industrial. No entanto, atualmente, é possível excluir uma parte do produto como “parte de referência” por meio de representação com traços tracejados (pontilhados), reivindicando efetivamente apenas o desenho dessa parte.É necessário incluir na descrição uma declaração de exclusão (declaração de não inclusão) indicando que a parte representada por linhas tracejadas não está incluída no escopo dos direitos. É importante destacar que, com essa mudança, tornou-se possível registrar no Brasil o design de apenas uma parte característica do produto, e não do produto como um todo, de forma semelhante ao sistema de desenhos industriais parciais do Japão.

Prazo de validade e renovação (procedimento de manutenção)

O prazo de validade do direito de desenho no Brasil é de 10 anos a partir da data do pedido. Além disso, é possível realizar prorrogações a cada 5 anos, até um máximo de 3 vezes, garantindo proteção por um período máximo de 25 anos a partir da data do pedido. Ou seja, mesmo após o término dos 10 anos, mediante o pagamento da taxa de renovação prevista, é possível obter 3 prorrogações de 5 anos cada (totalizando 15 anos de prorrogação).

Na prática, o prazo para o pagamento da primeira taxa de manutenção vence no quinto ano após o registro. Se a primeira taxa de manutenção for paga dentro do prazo (no prazo de 5 anos a partir do depósito), o período inicial de proteção de 10 anos será mantido; a partir daí, o período de proteção poderá ser prorrogado mediante o pagamento das taxas de renovação no 10º, 15º e 20º anos, respectivamente.O prazo para o pagamento da taxa de renovação é até o ano anterior ao término de cada período de proteção; mesmo após o prazo, o pagamento atrasado é permitido, desde que seja feito dentro de 6 meses, mediante o acréscimo de uma taxa adicional. Note-se que não há taxa de registro no momento do registro (os primeiros 5 anos estão incluídos nos custos do pedido). Além disso, o procedimento de prorrogação pode ser realizado até 3 vezes (totalizando 25 anos), e após o término dos 25 anos, a renovação do direito de desenho industrial não é possível.

Exercício do direito (resposta à violação)

Após a obtenção do direito de desenho industrial no Brasil, é importante compreender como exercer o direito contra produtos falsificados ou atos de violação.

Ação cível por violação: em caso de suspeita de violação do direito de desenho industrial, o exercício do direito é feito por meio da propositura de uma ação cível no Tribunal de Justiça estadual. A jurisdição é do tribunal da localidade do autor (titular do direito) ou do local da violação. Como medidas de reparação, são possíveis a obtenção de liminar (suspensão provisória e suspensão definitiva por sentença de mérito) e a reivindicação de indenização por danos.Para obter uma medida cautelar (provisória), é necessário comprovar o cumprimento de requisitos gerais, como a probabilidade de obter uma sentença favorável ou o risco iminente de invalidação. O processo judicial depende da carga de trabalho do tribunal competente, mas geralmente leva de 2 a 3 anos desde a ajuizamento até a sentença.Além disso, o réu tem o direito de alegar a invalidade do desenho ou modelo registrado (por falta de novidade, etc.) como defesa no processo. Embora o processo de violação e o julgamento de invalidade sejam, em princípio, procedimentos distintos, eles podem ser tratados de forma integrada, sendo possível que o tribunal faça uma avaliação prévia da validade do direito e suspenda temporariamente o processo (suspensão até que seja proferida a decisão de invalidade).

Processo penal: a violação de direitos de desenho industrial pode ser considerada crime pela legislação brasileira. Especificamente, atos como a fabricação, venda, importação ou exportação de desenhos industriais registrados sem autorização, bem como a venda ou posse de produtos falsificados com fins lucrativos, estão sujeitos a sanções penais.O titular do direito (e o licenciado exclusivo) pode apresentar queixa criminal à polícia e, se houver condenação, o infrator poderá ser punido com multa ou pena de prisão. No entanto, como o processo criminal envolve um alto ônus da prova e custos processuais elevados, na prática é comum primeiro adotar medidas civis (notificação ou pedido de liminar) e, em casos graves, considerar a via criminal.

Interdição na Alfândega (Medidas de Fronteira): As autoridades alfandegárias brasileiras dispõem de um sistema para interromper a importação ou exportação de produtos falsificados, com base em solicitações dos titulares de direitos de desenho industrial. O titular do direito fornece à alfândega informações detalhadas sobre os produtos suspeitos de violação e os dados de seu registro de desenho industrial, solicitando vigilância. Caso a alfândega detecte a importação ou exportação de produtos muito semelhantes ao desenho industrial registrado, a carga em questão será retida temporariamente e o titular do direito será notificado.Ao receber a notificação, o titular do direito deve solicitar rapidamente, por meio de processo judicial, uma ordem formal de apreensão e retenção. O prazo de tramitação varia de caso a caso, mas as medidas alfandegárias constituem um meio eficaz de impedir a circulação de produtos falsificados.

Conforme descrito acima, no Brasil é possível lidar com a violação de direitos de desenho industrial por meio de vias civis, criminais e administrativas (alfandegárias). Note-se que não existe no Brasil um sistema de proteção para desenhos não registrados; caso um desenho não registrado seja imitado, é necessário considerar medidas de reparação com base na Lei de Direitos Autorais ou na Lei de Defesa da Concorrência Desleal. Portanto, o registro prévio do desenho é indispensável para a proteção do desenho.

Procedimento de renovação e estrutura de taxas

Conforme mencionado anteriormente, para manter o direito de desenho industrial, é necessário pagar taxas de manutenção e renovação em prazos determinados (a partir do quinto ano). A seguir, apresentamos um resumo da estrutura de taxas.

Taxas oficiais: o valor total das taxas oficiais necessárias para manter o direito de desenho industrial por um período máximo de 25 anos a partir do depósito do pedido é estimado em aproximadamente 2.200 reais (BRL, cerca de 390 dólares americanos). Esse valor inclui as taxas oficiais desde o registro inicial até três renovações, e as taxas de cada renovação são, em geral, baixas (para requerentes pessoas físicas, há ainda medidas de redução ou isenção).No momento do depósito do pedido, deve-se pagar a taxa de depósito prevista, juntamente com a apresentação do formulário e dos desenhos. Além disso, caso haja reivindicação de prioridade, serão cobradas taxas adicionais.

Taxas de manutenção e renovação: no Brasil, o sistema prevê o pagamento de uma taxa de manutenção no quinto ano para manter os direitos até o décimo ano e, a partir daí, o pagamento de taxas de renovação no décimo, décimo quinto e vigésimo anos para prorrogar o prazo de validade dos direitos.Por exemplo, se uma empresa desejar manter os direitos por 25 anos completos, serão necessários quatro pagamentos (no 5º, 10º, 15º e 20º anos), totalizando cerca de R$ 2.200, conforme mencionado anteriormente. Como o valor exato das taxas de renovação pode variar devido a alterações na legislação, é importante verificar a tabela de taxas do INPI a cada vez. Se o procedimento de prorrogação for negligenciado, os direitos expiram, mas é possível efetuar o pagamento retroativo, desde que dentro de um prazo de seis meses.

Honorários de representação: os valores acima referem-se às taxas cobradas pelos órgãos públicos; para o registro e manutenção efetivos, também são cobrados honorários de representação pelo agente local. Os honorários de representação variam de acordo com cada escritório, mas, em geral, considera-se que, em relação ao nível de preços no Brasil, eles sejam ligeiramente mais baixos ou equivalentes aos praticados no Japão. No caso de empresas japonesas, é comum que se contrate um agente local por meio de um escritório de patentes japonês; nesse caso, é importante ter em mente que serão incorridos custos tanto no Japão quanto no Brasil.

Adequação ao sistema de pedidos internacionais (Acordo de Haia)

O Brasil aderiu ao sistema de registro internacional de desenhos e modelos (Convenção de Haia, Emenda de Genebra) em 1º de agosto de 2023. Com isso, as empresas japonesas podem utilizar a via de designar o Brasil por meio do pedido internacional de Haia para obter direitos de desenho e modelo no território brasileiro. A utilização do pedido internacional oferece a vantagem de permitir o gerenciamento centralizado da proteção de desenhos e modelos em vários países, mas é necessário prestar atenção aos requisitos específicos do Brasil.

Pontos a serem observados ao designar o Brasil: Ao designar o Brasil em um pedido internacional (pedido DM), é exigido que o requerente (titular) seja o próprio criador. Caso o pedido seja apresentado em nome de uma pessoa jurídica que não seja o criador, é necessário anexar ao formulário uma declaração informando que “o direito foi cedido pelo criador”. Esse requisito pode ser atendido no próprio procedimento de pedido internacional (sistema eHague). Além disso, quanto à apresentação de documentos de prioridade, para a designação do Brasil, recomenda-se a inclusão do código DAS no momento da reivindicação de prioridade.Na ausência do código DAS, é necessário apresentar os documentos de prioridade (acompanhados de tradução) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, por meio de um representante local, no prazo de 90 dias a partir da data de publicação no Boletim Internacional.

Requisito de unidade e divisão: Embora seja possível incluir vários desenhos em um único pedido internacional de Haia, no Brasil, conforme mencionado anteriormente, um único pedido de desenho industrial pode conter no máximo 20 desenhos, incluindo variações, e deve se limitar a mesma finalidade e características.Portanto, se, por exemplo, designs de produtos diferentes forem agrupados em um único pedido internacional, o examinador brasileiro poderá rejeitar a parte designada para o Brasil por “violação do requisito de unidade do design”. Mesmo em caso de rejeição, desde que seja feito dentro de 60 dias após a notificação do INPI, é permitido designar um único design a ser mantido e apresentar pedidos de divisão locais para os demais.Para o pedido divisional, é necessário pagar diretamente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil as taxas nacionais previstas, uma vez que cada um passa a ser um pedido nacional. Portanto, é importante planejar a composição dos desenhos do pedido internacional de forma a atender antecipadamente aos requisitos de unidade do Brasil (por exemplo, dividindo por desenho e apresentando pedidos internacionais separados, conforme necessário) ou ter em mente a possibilidade de um pedido divisional após a rejeição.

Exame e resposta: mesmo por meio do Sistema de Haia, o conteúdo e os critérios de exame realizados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) são os mesmos dos pedidos nacionais.Caso haja irregularidades formais ou não cumprimento dos requisitos, uma notificação de rejeição (conhecida como “Notificação A”) será enviada por meio da OMPI. Nesse caso, se a resposta não for apresentada por meio de um agente local no prazo de 60 dias, a parte designada para o Brasil será definitivamente rejeitada. Portanto, observe que, mesmo utilizando o pedido internacional, será necessário responder no idioma local e contratar um agente (por outro lado, mesmo ao designar o Brasil no pedido internacional, é recomendável manter contato com um agente local de confiança no Brasil).

Necessidade de um representante local

Quando empresas estrangeiras ou não residentes apresentam um pedido de registro de desenho industrial no Brasil, é obrigatória a participação de um advogado ou agente local. A legislação brasileira estabelece que pessoas com endereço no exterior devem nomear, de forma permanente, um agente qualificado com domicílio no território brasileiro.O representante nomeado tem autoridade para receber notificações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e para atuar em nome do requerente em procedimentos e julgamentos. Mesmo que a procuração (POA) não seja apresentada no momento do depósito do pedido, ela será válida para fins processuais se for apresentada dentro de 60 dias após o depósito (se não for apresentada dentro do prazo, o pedido será rejeitado). A procuração deve conter a assinatura do requerente (empresa), mas não é necessária autenticação notarial nem reconhecimento consular, sendo a carga processual relativamente leve.No caso de empresas japonesas, normalmente um escritório de patentes no Japão realiza os procedimentos em colaboração com um agente local, mas, na POA, o agente local é nomeado diretamente.

Além disso, também é necessário um advogado local para o exercício dos direitos (ação judicial) após a obtenção dos direitos. No Brasil, somente pessoas com habilitação para exercer a advocacia podem atuar como representantes em tribunal. Quando uma empresa japonesa busca uma liminar ou indenização por danos no local, é indispensável que a ação judicial seja movida por um advogado brasileiro. Portanto, um ponto prático importante é selecionar um agente local ou escritório de advocacia confiável desde a obtenção dos direitos até o seu exercício.

Motivos de rejeição e oportunidades de correção

Apresentamos a seguir os principais motivos de rejeição de pedidos de registro de desenho industrial no Brasil e as oportunidades de resposta concedidas ao requerente.

• Violação dos requisitos formais e da unidade: a falta de documentos obrigatórios, imperfeições na descrição do pedido ou a inclusão de vários desenhos ou modelos diferentes em um único pedido, por exemplo, são apontadas inicialmente na análise formal. Na maioria dos casos, essas falhas podem ser corrigidas e são notificadas na forma de uma solicitação de correção (Office Action), e não de uma recusa. O requerente pode dar continuidade ao processo de análise se, no prazo de 60 dias, apresentar os documentos que faltam ou realizar uma divisão do pedido. Caso não haja resposta dentro do prazo, o pedido será considerado rejeitado (desistido).

• Desenhos e modelos inelegíveis para registro: Os desenhos e modelos que não são objeto de proteção nos termos da Lei de Desenhos e Modelos são rejeitados desde o início. Especificamente, obras puramente artísticas (que não se destinam a uso industrial) não constituem desenhos e modelos; além disso, desenhos e modelos que contrariem a ordem pública e os bons costumes, que prejudiquem a honra ou a imagem de terceiros, ou que profanem crenças religiosas, entre outros, não são elegíveis para registro.Além disso, formas comuns ou inevitáveis de objetos (por exemplo: formas geométricas puras, como esferas e cubos, ou formas padronizadas por sua função, como parafusos e engrenagens) são consideradas “sem caráter decorativo” e não podem ser registradas como desenhos ou modelos. Da mesma forma, formas destinadas exclusivamente a garantir a função (aquelas cuja forma é determinada pela função) também não são registráveis. Nesses casos, é difícil obter reparação por meio de correções, e a rejeição ocorre na fase de exame.

• Escopo da correção: correções para sanar irregularidades formais são permitidas, mas alterações nos desenhos após o depósito do pedido são estritamente restritas. Especialmente quando se reivindica direito de prioridade, alterações que não correspondam exatamente aos desenhos do pedido de prioridade são consideradas adição de novos elementos, havendo risco de rejeição da correção ou perda do direito de prioridade.As Normas de Exame de Desenhos e Modelos do Brasil exigem que os desenhos sejam “idênticos aos da solicitação de prioridade”, não sendo permitido substituir os desenhos posteriormente para alinhá-los com a solicitação de prioridade. Portanto, é necessário examinar cuidadosamente os desenhos a serem apresentados no momento do depósito e, se necessário, adotar estratégias como a realização de correções voluntárias logo após o depósito.

Conforme exposto acima, no Brasil, as oportunidades de correção limitam-se basicamente a aspectos formais, e falhas relacionadas a requisitos substantivos (como violação da ordem pública e dos bons costumes ou falta de caráter decorativo) são fatais. No entanto, é possível **interpor recurso (julgamento) contra a decisão de rejeição**. É possível apresentar um pedido de julgamento, expondo os motivos da contestação, no prazo de 60 dias a partir da data de publicação da notificação de rejeição no Diário Oficial, e uma reavaliação será realizada por um examinador interno.No processo de julgamento, além de ser estabelecido um prazo para que terceiros apresentem suas opiniões, o examinador emite novas observações, e o requerente tem a oportunidade de apresentar novas contestações. Se, como resultado do julgamento, a recusa for revogada, o processo segue diretamente para o registro; caso seja mantida, pode-se considerar a busca de reparação judicial (ação judicial).

Oposição por terceiros e processo de nulidade

O regime de desenhos industriais do Brasil não prevê um sistema de oposição na fase de pedido. Portanto, mesmo que um terceiro deseje contestar um determinado pedido de desenho industrial, não há meios de intervir oficialmente antes do registro. Caso se descubra um pedido de desenho industrial de um concorrente, deve-se, em primeiro lugar, acompanhar de perto se esse desenho será registrado e, após o registro, avaliar as medidas a serem tomadas.

Procedimento de nulidade após o registro: uma vez que o desenho ou modelo seja registrado, é possível requerer um processo de nulidade (procedimento administrativo de anulação do registro). Qualquer pessoa (basta ser parte interessada) pode ser requerente, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) também pode iniciar o processo de ofício. O pedido de nulidade deve ser apresentado no prazo de 5 anos a partir da data da publicação do registro.Após o prazo de 5 anos, o processo de nulidade no INPI, em princípio, não será aceito. No entanto, entende-se que a propositura de ação de nulidade no tribunal (Tribunal Federal) é possível mesmo após esse prazo. Os motivos de nulidade que podem ser alegados são a falta de requisitos formais (violação da unidade, etc.) ou a ausência de requisitos de mérito (falta de novidade ou originalidade, etc.). No processo de nulidade, solicita-se ao INPI o cancelamento do registro e, caso haja discordância com a decisão do INPI, é possível, em última instância, recorrer à revisão judicial.

Exceção de nulidade: conforme mencionado anteriormente, em um processo de violação, o réu pode alegar a nulidade do desenho ou modelo registrado como forma de defesa. Nesse caso, uma característica importante é que pode ser proferida uma sentença que nega a validade apenas entre as partes do processo (efeito inter partes). Em outras palavras, mesmo sem passar por um julgamento formal de nulidade no Tribunal Federal, é possível que seja proferida uma decisão determinando que o direito de desenho ou modelo em questão não pode ser exercido contra o autor no contexto do processo de violação. No entanto, essa decisão não afeta diretamente terceiros.Caso outros interessados também desejem obter a invalidação, será necessário instaurar um processo de invalidação ou uma ação de invalidação separadamente.

De modo geral, pode-se dizer que, no Brasil, os cinco anos após a concessão do direito são um período de alto risco de invalidação. Ao contestar um desenho ou modelo registrado por terceiros, é recomendável solicitar o julgamento de invalidação dentro desse prazo; por outro lado, do ponto de vista do titular do direito, é importante lembrar que o risco de invalidação administrativa diminui após o término dos cinco anos (embora permaneça a possibilidade de contestação judicial).

Pontos práticos e recomendações estratégicas para empresas japonesas

Por fim, resumimos os pontos e estratégias que as empresas japonesas devem levar em consideração ao proteger e utilizar desenhos industriais no Brasil.

• Obtenção antecipada dos direitos e utilização da prioridade internacional: como o Brasil adota o sistema de registro sem exame, o tempo entre o depósito do pedido e o registro tende a ser mais curto em comparação com outros países. Se desejar obter os direitos rapidamente para acompanhar o lançamento do produto, o depósito de pedido no Brasil é uma opção válida. Se for feito dentro de seis meses a partir do depósito do pedido de desenho industrial no Japão, é possível reivindicar a prioridade de Paris para depositar no Brasil; a partir de 2023, o depósito internacional de Haia também estará disponível.Após o depósito do pedido no Japão, se o mercado brasileiro for considerado como um dos países de comercialização do produto, considere depositar o pedido no Brasil o mais cedo possível (ou designar o Brasil no pedido internacional). Além disso, a legislação brasileira reconhece um período de carência (período de tolerância) de 180 dias para a novidade; portanto, a divulgação própria realizada nos seis meses anteriores ao depósito do pedido não será considerada perda de novidade.Mesmo que uma empresa japonesa venha a divulgar o design por meio de um lançamento de produto, por exemplo, ainda há a possibilidade de obter proteção por meio de um pedido no Brasil, desde que isso ocorra dentro do prazo de seis meses. No entanto, tenha cuidado, pois, em princípio, a proteção não será possível após o término do prazo de prioridade (seis meses).

• Pedido único para desenhos e modelos derivados: Embora exista no Japão o sistema de desenhos e modelos relacionados, o princípio básico é de um pedido por desenho ou modelo. Por outro lado, no Brasil, é possível registrar em um único pedido até 20 variações de um mesmo conceito. No caso de produtos com vários desenhos derivados, como diferenças de cor ou alterações de detalhes, é mais eficiente em termos de custo registrar tudo em um único pedido, na medida do possível. No entanto, como a mistura de desenhos e modelos não relacionados pode resultar em rejeição, o escopo do agrupamento deve ser definido em consulta com o agente.Além disso, enquanto no Japão existe a estratégia de registrar posteriormente, como desenho ou modelo relacionado, designs semelhantes que não foram incluídos no pedido inicial, no Brasil, se um desenho ou modelo semelhante for registrado em um pedido separado após a publicação, o próprio pedido anterior pode se tornar um fator de impedimento. Portanto, é recomendável incluir, na medida do possível, todas as variações que se deseja proteger no pedido inicial.

• Abordagem de desenhos parciais: Conforme mencionado acima, a partir de 2023, também no Brasil, tornou-se possível fazer reivindicações parciais por meio de linhas tracejadas. No entanto, não se trata de um sistema independente como o de desenhos parciais do Japão, e ainda há poucos casos práticos. Caso uma empresa japonesa deseje proteger apenas uma parte de um produto no Brasil, será necessário limitar habilmente o escopo dos direitos no desenho utilizando linhas tracejadas. Nesse caso, não se esqueça de incluir na descrição uma menção de que a parte tracejada não está incluída nos direitos.A proteção parcial de desenhos industriais é eficaz contra a falsificação, mas se o examinador julgar que a parte em questão é uma “forma comum”, há a possibilidade de a inscrição ser recusada (especialmente no caso de formas de peças que, isoladamente, carecem de originalidade). Pode-se dizer que é uma estratégia eficaz quando, mesmo que parcial, a característica visual é proeminente.

• Representante local e suporte linguístico: O português é a língua oficial do Brasil, e os documentos apresentados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e as publicações oficiais são redigidos nessa língua. Como é difícil para empresas japonesas lidarem diretamente com essas questões, é essencial nomear um representante local de confiança.Felizmente, como não é necessária a autenticação notarial da procuração para os pedidos no Brasil, o processo é ágil; no entanto, a escolha de um agente com experiência em casos de empresas japonesas permite evitar erros decorrentes de diferenças culturais e de costumes comerciais. Especialmente quando for necessário responder a uma recusa via Convenção de Haia, é preciso redigir uma resposta em português dentro do curto prazo de 60 dias após a notificação da OMPI; por isso, é importante estabelecer antecipadamente um sistema de comunicação com o agente local.

• Exercício de direitos e utilização do exame de mérito: no Brasil, são reconhecidas ações de cessação e indenização por danos em casos de violação de direitos de desenho industrial, e, em casos graves, a possibilidade de processo criminal também é considerada.Quando produtos falsificados circulam no mercado, é comum enviar primeiro uma carta de advertência por carta registrada com aviso de recebimento (Cease & Desist Letter) para solicitar a cessação voluntária. Se a violação persistir, deve-se entrar com uma ação civil e, se necessário, solicitar a apreensão pela alfândega. O ponto-chave aqui é a estabilidade (validade) do direito. Direitos obtidos sem exame são rápidos, mas também apresentam o risco de serem contestados como inválidos pelos infratores.Utilizar o pedido de exame de mérito mencionado anteriormente para obter um aval quanto à novidade e originalidade dos direitos da empresa constitui uma arma poderosa na estratégia de litígio. Especialmente no Brasil, como um julgamento de nulidade ex officio pode ocorrer dependendo do resultado do exame do examinador, pode-se dizer que, inversamente, os direitos reconhecidos pelo examinador ganham confiabilidade. Portanto, quando uma empresa japonesa obtiver um direito de desenho industrial no Brasil, recomendamos solicitar ativamente o exame de mérito para designs de alta importância, a fim de garantir todas as precauções.

• Gestão de custos: as taxas oficiais de desenhos e modelos no Brasil são relativamente baixas e, como há a vantagem de poder registrar várias variantes em um único pedido, é possível obter ampla proteção com boa relação custo-benefício. No entanto, é importante estimar o custo total levando em conta as flutuações cambiais e os honorários dos representantes locais, e analisar os projetos por ordem de prioridade.Por exemplo, para produtos cujo mercado local não seja muito grande, deve-se avaliar a relação custo-benefício do pedido e decidir, no âmbito de uma estratégia abrangente de propriedade intelectual, se não seria possível cobri-los por meio de marcas registradas ou direitos autorais, em vez de desenhos e modelos. É necessário ter um equilíbrio, registrando sem hesitação os desenhos e modelos essenciais e registrando os desenhos e modelos secundários apenas quando necessário.

Acima, explicamos de forma abrangente o resumo do sistema de desenhos industriais do Brasil e os pontos práticos.Embora o Brasil esteja se aproximando dos padrões internacionais com a adesão à Convenção de Haia em 2023 e a implementação de novos critérios de exame, ele continua sendo uma jurisdição única, na qual persistem o regime de não exame e procedimentos próprios. Para as empresas japonesas, é importante acompanhar de perto as últimas tendências e, em colaboração com especialistas locais, buscar a aquisição e o aproveitamento adequados dos direitos. Esperamos que o conteúdo deste artigo seja útil para proteger com segurança os designs de sua empresa no mercado brasileiro.

Referências e fontes: Lei de Propriedade Industrial do Brasil (Lei nº 9.279/96), Manual de Desenhos e Modelos do INPI, 2ª edição (revisão de 2023), ICLG “Designs 2025 – Brazil”, coluna “O Sistema de Desenhos e Modelos no Brasil” da HARAKENZO, entre outros.

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura

Representante e Advogado de Propriedade Industrial do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX

Presta assessoria a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Industrial do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Industrial (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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