Resumen del sistema de diseños industriales de Estados Unidos

Aunque el sistema de patentes de diseño de Estados Unidos comparte el marco básico con el sistema de registro de diseños de Japón, existen diferencias importantes en la aplicación de los criterios de examen y en las normas de ejercicio de los derechos. En este artículo se comparan y analizan en detalle los sistemas de diseños de Estados Unidos y Japón desde siete perspectivas: requisitos de registro, procedimientos de solicitud, período de protección, requisitos de infracción, indemnización por daños y perjuicios, solicitudes internacionales y requisitos de los planos.Hemos recopilado de forma exhaustiva los puntos clave que las empresas japonesas deben tener en cuenta a la hora de obtener y utilizar derechos de diseño en Estados Unidos.

1. Requisitos de registro (novedad, no obviedad, carácter de diseño, etc.)

Requisitos de registro en EE. UU.

La patente de diseño de Estados Unidos se regula como parte de la Ley de Patentes y exige que se trate de un «diseño nuevo, original y decorativo para un artículo manufacturado». En concreto, debe cumplir los tres requisitos siguientes.

Requisitos de registro en Japón

En la Ley de Diseños de Japón, la novedad y la no obviedad (equivalente a la «no evidentialidad» de Estados Unidos) también son requisitos de registro. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Diseños, no se pueden registrar diseños idénticos o similares a los que eran de dominio público antes de la solicitud, y se rechazan los diseños que puedan crearse fácilmente.

En Japón, el diseño se define como «la forma, el dibujo o el color (o su combinación) de un producto (incluidas sus partes) que suscita una sensación estética a través de la vista», por lo que las formas puramente funcionales que no suscitan una sensación estética (estética) no son objeto de protección.

En Japón también existe un período de gracia basado en la divulgación propia, y gracias a una reforma legislativa reciente, ahora es posible aplicar una excepción a la divulgación propia realizada en el plazo de un año antes de la solicitud (antes eran seis meses). Sin embargo, en Japón es necesario seguir un procedimiento específico en el momento de la solicitud (solicitud de aplicación de la excepción y presentación de documentos acreditativos, etc.), lo que difiere de Estados Unidos, donde se aplica automáticamente sin necesidad de trámites.

Además, aunque en Japón también se hizo posible la protección de los diseños gráficos (pantallas e iconos en sí) con la reforma legislativa de 2020, históricamente se ha dado mayor importancia a la naturaleza del producto. En general, aunque los requisitos de registro en Estados Unidos y Japón son, en líneas generales, comunes, existen características institucionales en cuanto a la interpretación de los productos, la aplicación del período de gracia y la especificación de los requisitos de carácter decorativo.

2. Procedimiento de solicitud (documentación, examen, tasas, etc.)

Procedimiento de solicitud en Estados Unidos

Para solicitar una patente de diseño en Estados Unidos, se utiliza un formulario similar al de la solicitud de patente. Los documentos necesarios para la solicitud son los siguientes.

En Estados Unidos se aplica el principio de «una solicitud por diseño», pero si se considera que varios diseños pertenecen a un único concepto creativo, en algunos casos se permite incluir múltiples ejemplos de realización (embodiments) en una sola solicitud. Si el examinador determina que no se cumple el requisito de unidad, se emitirá un requerimiento de restricción (Restriction Requirement), y será necesario dividir la solicitud o restringir el alcance de las reivindicaciones.

Si se presentan por separado diseños similares, puede darse el caso de que se emita un motivo de denegación por falta de no obviedad citando la solicitud anterior en la solicitud posterior; para hacer frente a esto, en algunos casos se recurre a la «terminal disclaimer» (un procedimiento para que el plazo de vigencia de la solicitud posterior finalice el mismo día que el de la solicitud anterior).

Examen y costes en Estados Unidos

En Estados Unidos, los diseños también se someten a un examen de fondo. Tras la presentación de la solicitud, un examinador especializado en diseños de la USPTO investiga los diseños anteriores y examina la novedad, la no obviedad y el carácter estético, entre otros aspectos. El periodo de examen es, de media, de entre 8 y 12 meses, tras los cuales se notifica el resultado del primer examen (acción de la oficina).

Procedimiento de solicitud en Japón

En Japón, el procedimiento de la Ley de Diseños establece un proceso independiente para la solicitud de registro de diseños. En la solicitud se debe indicar el nombre del diseño (nombre del artículo), la información del creador y del solicitante, y se deben presentar planos o fotografías (gracias a una reforma reciente, ahora también es posible presentar solicitudes con fotografías o planos generados por ordenador).

En las solicitudes de diseño en Japón no es necesario incluir reivindicaciones, ya que son los propios dibujos presentados los que delimitan el alcance de los derechos. Además, se aplica el principio de «una solicitud, un diseño», por lo que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, básicamente no es posible incluir varios diseños en una sola solicitud. Si se desea proteger varias variaciones de un diseño, es necesario presentar solicitudes individuales.

No obstante, existe el sistema de diseños relacionados, que permite vincular diseños similares al diseño principal como diseños relacionados y obtener derechos sobre ellos (la reforma de 2020 amplió el plazo para presentar solicitudes de diseños relacionados). Asimismo, los diseños parciales pueden presentarse como una categoría de solicitud independiente; a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no se permite modificarlos posteriormente para convertirlos en diseños parciales, por lo que es necesario presentar los planos como diseños parciales en el momento de la solicitud.

Examen y costes en Japón

Japón también aplica un sistema de registro con examen de fondo; el plazo hasta la notificación del examen preliminar es de unos 6 a 7 meses de media, y si todo va bien, en muchos casos se llega a la resolución de registro en unos 8 a 12 meses desde la presentación de la solicitud. No es necesario solicitar el examen, ya que este se lleva a cabo simultáneamente a la presentación de la solicitud.

3. Plazo de protección

Periodo de protección en EE. UU.

La vigencia de una patente de diseño de Estados Unidos es de 15 años a partir de la fecha de concesión (fecha de registro).Anteriormente era de 14 años, pero tras la reforma legislativa de 2015 (reforma derivada de la adhesión al Arreglo de La Haya), actualmente se ha ampliado a 15 años. Durante este periodo no es necesario pagar tasas de mantenimiento anuales, por lo que la protección se mantiene sin costes adicionales desde la solicitud hasta la expiración del derecho. Además, dado que la solicitud de diseño no se publica a menos que se conceda como patente, el cómputo de los 15 años comienza en el momento de la concesión.

Periodo de protección en Japón

El plazo de vigencia de los derechos de diseño en Japón se ha ampliado en los últimos años, pasando a ser de 25 años a partir de la fecha de solicitud (ley modificada en vigor desde el 1 de abril de 2020; para las solicitudes anteriores, el plazo es de «20 años a partir de la fecha de registro»). Dado que el punto de partida para el cálculo del plazo de vigencia es la fecha de solicitud, la protección se extiende hasta un máximo de 25 años, incluyendo el tiempo necesario para el examen y el registro. En Japón es necesario pagar anualidades cada año, por lo que hay que tener en cuenta que los derechos se extinguen si no se abonan dichas anualidades.

4. Requisitos de infracción (criterios de determinación de la infracción y alcance de los derechos)

Determinación de la infracción en EE. UU.

La infracción de una patente de diseño estadounidense se determina mediante la prueba del «observador común» (ordinary observer). Se trata de un criterio que evalúa si un comprador común, que adquiriría el producto en cuestión, podría confundir el diseño del producto sospechoso con el de un producto protegido por una patente de diseño.

Esta evaluación de la similitud basada en una observación global es una prueba tradicional que se remonta a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Gorham Co. v. White (1871) y que se reafirmó en el caso Egyptian Goddess de 2008. En dicha sentencia se descartó la prueba tradicional del «punto de novedad» y se estableció un método para determinar si los productos son sustancialmente idénticos en su conjunto, teniendo en cuenta la existencia de diseños anteriores.

Determinación de la infracción en Japón

En Japón, la existencia de infracción de los derechos de diseño se determina en función de si el diseño registrado y el diseño sospechoso son «idénticos o similares» (artículo 23 de la Ley de Diseños). Esta determinación se lleva a cabo en dos etapas.

Primera fase: similitud de los productos - Se parte de la premisa de que el uso y la función del producto en cuestión y del diseño registrado son idénticos o similares. Si los productos son totalmente diferentes, se considerará que los diseños no son similares, por muy parecidas que sean sus formas.

Segunda fase: similitud de la forma. Si se reconoce que los productos coinciden o son similares, se comparan los elementos constitutivos y las características de la forma de ambos diseños para determinar si la impresión estética global es común. Se tiende a dar mayor importancia a la similitud de las partes esenciales del diseño (aquellas características que, desde el punto de vista del diseño, llaman especialmente la atención del cliente).

5. Indemnización por daños y perjuicios (medidas de reparación y cuantía de la indemnización)

Indemnización por daños y perjuicios en EE. UU.

En Estados Unidos, ante una infracción de una patente de diseño, es posible solicitar una orden de cesación (orden de prohibición de la infracción) o reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Cabe destacar las medidas de reparación adicionales por infracción de una patente de diseño previstas en el artículo 289 de la Ley de Patentes de Estados Unidos.

Indemnización por daños y perjuicios en Japón

En Japón, las medidas civiles contra la infracción de los derechos de diseño consisten en el derecho a solicitar una orden de cesación y el derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios, un esquema prácticamente idéntico al de la infracción de los derechos de patente. El cálculo de la indemnización por daños y perjuicios puede demostrarse de forma selectiva mediante cualquiera de las siguientes opciones:

No se indemniza la totalidad de los beneficios del infractor, sino que, cuando el diseño se refiere a una parte del producto, se tiene en cuenta su grado de contribución. En los litigios sobre diseños en Japón, la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios suele oscilar entre varios millones y varios decenas de millones de yenes. Además, en Japón también existen sanciones penales, y las infracciones graves de los derechos de diseño pueden ser castigadas con penas de prisión de hasta 10 años o multas de hasta 10 millones de yenes (en el caso de las personas jurídicas, multas de hasta 300 millones de yenes) (artículo 69 de la Ley de Diseños).

Tendencias jurisprudenciales

En Estados Unidos, el caso Apple contra Samsung mencionado anteriormente elevó de golpe la importancia de los derechos de diseño, y desde entonces se utilizan activamente las patentes de diseño también en el sector de la alta tecnología. Además, recientemente, en el caso LKQ Corp. contra GM, se debatió el criterio para determinar la no obviedad de las patentes de diseño.En 2024, el Pleno del Tribunal Federal de Apelación del Circuito (CAFC) dictaminó que la prueba de Rosen-Durling, utilizada durante muchos años, podría quedar invalidada en la medida en que contraviniera el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso KSR, y estableció que, en lo sucesivo, se debería aplicar un criterio de no obviedad flexible, similar al de las patentes de invención.

En Japón, en sentencias recientes destacadas sobre infracción de diseños, como el «caso del diseño de bolsos», se han establecido métodos para determinar los elementos esenciales de un diseño y para evaluar la similitud.Dado que la reforma de 2020 ha hecho posible la estrategia de prórroga de derechos mediante diseños relacionados, han surgido nuevos puntos de debate, como la distinción entre el diseño principal y los diseños relacionados en los litigios por infracción. En general, el sistema jurídico estadounidense, bajo el régimen de jurado, puede dar lugar a indemnizaciones millonarias, mientras que el japonés se caracteriza por un proceso judicial estable con una sala especializada (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual); sin embargo, existen grandes diferencias entre ambos sistemas en cuanto a la cuantía de las indemnizaciones y el efecto disuasorio.

6. Solicitud internacional (Convenio de La Haya)

Resumen del Convenio de La Haya

Tanto Estados Unidos como Japón se adhirieron en 2015 al Arreglo de La Haya, el sistema de registro internacional de diseños. Las empresas pueden utilizar la solicitud internacional de La Haya para solicitar la protección de diseños en varios países (partes contratantes) con una sola solicitud. Cuando se presenta una solicitud internacional que incluye a Estados Unidos (USPTO) o Japón (JPO) como países designados, tras el examen de formalidades por parte de la Oficina Internacional de la OMPI, esta se remite a las oficinas de cada país designado.

Dado que tanto Estados Unidos como Japón son países en los que los examinadores realizan un examen de fondo, incluso en el caso de una solicitud internacional se lleva a cabo un examen de novedad y no obviedad, al igual que en una solicitud nacional, y si existen motivos de denegación, se emite una notificación de denegación (refusal). Por regla general, se debe notificar la existencia o no de una denegación en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de publicación internacional, y si no se emite una notificación de denegación, el diseño se registra.

Ventajas y aspectos a tener en cuenta de la solicitud internacional

Dado que, en principio, las solicitudes de La Haya están sujetas a restricciones estrictas en cuanto a la corrección de los planos tras la presentación, se recomienda que las empresas japonesas, cuando presenten primero una solicitud de diseño industrial a nivel nacional y utilicen esos planos para presentar una solicitud de La Haya designando a Estados Unidos, elaboren desde el momento de la solicitud japonesa unos planos que sean válidos a nivel internacional. En particular, si se tiene previsto designar a Estados Unidos, se pueden evitar problemas de imposibilidad de corrección posteriores si, en la fase de la solicitud japonesa, se elaboran planos al estilo estadounidense (con vistas suficientes y representación de sombras).

Diseños múltiples y el problema de la unidad

Aunque el sistema de La Haya permite incluir hasta 100 diseños en una sola solicitud internacional, en países como Estados Unidos o Japón, donde la legislación nacional establece como principio «un diseño por solicitud», existe la posibilidad de que la solicitud sea denegada por falta de unidad. En la práctica, la medida más adecuada para las solicitudes de La Haya que incluyen a Estados Unidos y Japón es aplicar el principio de «un diseño por solicitud».

Otros aspectos prácticos

En las solicitudes de La Haya que designan a Estados Unidos, el solicitante de la solicitud internacional se considera el inventor del diseño a efectos de la legislación estadounidense, por lo que deberá presentar posteriormente una declaración jurada (oath) ante la USPTO. La solicitud directa mediante la reivindicación de prioridad basada en el Convenio de París (solicitud por la vía de París en Estados Unidos en un plazo de seis meses tras la solicitud en Japón) sigue siendo un medio habitual. La elección entre utilizar La Haya o presentar una solicitud directa dependerá del número de países designados, los costes y la carga administrativa.

7. Requisitos de los planos (criterios de calidad de los planos, representación con líneas discontinuas, etc.)

Requisitos de los planos en EE. UU.

Los dibujos son el núcleo de la solicitud de patente de diseño, y la USPTO exige dibujos detallados y de alta calidad.

En cuanto a los planos de sección, se recomienda no presentarlos si las irregularidades de la superficie se pueden apreciar mediante el sombreado. Esto se debe a que los planos de sección también se consideran planos válidos a efectos de la interpretación de los derechos, y mostrar secciones innecesarias podría limitar innecesariamente el alcance de los derechos. Además, las fotografías en color tienen el inconveniente de que el alcance de los derechos se limita a ese color, y no se permite mezclar dibujos lineales con fotografías.

Requisitos de los planos en Japón

En Japón también se exige, por regla general, la presentación de seis vistas (vistas en seis direcciones) para las solicitudes de diseños. Además de las vistas frontal, trasera, lateral izquierda y derecha, superior e inferior, es habitual adjuntar una vista en perspectiva si se trata de un objeto tridimensional.

Diferencias entre los criterios de dibujo de ambos países

En concreto, preparar dibujos lineales con sombreado que incluyan las seis vistas y utilizarlos también en la solicitud japonesa facilitará la posterior expansión al mercado estadounidense. Los dibujos son el alma de los derechos de diseño, y se requiere un conocimiento técnico especializado para crear dibujos que sean válidos sin problemas tanto en Estados Unidos como en Japón.

Tabla comparativa de los sistemas de diseños de Estados Unidos y Japón

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se resumen las principales diferencias entre el sistema de patentes de diseño de Estados Unidos y el de Japón.

De la comparación anterior se desprende que, aunque el marco básico del sistema de patentes de diseño de EE. UU. y el de Japón son similares, existen diferencias importantes en la aplicación de los criterios de examen y en las normas de ejercicio de los derechos.Cuando las empresas japonesas obtengan y utilicen derechos de diseño en EE. UU., necesitarán una estrategia que tenga plenamente en cuenta los estrictos criterios de elaboración de planos propios de EE. UU. y los riesgos en caso de infracción (indemnizaciones elevadas). Por otra parte, Japón también está buscando la armonización internacional mediante la reforma legislativa de 2020, que incluye la ampliación del plazo de protección y la ampliación de la protección de los diseños gráficos, por lo que será necesario seguir prestando atención a la evolución de los sistemas de ambos países.

Documentación de referencia

• Oficina de Patentes, documento del Consejo de Estructura Industrial: «Comparación de los sistemas de diseños de distintos países» (2011) - Comparación de tasas de solicitud y tasas administrativas
• JETRO «Manual para la expansión empresarial en EE. UU. - Solicitud de patentes de diseño» (2022) - Señalamiento de las diferencias entre los criterios de planos de Japón y EE. UU.
• JETRO «Manual para la expansión empresarial en EE. UU. - Recursos en materia de patentes de diseños» (2022) - Introducción a la normativa estadounidense sobre indemnización por el beneficio total en caso de infracción de diseños y al caso Apple contra Samsung
• M&Partners «Modificación de los criterios de no obviedad de las patentes de diseño en EE. UU. (LKQ contra GM)» (2025) - Información sobre la jurisprudencia más reciente en materia de evaluación de la no obviedad de los diseños en EE. UU.
• Noticias de la OMPI «Adhesión de EE. UU. y Japón al Arreglo de La Haya» (2015) - Anuncio sobre la adhesión de ambos países

AUTOR

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de revisión y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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