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El mejor momento para consultar a un agente de la propiedad industrial | 5 señales que debes conocer antes de que sea demasiado tarde
«¿Es demasiado pronto para consultar a un agente de la propiedad industrial...?» «Mejor cuando el negocio esté un poco más consolidado...»
Índice
- Por qué nunca es «demasiado pronto» para consultar a un abogado especializado en patentes
- 5 momentos en los que deberías consultar a un abogado especializado en patentes ahora mismo
- Tres datos que conviene preparar antes de la consulta para que sea más eficaz
- Tres puntos clave para no equivocarse al elegir a un agente de la propiedad industrial
- Resumen: si tienes dudas, ahora es el momento de consultar
¿Está posponiendo la consulta pensando de esta manera?
En realidad, alrededor del 80 % de los problemas relacionados con la propiedad intelectual son casos que «se podrían haber evitado si se hubiera consultado antes». En este artículo, basándonos en más de 20 años de experiencia, le explicaremos cuál es el «mejor momento para consultar a un agente de la propiedad industrial», con ejemplos concretos.
Por qué nunca es «demasiado pronto» para consultar a un agente de la propiedad industrial
Para empezar, nunca es «demasiado pronto» para consultar a un agente de la propiedad intelectual.
Más bien, consultar en la fase de la idea es lo que conduce a una estrategia de propiedad intelectual con la mejor relación coste-eficacia. Esto se debe a que, si se hace antes de decidir la dirección a seguir, es más fácil corregir el rumbo.
Tres grandes riesgos que conlleva retrasar la consulta
1. El riesgo de infringir los derechos de otras empresas
Si se infringen, sin saberlo, las patentes o marcas de otras empresas, en el peor de los casos se puede llegar a exigir la suspensión de la venta del producto o una indemnización por daños y perjuicios. De hecho, hay empresas que se han visto obligadas a cambiar el nombre de un producto justo antes de su lanzamiento y han sufrido pérdidas de más de 5 millones de yenes por tener que reimprimir el embalaje.
2. El riesgo de no poder proteger los derechos de la propia empresa
En el mundo de las patentes y las marcas registradas, «el primero en llegar se lleva el gato al agua». Una vez que se ha hecho pública la información, ya no se puede obtener la patente, y si otra empresa se adelanta y registra la marca, ni siquiera se podrá utilizar el nombre del propio producto.
3. Riesgo de incurrir en gastos innecesarios
Aunque se descubra que «esta tecnología ya está patentada» una vez que se ha concretado la dirección a seguir, los gastos de desarrollo no se recuperan. Si se hubiera realizado una investigación previa, se habría podido avanzar en el desarrollo por otra vía.
Ventajas de recurrir a un despacho que ofrece la primera consulta gratuita
Muchas oficinas de abogados especializados en propiedad industrial ofrecen la primera consulta de forma gratuita. Esto se debe a su deseo de «reducir las barreras para la consulta y facilitar la detección temprana de problemas».
En la consulta gratuita se puede averiguar lo siguiente:
- Los riesgos de propiedad intelectual que acechan a su negocio actual
- La prioridad de los derechos que se deben adquirir
- Una estimación aproximada de los costes y los plazos
No hay por qué mostrarse reticente pensando «aún no hay nada decidido...». Al contrario, precisamente porque se parte de cero, podemos diseñar juntos la estrategia más adecuada.
5 momentos en los que debería consultar a un agente de la propiedad industrial
Entonces, ¿en qué momentos concretos debería consultar? Los siguientes 5 momentos son especialmente importantes.
1. Cuando se empieza a desarrollar un nuevo producto o servicio
Nos encanta recibir consultas del tipo «Todavía es solo una idea...».
Porque es en esta fase cuando la consulta resulta más eficaz. Si se hace antes de fijar la dirección del desarrollo, es posible reorientarlo hacia una dirección que facilite la obtención de la patente. Además, al avanzar en el desarrollo evitando las patentes de otras empresas, se pueden prevenir problemas futuros.
Puntos clave:
- Se te ha ocurrido una nueva tecnología o idea
- Está intentando crear una versión mejorada de un producto ya existente
- Ha empezado a pensar en el nombre de un nuevo servicio
2. Cuando se recibe una carta de advertencia o notificación de otra empresa
Este es el caso de mayor urgencia.
Si recibe una carta de advertencia, póngase en contacto con un agente de la propiedad industrial ese mismo día. Si se toma una medida incorrecta, la situación podría empeorar.
Errores comunes:
- Ignorarlo (se puede interpretar como una aceptación de las alegaciones de la otra parte)
- Responder de forma emocional (lo que puede llevar a realizar declaraciones legalmente perjudiciales)
- Disculparse inmediatamente (lo que equivaldría a admitir la culpa)
Es importante actuar con calma y de forma estratégica junto con un experto.
3. Cuando se imitan la tecnología o los nombres de los productos de la empresa
«¡Se está vendiendo un producto idéntico al nuestro!».
En estos casos también es necesario consultar inmediatamente. Sin embargo, hay que evitar ponerse emocional y ponerse en contacto directamente con la otra parte.
Lo primero que hay que comprobar:
- Si su empresa posee los derechos
- Si la otra parte realmente está infringiendo dichos derechos
- ¿Qué medidas de defensa se pueden tomar?
Incluso si no se poseen los derechos, en algunos casos se puede actuar en virtud de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal.
4. Cuando se empieza a plantearse la expansión al extranjero
La idea de «primero triunfar en el mercado nacional y luego en el extranjero...» es peligrosa.
Las marcas deben registrarse en cada país, y en lugares como China se dan muchos casos en los que marcas famosas japonesas son registradas sin autorización. Recomendamos tomar medidas de protección mínimas en cuanto se vislumbre la «posibilidad» de una expansión internacional.
Países que requieren especial atención:
- China (abundan las imitaciones)
- Estados Unidos (alto riesgo de litigios)
- UE (se requiere una respuesta unificada)
5. Cuando no se sabe cómo gestionar la propiedad intelectual con los empleados
¿Piensa que «la tecnología desarrollada por los empleados es propiedad de la empresa»?
En realidad, dependiendo de lo que establezca el contrato, los derechos pueden recaer en el empleado a título personal. Hay que prestar especial atención a los siguientes casos:
- Tecnología desarrollada por un empleado fuera del ámbito laboral
- Desarrollos en los que haya participado un empleado que va a dejar la empresa
- Desarrollos conjuntos con terceros
Es importante contar con un reglamento sobre invenciones de empleo y un acuerdo de confidencialidad antes de que surjan problemas.
Tres datos que conviene preparar antes de la consulta
Para aprovechar al máximo el tiempo de la consulta, le recomendamos que prepare la siguiente información:
El modelo de negocio actual y los planes de desarrollo futuros
- ¿Qué se va a vender, a quién y cómo?
- Plan de negocio para dentro de 3 y 5 años
- Planes de expansión internacional
Una vez que se conozcan estos datos, se podrá vislumbrar el panorama general de la estrategia de propiedad intelectual necesaria.
Información sobre la competencia
- Principales empresas de la competencia (unas tres)
- Puntos de diferenciación respecto a la competencia
- Costumbres y características del sector
Se puede trazar una estrategia teniendo en cuenta las tendencias de la competencia.
Documentación y contratos elaborados hasta la fecha
- Documentación técnica y folletos
- Acuerdos de confidencialidad
- Acuerdos de desarrollo conjunto
También es importante comprobar si los contratos existentes presentan algún problema.
Tres puntos clave para no equivocarse al elegir un agente de la propiedad industrial
A menudo oímos comentarios del tipo «no sé a qué abogado especializado en patentes acudir». Es recomendable elegir basándose en los tres puntos siguientes.
Cómo comprobar el ámbito de especialización y la trayectoria
Los abogados especializados en patentes también tienen sus áreas de especialización.
- Especializados en ingeniería
- Especializados en química y biotecnología
- Especializados en marcas y branding
- Especializados en TI y software
Compruebe si tienen experiencia en un campo cercano al de su empresa.
Transparencia en la estructura de costes
Los despachos de confianza presentan sus tarifas de forma clara.
- Tarifa de consulta
- Gastos de solicitud
- Existencia de honorarios por éxito
Es mejor evitar los despachos que dicen «no se sabe hasta que lo intentamos».
Facilidad de comunicación
La propiedad intelectual implica una relación a largo plazo.
- ¿Te explican los términos técnicos de forma comprensible?
- ¿Responden con rapidez?
- ¿Te atienden con amabilidad y te asesoran de forma cercana?
Tenga en cuenta la impresión que le cause la primera consulta.
Resumen: si tiene dudas, ahora es el momento de consultar
El momento ideal para consultar es justo cuando piensa: «¿Debería consultar?».
En el mundo de la propiedad intelectual, un día de retraso puede resultar fatal. Por otro lado, hay muchos problemas que se pueden evitar si se consulta a tiempo.
Recomendamos consultar de inmediato, especialmente a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
✓ Está a punto de iniciar un nuevo negocio ✓ Está decidiendo el nombre de un producto o un logotipo ✓ Posee una tecnología que le diferencia de otras empresas ✓ Tiene una inquietud vaga sobre la propiedad intelectual
[Información sobre consultas gratuitas]
En nuestro despacho ofrecemos una primera consulta gratuita de 60 minutos.
No hay por qué preocuparse pensando «¿estará bien preguntar esto?». No dude en consultarnos cualquier duda, por pequeña que sea.
Como profesionales de la propiedad intelectual, le apoyaremos con todas nuestras fuerzas para que su negocio tenga éxito.
Lo que podrá averiguar en la consulta gratuita:
- Los riesgos en materia de propiedad intelectual que acechan a su negocio
- La estrategia de propiedad intelectual que debe priorizar
- Coste aproximado y plazo estimado
Para cualquier consulta, llámenos por teléfono o utilice el formulario de contacto. Atendemos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, y también los sábados.
Le prestaremos un apoyo personalizado para que no piense «Ojalá hubiera consultado antes», sino «Menos mal que consulté a tiempo».
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Ofrecemos asistencia a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).