[Supervisado por un abogado especializado en propiedad intelectual] «Estrategia actualizada para 2025» sobre la propiedad intelectual en Hong Kong: las dificultades en materia de p

Introducción: Esa «patente china» podría no tener ningún valor en Hong Kong

Hong Kong, puerta de entrada al mercado asiático.

Muchas empresas japonesas desarrollan su actividad allí, ya sea como centro financiero y logístico o como base para expandirse a China continental (la Gran Área de la Bahía). Sin embargo, no dejan de producirse casos de «malentendidos» fatales en lo que respecta al manejo de los derechos de propiedad intelectual (PI).

El malentendido más común es que «si se registra una patente o una marca en China, también estará protegida en Hong Kong».

Voy a ir al grano.

Los derechos de patente, marca y diseño obtenidos en China continental (República Popular China) no tienen ninguna validez en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Bajo el principio de «un país, dos sistemas», Hong Kong mantiene un sistema jurídico (common law) y un régimen de derechos de propiedad intelectual totalmente independientes de los de China continental. Por lo tanto, para proteger los productos y las marcas de una empresa en Hong Kong, es necesario registrar los derechos a través de los canales propios de Hong Kong.

Además, en 2024 se introducirá en Hong Kong el «régimen fiscal Patent Box (régimen fiscal preferencial para las patentes)», lo que ha supuesto un cambio radical en la estrategia de propiedad intelectual, que ha pasado de ser una mera «medida de protección» a convertirse en una «herramienta generadora de beneficios».

En este artículo, explicaré a fondo, desde la perspectiva de un agente de patentes, el resumen del sistema de patentes, marcas y diseños de Hong Kong, las diferencias con China continental y la «estrategia de solicitud que aprovecha las ventajas fiscales» que las empresas japonesas deberían considerar de inmediato.

1. [A partir de 2024] ¿Qué es el «régimen fiscal Patent Box», la joya de la corona de la propiedad intelectual de Hong Kong?

Antes de entrar en la explicación del régimen, le comunicaremos la información más reciente y relevante para los directivos y responsables financieros.

En julio de 2024 entró en vigor en Hong Kong el «régimen fiscal Patent Box (Patent Box Tax Incentive)».

Se trata de un régimen que reduce drásticamente el tipo impositivo del impuesto de sociedades, del 16,5 % tradicional al «5 %», sobre los ingresos generados por la propiedad intelectual objeto del régimen (como las patentes), es decir, los ingresos por derechos de licencia o la parte correspondiente a la propiedad intelectual incluida en la venta de productos.

Propiedad intelectual susceptible de acogerse al régimen

• Patentes (patentes estándar, patentes de corta duración)

• Derechos sobre variedades vegetales

• Software protegido por derechos de autor

¡Aquí está el punto de inflexión de la estrategia! «El problema de 2026»

Para poder beneficiarse de estas ventajas fiscales, hay una condición importante.

Durante el periodo transitorio de dos años desde la entrada en vigor (hasta el 4 de julio de 2026), el «re-registro» utilizando registros de patentes en el extranjero (como China o el Reino Unido) también será objeto de las ventajas fiscales; sin embargo, a partir del 5 de julio de 2026, será obligatorio el «registro local en Hong Kong (OGP)».

En otras palabras, el enfoque pasivo de «registrar también en Hong Kong ya que estamos en China» podría hacer que, en el futuro, ya no se pueda beneficiarse de estas ventajas fiscales. Ahora mismo se requiere un cambio de estrategia: «si se desea beneficiarse de las ventajas fiscales en Hong Kong, hay que someterse a un examen independiente en Hong Kong (vía OGP)».

2. El sistema de patentes de Hong Kong (Patents): comprender a fondo las complejas «tres vías»

El sistema de patentes de Hong Kong es un mecanismo único sin parangón en el mundo. Es necesario utilizar las tres vías siguientes en función de los objetivos de la empresa (si se da prioridad al coste, a las ventajas fiscales o a la rapidez).

① Patente estándar (Standard Patent): vía de re-registro (vía R)

Este es el método que más han utilizado las empresas japonesas hasta ahora. Se trata de un sistema en el que no se realiza un examen propio de Hong Kong, sino que se utiliza el resultado del examen de las tres «oficinas de patentes designadas» siguientes para el registro.

[Oficinas de patentes designadas]

1. Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA)

2. Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO)

3. Oficina Europea de Patentes (EPO) *Designada por el Reino Unido

[Procedimiento y plazos estrictos]

El mayor riesgo de esta vía es la «gestión de los plazos». Es necesario completar los dos pasos siguientes sin retrasarse ni un solo día.

• Fase 1 (solicitud de inscripción): presentar la solicitud en Hong Kong en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la solicitud en la oficina de patentes designada (China, etc.).

• Segunda fase (solicitud de registro y concesión): presentar la solicitud en Hong Kong en un plazo de seis meses a partir de la fecha de registro (publicación) de la patente en la oficina de patentes designada.

Este «plazo de 6 meses» es muy estricto. Lamentablemente, no son infrecuentes los casos en los que, tras obtener la patente en China y sentirse tranquilos, se descubre que ya ha vencido el plazo para realizar los trámites en Hong Kong. Si se opta por la vía de re-registro, es imprescindible gestionar el calendario teniendo en cuenta la transición a Hong Kong desde el momento de la solicitud en China.

② Patente estándar (Standard Patent): vía de examen independiente (vía OGP)

Creada en 2019 y actualmente en el punto de mira, se trata de la **«patente de concesión original (Original Grant Patent: OGP)»**.

Se trata de una vía en la que, sin esperar los resultados de China o el Reino Unido, se presenta la solicitud directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong (HKIPD) y se somete a un examen de fondo.

• Ventajas: no depende de la situación del examen en otros países y permite la obtención temprana de los derechos. Además, como se ha mencionado anteriormente, es la vía más segura para acogerse al futuro régimen fiscal «patent box».

• Inconvenientes: dado que conlleva gastos de examen de fondo, el coste tiende a ser más elevado que el de la vía de reinscripción.

Sin embargo, para las empresas con grandes beneficios en el mercado de Hong Kong, teniendo en cuenta las ventajas fiscales (del 16,5 % al 5 %), merece la pena optar por la vía OGP aunque ello suponga un mayor coste. A finales de 2024 se habían presentado más de 1.000 solicitudes en total, y su uso está aumentando rápidamente.

③ Patente a corto plazo (Short-term Patent)

Es un sistema destinado a productos con un ciclo de vida corto.

• Periodo de protección: hasta 8 años (4 años + 4 años de renovación).

• Examen: Solo examen de forma (registro sin examen).

• Características: en el momento de la solicitud, es necesario presentar un «informe de búsqueda» (Search Report) elaborado por organismos de búsqueda internacionales, entre otros. Es similar a la modelo de utilidad japonesa, pero se diferencia en que también protege las invenciones de procedimiento y las sustancias químicas.

3. El sistema de marcas de Hong Kong (Trademarks): un «punto ciego» en el que no se puede utilizar el Arreglo de Madrid

Aunque las marcas son fundamentales para la protección de las marcas, Hong Kong presenta un aspecto de «isla aislada» en el sistema internacional de marcas.

No es signatario del Protocolo de Madrid

Este es el aspecto más importante a tener en cuenta.

Cuando las empresas japonesas registran marcas en el extranjero, lo habitual es presentar una «solicitud del Protocolo de Madrid» a través de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). China es miembro del Protocolo de Madrid, pero Hong Kong no lo es.

Es decir, aunque se designe «China» en la solicitud del Protocolo de Madrid, su efecto no se extiende a Hong Kong. Para obtener derechos de marca en Hong Kong, no hay otra opción que presentar una solicitud individual directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Hong Kong (vía París).

Muchas empresas se confían al incluir a China entre los países designados en el Protocolo de Madrid y se les pasa por alto la obtención de derechos en Hong Kong. Los fabricantes de productos falsificados se aprovechan de este «vacío legal».

«Marcas en serie» para reducir costes

En Hong Kong existe un sistema único, que no existe en Japón ni en China, denominado «marcas en serie» (Series Trade Marks).

Se trata de un sistema que permite agrupar en una sola solicitud varias marcas que, en esencia, son idénticas, pero que difieren únicamente en aspectos no esenciales (como el color, el tipo de letra o la puntuación).

Por ejemplo, si se solicitan conjuntamente la «versión en color» y la «versión en blanco y negro» del mismo logotipo, o la «escritura horizontal» y la «escritura vertical», solo hay que pagar la tasa de una solicitud (más un pequeño recargo), lo que permite proteger las variaciones reduciendo los costes.

Estrategia lingüística y clases

• Idiomas: Hong Kong es un mundo de «caracteres tradicionales» e «inglés». En lugar de utilizar directamente las marcas de China continental (caracteres simplificados), se debe considerar la posibilidad de presentar la solicitud en versión de caracteres tradicionales o con caracteres adaptados a la pronunciación local del cantonés.

• Servicios minoristas (clase 35): Hong Kong es una ciudad minorista. Es extremadamente importante obtener la clase 35, que protege no solo los productos en sí, sino también los nombres comerciales de las tiendas físicas y las tiendas online.

4. El sistema de diseños registrados de Hong Kong (Registered Designs): la novedad mundial es fundamental

También mencionaremos los «diseños registrados» (Registered Design), que protegen el diseño de los productos.

Características del sistema de examen

El registro de diseños en Hong Kong se realiza únicamente mediante un examen formal. No se lleva a cabo un examen de fondo, como la novedad (que el diseño sea nuevo). Por ello, el registro se tramita con rapidez, en unos 2 o 3 meses desde la solicitud.

Aprovechando esta rapidez, es posible llevar a cabo una estrategia agresiva, como **«presentar la solicitud justo antes de la feria, llevar el certificado de registro y advertir a los imitadores en el recinto»**, coincidiendo con grandes ferias que se celebran en Hong Kong, como la «Feria de Electrónica» o la «Feria del Regalo».

Inconveniente: riesgo de nulidad por notoriedad mundial

El hecho de que no haya examen no significa que cualquier diseño vaya a conferir derechos válidos. Según la Ley de Diseños de Hong Kong, el «conocimiento mundial» constituye un motivo de pérdida de novedad.

Los diseños que ya se hayan comercializado en Japón o se hayan publicado en un sitio web corren un alto riesgo de ser invalidados por «falta de novedad» a la hora de ejercer los derechos (eliminación de productos falsificados), incluso si se ha emitido un certificado de registro en Hong Kong.

(*No hay problema si se trata de una solicitud con reivindicación de prioridad presentada en un plazo de seis meses desde la solicitud en Japón).

Actualmente, el Gobierno de Hong Kong está llevando a cabo una revisión del sistema de diseños (como el estudio de la introducción de un examen de fondo), y se prevé que el debate sobre la reforma legislativa se intensifique a partir de 2025. Es necesario mantenerse al día de la información más reciente.

5. Estrategia de propiedad intelectual: ¿por qué obtener derechos en «Hong Kong»?

«Hong Kong tiene un mercado pequeño, así que lo dejaremos para más adelante».

Hay empresarios que piensan así. Sin embargo, por las tres razones siguientes, se puede decir que la obtención de derechos en Hong Kong es imprescindible.

Razón 1: Controlar el «punto de control» logístico (medidas en la frontera)

Hong Kong es uno de los mayores centros logísticos del mundo. Se utilizan con frecuencia rutas en las que las imitaciones fabricadas en China continental (Shenzhen, Dongguan, etc.) se exportan a Europa, Estados Unidos y Oriente Medio pasando por Hong Kong.

Si se dispone de patentes o marcas registradas en Hong Kong, es posible presentar una solicitud de incautación de productos falsificados ante la Aduana de Hong Kong (Customs). Aunque la detección en China continental resulte difícil, si se consigue detenerlos en Hong Kong, que es un cuello de botella logístico, se puede evitar su difusión por todo el mundo.

Razón 2: Ahorro fiscal mediante el «patent box» (maximización de beneficios)

Como se ha mencionado al principio, el tipo impositivo sobre los beneficios relacionados con la propiedad intelectual generados en Hong Kong es del 5 %. Para las empresas japonesas que tienen su sede regional o su centro de ventas en Hong Kong, la creación de una cartera de patentes adecuada se traduce directamente en una «mejora de la tasa de beneficio». El departamento de propiedad intelectual pasa de ser un «centro de costes» a un «centro de beneficios».

Razón 3: Un sistema jurídico de gran fiabilidad (Common Law)

El sistema judicial de Hong Kong se basa en el derecho inglés (common law) y, en comparación con el de China continental, es más transparente y predecible. En caso de conflicto, se puede esperar un fallo imparcial, lo que resulta fundamental para garantizar la estabilidad jurídica de los negocios.

6. Ventajas de contratar a un agente de la propiedad intelectual: procedimientos y estrategias cada vez más complejos

El sistema de propiedad intelectual de Hong Kong se encuentra en una fase de transición, con la introducción del OGP en 2019, la introducción del «patent box» en 2024 y el nuevo sistema a partir de 2025 (que incluye la renovación de las solicitudes electrónicas y el endurecimiento de los requisitos de residencia de los representantes).

Ya no se trata de un asunto sencillo que pueda gestionarse «de paso» al ocuparse de China.

Ventajas de contratar a nuestro despacho

1. Estrategia combinada de «fiscalidad y propiedad intelectual»:

   No solo nos limitamos a obtener la patente, sino que también ofrecemos asesoramiento desde una perspectiva empresarial sobre «qué vía de solicitud permite beneficiarse del Patent Box».

2. Gestión rigurosa de los plazos (coordinación):

   Gestionamos mediante un sistema específico los «plazos de 6 meses» de la vía de reinscripción y los plazos de prioridad, evitando así que caduquen por descuido. En particular, la coordinación con las solicitudes en China no admite errores.

3. Sólida red de representantes locales:

   Debido a la reforma normativa de 2025, se exigirá estrictamente que los agentes de Hong Kong «residan en Hong Kong y cuenten con una sede física». Nuestro despacho colabora con agentes locales oficiales de confianza, por lo que no hay que preocuparse por retrasos en los trámites.

4. Propuestas personalizadas, como marcas en serie:

   Ofrecemos propuestas detalladas, como el aprovechamiento de los sistemas propios de Hong Kong para reducir costes.

«He presentado la solicitud en China, pero no me había planteado Hong Kong»

«Me preocupan las imitaciones que llegan a través de Hong Kong»

«Quiero saber más sobre el régimen fiscal Patent Box».

Si su empresa tiene alguna de estas preocupaciones, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho. Le propondremos el plan de propiedad intelectual más adecuado para proteger su negocio y maximizar sus beneficios.

Índice

1. Introducción: Esa «patente china» podría no tener ningún valor en Hong Kong
2. 1. [A partir de 2024] ¿Qué es el «régimen fiscal Patent Box», la joya de la corona de la propiedad intelectual de Hong Kong?
3. 2. El sistema de patentes de Hong Kong (Patents): comprender a fondo las complejas «tres vías»
4. 3. El sistema de marcas de Hong Kong (Trademarks): el «punto ciego» en el que no se puede utilizar el Arreglo de Madrid
5. 4. El sistema de diseños de Hong Kong (Registered Designs): la novedad mundial es fundamental
6. 5. Estrategia de propiedad intelectual: ¿por qué registrar los derechos en «Hong Kong»?
7. 6. Ventajas de contratar a un agente de patentes: procedimientos y estrategias cada vez más complejos